《專利法》在實質(zhì)審查中的常用條款及其應(yīng)用

王嚴冉

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局，北京 100083

堅持以“三性”評判為主線，確保授權(quán)專利保護范圍清晰、適當以及保障審查標準執(zhí)行一致是專利審查工作的基本要求［1］。在專利的實質(zhì)審查過程中，我們主要是以“三性”評判為主線進行專利審查，也即通常會使用《專利法》第二十二條來對專利申請進行評述，但有時候也需要用到一些“非三性”條款，如A26.4權(quán)利要求不清楚、A31.1單一性、A9.1同樣的發(fā)明創(chuàng)造等。下面本文將通過具體的案例，進行舉例說明。

一、各類法條應(yīng)用情況

（一）《專利法》第二十二條

授予專利權(quán)的發(fā)明和實用新型，應(yīng)當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。通常在實質(zhì)審查過程中，這一條款是應(yīng)用最為廣泛的，尤其是第22.2和22.3有關(guān)新穎性和創(chuàng)造性的內(nèi)容。這也意味著，在絕大多數(shù)的實質(zhì)審查過程中，都是基于找尋跟相關(guān)專利申請最接近的對比文件，來對專利申請進行實質(zhì)審查。因為這一條款的規(guī)定，可以從判斷該專利申請從技術(shù)內(nèi)容的本質(zhì)上，是否具備可以被授權(quán)的前景，通過給出有力證據(jù)為申請人提供修改依據(jù)，以獲取更合適的授權(quán)范圍。

為了使得擁有創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)明人將自己的發(fā)明向全社會公開，以使得更多的人可以應(yīng)用、引用這一技術(shù)，促進技術(shù)的進步，同時也為了保護發(fā)明人的發(fā)明成果，提高其進行發(fā)明創(chuàng)造的積極性，由國家出面和發(fā)明人制定契約，確保其在一定時間、地域范圍內(nèi)，專利權(quán)可以得到有效的保護，發(fā)明人可以擁有對其發(fā)明創(chuàng)造的獨占的權(quán)利，這就是專利［2-4］。

一項發(fā)明申請如果想要獲得授權(quán)，拿到國家認可的專利證書，除了新穎性需要得到滿足，創(chuàng)造性更是需要得到滿足，而創(chuàng)造性的認定是需要遵循一定的判斷標準的。通常在審查過程中，對于創(chuàng)造性的判斷，根據(jù)三步法原則，1.確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；2.確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；3.判斷要保護的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見。這一原則是對創(chuàng)造性的審查過程的通用判斷原則，而在實際操作過程中，創(chuàng)造性在判斷的過程中是需要綜合考量的［2］。

在《專利法》中，實用性是發(fā)明或者實用新型獲得授權(quán)應(yīng)當具備的不可或缺的條件之一，專利申請是否具備實用性，決定著其是否可以獲得授權(quán)。雖然在專利審查過程中，該條款較少被應(yīng)用到，但其存在的意義非常重大［3］。

（二）《專利法》第二十六條第三款

《專利法》第二十六條第三款規(guī)定，“說明書應(yīng)當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準”。

在實際審查過程中，部分國內(nèi)小型企業(yè)、高校、研究機構(gòu)或個人提交的專利申請，由于缺乏專利撰寫經(jīng)驗，往往出現(xiàn)因撰寫不當導(dǎo)致說明書公開不充分的現(xiàn)象。在遵循《專利法》第三十三條規(guī)定的前提下，申請人對申請文件的實質(zhì)性修改會受到一定的限制，專利申請的實質(zhì)缺陷較難被克服，最終導(dǎo)致專利申請被駁回。經(jīng)過整理發(fā)現(xiàn)，此類申請的方案往往撰寫比較復(fù)雜、涉及大量算法公式或概括上位抽象。針對具備以上特點的申請，在審查之初審查員應(yīng)仔細閱讀說明書，著重考慮技術(shù)方案公開是否充分。

（三）《專利法》第二十六條第四款

《專利法》第二十六條第四款規(guī)定，“權(quán)利要求書應(yīng)當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍”。權(quán)利要求的清楚簡要與否，對于每一件專利申請都至關(guān)重要，因為權(quán)利要求書所涉及該專利申請所要求保護的技術(shù)方案的范圍，其不僅僅涉及該申請的技術(shù)本身，還要從語言文字的角度去進行理解，看其是否表述清楚簡要，避免產(chǎn)生歧義，對申請人造成損失［4-5］。

權(quán)利要求書通常都是在說明書的基礎(chǔ)上撰寫出來，以明確該專利申請所要求保護的范圍，而有的時候權(quán)利要求書中記載的內(nèi)容在說明書中并未出現(xiàn)。以申請?zhí)枴?015106513956”為例，其在權(quán)利要求1中記載了“所述主通信控制器包括一下行接收單元……；信號上傳模塊……”，即主通信控制器包括下行接收單元和信號上傳模塊，然而說明書中記載的卻是（參見說明書0010-0012段）：“所述主通信控制器包括一下行接收單元”“所述主通信控制器還包括上行發(fā)送單元”。即說明書中記載的是主通信控制器包括下行接收單元和上行發(fā)送單元，且并未記載主通信控制器還包括信號上傳模塊。因此，權(quán)利要求1與說明書的記載不一致，導(dǎo)致權(quán)利要求1沒有以說明書為依據(jù)，得不到說明書的支持，不符合《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定。

在很多的專利申請中有時候會有大量的公式出現(xiàn)，而公式中通常會有很多符號來代表不同的含義，而申請人在進行撰寫時，由于公式符號繁多，很容易出現(xiàn)使用相同的符號代表同樣的含義，或者出現(xiàn)漏掉某些符號的中文解釋的問題。以申請?zhí)枴耙环N基于局部無線網(wǎng)絡(luò)拓撲的流量控制方法”為例，其在權(quán)利要求中出現(xiàn)了公式，而申請人僅對公式中部分符號進行了說明，而有些如符號“c1”“?(w)”，權(quán)利要求1中并未對該符號做出解釋說明；另外步驟（2）中出現(xiàn)了“W表示局部網(wǎng)絡(luò)圖中鏈路的權(quán)重集”，而在步驟（2）的公式中，并沒有跟符號“W”相關(guān)的記載。這種權(quán)利要求中符號和文字解釋匹配缺失的問題，通常會在說明書中有相關(guān)記載的情況下讓申請人對權(quán)利要求修改補充。

在有關(guān)權(quán)利要求撰寫的規(guī)范上，有時候會出現(xiàn)權(quán)利要求的主題類型不清楚，通常情況下，權(quán)利要求會撰寫成保護一種方法或產(chǎn)品，而有的權(quán)利要求會撰寫要求保護一種“結(jié)構(gòu)”，而這樣的描述方式，既不是一種產(chǎn)品也不是一種方法，會導(dǎo)致主題名稱不清楚，不符合《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定。

當權(quán)利要求中出現(xiàn)多種技術(shù)特征的并列結(jié)構(gòu)時，也容易出現(xiàn)歧義，以申請?zhí)枴?013101637915”的專利申請為例，其在權(quán)利要求中出現(xiàn)了如下表述方式“在字節(jié)變換運算單元連接第二選擇器、第三選擇器和第四選擇器之間設(shè)置有一個寄存器”，而這樣的表述，容易導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員不清楚是在字節(jié)變換運算單元和第二選擇器之間設(shè)置一個寄存器，第三選擇器和第四選擇器之間也設(shè)置一個寄存器，還是在字節(jié)變換運算單元與三個選擇器的連接處之間設(shè)置一個寄存器，從而導(dǎo)致權(quán)利要求不符合《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定。

另外還有三種比較常見的權(quán)利要求撰寫不清楚的情況，一種是在同一領(lǐng)域中，有的技術(shù)特征可能會有多種表達方式，而申請人在進行撰寫時，很容易將同樣的特征用不同的方式描寫出來，如“模擬電壓信號”和“模擬電信號”“PIN光電轉(zhuǎn)換器”和“PIN光電二極管”，“N個同步光脈沖”和“N個同步光脈沖”“物理節(jié)點”和“物理結(jié)點”等等，有關(guān)這樣的情況，在實踐操作中，通常都會讓申請人對權(quán)利要求的相關(guān)特征進行一致性修改；另一種是有關(guān)“所述”“其”等這一類指代性詞語的使用，通常是為了使權(quán)利要求的表述更為清楚簡潔，但有的時候會出現(xiàn)在前引用的特征并沒有記載在相關(guān)的權(quán)利要求中，因此這樣的表述方式會因為缺少引用基礎(chǔ)而導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚，而有關(guān)這一類的描述方式，在實踐過程中，通常會要求申請人對這類表述進行刪除；還有一種是申請人在撰寫時，僅僅請求保護“一種方法”或者“一種系統(tǒng)”，而并沒有寫明該方法或系統(tǒng)所涉及的技術(shù)領(lǐng)域，這樣的主題名稱的撰寫方式也是不清楚的，需要申請人對所要求保護的技術(shù)領(lǐng)域進行清晰明確的描述。

在進行專利審查時，通常會給申請人提供對比文件，而申請人在對該對比文件認可的基礎(chǔ)上，基于該對比文件中涉及的相關(guān)技術(shù)方案對專利申請進行修改，但有時候為了克服實質(zhì)性缺陷，在修改時容易出現(xiàn)不清楚的情況。如以申請?zhí)枮椤?013800097778”的專利申請為例，其在第一次修改后，在多項權(quán)利要求中添加了“不至少部分地基于所述進程是前臺進程來調(diào)節(jié)所述接收窗口”，而有關(guān)“不至少部分地”的表達方式，很容易使權(quán)利要求產(chǎn)生歧義，導(dǎo)致其不符合《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定。

（四）《專利法》第三十一條第一款

《專利法》第三十一條第一款規(guī)定，“一件發(fā)明或者實用新型專利申請應(yīng)當限于一項發(fā)明或者實用新型”。單一性條款的使用，可以避免行政資源的浪費，同時一個總的發(fā)明構(gòu)思也便于對專利相關(guān)技術(shù)內(nèi)容進行檢索審查［4］。

一專利申請，要求保護一種偏移正交相移鍵控調(diào)制方法、裝置和數(shù)字信號發(fā)生器，而在其最后一組權(quán)利要求中，其要求保護的技術(shù)方案，與前述獨立權(quán)利要求并無相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征，獨立權(quán)利要求1要求保護一種偏移正交相移鍵控OQPSK調(diào)制裝置，獨立權(quán)利要求14與獨立權(quán)利要求1之間相同的技術(shù)特征是產(chǎn)生數(shù)字形式的OQPSK調(diào)制信號，而對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說產(chǎn)生數(shù)字形式的OQPSK調(diào)制信號是本領(lǐng)域的公知常識。因此獨立權(quán)利要求14與獨立權(quán)利要求1之間沒有相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征，不具備單一性，因此不符合《專利法》第三十一條第一款的規(guī)定。

（五）《專利法》第九條

《專利法》第九條規(guī)定，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”［5］。

在審查中，通常會遇到的情形是，一件專利申請，首先授權(quán)通過了實用新型專利，而就同樣的內(nèi)容也同時申請了發(fā)明專利。例如一專利申請，要求保護一種量子密鑰分配系統(tǒng)中同步光的自動標定裝置及方法，在進行檢索時，檢索到一篇公開號為CN204131536U的實用新型專利，是名稱為“量子密鑰分配系統(tǒng)中同步光的自動標定裝置”的并已于2015年1月28日被授權(quán)并公告的實用新型專利，其專利權(quán)人（安徽某量子科技股份有限公司）與本申請的申請人相同，申請日是2014年7月24日，也與本申請相同，該已被授權(quán)的實用新型的權(quán)利要求1、2分別與本發(fā)明申請的權(quán)利要求1、2的保護范圍完全相同，因此，兩者屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。因此本發(fā)明申請的權(quán)利要求1、2不符合《專利法》第九條第一款關(guān)于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”的規(guī)定。

（六）《專利法》第二條、第五條、第二十五條

《專利法》中第二條、第五條和第二十五條中對可授予專利權(quán)的客體作出了規(guī)定，在審查之初，審查員需要首先確定權(quán)利要求請求保護的方案是否在可授予專利權(quán)范圍內(nèi)。對于通信領(lǐng)域申請，經(jīng)常涉及到的客體類問題是不構(gòu)成《專利法》第二條第二款中規(guī)定的技術(shù)方案，和符合《專利法》第二十五條第二款規(guī)定的智力活動的規(guī)則和方法。以申請?zhí)枮椤?017105952103”的案件為例，權(quán)利要求1請求保護一種導(dǎo)頻序列設(shè)計方法，但在實際記載中，其僅僅采用數(shù)學(xué)方法對序列進行了運算，并沒有明確寫明通過這一運算進而得到結(jié)果并將該結(jié)果應(yīng)用到某一具體技術(shù)領(lǐng)域以解決實際的技術(shù)問題，達到了某種技術(shù)效果，因此屬于智力活動的規(guī)則和方法，不屬于專利法可授權(quán)的客體。

另外，極個別申請也可能存在違反法律、社會公德或者妨害公共利益的情況，此類申請往往撰寫比較隱晦，審查員切不可掉以輕心。以申請?zhí)枮椤?01310702530.6”的案件為例，該申請主題涉及一種拒絕服務(wù)攻擊的方法，而非拒絕服務(wù)攻擊的防范/測試方法，其具體方案的直接目的及效果即為實現(xiàn)低速率攻擊目標，運用或?qū)嵤┍旧暾堉械陌l(fā)明，會使被攻擊的服務(wù)器或計算機的處理功能遭到破壞，會干擾網(wǎng)絡(luò)正常功能，會對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全造成非常嚴重的后果，屬于給公眾或社會直接造成危害、破壞公眾通信正常秩序的情況。根據(jù)《專利法》第五條第一款的規(guī)定不能被授予專利權(quán)。

二、結(jié)語

通過對《專利法》中一些在專利實質(zhì)審查過程中常用法條的分析，可以看出，《專利法》的每一個條款對于專利審查的作用都很重要，對于一件專利申請的審查，不僅需要考慮“三性”條款，同樣還會使用到其他“非三性”條款，通過對這些條款的分析研究，可以提高這些法條應(yīng)用在實質(zhì)審查過程中的明確性，有益于實質(zhì)審查的高效準確。