嚴華

(國家知識產(chǎn)權局專利局專利審查協(xié)作北京中心，北京 100160)

殺蟲劑明星產(chǎn)品氯蟲苯甲酰胺的專利已到期，但由于其中間體專利的存在使得我國農(nóng)藥企業(yè)在是否投產(chǎn)方面有所顧忌。在對化合物進行專利嚴密布局以延長其專利生命周期過程中，該化合物的中間體專利申請也是保護化合物的一種專利布局策略，且在后續(xù)維權過程中易于取證維權。因此，對農(nóng)藥化合物的中間體布局專利非常重要。

筆者發(fā)現(xiàn)國內(nèi)在農(nóng)藥新中間體專利布局及保護方面不如人意，這主要歸因于以下2 個方面：一方面是對現(xiàn)有技術把握不準確，未能準確確定最接近的現(xiàn)有技術，申請之前無法準確地把握中間體化合物是否具備創(chuàng)造性；另一方面，中間體創(chuàng)造性的把握和判斷略顯不足，且相關審查標準的研究性文章報道較少，企業(yè)沒有獲取相關知識的來源。為此，本文通過結合《專利審查指南》[1]以及相關案例的梳理探索中間體化合物的創(chuàng)造性，期望為農(nóng)藥中間體創(chuàng)造性判斷提供借鑒。

1 農(nóng)藥中間體創(chuàng)造性的判斷

李雪瑩[2]通過分析中間體的創(chuàng)造性和中間體與產(chǎn)物之間單一性的內(nèi)在聯(lián)系，提出一種判斷中間體化合物創(chuàng)造性的較為直觀方法：在一個中間體用于制備有創(chuàng)造性產(chǎn)物情形下，只要中間體與產(chǎn)物之間滿足單一性要求，中間體也必然具有創(chuàng)造性。理由是：當由中間體制備的后續(xù)產(chǎn)物具有創(chuàng)造性時，由于后續(xù)產(chǎn)物的創(chuàng)造性體現(xiàn)為一個或多個特定技術特征，如果中間體與后續(xù)產(chǎn)物之間具備單一性，即中間體與后續(xù)產(chǎn)物之間至少具有一個相同或相應的特定技術特征，而具備了特定技術特征的化合物也具備了對現(xiàn)有技術做出新穎性和創(chuàng)造性貢獻的技術特征，進而具備創(chuàng)造性。

上述關于中間體創(chuàng)造性判斷方法非常直觀、易操作，但是其適用具有特定前提條件，如果中間體與產(chǎn)物之間不具備單一性，或者產(chǎn)物本身不具備創(chuàng)造性，中間體不能包含與產(chǎn)物相同或相應的特定技術特征，此時中間體的創(chuàng)造性就不能依賴于產(chǎn)物來建立。因此，探索出一種對中間體發(fā)明專利創(chuàng)造性判斷具有較為全面且普適性的思路是有必要的。

1.1 基本思路

農(nóng)藥中間體仍為化合物，對其創(chuàng)造性判斷依然要遵循《專利審查指南》第二部分第十章第6.1 節(jié)對“化合物的創(chuàng)造性”的相關規(guī)定，包括：⑴結構上與已知化合物不接近的、有新穎性的化合物，并具有一定的用途或效果，審查員可以認為它有創(chuàng)造性而不必要求其具有預料不到的用途或效果；⑵結構上與已知化合物接近的化合物，需要有預料不到的用途或者效果。

對農(nóng)藥中間體的創(chuàng)造性判斷需要同時考慮其結構和用途(或效果)。其中：對農(nóng)藥中間體結構的考慮類同于農(nóng)藥化合物；對農(nóng)藥中間體用途的考慮則與農(nóng)藥化合物有所區(qū)別，通常農(nóng)藥化合物需要基于其除草或殺蟲等活性(即化合物的本性)來評價其用途或效果，而農(nóng)藥中間體在制備后續(xù)產(chǎn)物過程中失去了其原有本性，絕大多數(shù)情形下，申請也不會對中間體的本性進行描述或驗證，因而無法依據(jù)中間體化合物的本性評價其創(chuàng)造性，中間體的用途就是制備后續(xù)產(chǎn)品，對其用途的考慮或評價要從2 點出發(fā)：其一，中間體對后續(xù)產(chǎn)品的結構和性能做出何種貢獻以及這種貢獻是否與后續(xù)產(chǎn)品的創(chuàng)造性相關；其二，中間體對由其生產(chǎn)后續(xù)產(chǎn)品的方法做出何種貢獻以及這種貢獻是否與方法的創(chuàng)造性相關。

討論農(nóng)藥中間體結構或農(nóng)藥中間體用途都離不開現(xiàn)有技術，需要考慮的現(xiàn)有技術有2 種：其一，“與中間體接近”的現(xiàn)有技術，這些現(xiàn)有技術都是與中間體結構上接近的化合物，其二，“與產(chǎn)物接近”的現(xiàn)有技術，這些現(xiàn)有技術是與產(chǎn)物結構接近的化合物(EPO 申訴委員會判例T65/82)。對于“與中間體接近”的現(xiàn)有技術，需要考慮本領域技術人員能否以顯而易見的方式基于該現(xiàn)有技術得到請求保護的中間體，從而利用相似的方法制備得到相同或相似的后續(xù)產(chǎn)品，考慮的思路是“從結構到用途”；對“與產(chǎn)物接近”的現(xiàn)有技術，需要考慮本領域技術人員能否以顯而易見的方式從產(chǎn)物“逆推”得到請求保護的中間體，考慮的思路是“從用途到結構”。可見，無論基于哪一種現(xiàn)有技術評價中間體的創(chuàng)造性，都需要將結構和用途有機結合，這與專利審查指南對化合物的創(chuàng)造性規(guī)定契合。

基于現(xiàn)有技術評價中間體的創(chuàng)造性，大致有4 種情形：

⑴既不存在“與中間體接近”的現(xiàn)有技術，也不存在“與產(chǎn)物接近”的現(xiàn)有技術，表明本領域技術人員基于現(xiàn)有技術獲得請求保護的中間體是非顯而易見的，應當認可其創(chuàng)造性；

⑵存在“與中間體接近”的現(xiàn)有技術，不存在“與產(chǎn)物接近”的現(xiàn)有技術，如果本領域技術人員從該“與中間體接近”的現(xiàn)有技術出發(fā)通過顯而易見的方式就能得到請求保護的中間體，從而利用相似的方法可以得到相同或相似的后續(xù)產(chǎn)品，則中間體不具備創(chuàng)造性；

⑶不存在“與中間體接近”的現(xiàn)有技術，存在“與產(chǎn)物接近”的現(xiàn)有技術，如果本領域技術人員能夠從該“與產(chǎn)物接近”的現(xiàn)有技術以顯而易見的方式獲得請求保護的中間體，該中間體不具備創(chuàng)造性；

⑷既存在“與中間體接近”的現(xiàn)有技術，也存在“與產(chǎn)物接近”的現(xiàn)有技術，如果本領域技術人員從“與中間體接近”的現(xiàn)有技術，通過顯而易見的方式得到請求保護的中間體，從而利用相似的方法得到相同或相似的后續(xù)產(chǎn)品，則中間體不具備創(chuàng)造性；或者從“與產(chǎn)物接近”的現(xiàn)有技術出發(fā)，通過顯而易見的方式得到請求保護的中間體，則中間體不具備創(chuàng)造性；例外的是，如果由于中間體的選擇使得產(chǎn)品或者制備產(chǎn)品的方法具備創(chuàng)造性，一般是指產(chǎn)物相對于“與產(chǎn)物接近”的現(xiàn)有技術具有預料不到的技術效果或者制備產(chǎn)品的方法具有預料不到的技術效果，即中間體對產(chǎn)物或制備產(chǎn)物的方法的創(chuàng)造性做出貢獻，則認為中間體具有預料不到的技術效果，認可其創(chuàng)造性。

下面結合具體案例分析上述創(chuàng)造性判斷思路的適用性。

2 典型案例

2.1 案例1：CN102076674A

2.1.1 基本案情

權利要求[3]請求保護下述“式(VIII)的噻二唑基氨基苯基醚，其中，R4-R7具有如權利要求1 所定義的含義?！?/p>

根據(jù)申請文件記載可知，式(VIII)化合物為制備式(I)化合物的中間體，具體制備路線如下，其中式(I)具有抗有害微生物活性：

2.1.2 創(chuàng)造性判斷

檢索發(fā)現(xiàn)，與中間體(VIII)最接近的現(xiàn)有技術(CN1342137A)[4]是化合物A，其為制備具有抗真菌活性的化合物B 的中間體：

不難發(fā)現(xiàn)：化合物A 與中間體(VIII)具有高度的結構相似性，區(qū)別僅在于R4不同，中間體(VIII)中R4為鹵素，化合物A 中R4為甲基。該中間體(VIII)是否具備創(chuàng)造性將依賴于其是否具有預料不到的技術效果。

申請說明書中記載的抗真菌活性數(shù)據(jù)以及申請人提交的對比實驗數(shù)據(jù)表明，將化合物B 對應R4的甲基替換為鹵素，使其抗真菌活性明顯改善，具有預料不到的技術效果，并且式(I)限定了并不寬泛的保護范圍，因此式(I)化合物具備創(chuàng)造性。而化合物(I)中上述甲基替換為鹵素的結構源自于中間體(VIII)，即中間體(VIII)對具備創(chuàng)造性的后續(xù)產(chǎn)物(I)的結構和性能做出了貢獻，具有預料不到的技術效果，因而中間體(VIII)也具備創(chuàng)造性。

通過上述案例對產(chǎn)物的結構和抗真菌活性的分析可知，產(chǎn)物(I)具備創(chuàng)造性，并且體現(xiàn)其創(chuàng)造性的特定技術特征來自于中間體(VIII)，即中間體(VIII)與產(chǎn)物(I)具有相同的特定技術特征，2 者具備單一性，根據(jù)李雪瑩提出的判斷方法，中間體(VIII)也具備創(chuàng)造性。

2.2 案例2：CN102548960A

2.2.1 基本案情

權利要求[5]請求保護下述“一種式(II)的化合物，其中X 為OR9、Y 為C1-6鹵代烷基、R1為C1-6烷基和n為0、1 或2，R9為H 或C1-6烷基?！?/p>

根據(jù)說明書記載可知：式(II)化合物為制備式(I)化合物的中間體，具體制備路線如下，其中式(I)具有除草活性：

2.2.2 創(chuàng)造性判斷

檢索發(fā)現(xiàn)：與中間體化合物(II)最接近的現(xiàn)有技術(US20040235793A1)[6]是化合物IVa，其為制備具有除草活性的通式I 化合物的中間體：

經(jīng)合議組經(jīng)審查并判斷：式(I)化合物相對于對比文件1 (US20040235793A1[6])和對比文件2(CN1077449A)[7]的結合而言是顯而易見性的，同時說明書中也未記載充足的證據(jù)證明本申請式(I)化合物相對于現(xiàn)有技術而言取得了預料不到的技術效果。因此，式(I)化合物不具備創(chuàng)造性。

本領域技術人員在化合物IVa 的基礎上，根據(jù)不具備創(chuàng)造性的終產(chǎn)物結構，能夠容易地選擇出苯環(huán)上具有對應基團的中間體，無需付出創(chuàng)造性勞動。因此，式(II)化合物不具備創(chuàng)造性。

3 總 結

通過上文分析，筆者對中間體創(chuàng)造性的判斷給出以下拙見：

⑴農(nóng)藥中間體的創(chuàng)造性仍需滿足《專利審查指南》對化合物的創(chuàng)造性規(guī)定。

⑵農(nóng)藥中間體創(chuàng)造性的判斷，需要考察“與中間體接近”和“與產(chǎn)物接近”2 類相關現(xiàn)有技術，基于這2 類現(xiàn)有技術判斷中間體是否顯而易見性。如果通過這2 類現(xiàn)有技術都能夠得到中間體非顯而易見的結論，認可中間體的創(chuàng)造性，如果通過其中任何一類現(xiàn)有技術得出中間體顯而易見的結論，還需進一步考察其是否具有預料不到的技術效果。

⑶農(nóng)藥中間體是否具有預料不到技術效果，需要基于其制備后續(xù)產(chǎn)物的用途，具體而言，該用途體現(xiàn)在該中間體對后續(xù)產(chǎn)物結構和/或性能、以及由中間體制備后續(xù)產(chǎn)物的方法做出的貢獻，如果由中間體能夠制備得到具有創(chuàng)造性的產(chǎn)物、并且所述產(chǎn)物的創(chuàng)造性依賴于中間體所作出的貢獻，或者由中間體直接或間接制備產(chǎn)物的方法具備創(chuàng)造性、并且所述方法的創(chuàng)造性依賴于中間體所作出的貢獻，就應認可中間體的創(chuàng)造性。