李媛媛

江蘇法德東恒律師事務(wù)所，江蘇 南京 210036

專利維權(quán)中取證難是權(quán)利人所面臨的最重要的問題也是最根本的問題。如果不能獲得侵權(quán)產(chǎn)品的詳細(xì)特征，就無法進(jìn)行專利技術(shù)的比對，導(dǎo)致侵權(quán)事實(shí)舉證不能。起訴后向人民法院申請的證據(jù)保全措施，雖然能夠緩解權(quán)利人的舉證困境，但往往會(huì)讓被訴侵權(quán)人提前有所準(zhǔn)備，從而可以在保全前更改技術(shù)甚至毀滅產(chǎn)品，使得權(quán)利人仍然無法獲得滿意的保全結(jié)果。訴前證據(jù)保全程序可以很好地避免這一問題［1］。根據(jù)《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）第七十三條規(guī)定：為了制止專利侵權(quán)行為，在證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況下，專利權(quán)人或者利害關(guān)系人可以在起訴前依法向人民法院申請保全證據(jù)。將證據(jù)保全制度延伸到訴前［2］，能夠更好地達(dá)到證據(jù)開示的目的，保障專利權(quán)人的實(shí)體公正。

一、訴前證據(jù)保全制度在司法實(shí)踐中的適用情況

隨著訴前證據(jù)保全制度的不斷完善，該程序被越來越多地應(yīng)用在司法實(shí)踐中，尤其是知識(shí)產(chǎn)權(quán)的案件中［3］。根據(jù)威科大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，截至2023 年9 月11 日公開的民事訴訟一審判決書中，涉及訴前證據(jù)保全程序的案件總共有576 件，而案由為“知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛”的案件就占了約62%，共有357 件，其中，著作權(quán)糾紛的案件有89 件，商標(biāo)權(quán)糾紛的案件有43 件，專利權(quán)糾紛的案件有219 件，植物新品種權(quán)糾紛的案件有1件。由此可見，對于不同的知識(shí)產(chǎn)權(quán)類型，訴前證據(jù)保全程序在專利權(quán)糾紛中運(yùn)用較多，其案件占比為60% 以上。進(jìn)一步地，在這些案件中，侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛的有54 件，侵犯實(shí)用新型專利權(quán)糾紛的有48 件，侵犯外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛的有82 件，占比約44%。在審理法院的地域分布中，山東省的案件最多，有61 件；浙江省位居第二，有59 件；上海有42 件，這排名前三的省市案例之和占總數(shù)量的74%；其余的案件分布情況為：廣東19 件，福建15 件，江蘇12 件，湖北4件，安徽2 件，陜西2 件，以及四川、河北、北京各1 件。

從上述檢索數(shù)據(jù)的標(biāo)的額來看，金額在10 萬以下的案件占18.72%，10 萬～50 萬區(qū)間的案件數(shù)量最多，占51.72%，50 萬～100 萬的案件占16.75%，100 萬～500 萬的案件占10.35%，500萬以上的案件占2.46%，案件整體上涉及的標(biāo)的額較高。同時(shí)，根據(jù)裁判結(jié)果的統(tǒng)計(jì)，一審全部/部分支持率高達(dá)84.14%，一審駁回全部訴訟請求案件僅占14.31%，可以看出，訴前證據(jù)保全制度在專利侵權(quán)糾紛案件中發(fā)揮著重要的作用，能有效地維護(hù)權(quán)利人的合法權(quán)益。但另一方面，該制度具有一定的靈活性和主動(dòng)性，對于法院的自由裁量權(quán)以及權(quán)利人維權(quán)的合理范圍等方面存在不確定的空間，因此還需要結(jié)合訴訟案例和代理實(shí)踐探討專利訴前證據(jù)保全程序中的法律適用問題。

二、專利訴前證據(jù)保全程序的相關(guān)制度

《中華人民共和國民事訴訟法》第八十一條和《專利法》第七十三條對訴前證據(jù)保全程序有概括性的規(guī)定，這些規(guī)定在最高人民法院頒布的司法解釋里進(jìn)行了細(xì)化。例如，《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二十五條至二十九條對有關(guān)證據(jù)保全申請的若干問題進(jìn)行了說明，并在第二十五條中提到“法律、司法解釋對訴前證據(jù)保全有規(guī)定的，依照其規(guī)定辦理”?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》中第十條至第十八條，規(guī)定了有關(guān)證據(jù)保全的措施，但未明確提到有專門適用于訴前證據(jù)保全程序的規(guī)定。

此外，一些地方性司法文件和行業(yè)規(guī)范對訴前證據(jù)保全程序也給出了相關(guān)的審查操作標(biāo)準(zhǔn)，例如：第一，浙江省高級(jí)人民法院民三庭于2014年7 月印發(fā)的《關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事訴訟證據(jù)保全的實(shí)施意見》，其中總共有38 條規(guī)定，包括訴前證據(jù)保全的管轄，人民法院對證據(jù)保全申請的合法性、必要性及關(guān)聯(lián)性的審查，證據(jù)保全措施的有效方式以及提供擔(dān)保等各個(gè)方面。該意見結(jié)合法院的審判實(shí)踐，較為詳細(xì)地給出了訴前證據(jù)保全程序的操作指引；第二，北京市高級(jí)人民法院2014 年11 月印發(fā)的《關(guān)于民事案件立案材料要求的規(guī)范意見》第二十四條“當(dāng)事人申請?jiān)V前證據(jù)保全需提交的材料比照本規(guī)定第二十一條執(zhí)行”。該意見第二十一條是有關(guān)訴前財(cái)產(chǎn)保全申請人應(yīng)當(dāng)提交材料的要求，該意見明確了訴前證據(jù)保全申請材料的具體內(nèi)容。此外，北京市高級(jí)人民法院2002 年12 月印發(fā)的《關(guān)于審理知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛案件若干問題的解答》中回復(fù)到“在起訴前，專利權(quán)人或者利害關(guān)系人、商標(biāo)注冊人或者利害關(guān)系人、著作權(quán)人或者與著作權(quán)有關(guān)的權(quán)利人向人民法院申請采取責(zé)令停止有關(guān)行為的措施和證據(jù)保全的，應(yīng)由審理知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的民庭審理”，即明確了對于專利訴前證據(jù)保全的申請不是由立案庭進(jìn)行審理，而是由具體承辦案件的民庭審理；第三，上海市高級(jí)人民法院民三庭針對證據(jù)保全工作中存在的主要問題，于2009 年6 月印發(fā)了《關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件訴訟證據(jù)保全若干問題的意見》，其中第十五條提到“法律、司法解釋對訴前證據(jù)保全另有規(guī)定的，依照相關(guān)規(guī)定辦理”；第四，《深圳市中級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件證據(jù)保全及保管移送規(guī)程》中對證據(jù)保全、證據(jù)保管、證據(jù)移送等方面制定了詳細(xì)的執(zhí)行規(guī)程，適用于訴前證據(jù)保全程序；第五，中華全國律師協(xié)會(huì)于2013 年6 月印發(fā)的《中華全國律師協(xié)會(huì)律師辦理專利侵權(quán)業(yè)務(wù)操作指引》第七章“專利侵權(quán)訴訟程序”的第二節(jié)中，提到了“當(dāng)事人可以申請?jiān)V前證據(jù)保全”，并且“申請人自人民法院采取保全措施之日起15 日內(nèi)不起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)解除該措施”。

除了以上列出的，還有一些其他的地方法院對證據(jù)保全措施也明確了審理的原則和標(biāo)準(zhǔn)，如重慶市高級(jí)人民法院2018 年11 月印發(fā)的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事訴訟證據(jù)指南》等。這些法律規(guī)定結(jié)合法院審判經(jīng)驗(yàn)，為知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的訴前證據(jù)保全程序在司法實(shí)踐中的運(yùn)用提供了規(guī)范，保證了案件事實(shí)認(rèn)定的客觀、及時(shí)、公正。

三、專利訴前證據(jù)保全程序的實(shí)務(wù)要點(diǎn)

（一）保全管轄的法院

依據(jù)2020 年第三次修正的《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》的第二條，“因侵犯專利權(quán)行為提起的訴訟，由侵權(quán)行為地或者被告住所地人民法院管轄”。此條文中規(guī)定的“侵權(quán)行為地”包括：“被訴侵犯發(fā)明、實(shí)用新型專利權(quán)的產(chǎn)品的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口等行為的實(shí)施地；專利方法使用行為的實(shí)施地，依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品的使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口等行為的實(shí)施地；外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品的制造、許諾銷售、銷售、進(jìn)口等行為的實(shí)施地；假冒他人專利的行為實(shí)施地。上述侵權(quán)行為的侵權(quán)結(jié)果發(fā)生地”。因此，如果存在不同的侵權(quán)行為，則其實(shí)施地和侵權(quán)結(jié)果發(fā)生地通常也有多個(gè)，其中任一個(gè)所在地的人民法院都可以對訴前證據(jù)保全程序進(jìn)行管轄。

當(dāng)出現(xiàn)多個(gè)法院同時(shí)具有管轄權(quán)的情況時(shí)，由于司法實(shí)踐中不同地區(qū)的法院對待訴前證據(jù)保全的審查會(huì)有所區(qū)別，專利權(quán)人可以事先了解各個(gè)法院的案件受理情況以及其出臺(tái)的相關(guān)規(guī)定，做好申請材料的準(zhǔn)備。此外，如果生產(chǎn)方、銷售方和使用方所在的地域不同，還要考慮哪個(gè)地方保全比較容易、可能存有完整的侵權(quán)產(chǎn)品、異地保全的成功率等因素，綜合權(quán)衡后選擇合適的管轄法院。

（二）侵權(quán)行為的初步證明

訴前證據(jù)保全程序中法院會(huì)重點(diǎn)審查侵權(quán)的可能性，這就需要專利權(quán)人提供初步證據(jù)，證明其申請所要保全的產(chǎn)品或工藝與專利的技術(shù)是相同的。如果權(quán)利人在訴前自己已經(jīng)獲得了涉案產(chǎn)品的完整方案，則可以參照庭審的要求對侵權(quán)產(chǎn)品與專利進(jìn)行詳細(xì)的比對說明。但在大多數(shù)的情況下，權(quán)利人并沒有能力獲得實(shí)物產(chǎn)品或?qū)嶋H工藝，這時(shí)可以提供的初步證明材料例如：在展會(huì)上獲得的產(chǎn)品信息、從使用方拍攝的產(chǎn)品照片、銷售方的宣傳資料、生產(chǎn)方的產(chǎn)品使用說明書等等，雖然這些資料可能沒有體現(xiàn)產(chǎn)品的所有技術(shù)特征，但也可以用來初步論證產(chǎn)品侵權(quán)的可能性。

在一個(gè)保全成功的實(shí)際案件中，權(quán)利人從使用方獲得了被告幾年前生產(chǎn)銷售的第一代產(chǎn)品，目前該代產(chǎn)品已經(jīng)停止生產(chǎn)，而由于應(yīng)用場景的特殊性，不能獲得其他更新?lián)Q代的產(chǎn)品。權(quán)利人只能將第一代產(chǎn)品全部拆解之后，一一拍照與專利技術(shù)進(jìn)行比對，書面說明產(chǎn)品落入了專利權(quán)的保護(hù)范圍，并將產(chǎn)品連同訴前證據(jù)保全申請一起提交給了法院。雖然要求保全的產(chǎn)品現(xiàn)在已經(jīng)做了改進(jìn)，變成了三代、四代技術(shù)，但是基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)、核心的部件還是和第一代產(chǎn)品差不多的。因此，申請時(shí)盡量提供侵權(quán)產(chǎn)品的相關(guān)結(jié)構(gòu)特征，可以讓法院很好地了解產(chǎn)品、理解技術(shù)，利于后續(xù)保全時(shí)能夠?qū)τ谇謾?quán)產(chǎn)品具備良好的證明力。

此外，雖然提供初步證據(jù)的種類不限，但這里需要注意的是，浙江省高級(jí)人民法院民三庭在2014 年7 月印發(fā)的《關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事訴訟證據(jù)保全的實(shí)施意見》中特別提到，“申請人提供的存在侵權(quán)事實(shí)的證人證言，一般不得單獨(dú)作為證明權(quán)利遭受侵害的初步證據(jù)”。

（三）訴前證據(jù)保全的申請理由

訴前證據(jù)保全適用的條件為“在證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況下”，因此，在申請時(shí)需要針對這部分進(jìn)行細(xì)化，可以結(jié)合具體的應(yīng)用場景、產(chǎn)品的特點(diǎn)、證據(jù)存放的情況、行業(yè)的習(xí)慣、造成的后果，以及權(quán)利人的現(xiàn)實(shí)困難等等，有理有據(jù)地闡明證據(jù)保全的緊要性。例如：地基產(chǎn)品施工后將被掩埋于地下，無法再獲得；或者產(chǎn)品應(yīng)用在不能斷電的環(huán)境中，一旦安裝無法取下等，需要盡量詳細(xì)地說明理由。

在上述檢索的司法案件中，有幾種較為常見的證據(jù)保全地：第一種是如果證據(jù)位于被告的住所地或者其控制的存放地，權(quán)利人是很難獲得的，可以申請?jiān)谶@些地方進(jìn)行證據(jù)保全。但這種情況保全后還是存在可能滅失的風(fēng)險(xiǎn)。在【（2019）蘇05 知初1122 號(hào)】案件①江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院（2019）蘇05 知初1122 號(hào)民事判決書。中，法院至被告當(dāng)時(shí)的經(jīng)營地點(diǎn)對其被控侵權(quán)的排水板成型機(jī)采取保全措施，并在保全筆錄中明確告知被告不得破壞或者轉(zhuǎn)移保全證據(jù)。但現(xiàn)場勘驗(yàn)前，被告擅自將訴前證據(jù)保全地點(diǎn)進(jìn)行搬遷，導(dǎo)致被控侵權(quán)產(chǎn)品不知去向。第二種是在展會(huì)上進(jìn)行證據(jù)保全。從案例數(shù)據(jù)來看，涉及的保全產(chǎn)品主要包括：機(jī)械加工領(lǐng)域，如葉片牽引沖孔裁切一體機(jī)、高速包裝機(jī)、模切機(jī)、四軸聯(lián)動(dòng)雕刻機(jī)；紡織領(lǐng)域，如引導(dǎo)紗線的輸送裝置、直捻機(jī)、噴氣渦流紡紗機(jī)、儲(chǔ)緯器；家居領(lǐng)域，如行政桌。由于展會(huì)是公開宣傳產(chǎn)品的地方，對證據(jù)進(jìn)行查封、扣押比較方便，但同時(shí)鑒于申請人客觀上可以自行或委托公證處去現(xiàn)場拍攝，因此法院有可能會(huì)對這種情況的保全必要性采取更嚴(yán)格的審查。第三種是存放于第三方的證據(jù)，較多的情況是使用方所在地。如【（2019）滬73 知民初350 號(hào)】②上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2019）滬73 知民初350 號(hào)民事判決書。中國某重工集團(tuán)應(yīng)急預(yù)警與救援裝備股份有限公司與上海某沃路橋設(shè)備有限公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案中，申請保全的證據(jù)為存放在被申請人衢州某局處的應(yīng)急架橋車。如果使用方是通過正規(guī)渠道購買的涉案產(chǎn)品，則其與訴訟沒有直接的利害關(guān)系，可能存在不配合證據(jù)保全的情形，法院通常會(huì)顧慮采取保全行為是否會(huì)對第三方的正常經(jīng)營活動(dòng)造成損害，因此在訴前證據(jù)保全申請中最好向法院闡述保全措施的合理性、影響性。

（四）保全執(zhí)行的參與性

在訴前證據(jù)保全執(zhí)行時(shí)，考慮當(dāng)事人不適宜參與現(xiàn)場保全的，法院大多情況下是自己去保全。對于專利技術(shù)較復(fù)雜的案件，建議權(quán)利人充分和法官溝通，說明參與保全的重要性和必要性，爭取申請隨同法官一起去保全。因?yàn)樵跊]有實(shí)物證據(jù)的情況下，法官對技術(shù)的理解有限，如果被保全人在生產(chǎn)廠房偷梁換柱，拿出與侵權(quán)產(chǎn)品相似但有差別的產(chǎn)品，法官往往無法快速準(zhǔn)確判斷。這時(shí)候有技術(shù)人員或者其委托的專業(yè)律師在場的話，會(huì)大大降低保全到的證據(jù)在后面的訴訟中不可用的風(fēng)險(xiǎn)。在上述保全成功的實(shí)際案件中，保全獲得的產(chǎn)品型號(hào)雖然和權(quán)利人在網(wǎng)頁上發(fā)現(xiàn)的一樣，但是型號(hào)后面所帶的序列號(hào)不一樣，此時(shí)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)較權(quán)利人發(fā)現(xiàn)的侵權(quán)產(chǎn)品已有所變化，導(dǎo)致缺少專利的某個(gè)技術(shù)特征，從而不構(gòu)成侵權(quán)。

2014 年12 月，最高人民法院印發(fā)的《關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院技術(shù)調(diào)查官參與訴訟活動(dòng)若干問題的暫行規(guī)定》中，明確了技術(shù)調(diào)查官可以就案件有關(guān)技術(shù)問題參與證據(jù)保全工作。技術(shù)調(diào)查官所具有的技術(shù)背景，可以幫助法官提高證據(jù)保全的技術(shù)準(zhǔn)確性和工作效率。因此，如果權(quán)利人不能參與保全活動(dòng)的，可以嘗試申請法院指派技術(shù)調(diào)查官到現(xiàn)場協(xié)助。

四、總結(jié)

根據(jù)調(diào)研的司法案例數(shù)據(jù)來看，隨著證據(jù)保全制度的不斷完善和司法審查標(biāo)準(zhǔn)的逐漸統(tǒng)一，訴前證據(jù)保全程序在知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件中日益凸顯出重要性。在案件的實(shí)務(wù)代理中，除了上面列出的幾個(gè)重點(diǎn)問題之外，整個(gè)過程還要注意很多細(xì)節(jié)，包括保全的合理范圍、是否涉及商業(yè)秘密、兼顧后面的訴訟策略等。權(quán)利人如果能充分利用好訴前證據(jù)保全程序，可以大大提高案件的成功率，有效維護(hù)自身的正當(dāng)權(quán)益。