專利申請(qǐng)F(tuán)AQs

潘詩孟/文

下面主要是針對(duì)申請(qǐng)人在專利申請(qǐng)過程中經(jīng)常會(huì)提出幾個(gè)問題進(jìn)行的一些簡(jiǎn)要討論，如果其中有任何與專利法及其實(shí)施細(xì)則和《審查指南》中的規(guī)定相悖的地方，請(qǐng)以專利法及其實(shí)施細(xì)則和《審查指南》中的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

是否可以申請(qǐng)專利？

當(dāng)申請(qǐng)人詢問一項(xiàng)技術(shù)是否可以申請(qǐng)專利時(shí)，通常包括兩種情況：

1.該技術(shù)是否可以得到專利的保護(hù)？

《專利法》第二十五條對(duì)不應(yīng)予以授權(quán)的主題有如下規(guī)定：

“對(duì)于下列各項(xiàng)，不授予專利權(quán)：

（1）科學(xué)發(fā)現(xiàn)；（2）智力活動(dòng)的規(guī)則和方法；（3）疾病的診斷和治療方法；（4）動(dòng)物和植物品種；（5）用原子核變換方法獲得的物質(zhì)；（6）對(duì)平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標(biāo)識(shí)作用的設(shè)計(jì)。

對(duì)前款（4）項(xiàng)所列的產(chǎn)品的生產(chǎn)方法，可以依照本法規(guī)定授予專利權(quán)?！?/p>

而其中，最易引起申請(qǐng)人疑問的是與第（2）項(xiàng)內(nèi)容相關(guān)的申請(qǐng)，因?yàn)殡S著計(jì)算機(jī)軟件、電子商務(wù)、各種管理方法的發(fā)展，企業(yè)或個(gè)人經(jīng)常希望能夠通過申請(qǐng)專利的方式來對(duì)自己所作的工作進(jìn)行保護(hù)，但是由于這些領(lǐng)域的特殊性，如果缺乏一定的必要條件，往往會(huì)陷入“智力活動(dòng)的規(guī)則和方法”的范疇。

對(duì)于計(jì)算機(jī)軟件，《審查指南》規(guī)定“計(jì)算機(jī)程序本身”僅僅涉及“智力活動(dòng)的規(guī)則和方法”本身，因此不應(yīng)當(dāng)被授予專利權(quán)。但是，《審查指南》還規(guī)定“凡是為了解決技術(shù)問題，利用技術(shù)手段，并可以獲得技術(shù)效果的涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明專利屬于可給予專利保護(hù)的客體”，如“用于工業(yè)過程控制的涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明專利申請(qǐng)；涉及計(jì)算機(jī)內(nèi)部運(yùn)行性能改善的發(fā)明專利申請(qǐng)；用于測(cè)量或測(cè)試過程控制的涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明專利申請(qǐng)；及用于外部數(shù)據(jù)處理的涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明專利申請(qǐng)”等。

對(duì)于電子商務(wù)方面，如金融交易、在線支付、在線商品交易等，但當(dāng)其利用了計(jì)算機(jī)技術(shù)，并具有實(shí)用價(jià)值時(shí)，其可專利性的概率將大大提高，據(jù)張平教授在《論商業(yè)方法軟件專利保護(hù)的創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)》中所述的“現(xiàn)實(shí)中大部分商業(yè)方法軟件使用的計(jì)算機(jī)技術(shù)并沒有什么特別之處，它們之所以能夠成為專利，首先是搭了軟件專利的便車，然后由于其具有實(shí)用價(jià)值而獲得可專利性”。

對(duì)于管理方法，由于其主要“源于人的思維，經(jīng)過推理、分析和判斷產(chǎn)生出抽象的結(jié)果，或者必須經(jīng)過人的思維運(yùn)動(dòng)作為媒介才能間接地作用于自然產(chǎn)生結(jié)果，它僅是指導(dǎo)人們對(duì)信息進(jìn)行思維、識(shí)別、判斷和記憶的規(guī)則和方法，而沒有采用技術(shù)手段或者利用自然規(guī)則”，因此屬于“智力活動(dòng)的規(guī)則和方法”，一般不具有專利性。

2.該技術(shù)是否值得申請(qǐng)專利？

對(duì)此，申請(qǐng)人主要應(yīng)該從該技術(shù)的技術(shù)含量、是否具有市場(chǎng)前景、能否帶來經(jīng)濟(jì)效益等各方面來綜合考慮。

應(yīng)該申請(qǐng)發(fā)明專利還是實(shí)用新型專利？

發(fā)明和實(shí)用新型主要存在著以下區(qū)別：

首先，其定義不同：根據(jù)《專利法》第二條第二、第三款的規(guī)定：

發(fā)明，是指對(duì)產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。

實(shí)用新型，是指對(duì)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。

其次，其保護(hù)的客體不同。發(fā)明專利既可保護(hù)產(chǎn)品，也可保護(hù)方法；而實(shí)用新型專利只能用來保護(hù)產(chǎn)品，即“經(jīng)過工業(yè)方法制造的、占有一定空間的實(shí)體”；而一切“有關(guān)方法（包括產(chǎn)品的用途）以及未經(jīng)人工制造的自然存在的物品不屬于實(shí)用新型專利的保護(hù)客體”。

第三，審查程序不同，實(shí)用新型專利“經(jīng)初步審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的”即可作出“授予實(shí)用新型專利的決定”，而發(fā)明專利除需經(jīng)過形式審查外，還需經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，以在經(jīng)過一定量檢索的基礎(chǔ)上判斷該發(fā)明是否具有新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性、單一性等實(shí)質(zhì)性缺陷。由于發(fā)明專利經(jīng)過的審查程序較實(shí)用新型專利而言更為嚴(yán)格，因此其授權(quán)后的穩(wěn)定性更高，即授權(quán)后被宣告無效的概率相對(duì)較小。

第四，由于實(shí)用新型專利的審查程序較發(fā)明專利簡(jiǎn)單，而且其所要求保護(hù)的內(nèi)容也往往較發(fā)明專利要求保護(hù)的內(nèi)容更為易于理解，因此須用于實(shí)用新型專利申請(qǐng)的費(fèi)用遠(yuǎn)小于須用于發(fā)明專利申請(qǐng)的費(fèi)用。

因此，申請(qǐng)人可根據(jù)其所要申請(qǐng)專利的實(shí)際情況，并結(jié)合自身的專利戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)因素等各方面的情況來作出相應(yīng)的選擇。

3.應(yīng)該申請(qǐng)實(shí)用新型專利還是外觀設(shè)計(jì)專利？

《專利法》第二條第三、第四款對(duì)實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)分別作了如下定義：

實(shí)用新型，是指對(duì)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。

外觀設(shè)計(jì)，是指對(duì)產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。

如前所述，由于實(shí)用新型只能用于保護(hù)“經(jīng)過工業(yè)方法制造的、占有一定空間的實(shí)體”，因此如果申請(qǐng)人所要保護(hù)的客體僅僅涉及圖案或者為圖案與色彩的結(jié)合，并且富有美感并為適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)時(shí)，那么毋庸置疑，這時(shí)應(yīng)該申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利；

而如果申請(qǐng)人所保護(hù)的客體僅涉及產(chǎn)品的構(gòu)造，并且滿足實(shí)用新型專利的其他條件時(shí)，那么他應(yīng)該申請(qǐng)實(shí)用新型專利；

但是，如果申請(qǐng)人所要保護(hù)的客體僅涉及產(chǎn)品的形狀時(shí)，那么其究竟應(yīng)該申請(qǐng)實(shí)用新型專利呢還是外觀設(shè)計(jì)專利？這時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)該考慮該產(chǎn)品形狀上的改變是否具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步，并且能夠帶來有益的效果，如果答案是肯定的，那么申請(qǐng)人應(yīng)該首先考慮申請(qǐng)實(shí)用新型專利；如果答案是否定的，但是該產(chǎn)品形狀上的改變可以使該產(chǎn)品更富有美感，那么申請(qǐng)人可以對(duì)此申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利；或者，如果該產(chǎn)品形狀上的改變既具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步，又能夠使該產(chǎn)品更富有美感，則申請(qǐng)人可考慮同時(shí)申請(qǐng)實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利。

4、應(yīng)該如何對(duì)專利申請(qǐng)進(jìn)行劃界呢？

當(dāng)發(fā)明內(nèi)容涉及一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)時(shí)，正確地對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行劃界，然后再申請(qǐng)專利是非常重要的，對(duì)此筆者認(rèn)為可以考慮按如下方法來進(jìn)行：

（1）將該系統(tǒng)中，申請(qǐng)人認(rèn)為值得保護(hù)的所有特征都列出來，并區(qū)分哪些是重要特征，哪些是次要特征；

（2）然后考慮這些重要特征之間是否屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思。將這些屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的重要特征在一件專利申請(qǐng)中得到保護(hù)，而將其他幾個(gè)重要特征單獨(dú)申請(qǐng)專利；當(dāng)難以很明確地確定兩個(gè)或兩個(gè)以上的重要特征是否屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思時(shí)，可以考慮先將這些重要特征申請(qǐng)一件專利，然后再根據(jù)審查結(jié)果來決定是否要進(jìn)行分案。

（3）有時(shí)候，為了技術(shù)的完整性，申請(qǐng)人也可以將該整個(gè)系統(tǒng)再單獨(dú)申請(qǐng)一個(gè)總的專利，但是注意不要公開其他要申請(qǐng)的專利的內(nèi)容。

關(guān)于上述（2），主要是因?yàn)閷＠暾?qǐng)應(yīng)符合單一性的規(guī)定，即“一件發(fā)明或者實(shí)用新型應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型，屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上發(fā)明或者實(shí)用新型，可以作為一件申請(qǐng)?zhí)岢觥薄ｊP(guān)于總的發(fā)明構(gòu)思，《專利法實(shí)施細(xì)則》第三十五條規(guī)定，屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明或者實(shí)用新型，應(yīng)當(dāng)在技術(shù)上相互關(guān)聯(lián)，包含一個(gè)或者多個(gè)相同或者相應(yīng)的特定技術(shù)特征。其中，特定技術(shù)特征是指在發(fā)明或者實(shí)用新型對(duì)現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)中起實(shí)質(zhì)性作用的那些技術(shù)特征。同時(shí)《審查指南》中還提到，特定技術(shù)特征“也就是相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)具有新穎性和創(chuàng)造性的那些特征”。