文 / 周雨沁 魏大海

隨著商標許可使用實踐的出現(xiàn)，商標注冊人與實際使用人發(fā)生分離。在一些涉及商標的專利侵權(quán)糾紛中，專利權(quán)人基于對商標標識商品來源基本功能的認識，將商品上標注商標的注冊人作為被告，要求其承擔連帶責任。此種訴訟模式改變了專利維權(quán)以生產(chǎn)者或銷售者為被告的傳統(tǒng)做法，成為當前司法實踐中專利權(quán)人競相效仿的新模式。該訴訟架構(gòu)涉及商標法和專利法的適用。囿于缺乏調(diào)整商標和專利交叉部分的明確規(guī)定，司法實踐對商標注冊人在專利侵權(quán)訴訟中，訴訟主體地位如何，對商標實際使用人的專利侵權(quán)行為應否承擔侵權(quán)責任，在何種情形下可能承擔侵權(quán)責任，由誰證明商品生產(chǎn)者主體身份等，存在不妥認識。本文擬以國內(nèi)新近判例為素材，結(jié)合商標法和專利法基本原理，揣淺薄之見，拋磚引玉，希冀對司法實踐有所裨益。

一、依據(jù)商標標識和區(qū)分商品來源的功能，認定商標注冊人為商品生產(chǎn)者——司法審判的現(xiàn)行做法

訴訟程序上，專利侵權(quán)之訴的提起首先需有明確的被告。侵權(quán)責任的實體法適用上，侵權(quán)責任的追究最終要落腳到生產(chǎn)、銷售侵權(quán)商品的行為人。侵權(quán)商品上商標注冊人的角色定性界定了商標注冊人與專利侵權(quán)商品之間的法律關(guān)系，對其應否承擔責任、承擔何種責任有決定性影響。商標作為傳遞商品來源信息的標識之一，在追溯商品來源時，因其注冊人身份容易查實，專利權(quán)人容易將其列為侵權(quán)主體。在專利侵權(quán)商品未嚴格按照《產(chǎn)品責任法》標注生產(chǎn)者信息，商標成為唯一標識商品來源的標識時，起訴商標注冊人成為專利權(quán)人追究商品生產(chǎn)者責任的唯一選擇。對商標注冊人的角色定性，法院基于對商標標識和區(qū)分商品來源功能的認識，認定商標注冊人為商品生產(chǎn)者。具體引用的法律依據(jù)是法釋[2002]22號最高人民法院《關(guān)于產(chǎn)品侵權(quán)案件的受害人能否以產(chǎn)品的商標所有人為被告提起民事訴訟的批復》。根據(jù)該批復，任何將自己的姓名、名稱、商標或者可資識別的其他標識體現(xiàn)在產(chǎn)品上，表示其為產(chǎn)品制造者的企業(yè)或個人，均屬于《中華人民共和國民法通則》第一百二十二條規(guī)定的“產(chǎn)品制造者”和《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定的“生產(chǎn)者”。該司法解釋是針對北京市高級人民法院請示的《關(guān)于荊其廉、張新榮等訴美國通用汽車公司、美國通用汽車海外公司損害賠償案訴訟主體確立問題處理結(jié)果的請示報告》所作的批復，解決的是關(guān)于產(chǎn)品侵權(quán)案件的受害人能否以產(chǎn)品的商標所有人為被告提起民事訴訟的問題。在追究商標注冊人的專利侵權(quán)責任時，當前的司法實踐未區(qū)分產(chǎn)品責任和專利侵權(quán)，而是從商標的基本功能出發(fā)，直接將上述針對產(chǎn)品責任做出的批復適用于專利侵權(quán)案件。如湖南省長沙市中級人民法院在雅潔專利侵權(quán)糾紛案中認為，根據(jù)最高人民法院于2002年7月11日公布的《關(guān)于產(chǎn)品侵權(quán)案件的受害人能否以產(chǎn)品的商標所有人為被告提起民事訴訟的批復》（法釋[2002]22號）的規(guī)定：任何將自己的姓名、名稱、商標或者可資識別的其他標識體現(xiàn)在產(chǎn)品上，表示其為產(chǎn)品制造者的企業(yè)或個人，均屬于《中華人民共和國民法通則》第一百二十二條規(guī)定的“產(chǎn)品制造者”和《中華人名共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定的“生產(chǎn)者”。被告弗加羅公司與被告新景元公司簽訂《戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議書》，就銷售涉案“KUB”產(chǎn)品達成協(xié)議，可證明涉案“KUB”產(chǎn)品來源于該公司，且被告弗加羅公司是“KUB”商標的被許可人，本案被控侵權(quán)產(chǎn)品及外包裝上多處標注“KUB”注冊商標，該商標是產(chǎn)品包裝上唯一能證明產(chǎn)品來源的標識，而被告弗加羅公司又未提交反駁證據(jù)證明系他人假冒，故可認定被告弗加羅公司是涉案被控侵權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)者；被告王玲云作為該注冊商標的注冊人，同時又是被告弗加羅公司與第三人堅士公司的法定代表人，可以認定被告王玲云對于該被控侵權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售具有主觀故意，與被告弗加羅公司系共同的生產(chǎn)者。1.湖南省長沙市中級人民法院（2010）長中民三初字第0060號民事判決書。湖北省武漢市中級人民法院在雅潔專利侵權(quán)另案糾紛中認為，由于被控侵權(quán)產(chǎn)品上還標注了 商標，被告項瑞明認為作為該商標的所有權(quán)人，其本人沒有使用過該商標，也未許可他人使用該商標。但從本案查明的事實看，被告項瑞明與被告溫州雅浩公司的法定代表人許夏影的身份證住址為同一地址，表明被告項瑞明與被告溫州雅浩公司有關(guān)聯(lián)。而商標本身具有標識產(chǎn)品來源及區(qū)分生產(chǎn)者的作用，據(jù)此，可以認定被控侵權(quán)產(chǎn)品由被告溫州雅浩公司與被告項瑞明共同生產(chǎn)和銷售。2.湖北省武漢市中級人民法院(2011)武知初字第448號民事判決。在責任承擔上，上述兩案最后均判令商標注冊人承擔停止侵權(quán)、賠償經(jīng)濟損失的民事責任。

二、當前司法審判的缺陷與不足

當前司法實踐在上述商標與專利交叉領(lǐng)域的普遍做法免除了專利權(quán)人舉證證明商品生產(chǎn)者的責任，擴大了索賠對象的范疇，增強了專利權(quán)人權(quán)益的保護。然而，法院裁判的理由與結(jié)論與當前商標使用實踐存在嚴重背離，未能兼及商標功能理論的發(fā)展及商標功能的擴張，過分加重了商標注冊人的侵權(quán)責任，不利于商標注冊人對商標的開發(fā)和利用；同時，上述觀點對最高法院批復也存在泛化適用，未區(qū)分產(chǎn)品責任和專利侵權(quán)責任，也未對商標注冊人在產(chǎn)品責任和專利侵權(quán)責任中的注意義務進行區(qū)別對待；再者，上述觀點還誤解了最高法院批復的出發(fā)點，混淆了消費者保護和專利權(quán)保護的不同基點。

隨著商標權(quán)人對商標用益權(quán)的重視，商標許可成為最重要的商標權(quán)用益權(quán)的行使方式之一，在商標使用實踐中扮演著越來越重要的作用。當前，商標許可得到了國際條約和世界各國商標法的認可，業(yè)已成為國際、國內(nèi)最流行的商業(yè)實踐。商標許可得到商標法的確認是商標功能理論的一次重要飛躍，是對商標標識商品來源功能認識的實質(zhì)性突破，其基礎(chǔ)理論是商標質(zhì)量保障理論。該理論認為，商標不一定非得僅表明生產(chǎn)者或銷售者來源，它也能起到表明一定穩(wěn)定質(zhì)量的作用。商品經(jīng)濟發(fā)達的今天，消費者選購商品時，并不關(guān)心商品的制造者具體是誰，而且在商品品種不計其數(shù)的客觀現(xiàn)實下，也不可能精確知曉每個商品的具體制造者，在此情形下，消費者根據(jù)其先前經(jīng)驗，只需相信同一商標項下的商品具有同等品質(zhì)便放心進行消費。商標被許可人使用商標也只要滿足其使用商標的商品與原商品具有同等品質(zhì)，不欺騙消費者，損害消費者的合法權(quán)益即可。在現(xiàn)代商標標識商品來源匿名理論的影響下，商標標識來源的功能漸漸被法院弱化【1】。與此形成鮮明對比的是，商標質(zhì)量保證功能理論被許可實踐所強化，商標的用益功能得到極大擴充。商標權(quán)人商標價值的實現(xiàn)，不再囿于自身的使用。對外進行品牌許可，既可以充分利用他人生產(chǎn)、銷售商品的人力、物力、財力、經(jīng)驗等優(yōu)質(zhì)資源，實現(xiàn)經(jīng)濟杠桿效用，還可以減少自身市場開發(fā)的風險，迅速占領(lǐng)市場，增強品牌競爭力。對此，商標許可人僅需滿足對被許可人最低程度的質(zhì)量控制的法定義務。此種商業(yè)運作模式下，商標許可人并不參與商品的生產(chǎn)和流通，與商品制造者處于高度分離狀態(tài)。司法實踐完全不考慮商標質(zhì)量保證功能，固守商標標識來源的基本功能，將商品上標注商標的注冊人簡單認定為商品生產(chǎn)者，姑且不論該商品是否為未經(jīng)注冊人許可使用其商標的侵權(quán)商品，在商標許可普遍存在的情況下，該認識也明顯缺乏實踐基礎(chǔ)，有失偏頗。

司法實踐援引最高人民法院《關(guān)于產(chǎn)品侵權(quán)案件的受害人能否以產(chǎn)品的商標所有人為被告提起民事訴訟的批復》，認定商品上商標的注冊人為商品的生產(chǎn)者。該批復系吸收借鑒歐盟指令第三條（1）規(guī)定的部分內(nèi)容，該條規(guī)定，對缺陷產(chǎn)品造成損害承擔責任的生產(chǎn)者是產(chǎn)品的產(chǎn)品制造者；任何將他的名字、商標及其他區(qū)別性特征標識于產(chǎn)品上，表示其為產(chǎn)品生產(chǎn)者的人為產(chǎn)品生產(chǎn)者。筆者以為，司法實踐對該批復存在誤讀、誤用。仔細研讀該批復，其并未直接規(guī)定，將商標體現(xiàn)在產(chǎn)品上就直接認定商標注冊人為產(chǎn)品的生產(chǎn)者或制造者。產(chǎn)品上的姓名、名稱、商標及其他識別標識只是認定生產(chǎn)者身份的符號，要認定為法律上的生產(chǎn)者，重要的是滿足該批復后半句“表示其為產(chǎn)品制造者的企業(yè)或個人”的條件，也即要從標識所有人主觀上有彰顯其為產(chǎn)品制造者的意思，或者至少要消費者主觀上認為其為產(chǎn)品的制造者。如果僅依據(jù)前半句進行適用，明顯有斷章取義之嫌。當然，該批復作出的時間較早，本身也存在一定缺陷。另外，從該批復擬解決的問題看，是在產(chǎn)品存在瑕疵或缺陷給消費者造成人身和財產(chǎn)損害，又無其他證據(jù)確定產(chǎn)品生產(chǎn)者的情況下，為保護消費者的合法權(quán)益，從標識的基本功能出發(fā)，判斷商品生產(chǎn)者身份，解決產(chǎn)品侵權(quán)責任問題。該批復有利于保護消費者這一弱勢群體，有明顯的公共政策導向，但是將姓名、企業(yè)名稱與商標等同對待，未充分考慮到商標與姓名、企業(yè)名稱的區(qū)別，對商標質(zhì)量保證功能的認識不足。姓名和企業(yè)名稱屬人身權(quán)利，本身既不可轉(zhuǎn)讓，也不可許可使用，姓名和企業(yè)名稱的歸屬人與生產(chǎn)者身份不可分離。但如上文所述，商標作為一項財產(chǎn)權(quán)利，其既可以轉(zhuǎn)讓，也可以許可他人使用，其注冊人與實際使用人可以高度分離。

三、商標注冊人在專利侵權(quán)糾紛中的正確定位

專利侵權(quán)首先判斷的是產(chǎn)品技術(shù)特征是否落入專利權(quán)利要求保護范圍，在產(chǎn)品被判定為專利侵權(quán)產(chǎn)品后，需要確定產(chǎn)品的生產(chǎn)者、銷售者等侵權(quán)行為實施人。銷售者、許諾銷售者身份依據(jù)市場交易行為就能進行明確判斷。生產(chǎn)者則因侵權(quán)行為的隱蔽性、侵權(quán)人的自我保護意識等，往往難以直接通過現(xiàn)場生產(chǎn)行為進行判定。在產(chǎn)品流通市場后，對生產(chǎn)者身份的判斷，往往依賴產(chǎn)品上標注的標識進行。這些標識主要包括個人身份信息、企業(yè)名稱（字號）、商標等。個人身份信息、企業(yè)名稱（字號）如上文所述，因其身份信息的根本屬性，不具有可受讓和許可性，如無相反證據(jù)，可以直接根據(jù)該信息認定為商品的生產(chǎn)者。商標等財產(chǎn)屬性的標識因具備可受讓性和許可性，不能簡單根據(jù)該商標的注冊情況和非排他授權(quán)使用協(xié)議，認定商標注冊人和被授權(quán)人為商品的制造者。根據(jù)當前侵權(quán)商品上標識上述標識的情形，大致分為以下幾種類型：一、僅標注企業(yè)信息，包括企業(yè)名稱（字號）、地址、聯(lián)系方式等，除此之外，沒有任何其他識別商品來源的信息；二、標注商標和企業(yè)信息，商標為標注的企業(yè)所有；三、除標注商標外，還標注企業(yè)信息，商標尤其是注冊商標的持有人或被授權(quán)人并非標注的企業(yè)；四、僅標注商標，包括注冊商標和未注冊商標，無其他任何信息。以上后三種情形均與商標有關(guān)，也是本文研究的對象。下面分別予以詳析。在侵權(quán)商品同時標有商標和生產(chǎn)企業(yè)信息，且商標為標注企業(yè)所有或標注企業(yè)為該商標的被授權(quán)使用人時，如無相反證據(jù)證明商標注冊人非商品制造者，則認定商標注冊人或持有人為商品生產(chǎn)者當無異議；在標注的企業(yè)并非商品上標注商標的持有人時，所標注的企業(yè)無論是否進行了工商登記，首當其沖被認定為商品的生產(chǎn)者，此時，不宜推定商標注冊人為商品制造者。因為從基本常理可知，如果商標注冊人為侵權(quán)商品的生產(chǎn)者，其在商品上既然已通過商標彰顯了自己的身份，就不大可能在再虛構(gòu)一個企業(yè)掩蔽自己生產(chǎn)者的身份。侵權(quán)人欲掩蓋自己的生產(chǎn)者身份顯然不會采取如此笨拙的方式。因此，不應將舉證責任施加與商標注冊人，要求其證明該被控侵權(quán)商品并非其制造或授權(quán)他人制造，此時，證明商品生產(chǎn)者的舉證責任仍在原告，原告需要進一步舉證證明商標注冊人為商品的生產(chǎn)者；在市場上流通的商品僅標注商標時，因商標是識別商品來源的唯一信息，除此之外，專利權(quán)人無從知曉商品的制造者，從保護權(quán)利的角度，推定商標持有人為商品生產(chǎn)者合情合理，在證明商品是否為商標持有人生產(chǎn)上，商標持有人無疑最具能力和優(yōu)勢，將提出反證的舉證責任分配給商標持有人也不會給其帶來較大的負擔，而且從制止混淆、保護消費者的角度，如果商品非其生產(chǎn)、銷售，商標持有人在知道他人冒用其商標后，也應該制止他人的侵權(quán)行為。據(jù)此，在此情形下，商標注冊人或持有人將被初步推定為生產(chǎn)者，除非其提供相反的證據(jù)證明其并非商品的實際生產(chǎn)者，否則將被認定為商品生產(chǎn)者。

四、商標注冊人對專利侵權(quán)商品承擔責任的情形

商標注冊人如果與專利侵權(quán)商品沒有任何關(guān)聯(lián)，專利侵權(quán)商品上的商標為冒用其商標，專利侵權(quán)與其無關(guān)。但是商標注冊人如果系商品生產(chǎn)者，則顯然要承擔侵權(quán)責任。在商標注冊人為商標許可人時，情況則變得非常復雜。下面重點分析商標注冊人為專利侵權(quán)商品上商標的許可人時的責任構(gòu)成及責任承擔。

根據(jù)民法權(quán)利、義務與責任關(guān)系的基本原理，民事責任是違反民事義務的法律后果,所有責任的產(chǎn)生都必須以義務的存在為前提和基礎(chǔ),無義務即無責任【2】。在判斷商標許可人對專利侵權(quán)商品是否存在侵權(quán)責任時，顯然也應遵循這一基本原理，考察商標注冊人是否違反了有關(guān)義務。在商標許可通常實踐中，許可人并不直接參與被許可人的生產(chǎn)經(jīng)營活動，也不知曉被告生產(chǎn)的商品是否侵犯他人專利權(quán)。但商標許可人對被許可人生產(chǎn)產(chǎn)品并非毫無注意義務?？v觀世界各國商標法及司法實踐來看，商標許可人對被許可人有質(zhì)量控制義務，不得為空許可，否則可能面臨許可無效、商標被撤銷、被宣告放棄或承擔產(chǎn)品責任的風險。至于許可人履行何種程度的質(zhì)量控制為已足，立法均未明確，司法實踐也尚無統(tǒng)一認識【3】。在個案把握上，不同的法院、同一法院不同時期，把握的標準均不盡一致。根據(jù)質(zhì)量控制的現(xiàn)實可行性、消費者合法權(quán)益的保護、被許可人生產(chǎn)經(jīng)營的自主性等合理考量，法院一般要求許可人履行最低限度的質(zhì)量控制義務，而最低限度本身為抽象的概念，也難以形成量化的指標，盡管如此，許可人的質(zhì)量控制義務仍不可或缺。從國外成熟經(jīng)驗看，許可人的質(zhì)量控制主要看對被許可人是否實際上履行了必要的質(zhì)量控制，以避免消費者混淆和誤認，損害消費者的合法權(quán)益。而在質(zhì)量控制的判斷上，從以前要求許可人證明其對被許可人了采取了具體的控制措施，轉(zhuǎn)變?yōu)榭礃擞型簧虡说纳唐焚|(zhì)量是否保持了一致性。如果商品質(zhì)量保持了一致性，則認為許可人施以了足夠的質(zhì)量控制【4】。如果商標許可人未履行上述質(zhì)量控制義務，則推定其主觀上具有過錯，應對標有其商標的商品向消費者承擔侵權(quán)責任，賠償消費者因產(chǎn)品缺陷遭受的損失。然而，專利侵權(quán)產(chǎn)品并非等同質(zhì)量瑕疵或缺陷產(chǎn)品，商標許可人對質(zhì)量控制義務也不當然同于對第三人合法權(quán)益的注意義務。質(zhì)量控制義務對應的是產(chǎn)品責任，非專利侵權(quán)責任。而且專利侵權(quán)的判定涉及專業(yè)性非常強的技術(shù)及法律判斷，要求商標許可人對被許可人的商品履行專利侵權(quán)的控制義務，不僅于法無據(jù)，情理上也顯然過于苛刻。因此，商標許可人是否履行了質(zhì)量控制義務，均與專利侵權(quán)無關(guān)，商標許可人即使違反質(zhì)量控制義務，也不直接導致專利侵權(quán)的法律責任。

根據(jù)專利侵權(quán)責任的構(gòu)成要件，行為人要么參與了專利侵權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，要么為他人的侵權(quán)行為提供便利，才會承擔侵權(quán)責任。商標許可本身，并非生產(chǎn)行為。原則上，商標許可人并非產(chǎn)品生產(chǎn)者【5】。在商標許可的常態(tài)下，商標許可人并不直接參與被許可人的產(chǎn)品制造過程，也不會為被許可人的生產(chǎn)制造提供便利條件。因此，商標許可人一般不具備專利侵權(quán)的行為要件。然而，情況并非完全如此。雖然法律并未授予商標許可人操控被許可人生產(chǎn)經(jīng)營的權(quán)利，但由于商標許可人的優(yōu)勢地位或?qū)Ρ辉S可人的投資、控股等經(jīng)濟關(guān)系，被許可人的生產(chǎn)經(jīng)營可能完全受控于許可人。在此情形下，商標被許可人并無自身獨立自主的生產(chǎn)自由，客觀上淪為商標許可人意志的實施者,此時商標許可人控制生產(chǎn)行為，成為實質(zhì)上的商品生產(chǎn)者。作為生產(chǎn)者，其無疑應履行不得侵犯他人合法權(quán)益的義務，此種注意義務的違反，無需專利權(quán)人舉證其存在過錯，而是推定其主觀上具有過錯。在此種商標許可人對被許可人的生產(chǎn)經(jīng)營具備某種經(jīng)濟上或意志上具備控制力的情形下，商標許可人要對被許可人侵犯他人專利權(quán)承擔相應的侵權(quán)責任。除上述商標許可人實際控制被許可人生產(chǎn)經(jīng)營活動外，商標許可人在知道或應當知道被許可人存在專利侵權(quán)行為，仍為其提供便利條件時，也需要承擔幫助侵權(quán)責任。另外，從誠實信用的角度，商標許可人無疑也不應為侵權(quán)人利用其商標的廣告和宣傳作用給專利權(quán)人帶來損害。專利侵權(quán)產(chǎn)品對專利權(quán)人產(chǎn)生實際損害，以產(chǎn)品流通市場為前提。而商標無疑是指引消費者購買侵權(quán)商品的重要向?qū)?，侵?quán)人借助許可人商標的高知名度和良好聲譽的促銷作用，無疑會給專利權(quán)人造成更大的損失。因此，在許可人知道或應當知道被許可人將許可商標使用于專利侵權(quán)產(chǎn)品時，應該予以制止。否則，需要對因其未制止被許可人的侵權(quán)行為給專利權(quán)人造成損失的擴大部分，承擔連帶賠償責任。

綜上，在商標質(zhì)量保障功能得到法律確認，商標許可成為商標使用的常態(tài)下，不能簡單依據(jù)商標標識和區(qū)分商品來源的基本功能，認定專利侵權(quán)商品上商標的注冊人為商品生產(chǎn)者，判令其承擔專利侵權(quán)責任。商標注冊人是否承擔專利侵權(quán)責任要看其是否參與了侵權(quán)商品的生產(chǎn)，是否對侵權(quán)商品的生產(chǎn)制造有實質(zhì)的控制力，或者在侵權(quán)商品流通過程中給專利權(quán)人造成的損失主觀上是否存在過錯。

【1】J.Thomas McCarthy. McCarthy on Trademarks and Unfair Competition 【M】//2006 Thomson/West,Rel.40,12/2006:3:9.

【2】丁?？?論民事權(quán)利、義務和責任的關(guān)系【J】.河北法學， 23（7）：119-120.

【3】Elizabeth C. Bannon.The Growing Risk of Self-Dilution 【J】. Trademark Rep，1992：575-790.

【4】Irene Calboli.The Sunset of "Quality Control" in Modern Trademark Licensing【J】.American University Law Review,2007(57):1-62.

【5】Conrad Weinmann.Trademark licensors and product liability claims-a European perspective【J】.Trademark Rep,2005(95):1394-1414.