李國慶

2012年7月，廣州市中級人民法院立案受理廣藥王老吉訴加多寶紅罐包裝侵權，目前，此案仍在審理之中，而理論界有學者認為，紅罐包裝裝潢權應歸屬于廣藥集團，①崔國斌：《商標許可終止后的商譽分配》，載《知識產(chǎn)權》2012年第12期，第14頁。也有學者認為，紅罐包裝裝潢權應歸屬于加多寶公司。②向波：《“不勞而獲”的現(xiàn)實與“公平正義”的神話？——原王老吉涼茶特有包裝、裝潢利益歸屬法律分析》，載《知識產(chǎn)權》2012年第12期，第44頁；陶鑫良、張冬梅：《被許可使用“后發(fā)商譽”及其移植的知識產(chǎn)權探析》，載《知識產(chǎn)權》2012年第12期，第3頁；楊雄文：《“王老吉”商標與相關權利糾紛的法律解析》，載《知識產(chǎn)權》2012年第12期，第39頁；李揚：《究竟誰動了誰的奶酪——加多寶與廣藥之爭案評析》，載《知識產(chǎn)權》2012年第12期，第18頁。為對商標許可合同中包裝裝潢權益歸屬作更深入理解，筆者研究了與我國包裝裝潢權相類似的、美國商標許可合同中的商品外觀權益歸屬制度，希望該制度能為我國上述案件的解決提供一種思路。

一、美國商品外觀（trade dress）概述

在美國，商品外觀（trade dress）是一個逐步擴大的領域。傳統(tǒng)意義上商品外觀③美國傳統(tǒng)意義上的商品外觀類似于我國《反不正當競爭法》）第5條中的“包裝裝潢”。參見李明德：《美國知識產(chǎn)權法》，法律出版社2003年版，第392頁。指用來包裝產(chǎn)品的標簽（labels）、包裝（wrappers）、容器（containers）的外觀，現(xiàn)代意義的商品外觀除包括以上內(nèi)容，還包括產(chǎn)品及其包裝的整個外觀，甚至包括產(chǎn)品本身的設計和形狀。④McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 8:4 (4th ed.).美國第十一巡回庭曾指出：“商品外觀涉及某一產(chǎn)品的整體形象，可能包括諸如尺寸、形狀、顏色或顏色組合、質(zhì)地、圖形甚至某種特別的銷售技巧?！雹軯ohn H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc., 711 F.2d 966, 219 U.S.P.Q. 515 (11th Cir. 1983).美國最高法院同意并引用了這一觀點。⑥Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 764 n.1, 120 L. Ed. 2d 615, 112 S. Ct. 2753, 23 U.S.P.Q.2d 1081, n.1 (1992).

商品外觀與商標有著極為密切的關系。當商品外觀能指示商品來源時，它就具備商標的功能，同商標一樣成為商譽的載體。⑦即使在商標理論和立法比較成熟的美國，商譽的概念也并未獲得統(tǒng)一認識。1810年在Cruttwell v. Lye案中，法官Eldon認為，商譽是“顧客光顧舊地的可能性”；1986年在Premier Dental Products Co. v. Darby Dental Supply Co.案中,法院認為：商譽指通過商標使用而獲得的優(yōu)勢，這一優(yōu)勢包含公眾對商品質(zhì)量的信心和公眾能通過商標等將該商品與其它商品相區(qū)別的能力。1993年在Newark Morning Ledger Co.v. United States案中，美國最高法院則認為：商譽是指立足并超越于資金股票等實體財產(chǎn)、源于前期消費者的恩惠和依賴而產(chǎn)生的利益。在立法歷史上，二者在保護模式方面有所區(qū)別，商標主要受商標法保護，而商品外觀主要受反不正當競爭法保護。如今，這種區(qū)分大致已經(jīng)不存在。⑧我國司法實踐在某種程度上承認了包裝裝潢與商標功能的相似性，并將其作為商譽的載體。我國《反不正當競爭法》對“知名商品特有的名稱、包裝、裝潢”進行保護。另外，2007年我國最高人民法院公布的《關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第1條至第5條對《反不正當競爭法》中的“知名商品特有的名稱、包裝、裝潢”進行了具體解釋，其第2條規(guī)定包裝必須具有顯著特征，第4條規(guī)定包裝的侵權決定“可以參照商標相同或者近似的判斷原則和方法”，第5條也參照了商標法中“不得作為商標使用的標記”的相關規(guī)定。很多作為商品外觀受保護的設計也能獲得商標注冊，沒有登記注冊的商品外觀則可依美國《蘭哈姆法》43（a）受與商標大致相同的保護。⑨McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 8:1 (4th ed.).當然，二者也存在一定的區(qū)別，這主要體現(xiàn)在以下方面：商品外觀集中于整個產(chǎn)品或產(chǎn)品包裝的整個外觀，而商品外觀的某個方面則有資格受商標保護。⑩Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc., 973 F.2d 1033, 24 U.S.P.Q.2d 1161, 1167 (2d Cir. 1992).

美國《蘭哈姆法》43（a）和43（c）規(guī)定了對商品外觀的保護。43（a）條規(guī)定了請求商品外觀保護的主體應承擔的舉證責任：1. 原告對該商品外觀享有權利；2. 消費者因被告行為產(chǎn)生關于商品（服務）來源與原被告關系的混淆。未登記注冊的商品外觀還附有證明自己商品外觀不具有功能性的舉證責任。(11)McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 8:1 (4th ed.).43（c）則規(guī)定了未注冊商品外觀反淡化訴訟原告方的舉證責任：一是作為整體的商品外觀不具有功能性但具有知名度（famous）；二是如果該商品外觀包含已注冊商標，則該商品外觀未登記部分作為一個整體具有獨立于已登記商標聲譽的知名度。從以上規(guī)定可以看出兩點：第一，在某種程度上，美國《蘭哈姆法》將商品外觀等同于商標受保護；第二，美國《蘭哈姆法》通過淡化制度保護商品外觀，反映了其對知名商品外觀背后商譽的重視。

二、美國的典型案例

對商標許可合同中商品外觀使用的權益歸屬，美國成文法并無明確規(guī)定?！短m哈姆法》僅僅針對商標許可合同中商標使用的權益歸屬作出了具體規(guī)定，其第5條指出：“當某注冊商標或某有注冊意圖的商標被相關企業(yè)（related companies）(12)《蘭哈姆法》第45條對第5條中的“相關企業(yè)”（related companies）進行了解釋，指出“相關企業(yè)”指“和商標注冊人或者商標申請注冊人在商標所指向商品（服務）質(zhì)量方面有法律上的控制關系或被控制關系的任何主體”。合法使用，此使用不影響商標權或商標的注冊，其使用利益歸屬于注冊人或申請注冊人，只要此商標不以欺騙公眾的方式進行使用。如果商標的初次使用由他人實施，只要商標注冊人或注冊申請人對商品或服務屬性及質(zhì)量實施了控制，則初次使用的利益也歸屬于注冊人或注冊申請人?！?13)美國商標法： http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7401 ，最后訪問日期：2013年3月21日?！短m哈姆法》不規(guī)定商品外觀的原因，主要是由于商品外觀最初主要由反不正當競爭法保護。但既然商品外觀和商標同為商譽的表征，從理論角度講，《蘭哈姆法》關于商標使用而產(chǎn)生的權益歸屬的規(guī)定，應類推適用于因商品外觀使用而產(chǎn)生的權益歸屬。在美國學術界確有學者明確指出：“以許可人名義進行銷售的商品外觀，不管該商品外觀由許可人還是被許可人所創(chuàng)造，其利益歸屬于商標權人?！?14)Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies § 20:54 (4th ed.).但在司法實踐中，美國法院作出了兩個結(jié)論不同的判例。

（一）商品外觀權歸屬于商標許可人

1966年的紐約最高法院distillerie flli ramazzotti案(15)Distillerie flli ramazzotti, s.p.a. v. banfi products corporation，52 Misc.2d 593, 276 N.Y.S.2d 413（1966）.將商標許可合同履行過程中產(chǎn)生的商品外觀授予商標許可人。在該案中，原告distillerie flli ramazzotti是一家意大利公司，自1815年開始從事一種液體藥劑（有60%的酒精含量）的配制、生產(chǎn)和銷售。原告商品最初僅僅在歐洲和南美國家銷售。1922前后，被告成為原告在北美的唯一批發(fā)商。當時因美國禁酒法案出臺，雙方協(xié)商：藥劑中酒精含量降至39%，由原告在意大利將濃縮物運送給被告并以原告商標在北美進行銷售。1926年，被告以原告名義對被告正在使用的原告商標申請注冊，此申請于1927年獲得批準。二戰(zhàn)期間，雙方簽訂了類似于信托關系的合同，被告成為原告商標的受托人，全權代表原告利益在美國銷售藥劑，但原料仍由原告提供。二戰(zhàn)后雙方信托關系結(jié)束，被告成為原告的被許可人，被告認可原告對商標的權利，但合同并無明確指明商品外觀的設計者。1964年許可關系結(jié)束后，被告以自己名義銷售與原商品容器外觀（瓶子和標簽）大致相似的、配方大致相似的酒精含量為39%的藥劑，其藥劑容器外觀（瓶子和標簽）與被告作為原告被許可人時使用的藥劑容器外觀大致相似。原告起訴被告侵犯其商標權，構(gòu)成不正當競爭并申請臨時禁令和賠償。被告反訴主張商標權不屬于原告而屬于被告。法院看法如下：1. 關于商標歸屬，法院認為：“被許可人無權對商標權人權利提出質(zhì)疑……特別是在本案這種被告不但已經(jīng)從許可關系中獲取大量利潤，而且他自身不斷追求這種許可關系的情況下?！?. 關于商品外觀歸屬，法院認為：“商品外觀設計和商品外觀引發(fā)的商譽是否源于原告自身行為，這并不重要，重要的是因許可而產(chǎn)生的、以該商品外觀進行銷售的藥劑產(chǎn)生的商譽由原告享有。因藥劑容器外觀而產(chǎn)生的商品外觀，是承載原告商譽的、供原告銷售商品的容器，已經(jīng)成為商標許可人的財產(chǎn)……被告多年一直作為被許可人使用該商標和商品外觀，無權對原告主張該商標權和商品外觀權?！谠桓嫔虡嗽S可關系終止后，被告使用與其在原商標許可合同期間使用的相同的藥劑容器，將導致假冒和混淆，是一種不正當競爭行為。……既然原告一直對藥劑的質(zhì)量進行控制，原告自身并沒有在美國銷售藥劑這一事實并不能否認其對商標和商品外觀享有的權益?！?. 關于侵權是否成立，法院認為：“當相似和混淆很明顯時，無需混淆事實發(fā)生，即可假定被告有欺騙的意圖，……被告挪用原告商譽這一意圖，不僅可由商品外觀相似這一事實證明，而且可由被告的‘formerly Ramazzotti’這一廣告予以證明?！撋唐吠庥^已經(jīng)成為原告藥劑銷售的工具，被告商品外觀與原告大致相似，這將導致原告商譽的挪用和商品來源的誤解，在消費者中造成混淆，原告構(gòu)成侵權，法院判決賠償并頒發(fā)了永久性禁令?！?/p>

（二）商品外觀歸屬于商標被許可人

2007年的康涅狄格州地方法院Magna Doodle案(16)Pilot Corp. of America v. Fisher-Price, Inc., 501 F. Supp. 2d 292（2007）.則沒有將商標許可合同履行過程中產(chǎn)生的商品外觀授予商標許可人。該案中，原告Pilot Corporation of America （以下簡稱PCA）生產(chǎn)一種兒童繪畫工具，它主要包括一個由小六邊形格子框架組成的繪圖屏幕，它還有一個“擦板”，能有效地“清潔”屏幕。1978年，Magna Doodle產(chǎn)品已在市場上銷售。1992年，Tyco與PCA簽訂排他性商標許可合同，生產(chǎn)帶有Magna Doodle商標的繪畫工具。1997年，Tyco與Fisher-Price Inc.（以下簡稱FP）的總公司合并，此后FP承擔了該許可合同的權利義務，在商標許可合同期間，F(xiàn)P為Magna Doodle設計了產(chǎn)品外觀和產(chǎn)品包裝的外觀并以自己名義為產(chǎn)品外觀和產(chǎn)品包裝外觀申請了版權登記并將此登記事項告知于原告。2003年合同關系終止。此后，F(xiàn)P開始在市場上銷售一種替代產(chǎn)品，該產(chǎn)品使用Doodle Pro商標，其產(chǎn)品和產(chǎn)品包裝的外觀與FP曾經(jīng)銷售的Magna Doodle產(chǎn)品完全一致。兩種產(chǎn)品最顯著區(qū)別是宣傳語。Fisher-Price曾經(jīng)銷售的Magna Doodle產(chǎn)品，其商標為紫色鉛字，名字上方有紅色橢圓形“The Original”字樣，下方有“The world's favorite way to doodle!”標語。另外，Magna Doodle產(chǎn)品包裝底端帶有“Classic”紅色標語字樣。The Doodle Pro產(chǎn)品的Doodle Pro也為紫色鉛字，但并非相同字體，也沒有Magna Doodle產(chǎn)品的其它標記。原告起訴被告侵犯其商標權、商品外觀權并實施反不正當競爭。關于商品外觀，原告聲稱其依合同規(guī)定對產(chǎn)品外觀和產(chǎn)品包裝外觀享有權利。法院駁回原告請求，其理由是：第一，原告不能證明，商品外觀的使用已經(jīng)使消費者將其作為產(chǎn)品來源方。法院認為，商品外觀結(jié)合Magna Doodle進行使用這一事實本身并不能說明商品外觀暗示PCA是產(chǎn)品來源方，該商品外觀不是原告商譽的載體。第二，商標許可合同規(guī)定的歸屬于原告的商標，其范圍僅僅指訂立合同時原告已有的商標，不能涵蓋合同訂立后被告創(chuàng)作的商品外觀，且合同條款傾向于暗示原告對被告制作的商品外觀不享有權利，而從合同履行的客觀事實看，原告花費資金創(chuàng)作了作為商品外觀的圖案并申請了版權注冊，且將該注冊事宜告知了原告。所以，依合同意思自治原則，此商品外觀也亦歸屬于被告。

三、對案例的分析

美國理論界對Magna Doodle案曾有評價，都傾向于將Magna Doodle案作為商品外觀權益歸屬例外。美國知識產(chǎn)權法權威J. Thomas McCarthy對此案的評價是“許可人擁有產(chǎn)品的商標權而被許可人擁有該產(chǎn)品的商業(yè)外觀權。這是一個不尋常的例子（unusual instances）?！?17)McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 8:2 (4th ed.).另一知識產(chǎn)權法權威著作也將此案視為例外。(18)Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies § 20:54 (4th ed.).關于此案，本文看法如下：

（一）原告舉證不力是此案敗訴的主要原因之一

原告本應舉證商品外觀承載了自身商譽，被告使用該商品外觀造成了混淆，但在實際訴訟中，原告并沒有對此進行舉證。不僅如此，原告還將本應證明商品外觀混淆的證據(jù)當作證明商標混淆的證據(jù)，以致于法院認為：原告“一直將商品外觀問題和商標混淆混在一起……沒有分開證明商標混淆和商品外觀的混淆?！边@不僅導致原告起訴商品外觀侵權失敗，也成為導致原告起訴商標侵權失敗的重要原因之一：“即使消費者實際上對產(chǎn)品來源產(chǎn)生混淆，只要這種混淆源于曾經(jīng)使用于Magna Doodle而現(xiàn)在使用于Doodle Pro的商品外觀，就不存在商標侵權。如果消費者因兩產(chǎn)品包裝產(chǎn)生混淆或因為Doodle Pro產(chǎn)品看上去象Magna Doodle ，這種混淆不能證明是商標侵權?！姹緫峁﹥缮虡讼嗷煜淖C據(jù)，但它沒有提供。雖然將商標與商品外觀相分離很困難，但原告必須如此才能證明商標混淆的實際發(fā)生。原告沒有如此舉證，這導致審判員產(chǎn)生如下疑問：這一混淆證據(jù)到底與商標有關還是與商品外觀有關？”。(19)Pilot Corp. of America v. Fisher-Price, Inc., 501 F. Supp. 2d 292（2007）.

（二）法院對版權和商品外觀權關系的認識有待商榷

法院認為：“FP對產(chǎn)品外觀及產(chǎn)品包裝外觀申請了版權注冊，他就應當擁有其創(chuàng)造并享有版權的商品外觀。”本文認為，F(xiàn)P雖然對產(chǎn)品外觀及產(chǎn)品包裝外觀申請了版權注冊，但并不能依此得出它對該產(chǎn)品外觀及產(chǎn)品包裝外觀享有商品外觀權。如前所述，商品外觀權與商標一樣，是商譽的表征。而商譽是依附于商品的。FP作為被許可人，自1997年～2003年間一直使用該商品外觀銷售商標許可人的商品，而商標許可人的商品在過去25年以來銷量一直名列前茅。從該商品外觀使用時間以及銷售量看，該商品外觀已經(jīng)承載商標許可人的商譽。總之，F(xiàn)P申請了版權保護的設計承載著雙重權利，即：FP的版權和商標許可人PCA的商品外觀權。在兩者合作關系存續(xù)期間，經(jīng)由FP默許，PCA并沒有侵犯其版權。而在兩者合作關系結(jié)束后，F(xiàn)P不能在相同產(chǎn)品上使用該設計，因為該設計承載了PCA的商品外觀權，PCA也不能使用該設計，因為該設計承載了FP的版權（版權人同意除外）。

（三）法院對舉證責任的分配違背現(xiàn)代質(zhì)量保證理論

質(zhì)量保證理論指出，現(xiàn)代社會，作為商譽載體的商品外觀和商標，不再僅僅意味著向消費者指明商品的來源地，而且也代表消費者往昔已經(jīng)消費過的某種商品的質(zhì)量水平。(20)Frank Schechter,The Rational Basis of Trademark Protection,40Harv.L.Rev.813（1927）.在商品種類繁多、商品競爭日益激烈的今天，消費者既無時間，也無精力去記住產(chǎn)品來源方，只要消費者能將某商標或商品外觀與特定質(zhì)量產(chǎn)品相聯(lián)系，則該特定質(zhì)量產(chǎn)品上指向的名義上的生產(chǎn)方即為權利人。就該案而言，商品外觀結(jié)合Magna Doodle進行使用這一事實本身，即可將商品外觀所承載的商譽歸屬于Magna Doodle這一商標的商標權人，即PCA。

（四）法院對合同條款的推定有待商榷

誠然，當事人簽訂的合同可對商標許可合同中的商譽歸屬作出約定，(21)商譽也是一種財產(chǎn)，商標權人可對之實施銷售、拋棄等行為。見McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 8:1 (4th ed.) 。但此意思自治不能違背法律強制性規(guī)定和公共利益。(22)商標許可合同爭議依合同法解釋規(guī)則處理。見Geneva Intern. Corp. v. Petrof, Spol, S.R.O., 608 F. Supp. 2d 993, 998, 68 U.C.C. Rep. Serv.2d 917 (N.D. Ill. 2009)。商標法的最主要目的是保護消費者利益，防止消費者混淆和欺詐。(23)United States of America v. Nam ping hon, 904 F.2d 803, 806, 14 U.S.P.Q.2d 1959, 1961, 30 Fed. R. Evid. Serv. 461 (2d Cir. 1990) .Magna Doodle商標和該案商品外觀均在同一產(chǎn)品上共同使用，均承載著Magna Doodle兒童繪畫工具這一產(chǎn)品的商譽，如商標與商品外觀分別由原被告兩競爭對手所有，必將導致消費者混淆，即使PCA有將此案商品外觀授予FP的意思表示，法律也應該給予禁止。(24)各國均對有損于消費者利益的商標轉(zhuǎn)讓等行為實施一定的限制?！渡虡朔▽嵤┘殑t》第25條也規(guī)定：“對可能產(chǎn)生誤認、混淆或者其他不良影響的轉(zhuǎn)讓注冊商標申請，商標局不予核準，書面通知申請人并說明理由。”

法院不認可PCA的商品外觀權，也可能與美國司法界當前對產(chǎn)品外觀授予商品外觀權予以限制的主流觀點有關。美國法院反對將產(chǎn)品外觀授予商業(yè)外觀權，擔心這將創(chuàng)造了后門專利，不僅損害外觀設計專利的嚴格要求，而且可能導致對產(chǎn)品本身的壟斷從而影響自由競爭。(25)Landscape Forms, Inc. v. Columbia Cascade Co., 113 F.3d 373, 42 U.S.P.Q.2d 1641 (2d Cir. 1997)，McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 8:5(4th ed.).

總之，本文認為，即使該案商品外觀由被許可人FP設計，該設計中的商品外觀權也應當由許可人PCA享有。

四、對我國的啟示

“王老吉”紅罐包裝裝潢案與上述兩個美國案例較為相似，它們均與商標許可合同中包裝裝潢利益歸屬有關，并且包裝均由被許可人設計(26)distillerie flli ramazzotti案中，藥液容器設計主體不明，但很可能由被許可人設計。和使用。就爭議客體和許可關系存續(xù)時間而言，“王老吉”紅罐包裝裝潢案與distillerie fl li ramazzotti案更為接近。比較借鑒美國判例，本文認為，紅罐包裝裝潢權應屬廣藥集團，理由如下。

（一）紅罐包裝裝潢的商譽歸廣藥集團所有

從消費者角度看，商標和包裝裝潢是傳遞商品信息的工具。(27)Irene Calboli，Trademark Assignment “With Goodwill”: A Concept Whose Time Has Gone，57 Fla. L. Rev. 771（2005）.從1995年～2010年（15年）王老吉和加多寶矛盾公開之前，王老吉包裝裝潢指向的知名商品雖由加多寶生產(chǎn)，但該產(chǎn)品始終使用王老吉商標進行銷售和廣告宣傳，因此在消費者心中，包裝裝潢指向的應當是“王老吉牌涼茶”而非“加多寶生產(chǎn)的涼茶”。 紅罐包裝裝潢是知名商品——帶有“王老吉”商標的涼茶特有的包裝裝潢，所承載的商譽歸屬于“王老吉”這一商標的商標權人即廣藥集團。

（二）加多寶對紅罐包裝裝潢的使用不必然導致商譽歸其所有

在商標許可、貼牌生產(chǎn)成為慣用經(jīng)營模式的當今世界，商品實際生產(chǎn)者和商譽歸屬人不一致早已成常態(tài)并為消費者普遍接受。有學者認為，將包裝裝潢權授予廣藥集團有違公平原則，(28)向波：《“不勞而獲”的現(xiàn)實與“公平正義”的神話？——原王老吉涼茶特有包裝、裝潢利益歸屬法律分析》，載《知識產(chǎn)權》2012年第12期，第44頁。筆者認為此觀點有待商榷。從某種意義上講，商標許可合同是被許可人租用許可人商譽的協(xié)議。(29)也正是因為商譽是商標許可合同的重心，所以美國法律特別注意對商標權人商譽的保護。美國《蘭哈姆法》第5條規(guī)定：“當某注冊商標或某有注冊意圖的商標被相關企業(yè)（related companies）合法使用，此使用不影響商標權或商標的注冊，其使用利益歸屬于注冊人或申請注冊人，只要此商標不以欺騙公眾的方式進行使用。”在商標許可合同成立后，被許可人借用許可人商譽提高產(chǎn)品銷量、獲取商業(yè)利益的同時，它也自愿割斷了自己和其所生產(chǎn)商品/服務之間的聯(lián)系，失去了利用自創(chuàng)商標宣傳自身商品/服務提升自身商譽的機會。這既是公平原則的體現(xiàn)，也是利用他人商標銷售自己商品/服務的必然結(jié)果。就加多寶案而言，假設當初加多寶不依附 “王老吉”商標，它是否能在競爭激烈的涼茶行業(yè)中生存亦是未知數(shù)。而且，在商標許可合同履行過程中，伴隨著紅罐“王老吉”涼茶銷售額的飛速攀升，加多寶是最大的受益者（加多寶支付給廣藥集團的商標許可費沒有變化），因此，他已經(jīng)獲得了其宣傳營銷投資的足額回報，將包裝裝潢權授予廣藥集團并沒有違背公平原則。