顯著性考（下）寫在《商標(biāo)法》頒布30周年之后

文 / 劉麗娟 / 北京外國語大學(xué)法學(xué)院

顯著性考（下）寫在《商標(biāo)法》頒布30周年之后

文 / 劉麗娟 / 北京外國語大學(xué)法學(xué)院

摘要：顯著性是商標(biāo)法的基石性制度，對(duì)其認(rèn)識(shí)卻一直不甚清晰，商標(biāo)法諸多問題的解決依靠對(duì)顯著性更細(xì)致入微的理解。探討了兩種顯著性：固有和獲得，分析其各自獨(dú)有的問題以及兩者的關(guān)系，如非文字標(biāo)識(shí)的固有顯著性如何認(rèn)定？通用標(biāo)識(shí)如何認(rèn)定？臆造性標(biāo)識(shí)保護(hù)是否受到商品類別的限制，“第二含義”如何認(rèn)定？以及“第二含義”適用范圍的擴(kuò)張，兩種顯著性在商標(biāo)法中的不同功能等。對(duì)基礎(chǔ)制度進(jìn)行細(xì)微化梳理，幫助人們理解當(dāng)前商標(biāo)保護(hù)中各種困難問題，找到適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案。

關(guān)鍵詞：顯著性;第二含義;臆造性標(biāo)識(shí);美學(xué)功能性

（接上期）

二、獲得顯著性

（一）制度對(duì)象：描述性標(biāo)識(shí)和類描述性標(biāo)識(shí)

獲得顯著性制度，為某一特定類別的標(biāo)識(shí)，提供了一種特殊的法律地位，此類標(biāo)識(shí)是描述性標(biāo)識(shí)。

描述性標(biāo)識(shí)，直接描述商品的質(zhì)量、原料、功能、用途、重量、數(shù)量等特點(diǎn)，被認(rèn)為無固有顯著性，但可以取得“第二含義”彌補(bǔ)，獲得顯著性。雖被稱為描述性，但其特殊地位，并非僅僅因?yàn)槠涿枋隽松唐罚蛲ㄓ眯?、暗示性?biāo)識(shí)也在一定程度上描述商品。判斷描述性標(biāo)識(shí)的關(guān)鍵，在于標(biāo)識(shí)與商品類別之間聯(lián)系的緊密程度，并以之與通用標(biāo)識(shí)和暗示性標(biāo)識(shí)區(qū)分：聯(lián)系最緊密的，是通用標(biāo)識(shí)，如84對(duì)于肝炎消毒液12.江蘇愛特福藥物保健品有限公司與北京地壇醫(yī)院上訴案，(2002)民三終字第1號(hào)。，XXL對(duì)于服裝；聯(lián)系較密切的，是描述性標(biāo)識(shí)，如“純凈”之于水、“小肥羊”之于涮羊肉館；有聯(lián)系但不密切的，是暗示性標(biāo)識(shí)，如“舒膚佳”之于香皂、“飄柔”之于洗發(fā)水。

還有一些標(biāo)識(shí)，可稱為“類描述性標(biāo)識(shí)”。它們有與描述性標(biāo)識(shí)類似的法律地位，諸如單色13.Qualitex Company v. Jacobson Products Company, Inc., 514 U.S. 159 (1995).、姓名14.參見Mary LaFrance. Undersanding Trademark Law[M].LexisNexis.2009: 61. 但我國并不將姓名統(tǒng)一視作描述性標(biāo)識(shí)，而認(rèn)為姓名可能固有顯著性，參見黃暉.商標(biāo)法【M】.北京：法律出版社，2004：64。、商品外觀15.. Warmart案中，美國聯(lián)邦最高法院認(rèn)為之所以商品外觀獲得商標(biāo)保護(hù)以取得“第二含義”為前提，是因?yàn)橄M(fèi)者不會(huì)直接以此類標(biāo)識(shí)區(qū)分來源，而一般將其視作商品的裝飾。Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (2000).等，也被認(rèn)為無固有顯著性，可取得“第二含義”獲得顯著性。雖然有論者將之也歸類為描述性標(biāo)識(shí)，但這些標(biāo)識(shí)不具有固有顯著性的原因，并非與商品之間聯(lián)系過于密切，它們常常與商品類別毫無關(guān)系，即是臆造的或任意的，比如，黃綠色與干洗襯墊13間不存在任何緊密的聯(lián)系，而且也是一種獨(dú)特而不常見的設(shè)計(jì)。因此，它們的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不同于描述性標(biāo)識(shí)，但由于具有類似于描述性標(biāo)識(shí)的法律地位，本文稱之為“類描述性標(biāo)識(shí)”。下文對(duì)于描述性標(biāo)志的論述，同樣適用于類描述性標(biāo)識(shí)。

根據(jù)一些法官們的闡述，之所以給予上述標(biāo)識(shí)以類似描述性標(biāo)識(shí)的法律地位，是因?yàn)橄M(fèi)者一般將其視為商品的裝飾，不以之識(shí)別商品 。15筆者認(rèn)為，這種說法頗為武斷，因?yàn)榇蠖鄶?shù)附著于商品外觀的設(shè)計(jì)，包括顏色、包裝、裝潢等等，都既有裝飾價(jià)值，又有識(shí)別價(jià)值。尤其當(dāng)企業(yè)率先采用一種獨(dú)特的顏色、包裝或裝潢時(shí)，對(duì)消費(fèi)者而言，其識(shí)別來源的價(jià)值甚至?xí)^裝飾價(jià)值。因此，類描述性標(biāo)識(shí)，與其說是一種基于特定標(biāo)準(zhǔn)而劃定的類別，不如說意味著一種法律地位，真正的決定性因素，是立法者的利益衡量：所有不應(yīng)僅憑使用獲得商標(biāo)保護(hù)、但可以取得“第二含義”獲得商標(biāo)保護(hù)的標(biāo)識(shí)，都可劃入此類。

（二）制度目標(biāo)：保護(hù)消費(fèi)者免受誤導(dǎo)

該制度的目標(biāo)是對(duì)因無固有顯著性而拒絕直接保護(hù)的描述性標(biāo)識(shí)，在其建立起“第二含義”后給予保護(hù)。此項(xiàng)保護(hù)的目的和正當(dāng)性，在于保護(hù)消費(fèi)者免受誤導(dǎo)：“第二含義”意味著該標(biāo)識(shí)已在相關(guān)公眾中建立起實(shí)際的市場指向力，確切地指向某一商品來源，這時(shí)如仍拒絕保護(hù)，任由他人隨意使用，就會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而購買。

學(xué)界流行的說法是，獲得顯著性制度是為了保護(hù)標(biāo)識(shí)上已建立的商譽(yù)。筆者不太認(rèn)同此觀點(diǎn)。雖然對(duì)于取得“第二含義”的標(biāo)識(shí)進(jìn)行保護(hù)，確實(shí)客觀上保護(hù)了該標(biāo)識(shí)上積累的商譽(yù)，但并不能將保護(hù)商譽(yù)視為本制度的主要目標(biāo)或正當(dāng)性基礎(chǔ)。因商譽(yù)有不同范圍和不同程度，有世界范圍，也有街道范圍;有極為熟悉并喜愛，也有知曉但不熟等等，商譽(yù)是個(gè)范圍和程度都不確定的詞匯。所有商標(biāo)制度，可以說都是在保護(hù)商譽(yù)。對(duì)于一項(xiàng)具體制度而言，這種含義模糊籠統(tǒng)的說法，難以準(zhǔn)確描述該制度的制度定位，難以指引制度的具體操作，也難以辨認(rèn)制度的邊界。筆者認(rèn)為，對(duì)此類本該留在公有領(lǐng)域的標(biāo)識(shí)的保護(hù)之所以變得必要，是因?yàn)椴槐Ｗo(hù)就會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)商品來源發(fā)生混淆，將他人商品當(dāng)成取得“第二含義”者的商品而購買，是為了保護(hù)消費(fèi)者免受誤導(dǎo)。

因此，對(duì)描述性標(biāo)識(shí)而言，是否先使用無關(guān)緊要，重要的是先取得“第二含義”，即先建立實(shí)際的市場指向力。當(dāng)先使用者與先取得“第二含義”者發(fā)生矛盾，比如后使用者先知名，先取得第二含義者獲得商標(biāo)專有權(quán)，先使用者僅能保留某種先使用抗辯權(quán)。

（三）如何認(rèn)識(shí)“第二含義”

正如“顯著性光譜”起源于且主要用于對(duì)文字商標(biāo)的分類，“第二含義”也源于文字標(biāo)識(shí)，指字典含義之外的第二種含義。雖有以上語源，但“第二含義”的本質(zhì)是實(shí)際的來源指向力，即消費(fèi)者已經(jīng)將該標(biāo)識(shí)對(duì)應(yīng)于某確定的商品來源。16.參見美國《反不正當(dāng)競爭法重述》（Restatement of Unfair Competition）對(duì)“第二含義”的定義。一旦建立了實(shí)際的來源指向力，對(duì)消費(fèi)者而言，其標(biāo)識(shí)商品來源的意義其實(shí)已不是次于詞典含義的第二種含義，而成為首要的含義，即消費(fèi)者只要看到某類商品上的該標(biāo)識(shí)，會(huì)直接將之對(duì)應(yīng)于某確定的商品來源，而不會(huì)首先想起其詞典含義。

商標(biāo)法中有若干與知名度相關(guān)的制度，如馳名商標(biāo)、知名商品、有一定影響的商標(biāo)等，“第二含義”也表現(xiàn)為一定的知名度，與上述概念有何關(guān)聯(lián)和區(qū)別？

1. 用以認(rèn)定“知名”商標(biāo)的“第二含義”

《反不正當(dāng)競爭法》第5條第2項(xiàng)規(guī)定了未注冊(cè)商標(biāo)對(duì)他人仿冒性使用行為的禁止，前提是“知名”。這里的“知名”，指具有了實(shí)際的市場識(shí)別力，其實(shí)就是“第二含義”。這時(shí)的“第二含義”無對(duì)知名地域廣度的統(tǒng)一要求，并非一定要在省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)以上知名。其核心是原告商標(biāo)在被告地域內(nèi)是否已具有了“第二含義”。我國現(xiàn)在流行的以市級(jí)以上、省級(jí)以上等層級(jí)門檻認(rèn)定“知名”的方式，意在明晰門檻的高度，似乎簡單易行，實(shí)際背離了此項(xiàng)制度的初衷，個(gè)案中多有不公，也造成理論上的困擾。17.筆者在另一篇文章中對(duì)此有詳細(xì)論述，請(qǐng)參看劉麗娟.論自然使用的商標(biāo)的利益安排【J】.知識(shí)產(chǎn)權(quán),2013(3): 12-19。相關(guān)內(nèi)容，本文不再贅述。

2.用以獲得注冊(cè)的“第二含義”

“第二含義”用于獲得注冊(cè)（《商標(biāo)法》第11條第2項(xiàng)）時(shí)，是否有統(tǒng)一的地域要求呢？有觀點(diǎn)認(rèn)為以注冊(cè)為目標(biāo)的“第二含義”的認(rèn)定范圍，應(yīng)等同于馳名商標(biāo)認(rèn)定的地域范圍，是全國或全國大多數(shù)地區(qū)【7】。這個(gè)地域要求顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于《反不正當(dāng)競爭法》第5條第2項(xiàng)反仿冒的“知名”門檻所要求的地域廣度，其原因應(yīng)是注冊(cè)會(huì)授予全國性的獨(dú)占權(quán)，有權(quán)在全國范圍禁止他人的可能混淆的使用，自應(yīng)要求在全國范圍具有“第二含義”。日本學(xué)者也有同樣觀點(diǎn)【8】。

3. “馳名”門檻高于“第二含義”

就知名“地域廣度”而言，馳名商標(biāo)需要在全國大多數(shù)范圍馳名。也就是說，馳名商標(biāo)是個(gè)全國性概念，保護(hù)也及于全國，僅有局部性的知名度不足以成為“馳名商標(biāo)”【9】411-412。而“第二含義”代表著一種消費(fèi)者對(duì)該標(biāo)識(shí)的認(rèn)知狀態(tài)，即將該標(biāo)識(shí)對(duì)應(yīng)于一個(gè)確定商品來源，可發(fā)生于各種地域范圍，一省、一市、一縣、一鎮(zhèn)都皆可取得第二含義。根本上說，馳名商標(biāo)代表著相對(duì)確定的知名高度，“第二含義”一般并不代表確定的知名高度。

即使是在全國范圍的“第二含義”，其與“馳名商標(biāo)”仍有知名“程度”的區(qū)別：“馳名商標(biāo)”有熟知要求【7】117，而取得“第二含義”僅僅意味著公眾將該標(biāo)識(shí)對(duì)應(yīng)于特定的商品來源，并不要求“熟知”或具有“好感”等。因此，即使在相同地域，具有“第二含義”和“馳名”也不是一回事18.Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo& Co., 391 F.ed 1088, p1097. 在這個(gè)著名案例中，法官認(rèn)為，一個(gè)外國商標(biāo)引用《巴黎公約》的“馳名商標(biāo)”制度到美國獲得保護(hù)，該商標(biāo)在美國某地域已經(jīng)取得“第二含義”具有很強(qiáng)的說服力，但不足以認(rèn)定為“馳名商標(biāo)”，還必須證明在美國已有實(shí)質(zhì)數(shù)量的消費(fèi)者對(duì)該商標(biāo)達(dá)到熟悉程度。，馳名商標(biāo)意味著更高的知名度和聲譽(yù)。

三、兩個(gè)顯著性的關(guān)系

1. 區(qū)別

雖都被稱為顯著性，但兩個(gè)顯著性呈現(xiàn)出完全不同的狀態(tài)。

固有顯著性，是對(duì)于標(biāo)識(shí)將來能夠區(qū)分某類商品的預(yù)測，是對(duì)其區(qū)別力的預(yù)測。法律之所以需要預(yù)測標(biāo)識(shí)未來區(qū)別某類商品的能力，而不等待其在市場上的實(shí)際表現(xiàn)再作決定，如前文所論，是商標(biāo)先占確權(quán)的需要。

獲得顯著性雖也被稱為顯著性，但并非對(duì)區(qū)別力的預(yù)測，而是指市場上真正具有了識(shí)別力，標(biāo)識(shí)實(shí)際指向了確定的商品來源。獲得顯著性是對(duì)標(biāo)識(shí)具有了實(shí)際識(shí)別力的判斷和認(rèn)可，是對(duì)不具有區(qū)別力的標(biāo)識(shí)的一種彌補(bǔ)政策，往往意味著一定程度的知名度。保護(hù)獲得顯著性的商標(biāo)，體現(xiàn)了法律對(duì)市場實(shí)際狀況的尊重。這些標(biāo)識(shí)，可能是未通過固有顯著性審查但企業(yè)仍將之作為商標(biāo)使用，但更多的，是企業(yè)根本未將其作為商標(biāo)，卻逐漸產(chǎn)生了識(shí)別力，如商品的包裝裝潢等。因此，獲得顯著性制度，使得商標(biāo)保護(hù)不但遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了傳統(tǒng)的“商標(biāo)”標(biāo)識(shí)范疇，而且與企業(yè)是否將之作為商標(biāo)使用的主觀意志分離。

獲得顯著性的標(biāo)識(shí)，可作為商標(biāo)保護(hù)，但未必能獲得注冊(cè)，可保護(hù)與可注冊(cè)不完全重合，前者范圍遠(yuǎn)大于后者。注冊(cè)受到技術(shù)手段等的限制，總是將某些種類的商標(biāo)排斥在外，比如商業(yè)外觀，非指具體文字、圖案或色彩，而指整體的外觀，由于其保護(hù)難以落實(shí)到具體標(biāo)識(shí)，難以注冊(cè)；這種整體的外觀經(jīng)過長期使用完全可能取得“第二含義”，即消費(fèi)者一看到某種特征的外觀，就認(rèn)為其屬于某特定的來源，只要不具有功能性，就應(yīng)該保護(hù)，而這種保護(hù)又是反混淆意義上的，屬于商標(biāo)保護(hù)。

依邏輯而論，兩個(gè)顯著性，得其一即可保護(hù)，兩者的關(guān)系應(yīng)是“或者”而非“并且”。獲得顯著性針對(duì)的應(yīng)是無固有顯著性的標(biāo)識(shí)。案件中，或者討論是否固有顯著性，或者討論在沒有固有顯著性的情況下是否獲得了顯著性，而不應(yīng)討論固有顯著性的標(biāo)識(shí)取得“第二含義”即獲得了顯著性問題。但這種邏輯關(guān)系只適用于使用制國家，注冊(cè)制國家頗為不同。以我國而言，所有未注冊(cè)商標(biāo)，包括固有顯著性標(biāo)識(shí)，禁止他人使用（不包括對(duì)注冊(cè)的禁止）的前提是“知名”（《反不正當(dāng)競爭法》第5條第2項(xiàng)），“知名”指實(shí)際的市場指向力，而“第二含義”已逐漸成為實(shí)際市場指向力的代名詞，“第二含義”的適用場合擴(kuò)張至所有需要借助“市場實(shí)際指向力”進(jìn)行分析的場合。也是因此，產(chǎn)生了“第二含義”在我國成為所有未注冊(cè)商標(biāo)禁止他人使用行為的前提。我國司法實(shí)踐中，常會(huì)出現(xiàn)諸如某商品外觀非常獨(dú)特，固有顯著性，且經(jīng)過長期使用，取得了“第二含義”因此應(yīng)予以保護(hù)的提法，19.意大利費(fèi)列羅公司與蒙特莎食品有限公司再審案，（2006）民三提字第3號(hào)。案中，法官認(rèn)為費(fèi)列羅公司巧克力獨(dú)特的外包裝固有顯著性，且經(jīng)過長期使用，已使相關(guān)公眾將該包裝裝潢與費(fèi)列羅公司巧克力產(chǎn)品聯(lián)系起來，因此，屬于“特有“包裝裝潢。這種提法并無邏輯問題，而是“第二含義”一詞在長期使用中含義發(fā)生以上偏移所致，這也應(yīng)是德國《商標(biāo)與商業(yè)標(biāo)識(shí)保護(hù)法》第4條關(guān)于未注冊(cè)商標(biāo)獲得商標(biāo)專用權(quán)的前提“Verkehrsgeltung”（英文直譯“public recognition”）被意譯為“第二含義”并受到廣泛認(rèn)可的原因【7】。

有觀點(diǎn)認(rèn)為“消費(fèi)者會(huì)認(rèn)為注冊(cè)商標(biāo)是在標(biāo)識(shí)來源，都固有顯著性；未注冊(cè)商標(biāo)，消費(fèi)者一般不會(huì)認(rèn)為其在標(biāo)識(shí)來源，必須具有第二含義方可作為商標(biāo)保護(hù)。”20.參見Vibrant Sales, Inc. v. New Body Technique, Inc., 652 F.2d 299, 303-304 (1981).此觀點(diǎn)高估了消費(fèi)者對(duì)注冊(cè)標(biāo)記的敏感度。真實(shí)的消費(fèi)者不是商標(biāo)專家，對(duì)各種標(biāo)記的認(rèn)知模糊，既不會(huì)絕對(duì)地認(rèn)為所有添加了注冊(cè)標(biāo)記的都是商標(biāo)，如消費(fèi)者不會(huì)認(rèn)為“咖啡伴侶”是商標(biāo)，即使右側(cè)添加了注冊(cè)標(biāo)記，而主要是依靠“雀巢”商標(biāo)識(shí)別來源；也不會(huì)自動(dòng)排除未注冊(cè)商標(biāo)，如消費(fèi)者對(duì)于超市貨架上玲瑯滿目的商品，往往以商品包裝外形識(shí)別，而不仔細(xì)辨認(rèn)商標(biāo)。此觀點(diǎn)以是否注冊(cè)代替市場上真實(shí)的消費(fèi)者認(rèn)知，用錯(cuò)了標(biāo)準(zhǔn)。何況獲得注冊(cè)的不止固有顯著性標(biāo)識(shí)，無固有顯著性標(biāo)識(shí)，在取得“第二含義”后也可獲得注冊(cè)。當(dāng)然，隨著公眾對(duì)商標(biāo)標(biāo)記或 TM的敏感度增加，公眾開始習(xí)慣于尋找附有商標(biāo)標(biāo)記的標(biāo)識(shí)并以之識(shí)別商品。即使如此，加注商標(biāo)標(biāo)記，也僅是提高了相關(guān)公眾以之識(shí)別商品的可能，而非必然，相關(guān)公眾的實(shí)際認(rèn)知仍是固有顯著性的唯一判斷依據(jù)。上述觀點(diǎn)雖在使用制國家中明顯不正確，但在注冊(cè)制國家似乎倒說得通，我國注冊(cè)程序嚴(yán)格，很難撤銷，這意味著只要獲得注冊(cè)，其固有顯著性的認(rèn)定基本成為定局；而且我國對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)確實(shí)需要獲得“第二含義”（確定的市場指向力）方能禁止他人在其知名區(qū)域內(nèi)的使用。

2.顯著性與標(biāo)識(shí)類型

顯著性判斷中有兩種傳統(tǒng)。在歐共體，顯著性的判斷一向不與標(biāo)識(shí)類型掛鉤，不論是文字、圖形、亦或數(shù)字，不統(tǒng)一預(yù)設(shè)某種類型的標(biāo)識(shí)有或沒有固有顯著性，而是在個(gè)案中，根據(jù)標(biāo)識(shí)具體圖樣，聯(lián)系商品類型判斷，關(guān)鍵是以相關(guān)公眾的一般注意力，是否可能以該標(biāo)識(shí)區(qū)分商品，即所謂“同等審查原則”【10】。而美國有整體否定某些特殊類型標(biāo)識(shí)的固有顯著性的傳統(tǒng)，比如姓名、單色、商品外觀等。

商標(biāo)保護(hù)客體一直呈擴(kuò)張之勢，面對(duì)新的類型，上述兩種傳統(tǒng)的分歧非常明顯。如就商品外觀而言，美國聯(lián)邦最高法院在2000年Warmart案15中明確，商品外觀是商品本身，消費(fèi)者一般不會(huì)以之區(qū)分商品來源，不固有顯著性，在無功能性的前提下，必須取得“第二含義”方能給予商標(biāo)保護(hù)。此態(tài)度得到美國大多數(shù)聯(lián)邦巡回上述法院的支持。而歐共體法院在包括寶潔公司系列洗衣片案在內(nèi)的若干案件中卻一再表示：“此類標(biāo)識(shí)（洗衣片的形狀）的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與其他種類的商標(biāo)相同，并不要求更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，但由于消費(fèi)者并不習(xí)慣將商品的外形作為識(shí)別出處的標(biāo)志，比起圖文商標(biāo)，產(chǎn)品外形商標(biāo)產(chǎn)生顯著性的難度顯然更難”。就顏色而言，歐共體也持同樣態(tài)度，單色，只要能被公眾認(rèn)為可以表示特定的出處，就可以被認(rèn)為具有顯著性，但沒有經(jīng)過使用就具有顯著性的可能性非常小【10】471，474。也就是說，歐共體雖然認(rèn)為商品外觀、單色等固有顯著性可能性較小，但只是門檻提高而已，而非全面否定其固有顯著性。

兩種做法中，美國方案偏重效率，難免犧牲個(gè)案公正。因?yàn)橛行┥唐吠庥^如此獨(dú)特以致于消費(fèi)者主要以外觀而非商標(biāo)區(qū)分來源，而要求建立“第二含義”對(duì)商家來說是相當(dāng)高的市場成功要求和舉證責(zé)任要求，難免不公。歐共體方案關(guān)注個(gè)案公平，但法官必須對(duì)無數(shù)的商品外觀是否具有固有顯著性進(jìn)行分析，其顯著性判斷甚至不同于一般文字商標(biāo)的顯著性判斷，而商品外觀還總是伴隨著非功能性分析，既困難，效率又低下。就我國來說，明顯追隨了美國模式。如在《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》中，明確將單色排除出去。再如，我國2010年“晨光案”21.寧波微亞達(dá)制筆有限公司與上海中韓晨光文具制造有限公司再審案，(2010)民提字第16號(hào)。將“形狀構(gòu)造類裝潢”統(tǒng)一劃入無固有顯著性行列，必須取得“第二含義”方可予以商標(biāo)保護(hù)。

3.顯著性與美學(xué)功能性

功能性的內(nèi)涵和判斷標(biāo)準(zhǔn)歷經(jīng)發(fā)展。最初的功能性，指的是技術(shù)功能性，不過是為了避免借商標(biāo)權(quán)無限期壟斷技術(shù)，讓技術(shù)留在門檻高、期限短的專利法領(lǐng)域，判斷標(biāo)準(zhǔn)主要是該設(shè)計(jì)是否為實(shí)現(xiàn)某種技術(shù)效果所必須，或者影響著產(chǎn)品的成本或質(zhì)量。22.Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844 (1982).功能性逐漸擴(kuò)張至非技術(shù)領(lǐng)域，引入了美學(xué)功能性。

美學(xué)功能性的最大難點(diǎn)在于：什么是美學(xué)功能性？美國1938年《侵權(quán)法重述》如此規(guī)定美學(xué)功能性：“當(dāng)消費(fèi)者購買某商品主要是因其美麗的外觀，那些著力于增強(qiáng)該商品美感的設(shè)計(jì)，就具有功能性，因其有助于商品所要達(dá)到的目標(biāo)?！币虼耍缹W(xué)功能性的最初作用是將工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)排除出商標(biāo)保護(hù)。該標(biāo)準(zhǔn)在個(gè)別案件中為法官所實(shí)踐。23.Pagliero et al. v. Wallace China Co., Limited，198 F.2d 339（1952）.該案中，法官認(rèn)為當(dāng)美感為該類商品的“基本消費(fèi)需求”（basic consumer demand），而某設(shè)計(jì)對(duì)于該商品是“商業(yè)成功的重要原因”時(shí)，這種設(shè)計(jì)就具有美學(xué)功能性，不能獲得商標(biāo)保護(hù)，因此拒絕對(duì)瓷器的精美外觀給予商標(biāo)保護(hù)，即使已經(jīng)建立起第二含義。問題是，依照此標(biāo)準(zhǔn)，拒絕以商標(biāo)法保護(hù)富有美感的商品外觀設(shè)計(jì)，但卻對(duì)少有美感的外觀設(shè)計(jì)授予商標(biāo)保護(hù)，結(jié)果不合常理，因此遭到幾乎所有法院的拒絕【11】320,【12】27。權(quán)威商標(biāo)法學(xué)者J. Thomas McCarthy認(rèn)為，單純美化性的外觀沒有固有顯著性，但可通過取得“第二含義”獲得顯著性，即使該外觀獲得消費(fèi)者的特別喜愛而使其具有了競爭優(yōu)勢，也不應(yīng)改變上述結(jié)論，從而拒絕美學(xué)功能性概念【13】。

在美國聯(lián)邦最高法院于Qulitex案13和Trafix案24.Traffix Devices, Inc., v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23(2001).中接連表態(tài)后，“是否為競爭必須”逐漸成為美學(xué)功能性的主流標(biāo)準(zhǔn)，核心是該設(shè)計(jì)對(duì)于某類商品是否會(huì)帶來無關(guān)商譽(yù)的競爭優(yōu)勢。至此，美學(xué)功能性含義及制度目標(biāo)相比1938年《侵權(quán)法重述》的規(guī)定發(fā)生根本性變化，已不再是為了將工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)排除出商標(biāo)保護(hù)，而在于有些外觀雖無技術(shù)上的功能，但其對(duì)于本行業(yè)競爭如此重要，將之私有，會(huì)導(dǎo)致其他企業(yè)陷入與商譽(yù)無關(guān)的重大不利地位，從而需要將這些外觀徹底排除于商標(biāo)法保護(hù)。13以此為標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)出現(xiàn)諸多被認(rèn)為具有美學(xué)功能性的判例，如紅色對(duì)于治療心臟病藥物、綠色于田野機(jī)械、黑色于發(fā)動(dòng)機(jī)、藍(lán)色于肥料（肥料主要成分為氮，氮呈藍(lán)色）、心形之于項(xiàng)墜等。

此種美學(xué)功能性同樣面對(duì)質(zhì)疑，“為競爭所必需”同樣也是“通用標(biāo)識(shí)”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，就上述被認(rèn)定的具有美學(xué)功能性的外觀或顏色而言，也可將之認(rèn)定為通用標(biāo)識(shí)，同樣能達(dá)到徹底拒絕商標(biāo)保護(hù)的效果。很多被認(rèn)為屬于通用標(biāo)識(shí)而拒絕保護(hù)的案例，其他法院完全可能以具有功能性拒絕保護(hù)，反之亦然【11】600。美學(xué)功能性有何必要？

著名商標(biāo)法學(xué)者Graeme B. Dinwoodie教授提出：顯著性以消費(fèi)者是否以之識(shí)別來源為唯一標(biāo)準(zhǔn)，不得壟斷必備資源等競爭性考量則留給功能性【11】501-508。倘如此界定顯著性，則那些能識(shí)別來源卻因其“競爭所必須”不能予以商標(biāo)保護(hù)的設(shè)計(jì)，確需建立一個(gè)美學(xué)功能性制度拒絕商標(biāo)保護(hù)。但此觀點(diǎn)只是一種學(xué)者構(gòu)想的理想模型，低估了競爭性考量對(duì)顯著性光譜分類的現(xiàn)實(shí)影響，比如，描述性標(biāo)識(shí)與暗示性標(biāo)識(shí)實(shí)質(zhì)都帶有某種對(duì)商品的描述性，對(duì)區(qū)分起決定作用的仍是對(duì)競爭的影響，即該標(biāo)識(shí)對(duì)同行業(yè)的企業(yè)參與競爭的重要性程度，或者是否有充分的替代性標(biāo)識(shí)。通用標(biāo)識(shí)與描述性標(biāo)志的區(qū)分，競爭性考量和相關(guān)各方的利益衡量同樣占重要地位，并不僅僅是從消費(fèi)者的認(rèn)知來判斷的。若將競爭性考量排除出顯著性判斷，則會(huì)從根本上動(dòng)搖顯著性的制度框架。

因此，美學(xué)功能性的存在價(jià)值一再遭受質(zhì)疑，最近的案子中，第五聯(lián)邦巡回上述法院再次堅(jiān)持自己的拒絕。25.Board of Supervisors for Louisiana State University v. Smack Apparel Co., 550 F.3D 465 (2008).本文認(rèn)為，第一種美學(xué)功能性，確有自身獨(dú)立的制度目標(biāo)和判斷標(biāo)準(zhǔn)，核心是將美感的設(shè)計(jì)留在外觀設(shè)計(jì)專利領(lǐng)域，不以商標(biāo)保護(hù)，本質(zhì)是拒絕以多種法律重復(fù)保護(hù)外觀設(shè)計(jì)。但這種拒絕多重保護(hù)的思維缺乏足夠的正當(dāng)性，已逐漸被拋棄；第二種美學(xué)功能性，雖克服了上述問題，制度目標(biāo)具有足夠的正當(dāng)性，但商標(biāo)法中已有顯著性制度中的通用標(biāo)識(shí)制度解決此問題，且該理論在實(shí)施中引起混亂，26.比如，未經(jīng)許可將Audi和Volkswagen商標(biāo)使用在自己生產(chǎn)的汽車零件上的被告，聲稱原告兩商標(biāo)是消費(fèi)者購買本商品的主要原因，從而具有美學(xué)功能性，AU-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of America, Inc., 457 F.3d 1062(2006)；另一案中，被告在其生產(chǎn)的T恤上使用了原告大學(xué)聯(lián)盟足球比賽的標(biāo)識(shí)，聲稱這些標(biāo)識(shí)具有美學(xué)功能性而不構(gòu)成侵權(quán)。Board of Supervisors for Louisiana State Univ. v. Smack Apparel Co., 550 F.3d 465(2008).兩案中，法官都未支持被告的功能性抗辯。無獨(dú)立存在的必要和價(jià)值。

結(jié)語

商標(biāo)法在各種時(shí)代所面臨的各種困惑，似乎都是因?qū)締栴}的認(rèn)識(shí)不足。商標(biāo)本身的符號(hào)性使得其保護(hù)理念與著作權(quán)專利權(quán)大相徑庭，究竟為何保護(hù)這個(gè)符號(hào)？這個(gè)符號(hào)獲得保護(hù)應(yīng)具備何種條件？商標(biāo)保護(hù)范圍擴(kuò)大，將一些非符號(hào)的外觀（如商品外觀、包裝、顏色等）引入商標(biāo)保護(hù)，如何在對(duì)這些非符號(hào)進(jìn)行符號(hào)性保護(hù)的同時(shí)，防止以商標(biāo)名義進(jìn)行專利權(quán)式、著作權(quán)式的保護(hù)，種種貌似新問題的解決，都依靠對(duì)基本制度的既準(zhǔn)確又靈活的把握，本文探討顯著性，正是這樣一種努力。

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