■ 國家知識產(chǎn)權局專利局材料工程發(fā)明審查部 尹雪英 劉愛軍

《專利法》第九條第一款規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。從立法本意上講，禁止重復授權是對專利獨占性的保護，也是鼓勵發(fā)明創(chuàng)造、保護公共利益的重要方式。從專利權人的角度來說，在授予專利權后，專利權人可以憑借在一定期限內(nèi)通過實施許可來獲得一定的經(jīng)濟收益，如果出現(xiàn)重復授權，專利權人的利益就缺乏有效保障。從公眾角度來看，專利重復授權意味著不合理地提高了實施該發(fā)明創(chuàng)造的成本。因此，不得重復授予專利權是有專利制度國家的一項基本原則。

一、我國禁止專利重復授權的法律體系

我國禁止專利重復授權原則是一個由多項子原則形成的“集合”，其中，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項專利權”是核心原則，也是最后一道防線。首先，對于申請人先后就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出了兩份或兩份以上專利申請的情形，可由“先申請原則”來防止專利重復授權。也就是說，對于涉及同樣發(fā)明創(chuàng)造的兩件或兩件以上的專利申請，如果在先申請是抵觸申請（指在申請日以前，任何單位或個人就同樣的技術已向?qū)＠姓块T提出過申請，并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中，那么這一申請就為被審查之申請的抵觸申請）或已經(jīng)構成在后申請的現(xiàn)有技術，應當根據(jù)“新穎性原則”或“抵觸申請原則”進行《專利法》第二十二條第二款的審查。在審查實踐中，《專利法》第九條只作為一種補充措施，用于解決專利法第二十二條第二款不能適用的情形，來避免對同樣的發(fā)明創(chuàng)造重復授權。

二、審查實踐中的法律實務處理

1.審查實踐中的通常處理方法

表1列出了審查實踐中對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的通常處理方法。

表1 禁止重復授權的法律實務處理一覽表

需要強調(diào)的是，表1中的“申請人相同”不包括申請人部分相同的情況。且在審查實踐中，如果有證據(jù)表明申請人與專利權人的不同是因變更所致，且二者申請日相同，則對該申請應當使用《專利法》第九條第一款發(fā)出審查意見通知書，要求該申請人與專利權人進行協(xié)商，協(xié)商不成，駁回該申請。

2.涉及發(fā)明與實用新型“轉(zhuǎn)換保護”機制思考

《專利法》第九條中規(guī)定了實用新型和發(fā)明的轉(zhuǎn)換保護方法：對于同一申請人同日（僅指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型又申請發(fā)明專利的，在先獲得的實用新型專利權尚未終止，并且申請人在申請時分別做出說明的，除通過修改發(fā)明專利申請外，還可以通過放棄實用新型專利權避免重復授權。

目前，對于上述規(guī)定中有無必要增加“在先獲得的實用新型專利權已經(jīng)終止”這一限制條件說法不一。按現(xiàn)行審查指南規(guī)定，如果先獲得的實用新型專利權已經(jīng)終止或者放棄，則不能通過放棄實用新型專利權來授予發(fā)明專利權。有學者認為增加這一限制條件是為了避免已終止的專利權被再次授予專利權，因為專利權終止意味著該專利技術進入公有領域，任何人都能無償使用。而將已進入公有領域的技術再授予專利權，這對公眾來說有失公平。

針對上述觀點，筆者認為專利制度的設立是為了在專利權人與社會公眾之間尋找利益平衡點，因此，假如刪除這一限制條件也不會對公眾造成影響，那么增加該條件就是不合理的。事實上，即使在發(fā)明專利授權以前實用新型專利權終止，也不意味著所保護的技術方案已經(jīng)進入公有領域。第一，按《專利法》第九條規(guī)定，同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出發(fā)明和實用新型專利權申請的，從申請日起到授權前都處于“臨時保護期”，無論實用新型處于什么狀態(tài)。并且，申請人在提出發(fā)明專利和實用新型申請時還分別作出了說明，國務院專利行政部門依據(jù)《專利法實施細則》第四十一條在公告授予實用新型專利權時，同時也公告了申請人同時申請了發(fā)明專利的說明。因此，公眾即使看到實用新型專利權已經(jīng)終止，也應了解并不意味著該項技術已經(jīng)進入公有領域可以自由無償使用。第二，有案例表明進入公有領域的專利權并不一定能夠被他人自由使用，理由是該項技術可能仍然屬于其他專利權的保護范圍。

綜上所述，筆者認為在實際審查工作中，對于上述特殊情況可以做如下處理：如果在先獲得的實用新型專利權已終止，則該申請可獲得專利權，如果在先獲得的實用新型專利權尚未終止，還可以通過放棄實用新型專利權來避免重復授權。

禁止重復授權是專利制度的基本原則，本文以《專利法》、《專利法實施細則》為基礎，依據(jù)《審查指南》的相關規(guī)定，對禁止重復授權問題的各種情況給出了審查中的實務處理并做了總結，可以為代理人以及申請人在申請過程中提供參考。

（注：劉愛軍等同于第一作者。本文為國家自然科學基金資助項目，編號為國家自然科學基金（41004004））。※