對專利法實(shí)施細(xì)則第51條第1款的把握

何明倫

2010.10.31日提交了相同的權(quán)利要求1-15，并陳述修改的權(quán)利要求1-15相對于對比文件具有創(chuàng)造性。二通時(shí)，審查員指出修改的權(quán)利要求1-15并非是針對審查員一通提出的審查意見而作出的修改，而是一組新的權(quán)利要求，屬于《審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)中規(guī)定的第（4）項(xiàng)和第（5）項(xiàng)的情形，故修改時(shí)提交的權(quán)利要求1-15不符合專利法實(shí)施細(xì)則第51條第3款的規(guī)定，不予接受。2011.5，申請人打電話與審查員進(jìn)行溝通，澄清了2010.8.5提交的修改文本是屬于主動(dòng)修改期內(nèi)的第二次主動(dòng)修改文件。審查員接受了權(quán)利要求1-15，對其進(jìn)行繼續(xù)審查。之后，申請人針對審查員后續(xù)通知書指出的其他形式問題進(jìn)行修改，使本案走向了授權(quán)。（轉(zhuǎn)下頁）

綜上，不論是一次修改還是多次修改，只要是符合細(xì)則第51條第1款規(guī)定的主動(dòng)修改文件，審查員都應(yīng)當(dāng)接收，并根據(jù)申請人的多次主動(dòng)修改意見確定審查文本。審查員應(yīng)仔細(xì)閱讀申請人陳述中關(guān)于主動(dòng)修改的意見以確定哪些是主動(dòng)修改文件。本案中，2010.8.5申請人在意見陳述中陳述了對權(quán)利要求書進(jìn)行主動(dòng)修改，但審查員遺漏了該陳述意見，仍然將其作為申請人針對一通的答復(fù)，從而沒有察覺申請人的第二次主動(dòng)修改。

結(jié)束語

專利法實(shí)施細(xì)則第51條第1款和第51條第3款分別規(guī)定了主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)和答復(fù)審查意見通知書的修改方式，這兩個(gè)條款并不是相互獨(dú)立的，而是互相影響的。主動(dòng)修改時(shí)機(jī)的把握對于審查文本的確定具有決定性作用，并對修改文本是否能被審查員接受產(chǎn)生重要影響。

審查員應(yīng)盡量在主動(dòng)修改期滿之后發(fā)出一通審查意見，避免申請人