胡濱斌

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定牌加工商標侵權(quán)認定若干問題之反思
——以“無錫艾弗公司訴香港鱷魚恤公司”案為例

胡濱斌*

目次

一、“無錫艾弗公司訴香港鱷魚恤公司”案基本案情

二、商標獨立性在定牌加工商標侵權(quán)認定中的適用

三、定牌加工商標侵權(quán)認定中的歸責原則及過錯判斷

四、混淆可能性在定牌加工商標侵權(quán)認定中的適用

(一) TRIPS協(xié)議對混淆可能性的規(guī)定

(二) 不同的立法模式

(三) 修改前我國《商標法》及司法解釋的態(tài)度

(四) 我國新《商標法》的有關(guān)規(guī)定

(五) 小結(jié)

定牌加工法律適用涉及諸多商標法基礎(chǔ)理論問題。在“無錫艾弗公司訴香港鱷魚恤公司”案中，法院從商標地域性、侵權(quán)過錯及是否具有混淆情形等角度，確認原告不侵權(quán)。但是，這些理由都無法成立。根據(jù)修改前的《商標法》及其司法解釋，混淆可能性并不是判定商標侵權(quán)的必要條件；《商標法》第三次修改后，混淆可能性正式寫入該法，但其在商標侵權(quán)判定中的地位并無實質(zhì)改變。定牌加工主體應當謹慎審查其定牌加工所使用的商標。

定牌加工 商標 獨立性 過錯 混淆可能性

涉外定牌加工(以下簡稱“定牌加工”)行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)？這個問題對知識產(chǎn)權(quán)法理論界和實務部門的困擾由來已久。2014年5月1日我國新《商標法》施行前，*迄今為止，《商標法》已經(jīng)歷經(jīng)三次修改。1982年8月23日第五屆全國人大常委會第二十四次會議通過《商標法》，這是新中國歷史上第一部《商標法》。1993年2月22日第七屆全國人大常委會第三十次會議對《商標法》做出第一次修改；2001年10月27日，為了適應加入世界貿(mào)易組織的需要，第九屆全國人大常委會第二十四次會議對《商標法》進行了第二次修改； 2013年8月30日第十二屆全國人大常委會第四次會議第三次修改了《商標法》，并于2014年5月1日正式施行。與定牌加工相關(guān)的案件不絕于耳。這些糾紛的起因基本相似：在來料加工和來樣加工等國際貿(mào)易中，中國境外的商標權(quán)人委托內(nèi)地企業(yè)在產(chǎn)品上使用其在境外合法擁有的商標(俗稱“貼牌生產(chǎn)”)，合同約定貼牌產(chǎn)品不在中國境內(nèi)銷售，而僅僅用于出口。但是，相應商標的中國注冊人認為，此種行為侵犯了其依照中國法律所享有的注冊商標專用權(quán)。按理說，對于這些案情基本相同的案件，各地人民法院應做出理由和結(jié)果大體一致的判決。但遺憾的是，各級地方人民法院對定牌加工商標侵權(quán)認定案件莫衷一是，分歧甚大。而法學理論界對此也爭論不休。

2014年3月13日，上海市浦東新區(qū)人民法院(以下簡稱“浦東法院”)在“蘇州市協(xié)安貿(mào)易有限公司與鱷魚恤有限公司確認不侵害商標權(quán)糾紛案”中，*上海市浦東新區(qū)人民法院(2013)浦民三(知)初字第336號民事判決書。判決原告蘇州市協(xié)安貿(mào)易有限公司的定牌加工行為沒有侵害被告鱷魚恤有限公司的商標權(quán)。這是繼2011年3月頗具影響的“無錫艾弗公司訴香港鱷魚恤公司”案后，上海法院又一次判決定牌加工行為不侵害商標權(quán)。筆者觀察到，近幾年來，上海法院系統(tǒng)尤其是浦東法院，對于定牌加工商標侵權(quán)認定的案件，無論是法律理由還是審判結(jié)果，大體上都沿用“無錫艾弗公司訴香港鱷魚恤公司”案的模式。該案判決后，曾經(jīng)引起廣泛的關(guān)注，很多媒體進行了報道，不少人對此案的判決持肯定態(tài)度。該案的主審法官在《人民法院報》上發(fā)表了論文《經(jīng)授權(quán)的涉外定牌加工行為不侵權(quán)》*倪紅霞、郭杰：《經(jīng)授權(quán)的涉外定牌加工行為不侵權(quán)》，載《人民法院報》2012年3月1日，第7版。，進一步擴大了其影響力。依筆者之見，定牌加工商標侵權(quán)認定的法律適用涉及商標法的諸多基礎(chǔ)理論問題。在具體分析過程中，體現(xiàn)出分析者對于這些基礎(chǔ)理論問題的理解。鑒于“無錫艾弗公司訴香港鱷魚恤公司”案在定牌加工商標侵權(quán)認定案件中的代表性，本文將以該案為分析對象，結(jié)合新舊《商標法》的規(guī)定，對定牌加工行為涉及的商標法相關(guān)問題進行探討。

一、“無錫艾弗公司訴香港鱷魚恤公司”案基本案情

該案原告為無錫艾弗國際貿(mào)易有限公司(簡稱“無錫艾弗公司”)，被告為香港鱷魚恤有限公司(簡稱“香港鱷魚恤有限公司”)。

原告無錫艾弗公司訴稱，自己是一家從事服裝定牌加工的企業(yè)，多年來接受韓國艾弗公司和韓國亨籍公司委托，加工經(jīng)新加坡鱷魚公司授權(quán)的鱷魚牌服裝，這些服裝根據(jù)訂單全部出口至韓國，不在中國國內(nèi)銷售。2010年2月，上海海關(guān)做出《扣留侵權(quán)嫌疑貨物告知書》，告知無錫艾弗公司：香港鱷魚恤有限公司發(fā)函認為無錫艾弗公司在上海海關(guān)報關(guān)出口的女士牛仔褲涉嫌侵犯其所擁有的“CROCODILE”注冊商標專用權(quán)，海關(guān)因而扣留了該批女士牛仔褲。無錫艾弗公司提出，該批牛仔褲上使用的“Crocodile及圖”商標和“CROCODILE”商標系新加坡鱷魚公司在韓國注冊，該商標權(quán)人與韓國亨籍公司簽訂了商標許可協(xié)議，委任韓國亨籍公司為其僅限于韓國境內(nèi)使用上述商標的成衣制造商，韓國亨籍公司委托韓國艾弗公司代為制造鱷魚牌服裝，并確認韓國艾弗公司可以委托無錫艾弗公司在中國定牌加工，并將加工后的產(chǎn)品全部直接出口至韓國，所以無錫艾弗公司認為，自己只是依合同要求加工該批牛仔褲，該批品牌服裝在中國國內(nèi)沒有任何銷售，因而不可能造成中國國內(nèi)相關(guān)公眾的混淆和誤認，不應被認定為商標侵權(quán)。因此無錫艾弗公司請求法院判令：確認原告沒有侵犯被告所擁有的“Crocodile及圖”和“CROCODILE”注冊商標專用權(quán)。*參見上海市浦東新區(qū)人民法院(2010)浦民三(知)初字第146號民事判決書。

浦東法院經(jīng)審理后認定無錫艾弗公司的行為是典型的定牌加工行為，沒有侵犯香港鱷魚恤公司之注冊商標專用權(quán)。法院的主要理由是：無錫艾弗公司使用涉案商標具有境外商標權(quán)人的合法授權(quán)，因而無商標侵權(quán)的主觀故意和過錯，更重要的是，認定商標侵權(quán)行為應當結(jié)合是否會使相關(guān)公眾對商品產(chǎn)生混淆或誤認來進行綜合判斷，原告的定牌加工行為并未造成市場混淆，也未對被告造成影響及損失。*參見上海市浦東新區(qū)人民法院(2010)浦民三(知)初字第146號民事判決書。

二、商標獨立性在定牌加工商標侵權(quán)認定中的適用

商標獨立性的基本含義是“不同國家法律下的商標是一個獨立的法律存在，商標權(quán)只依據(jù)內(nèi)國法在每個國家存在”。*Topps Co.，Inc.v.Cadbury Stani S.A.I.C.，526 F.3d 63，70，86 U.S.P.Q.2d 1821 (2d Cir.2008).換言之，根據(jù)一國法律取得的商標權(quán)，僅在該國領(lǐng)域內(nèi)有效。即使在簽有國際公約或雙邊互惠協(xié)定的情形下，各國各地區(qū)的商標權(quán)仍是相對獨立的，其他國家對非本國授予、注冊的商標權(quán)沒有保護的義務。1883年《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》(以下簡稱《巴黎公約》)簽訂時，商標獨立性原則即得到確立。以后《巴黎公約》歷次修改的文本都堅持這一原則。我國加入的《巴黎公約》1967年斯德哥爾摩文本同樣持這一立場。同時，世界貿(mào)易組織《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》(TRIPS協(xié)議)第2條規(guī)定：就本協(xié)議第二、第三和第四部分而言，各成員應當遵守巴黎公約(1967年)第1條至第12條和第19條的規(guī)定。本協(xié)議第一至第四部分的任何規(guī)定均不應減損各成員之間根據(jù)《巴黎公約》《伯爾尼公約》《羅馬公約》和《關(guān)于集成電路的知識產(chǎn)權(quán)條約》可能已經(jīng)相互承擔的義務。*國家知識產(chǎn)權(quán)條法司編：《最新專利國際條約匯編(上)》，湯宗舜譯校，知識產(chǎn)權(quán)出版社2002年版，第136～174頁。這意味著TRIPS協(xié)議將《巴黎公約》的主要實體條款納入其中。因此，商標獨立性也為TRIPS協(xié)議所認可和要求。作為TRIPS協(xié)議的成員，中國應當將商標獨立性作為本國商標法的基本原則之一。根據(jù)該原則，中國和韓國的商標相互獨立，韓國商標權(quán)人就某一商標標識所享有的注冊商標專用權(quán)只在韓國有效，不能在其他國家包括中國行使或主張該項權(quán)利。

根據(jù)以上分析，如果A公司在中國注冊的商標與B公司在外國注冊的商標相同，那么，這個標識在中國發(fā)生的使用行為只受中國商標權(quán)的控制。換言之，外國商標權(quán)人無權(quán)以其在該外國有注冊商標專用權(quán)為由，對中國境內(nèi)的標識主張商標法上的權(quán)利。但在“無錫艾弗公司訴香港鱷魚恤公司”案中，浦東法院認為，“原告申報出口的服裝上使用的商標是新加坡鱷魚公司在韓國合法注冊的商標，核定使用商品為長褲、牛仔褲等，境外公司在委托原告加工的女褲上使用涉案商標的行為并未超出商標核定使用的范圍”。以上文字表面看來似乎有一定道理，細致推敲就可以發(fā)現(xiàn)判決書實際上隱含著對于商標獨立性原則的誤解。

正如有學者指出，知識產(chǎn)權(quán)的無形性使其“不能像有形財產(chǎn)那樣可被認知與界定，而需要經(jīng)濟法律的直接確認”。*王春燕：《論知識產(chǎn)權(quán)地域性與知識產(chǎn)權(quán)國際保護》，載《中國人民大學學報》1996年第3期。更確切地說，商標權(quán)的客體之無形性，導致相同的標識無法加以特定化。在這一點上，商標權(quán)的客體與物權(quán)的客體殊為不同。在物權(quán)領(lǐng)域，即便是種類物也是可以特定化的。但商標標識并不如此。某一既定的標識，只要在中國使用，嚴格而言，就不能說其使用的是在某外國注冊的商標，只能說，使用人使用的標識與某外國注冊的商標相同或近似；否則就違反了商標獨立性原則。也許在有些人看來，這近乎是咬文嚼字，但在筆者看來，這是法律適用必要的嚴謹，也體現(xiàn)了對于商標法原理的理解。在定牌加工案件中，如果分析判斷者對商標獨立性沒有較為深刻的理解，其后的分析往往會成為建立在沙灘上的高樓。

其實，在定牌加工合同中，委托人在國外是否具有注冊商標專用權(quán)并不重要。如果一個境外委托人在中國境外并沒有注冊商標，卻委托中國境內(nèi)企業(yè)定牌加工某項產(chǎn)品，在商標法上，只要所使用的標識沒有侵犯中國商標權(quán)人的專用權(quán)，本身是沒有問題的。商標法上的一個常識是：對商標的使用不以注冊為前提，即未經(jīng)注冊的商標只要沒有違反其他法律，完全可以作為商標來使用。商標注冊的法律后果，是注冊人取得了在一定范圍內(nèi)禁止他人使用自己商標的專有權(quán)利。另一方面，境外商標權(quán)人不應以在境外享有合法的商標權(quán)為由，許可中國境內(nèi)企業(yè)使用其商標標識。正如有學者正確指出的，國際許可協(xié)議必須以有效的知識產(chǎn)權(quán)存在為前提，而非相反。*參見前注〔8〕，王春燕文。在中國，“有效的知識產(chǎn)權(quán)”只能是指依中國相關(guān)法律產(chǎn)生的專利權(quán)、商標權(quán)、著作權(quán)等，而絕不是依外國法產(chǎn)生的某項專有權(quán)。在“無錫艾弗公司訴香港鱷魚恤公司”案中，定牌加工委托人在韓國是否具有合法的注冊商標專用權(quán)，并非中國法院審查境內(nèi)加工貿(mào)易在商標法上是否具有瑕疵的必要環(huán)節(jié)。然而，在此案判決書中，浦東法院卻一再強調(diào)原告無錫艾弗公司具有韓國商標權(quán)人的“合法授權(quán)”。這體現(xiàn)出法院對于商標獨立性及商標權(quán)是否有域外效力存在一定的誤區(qū)。

總之，根據(jù)商標獨立性原則，商標權(quán)沒有域外效力。外國商標權(quán)人的授權(quán)，不能成為定牌加工商標侵權(quán)的抗辯理由。

三、定牌加工商標侵權(quán)認定中的歸責原則及過錯判斷

定牌加工行為是否應當被禁止，也會涉及商標侵權(quán)的歸責原則及過錯問題。

在“無錫艾弗公司訴香港鱷魚恤公司”案中，浦東法院認為，新加坡鱷魚公司在韓國對“CROCODILE”商標享有注冊商標專用權(quán)，*根據(jù)法院查明的事實，新加坡鱷魚公司在韓國注冊了以下商標：1987年11月19日注冊0147499號“Crocodile及圖”商標，有效期至2017年11月19日，指定商品為第45類長褲等；2005年10月5日注冊0633791號“CROCODILE”文字商標，有效期至2015年10月5日，指定商品為第25類牛仔褲等；2006年4月3日注冊40-0657083號“Crocodile”文字商標，有效期至2016 年4月3日，指定商品為第25類長褲等。無錫艾弗公司在加工服裝上亦同時使用了上述三種商標。而被告香港鱷魚恤有限公司于1996年3月30日經(jīng)我國國家商標局核準注冊第246898號“CROCODILE”商標，核定使用商品為第25類褲子等，有效期至2016年3月29日。在中國海關(guān)出口階段，香港鱷魚恤公司主張無錫艾弗公司對“CROCODILE”商標的使用侵犯了其注冊商標專用權(quán)。因此，本文主要討論針對“CROCODILE”商標的法律問題，而且上述文字“CROCODILE”商標在視覺上基本上無差別。有關(guān)事實，可以參見上海市浦東新區(qū)人民法院(2010)浦民三(知)初字第146號民事判決書。其在韓國的被許可人經(jīng)其授權(quán)，委托無錫艾弗公司定牌加工有關(guān)服裝產(chǎn)品，因此無錫艾弗公司得到了韓國商標權(quán)人的“合法授權(quán)”，故而不具有商標侵權(quán)的過錯。這里需要指出的是：

第一，在商標法領(lǐng)域，過錯不是侵權(quán)成立的構(gòu)成要件。這一點，著名法學家鄭成思先生曾有很經(jīng)典的論述。*參見鄭成思：《知識產(chǎn)權(quán)論》，法律出版社2003年版，第272頁以下。在絕大多數(shù)國家，“在確認是否侵害了知識產(chǎn)權(quán)并要求侵權(quán)人停止有關(guān)侵權(quán)活動時，應采用‘無過錯原則’；在確定是否賠償被侵權(quán)人或確定賠償額度時，適用‘過錯原則’”。*參見前注〔11〕，鄭成思書，第272頁。這一點現(xiàn)在已經(jīng)得到知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域大多數(shù)人的認可。例如王遷先生也指出，只要未經(jīng)知識產(chǎn)權(quán)人許可，也沒有法律規(guī)定的免責事由，擅自實施受專有權(quán)利控制的行為即構(gòu)成“直接侵權(quán)”。至于行為人的狀態(tài)如何，是否具有主觀過錯，只影響損害賠償數(shù)額或救濟方法，并不影響對行為構(gòu)成“直接侵權(quán)”的認定。*王遷：《知識產(chǎn)權(quán)法教程》，中國人民大學出版社2011年版，第236頁。

綜上分析，本工程瀝青混凝土心墻豎向軸線選用垂直式；平面軸線位于壩軸線上游側(cè)、與壩軸線平行直線布置，同時考慮壩體結(jié)構(gòu)布置及瀝青混凝土心墻與防浪墻、兩側(cè)岸坡連接后，以確定心墻平面軸線位于壩軸線上游1.25m處。

因此，在商標法領(lǐng)域，判定商標侵權(quán)成立的關(guān)鍵是看某種特定行為是否未經(jīng)權(quán)利人的許可，落入了商標專用權(quán)的控制范圍內(nèi)，至于商標使用人是否具有主觀上的過錯(故意或過失)，在侵權(quán)是否成立的認定上并不重要。當然，在承擔賠償責任時，行為人的主觀狀態(tài)會有重要影響。這一點，我國《商標法》的規(guī)定是相當明確的。《商標法》(2001)第56條規(guī)定：“侵犯商標專用權(quán)的賠償數(shù)額，為侵權(quán)人在侵權(quán)期間因侵權(quán)所獲得的利益，或者被侵權(quán)人在被侵權(quán)期間因被侵權(quán)所受到的損失，包括被侵權(quán)人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。……銷售不知道是侵犯注冊商標專用權(quán)的商品，能證明該商品是自己合法取得的并說明提供者的，不承擔賠償責任?！毙隆渡虡朔ā返?3條也有類似的規(guī)定。這里必須指出，行為人不承擔賠償責任，并不意味著其行為不構(gòu)成商標侵權(quán)，也不意味著不需要承擔停止侵權(quán)的法律責任。在本案中，法院首先應解決的是原告無錫艾弗公司是否構(gòu)成商標侵權(quán)，而這一點，與其是否具有主觀過錯并無必然的聯(lián)系。

第二，退一步講，如果法院想對原告是否具有過錯進行判斷，其思路和方法也是值得商榷的。過錯是指行為人通過其實施的侵害行為所表現(xiàn)出來的在法律和道德上應受非難的故意與過失狀態(tài)。*王利明：《民法》(第五版)，中國人民大學出版社2010年版，第567頁。因此，在本質(zhì)上，過錯是一種社會評價，其對象是行為的核心——人的意志，而意志是通過行為人的外部活動表現(xiàn)出來的。所以，過錯概念在法律實施過程中的運用不是體現(xiàn)為對行為人實施行為時心理活動的再現(xiàn)性描述，而是對那些足以表明行為意志狀態(tài)的客觀事實的綜合性判斷。*張玉敏：《侵害知識產(chǎn)權(quán)民事責任歸責原則研究》，載《法學論壇》2003年第3期。正如王衛(wèi)國先生所指出的，“過錯就是行為人未盡自己應盡和能盡的注意而違反義務，因而為法律所不容認的行為意志狀態(tài)”。*王衛(wèi)國：《過錯責任原則——第三次勃興》，中國法制出版社2000年版，第253頁。在“無錫艾弗公司訴香港鱷魚恤公司”案中，無錫艾弗公司的主觀狀態(tài)，首先取決于它有沒有義務審查自己使用的標識是否為可以合法使用的商標，即是否會侵犯中國商標權(quán)人的注冊商標專用權(quán)。如果使用人有這個義務而沒有審查，那它就是有過錯的(雖然可能不是故意的)。在本案中，定牌加工行為人因為輕信委托人在國外有合法商標權(quán)，而不去審查該商標標識在中國是否可以合法使用，沒有盡到其應盡的審查義務，所以是有過錯的。浦東法院主張無錫艾弗公司有韓國商標權(quán)人的合法授權(quán)而沒有過錯，在邏輯上無法成立。

總之，商標侵權(quán)之構(gòu)成并不以行為人過錯為要件。至于認為只要有境外商標權(quán)人的授權(quán)，就可以認定定牌加工行為人沒有過錯，并進而為判定其不侵權(quán)尋找理由的思路和方法，并不符合知識產(chǎn)權(quán)法的相關(guān)原理。

四、混淆可能性在定牌加工商標侵權(quán)認定中的適用

混淆可能性是商標侵權(quán)構(gòu)成的核心要素。對于定牌加工產(chǎn)品商標侵權(quán)案件而言，大部分主張定牌加工行為合法的人，有一個核心的主張，即認為定牌加工產(chǎn)品不會在中國市場流通，不會引起中國消費者的混淆或者誤認，因而不具有混淆可能性。在“無錫艾弗公司訴香港鱷魚恤公司”案中，法院亦持類似的觀點。浦東法院指出，“商標依附于商品，只有使用在商品上并投入市場后，才能發(fā)揮其功能、體現(xiàn)其價值。……原告基于境外相關(guān)權(quán)利人的明確委托，加工涉案產(chǎn)品后全部發(fā)往韓國，產(chǎn)品不在中國境內(nèi)銷售。涉案商標僅在中國境外產(chǎn)生商品來源的識別作用，不可能造成國內(nèi)相關(guān)公眾的混淆、誤認……因此不會對被告在國內(nèi)的商標權(quán)造成損害”。這種對于混淆可能性的闡釋在定牌加工侵權(quán)認定案件中相當具有代表性。然而筆者認為，浦東法院的觀點是對于混淆可能性的誤讀。無論是在《商標法》修訂之前或之后，前述理由都無法成立。

(一) TRIPS協(xié)議對混淆可能性的規(guī)定

混淆可能性是商標法中最重要的概念之一，“它從本質(zhì)上界定了商標所有人的權(quán)利范圍”。*Daniel Gervais & Elizabeth F.Judge，Intellectual Property： The Law in Canada (Toronto：Thompson Canada，2005)，p.257.TRIPS協(xié)議對此亦做了相關(guān)規(guī)定。TRIPS協(xié)議第16條規(guī)定：注冊商標所有人應享有專有權(quán)防止任何第三方未經(jīng)其許可而在貿(mào)易活動中使用與注冊商標相同或近似的標識去標示相同或類似的商品或服務，以造成混淆之可能。如果確將相同標識用于相同商品或服務，即應推定已具有混淆可能性。需要指出的是：第一，TRIPS協(xié)議對于何為混淆可能性并沒有做出明確的界定，因而世界貿(mào)易組織成員可以在國內(nèi)法律和司法實踐中自行界定其具體含義。*孔祥?。骸渡虡朔ㄅc不正當競爭法：原理和判例》，法律出版社2009年版，第257頁。第二，從條約談判史的角度看，該條文是如何對待混淆可能性的兩種不同觀點的妥協(xié)與折中。在該條的談判過程中，歐共體(歐盟的前身)提出的方案，是在相同商品或服務上使用相同標識時，不必在商標權(quán)的內(nèi)容中寫入混淆可能性，而美國則表示異議：美國代表不同意沒有混淆(或可能性)時會發(fā)生商標侵權(quán)。為了協(xié)調(diào)兩種不同的觀點，美國建議TRIPS協(xié)議在寫入混淆可能性的同時，放棄證明混淆可能性的要求。*Nuno Pires de Carvalho，The TRIPS Regime of Trademarks and Designs，2nd ed.(The Hague：Kluwer Law International，2011)，p.352.因此，TRIPS協(xié)議第16條的規(guī)定實際上是兩種立法模式妥協(xié)的結(jié)果。第三，對于在相同商品或服務上使用相同標識而推定的混淆可能性，是否允許推翻，TRIPS協(xié)議并沒有做出規(guī)定或者暗示。在理論與實踐中一直存在不同的觀點。*參見前注〔18〕，孔祥俊書，第297～327頁。筆者認為，與混淆可能性的含義一樣，TRIPS協(xié)議也允許其成員在國內(nèi)法中對推定的混淆可能性是否可加以推翻各自采取不同做法。

(二) 不同的立法模式

在現(xiàn)代世界各國的商標法中，關(guān)于混淆可能性在商標侵權(quán)中的作用，大體上有兩種不同的立法例。*學界也有人認為有三種模式，參見彭學龍：《論“混淆可能性”——兼評〈中華人民共和國商標法修改草稿〉(征求意見稿)》，載《法律科學》2008年第1期。

第一種立法例以美國為代表。在美國，混淆可能性是聯(lián)邦和州法律共同采用的商標侵權(quán)行為標準。*參見前注〔18〕，孔祥俊書，第258頁。根據(jù)《蘭哈姆法》第32條第1款規(guī)定，商標注冊人可以在以下情況下請求法律救濟：第一，他人未經(jīng)注冊人許可而復制、假冒、抄襲或欺騙性地模仿其商標，用于商品或服務的銷售、許諾銷售、分發(fā)、廣告等商業(yè)性活動，并有可能引起混淆、誤認或欺騙；第二，他人未經(jīng)注冊人許可而復制、假冒、抄襲或欺騙性地模仿其商標，并在商業(yè)活動中將該商標用于標簽、標識、印刷品、包裝、包裝用品、容器或廣告，并有可能引起混淆、誤認或欺騙。*See 15 U.S.C.§1114(1).有的學者甚至認為，在美國商標法中，混淆可能性是“判定商標侵權(quán)與否的惟一標準”。*李明德：《美國知識產(chǎn)權(quán)法》，法律出版社2003年版，第298頁。這與美國商標法是在仿冒(passing off)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的傳統(tǒng)不無關(guān)系，體現(xiàn)了美國商標法與反不正當競爭法的密切關(guān)系。美國學者通常認為，與必須證明存在實際混淆相比，“混淆可能性”是一種較輕的舉證責任。*[美] 威廉·M.蘭德斯、理查德·A.波斯納：《知識產(chǎn)權(quán)法的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)》，金海軍譯，北京大學出版社2005年版，第257～258頁。

第二種立法例以歐盟為代表，這種模式不一概要求所有商標侵權(quán)都以混淆為要件。這種立法例的要點是，在相同商品或者服務上使用相同商標，并不要求混淆可能性，就可以判定為商標侵權(quán)行為，而對于其他商標侵權(quán)行為，才需要考慮混淆可能性問題。*參見前注〔18〕，孔祥俊書，第300頁。例如，歐盟《歐洲議會和理事會2008/95/EC號指令》第5條第1項規(guī)定：“注冊商標應授予所有人以專有權(quán)。所有人應有權(quán)防止任何第三人在商業(yè)活動中未經(jīng)其同意使用：(A) 任何與注冊商標相同，并且使用在該商標所注冊的相同商品或服務上的標識；(B) 任何標識因為與注冊商標相同或相似，且所使用的商品或服務相同或類似，從而在相關(guān)公眾中存在混淆可能性的標識；混淆可能性包括將標識與注冊商標聯(lián)系起來的可能性?！?作為歐洲共同體商標立法研究二十多年的產(chǎn)物，1988年歐共體頒布了《協(xié)調(diào)成員國商標立法89/104/EC一號指令》，2008年10月，歐洲議會和理事會頒布了2008/95/EC號指令，該指令取代了原來的89/104/EC一號指令。相比于舊版的一號指令，新版本沒有任何實質(zhì)變化，僅僅在形式上進行了重新編輯。參見李明德等：《歐盟知識產(chǎn)權(quán)法》，法律出版社2010年版，第445～446頁。由此可見，在歐盟《商標指令》的模式下，對于在相同商品或服務上使用與注冊商標相同的標識，是不需要混淆可能性即可認定商標侵權(quán)的。但除此以外的情形，包括在相同商品或服務上使用近似的標識，在類似商品或服務上使用相同標識，以及在類似商品或服務上使用近似的標識，都應當以混淆可能性為要件判斷商標侵權(quán)。

(三) 修改前我國《商標法》及司法解釋的態(tài)度

1.修改前我國《商標法》的態(tài)度

《商標法》第三次修改前，沒有將混淆可能性作為商標侵權(quán)要件?！渡虡朔ā?2001)第52條第1項規(guī)定，“未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的”，為商標侵權(quán)行為。從字面上看，《商標法》(2001)并沒有將混淆可能性列入商標侵權(quán)的必要條件。倒是在該法第13條關(guān)于馳名商標的保護中，提到了混淆的要求：就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、模仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予注冊并禁止使用。這似乎表明，在之前的立法活動中，立法者已經(jīng)開始意識到商標混淆問題。但是，由于《商標法》(2001)未能在商標侵權(quán)事項中直接體現(xiàn)出混淆可能性的作用，受到不少學者的批評。

2.司法解釋及最高人民法院的態(tài)度

盡管《商標法》(2001)沒有將混淆可能性作為商標侵權(quán)的一般要件，但在法律適用過程中，最高人民法院對于混淆可能性在商標侵權(quán)案件中的態(tài)度是相當明確的。

2002年，最高人民法院在《關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》中規(guī)定：“商標法第五十二條第(一)項規(guī)定的商標相同，是指被控侵權(quán)的商標與原告的注冊商標相比較，二者在視覺上基本無差別。”這表明，判定商標相同并不要求涉案的兩個商標完全一致。當然，在聽覺商標引入中國《商標法》后，對于“視覺”上的限制必將做出調(diào)整。*根據(jù)新《商標法》的規(guī)定，聲音亦可作為商標注冊，而之前的《商標法》則有“可視性標志”的要求。參見新《商標法》第8條和《商標法》(2001)第8條。TRIPS協(xié)議第15條第1款允許成員在其國內(nèi)法律中規(guī)定，作為注冊的條件，標識必須是可視的。因此，新《商標法》關(guān)于商標客體的規(guī)定已經(jīng)超越了TRIPS協(xié)議的最低要求。該司法解釋同時對何為商標近似和什么是商品類似進行了解釋。*所謂商標近似，是指被控侵權(quán)的商標與原告的注冊商標相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構(gòu)圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認或者認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯(lián)系；所謂類似商品，是指在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費對象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認為其存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的商品。所謂類似服務，是指在服務的目的、內(nèi)容、方式、對象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認為存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的服務；所謂商品與服務類似，是指商品和服務之間存在特定聯(lián)系，容易使相關(guān)公眾混淆。在上述司法解釋中，不難看出：

第一，在認定商標相同時，只要被控侵權(quán)的商標與原告的注冊商標相比較，二者在視覺上基本無差別就可以了，至于是否容易導致消費者混淆，并不是商標侵權(quán)判定的必要條件。

第二，對于近似商標進行認定時，要求相比較的兩個商標容易使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認或者認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯(lián)系；對于商品或服務類似進行對比認定時，也采取類似的方法和標準，即如果容易使相關(guān)公眾混淆，就可以認為商品或服務構(gòu)成類似。盡管有學者對于這其中的邏輯關(guān)系提出批評，*參見劉明江：《商標權(quán)效力及其限制研究》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2010年版，第31～32頁。但可以認為，對于在同一種商品上使用與注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標時，司法解釋在事實上采用了混淆可能性標準。

2009年，最高人民法院印發(fā)《關(guān)于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務大局若干問題的意見》的通知，指出：未經(jīng)商標注冊人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的，除構(gòu)成正當合理使用的情形外，認定侵權(quán)行為時不需要考慮混淆因素。該意見還特別指出，要妥善處理當前外貿(mào)“貼牌加工”中多發(fā)的商標侵權(quán)糾紛，對于構(gòu)成商標侵權(quán)的情形，應當結(jié)合加工方是否盡到必要的審查注意義務，合理確定侵權(quán)責任的承擔。這就進一步明確，混淆可能性并不是判定在同一種商品上使用與注冊商標相同的商標的行為的構(gòu)成要件。

“無錫艾弗公司訴香港鱷魚恤公司”案發(fā)生于《商標法》第三次修訂前，應當適用《商標法》(2001)及與之相關(guān)的司法解釋。從前面的分析，不難發(fā)現(xiàn)，浦東法院在“無錫艾弗公司訴香港鱷魚恤公司”案中，對于混淆可能性的理解與適用與當時有效實施的法律及司法解釋并不一致。事實上，浦東法院只是籠統(tǒng)地將混淆作為商標侵權(quán)的必要條件，卻沒有區(qū)分當時《商標法》司法解釋是分不同情況來處理混淆可能性在商標侵權(quán)中的作用的。在該案中，定牌加工行為人在同一種商品上使用與注冊商標相同的商標(“CROCODILE”)。這種情況，恰恰不需要考慮混淆因素。

(四) 我國新《商標法》的有關(guān)規(guī)定

修改后的《商標法》第57條對于商標侵權(quán)認定標準做了新的規(guī)定，與《商標法》(2001)相比，一個重要的修改是將混淆可能性正式寫入其中。

新《商標法》第57條基本內(nèi)容與《商標法》(2001)第52條相對應，共涉及兩方面的變化，其中一個變化是將《商標法》(2001)第52條第1項改為兩項，作為新《商標法》第57條第1項、第2項，根據(jù)新《商標法》第57條第1項：未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的，為商標侵權(quán)行為；根據(jù)該條第2項，未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的，為商標侵權(quán)行為。與《商標法》(2001)第52條相比，新《商標法》明確了混淆可能性在商標侵權(quán)判定中的地位。

首先，對于未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與注冊商標相同的商標的行為，不以混淆可能性為判定商標侵權(quán)的要件。這是因為，如果不將此類使用商標的行為直接認定為侵權(quán)行為，“那么注冊商標專用權(quán)的核心內(nèi)容就具有很大的不確定性，注冊商標專用權(quán)的核心內(nèi)容就不清晰，其基本功能的發(fā)揮有重大障礙”。*見前注〔18〕，孔祥俊書，第311頁。

其次，對于在同一種商品上使用與注冊商標近似的商標，在類似商品上使用與注冊商標相同的商標，或者在類似商品上使用與注冊商標近似的商標，混淆可能性為判定商標侵權(quán)的要件。當然，在新《商標法》中，其措辭為“容易導致混淆的”，而不是直接套用TRIPS協(xié)議第16條第1項所說的“混淆可能性”這一術(shù)語。按照中文的通常含義，“容易導致混淆”表明：第一，法律在判定商標侵權(quán)行為成立時，并不要求商標使用行為已經(jīng)導致實際混淆，這一點與規(guī)定了“混淆可能性”的國家對于“混淆可能性”的解釋是一致的。事實上，正如世界知識產(chǎn)權(quán)組織所指出的，在商標侵權(quán)判定中，證明實際混淆是不必要的，商標侵權(quán)的判定“標準是混淆可能性。這是制度設計產(chǎn)生作用的惟一路徑”。*WIPO，Intellectual Property Reading Materials，Second Edition，1998，p.79.第二，只要商標使用在某種程度上使混淆結(jié)果容易發(fā)生，就足以判定商標侵權(quán)，這與美國商標法中的混淆可能性是大體一致的，也與TRIPS協(xié)議第16條中所說的混淆可能性相對應。

可以認為，新《商標法》的上述條款確立了混淆可能性在中國《商標法》中的地位。當然，對于混淆可能性出現(xiàn)的具體情形，法律并沒有做明確的規(guī)定，這就需要法院在司法實踐中不斷總結(jié)。在適當時候，建議最高人民法院在相應的司法解釋中加以具體化，以減少混淆可能性適用中的不確定性。要言之，根據(jù)新《商標法》，在判定商標侵權(quán)時，法院并不需要在所有情形中將混淆可能性作為商標侵權(quán)要件。未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與注冊商標相同的商標的，法院可以直接認定為商標侵權(quán)行為，而不需要去分析混淆可能性的問題。只有在同一種商品上使用與注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與注冊商標相同或者近似的商標的情形，法院才需要同時借助混淆可能性的判斷，認定是否構(gòu)成商標侵權(quán)行為。

(五) 小結(jié)

總之，根據(jù)修改前的《商標法》并結(jié)合相關(guān)司法解釋，法院不應當以沒有混淆可能性為理由，將同一種商品上使用與注冊商標相同的商標的定牌加工行為合法化?！渡虡朔ā返谌涡薷暮?，由于法律對混淆可能性適用范圍做了清晰的限定，這一結(jié)論更加明確。

(責任編輯：萬勇)

*上海交通大學凱原法學院講師、法學博士。感謝匿名評審專家對于本文初稿提出的意見和修改建議。