譚英強(qiáng)

外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的案例分析與思考

譚英強(qiáng)★

外觀設(shè)計專利訴訟案件數(shù)量大，一直在中國知識產(chǎn)權(quán)案件中占較大的比例。司法實踐中對于相同侵權(quán)一般都容易把握，但是對于不完全相同或者存在區(qū)別的外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定卻較難以作出準(zhǔn)確的認(rèn)定。本文首先介紹外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的原則，接著分別分析了4個外觀設(shè)計專利侵權(quán)糾紛案件，然后從原告和被告的角度剖析了外觀設(shè)計專利實務(wù)的不同操作及其導(dǎo)向的案件最終結(jié)果。本文希望分別從原告角度和被告角度，總結(jié)出外觀設(shè)計專利侵權(quán)訴訟的應(yīng)對策略，從而提高專利代理人處理外觀設(shè)計侵權(quán)訴訟的能力，為當(dāng)事人爭取應(yīng)有的合法權(quán)益，以維護(hù)社會的公平正義。

外觀設(shè)計 專利侵權(quán)判定 案例分析 應(yīng)對策略

一、外觀設(shè)計專利侵權(quán)訴訟的特點

如今，我國專利申請量和專利侵權(quán)訴訟案件量都非常大，其中，外觀設(shè)計專利申請量不斷攀升，專利侵權(quán)訴訟案件中外觀設(shè)計專利侵權(quán)訴訟比重居高。

我國專利制度設(shè)計中，外觀設(shè)計專利申請不需要實質(zhì)審查，這意味著外觀設(shè)計專利申請文件只需要初步形式審查合格就能獲得授權(quán)。設(shè)計圖樣可以是六面視圖圖片或照片，這意味著一個新設(shè)計只需要對六個面進(jìn)行拍照就能申請外觀設(shè)計專利，并且在實踐中，提交照片的外觀設(shè)計申請具有補(bǔ)正率低的特點。受益于電子申請系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用和審查速度的提升，外觀設(shè)計專利申請一般幾個月就能獲得授權(quán)。

外觀設(shè)計專利侵權(quán)訴訟案件數(shù)量大的原因包括：首先，有效授權(quán)外觀設(shè)計專利基數(shù)較大；其次，由于不涉及技術(shù)對比，法官相對較容易判定外觀設(shè)計專利侵權(quán)是否成立，一般無須申請司法鑒定；再次，授權(quán)速度快和維權(quán)速度快，能快速有力地打擊侵權(quán)行為；最后，無效外觀設(shè)計專利相對來說不太容易，檢索在先設(shè)計時除了使用產(chǎn)品名稱和外觀設(shè)計分類輔助篩選過濾以外，檢索過程需要人工對比在先設(shè)計與涉案專利是否相同或相近似。

而外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定主要是依靠法官從一般消費(fèi)者的角度主觀判定是否侵權(quán)。在司法實踐中，如果被控侵權(quán)產(chǎn)品與外觀設(shè)計專利二者完全相同，則法官比較容易作出正確的判定，但是如果二者不是完全相同，而是存在區(qū)別設(shè)計特征，則法官往往很難準(zhǔn)確判定是否侵權(quán)。

二、外觀設(shè)計專利侵權(quán)的判定原則

1.外觀設(shè)計專利的保護(hù)范圍

我國《專利法》第59條規(guī)定，外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍以表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準(zhǔn)，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計。

2.判斷主體

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號）第10條規(guī)定，人民法院應(yīng)當(dāng)以外觀設(shè)計專利產(chǎn)品的一般消費(fèi)者的知識水平和認(rèn)知能力，判斷外觀設(shè)計是否相同或者近似。結(jié)合《專利審查指南》（2010版），不同類別的被比設(shè)計產(chǎn)品具有不同的消費(fèi)者群體。作為某類外觀設(shè)計產(chǎn)品的一般消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)具備下列特點：①參見廣州市中級人民院（2013）穗中法知民初字第192號民事判決書。對被比設(shè)計產(chǎn)品的同類或者相近類產(chǎn)品的外觀設(shè)計狀況具有常識性的了解。②參見廣州知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）粵知法專民初字第424號民事判決書。對外觀設(shè)計產(chǎn)品之間在形狀、圖案以及色彩上的差別具有一定的分辨力，但不會注意到產(chǎn)品的形狀、圖案以及色彩的微小變化。

3.整體觀察，綜合判斷

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號）第11條規(guī)定，人民法院認(rèn)定外觀設(shè)計是否相同或者近似時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)授權(quán)外觀設(shè)計、被訴侵權(quán)設(shè)計的設(shè)計特征，以外觀設(shè)計的整體視覺效果進(jìn)行綜合判斷；對于主要由技術(shù)功能決定的設(shè)計特征以及對整體視覺效果不產(chǎn)生影響的產(chǎn)品的材料、內(nèi)部結(jié)構(gòu)等特征，應(yīng)當(dāng)不予考慮。被訴侵權(quán)設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計在整體視覺效果上無差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩者相同；在整體視覺效果上無實質(zhì)性差異的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩者近似。

4.要部觀察和設(shè)計要點分析

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第11條規(guī)定下列情形，通常對外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有影響：①產(chǎn)品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位；②授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征相對于授權(quán)外觀設(shè)計的其他設(shè)計特征。而對整體視覺效果更具有影響的設(shè)計特征不相同或不近似，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩者不相同或不近似。

三、外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的案例分析

【案例1】江門市輝捷塑膠五金制造有限公司訴揭陽市永升實業(yè)有限公司侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案①

涉案專利為腳踏式垃圾桶，被控侵權(quán)產(chǎn)品與專利高度相似。二者的相同點為：①圓柱形的桶身；②下寬上窄圓錐形底座；③微微向上翹起的腳踏板；④上寬下窄的方形鉸接耳連接件。二者唯一的區(qū)別在于：專利的桶蓋是圓弧形凸起的形狀，而被控侵權(quán)產(chǎn)品的桶蓋頂部是偏心的圓形平面，桶蓋頂部與側(cè)面有環(huán)形的斜面過渡。如果僅僅對比二者，由于相同的設(shè)計特征較多，并且在外觀設(shè)計專利圖片中所占的比例較大，而區(qū)別設(shè)計特征只有一個，在外觀設(shè)計專利圖片中所占的比例較小，因此，根據(jù)整體觀察、綜合判斷的原則，二者應(yīng)當(dāng)構(gòu)成相近似。被告在該外觀設(shè)計專利侵權(quán)訴訟案中提交了9份在先設(shè)計證據(jù)，用于現(xiàn)有設(shè)計抗辯，然而9份在先設(shè)計與被控侵權(quán)產(chǎn)品單獨對比，卻沒有一份在先設(shè)計能同時完全披露所有專利和被控侵權(quán)產(chǎn)品相同的設(shè)計特征，因此，現(xiàn)有設(shè)計抗辯不成立。但是，這9份在先設(shè)計中的一份或多份文件卻分別公開了專利與被控侵權(quán)產(chǎn)品相同的所有設(shè)計特征，證明了專利和被控侵權(quán)產(chǎn)品相同的所有設(shè)計特征均為現(xiàn)有設(shè)計的慣常設(shè)計特征。專利的設(shè)計要點被重新歸納為桶蓋的形狀。相對于授權(quán)外觀設(shè)計的其他設(shè)計特征，桶蓋的形狀屬于授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征，而且相對于其他部位，桶蓋也屬于產(chǎn)品正常使用時容易被直接觀察到的部位。由此，法院認(rèn)定了桶蓋的形狀對外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有影響。而二者的桶蓋的形狀不相同和不近似，因此，二者不相同和不近似，被控侵權(quán)產(chǎn)品沒有落入外觀設(shè)計專利的保護(hù)范圍。

【案例2】伊洪良訴廣州市三項教學(xué)儀器有限公司侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案②

涉案專利為模塊化皮帶運(yùn)輸設(shè)備。該外觀設(shè)計包含以下5個設(shè)計特征：①傳送帶部件；②傳送帶部件兩端的支撐腳；③傳送帶部件下方的電機(jī)及由電機(jī)驅(qū)動的傳動件；④參見東莞市中級人民法院（2014）東中法知民初字第153號民事判決書。傳送帶部件上方的拱形門；⑤傳送帶部件兩側(cè)上方的護(hù)欄及配件。對比外觀設(shè)計專利和被控侵權(quán)產(chǎn)品，二者設(shè)計特征①～④相同或?qū)嵸|(zhì)相似。唯一區(qū)別是：涉案專利設(shè)有護(hù)欄，而被控侵權(quán)產(chǎn)品沒有護(hù)欄。根據(jù)整體觀察、綜合判斷原則，二者應(yīng)當(dāng)構(gòu)成相近似。但是，被告在百度文庫中檢索到在先設(shè)計證據(jù)，并且做了網(wǎng)頁公證，該證據(jù)公開了模塊化皮帶運(yùn)輸設(shè)備產(chǎn)品的設(shè)計特征①～④，證明了設(shè)計特征⑤“傳送帶部件兩側(cè)上方的護(hù)欄及配件”是授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征，外觀設(shè)計專利的設(shè)計要點被重新歸納為傳送帶部件兩側(cè)上方的護(hù)欄及配件。而被控侵權(quán)產(chǎn)品沒有護(hù)欄及其配件，因此，法院最終判決兩者不相同也不相近似，被控侵權(quán)產(chǎn)品沒有落入外觀設(shè)計專利的保護(hù)范圍。

【案例3】北美乒乓球有限公司訴林亮侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案③參見汕頭市中級人民法院（2013）汕中法知民初字第17號民事判決書。

涉案專利為乒乓球自動發(fā)球裝置。該案中被告仿冒了兩款產(chǎn)品：第一款產(chǎn)品是完全抄襲專利的設(shè)計，被認(rèn)定為相同侵權(quán)，沒有任何爭議；而第二款產(chǎn)品是略作修改的設(shè)計，被告把專利中乒乓球自動發(fā)球裝置的底座和置球口由圓形改為帶有圓形倒角的方形。該案的爭議焦點落在第二款產(chǎn)品的修改設(shè)計與專利是否構(gòu)成相近似。

涉案專利是一款新的乒乓球自動發(fā)球裝置，整體形狀為兩頭寬中間窄圓弧形的“小蠻腰”設(shè)計，上下左右完全對稱，而在先設(shè)計的乒乓球自動發(fā)球裝置外觀一般都是機(jī)架形狀和盛球盤的設(shè)計。雖然被告提交了化妝瓶、花瓶和廣州塔3個“小蠻腰”形狀的在先設(shè)計證據(jù)作現(xiàn)有設(shè)計抗辯，但是由于這3個在先設(shè)計產(chǎn)品的外觀設(shè)計分類號與專利乒乓球自動發(fā)球裝置的外觀設(shè)計分類號完全不同，而且產(chǎn)品分類相差甚遠(yuǎn)，因此，被告提交的這3個在先設(shè)計的產(chǎn)品與專利屬于不相同和不相近種類的產(chǎn)品，不能將兩者的外觀設(shè)計進(jìn)行對比。

在外觀設(shè)計專利的簡要說明中聲明，該專利的設(shè)計要點是產(chǎn)品的形狀。把外觀設(shè)計專利與第二款被控侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行對比，二者的主視圖、后視圖、左視圖和右視圖的設(shè)計特征完全相同。底座屬于產(chǎn)品正常使用時不容易被直接觀察到的部位；而置球口在使用時被裝滿的乒乓球阻擋，也同樣屬于不容易被直接觀察到的部位。因此，法院最終認(rèn)定二者構(gòu)成相近似。

【案例4】楊建華、佛山市南海萊諾家具有限公司訴東莞市協(xié)紀(jì)家具有限公司侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案④

涉案專利為椅子，包括五爪底座、椅座、椅背和扶手。外觀設(shè)計專利的簡要說明第6點為“本外觀設(shè)計的設(shè)計要點：產(chǎn)品的形狀”。在庭審過程中，原告堅持外觀設(shè)計的設(shè)計要點是產(chǎn)品的整體形狀。

以涉案外觀設(shè)計專利與被控侵權(quán)產(chǎn)品對比，二者基本形狀相同，但是在椅背形狀及花紋、扶手等方面存在差別。

被告在該案一審、二審的庭審過程中始終沒有提交任何證據(jù)證明被控侵權(quán)產(chǎn)品與專利相同的設(shè)計特征是現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征。最終法院認(rèn)定，二者區(qū)別僅屬于細(xì)微差別，不足以導(dǎo)致二者在整體視覺效果上產(chǎn)生實質(zhì)性差異。因此，二者構(gòu)成近似，被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入外觀設(shè)計專利的保護(hù)范圍。

四、外觀設(shè)計專利侵權(quán)訴訟應(yīng)對策略

在外觀設(shè)計專利侵權(quán)訴訟中作為原告方：①申請外觀設(shè)計專利的時候，簡要說明的描述應(yīng)陳述保護(hù)產(chǎn)品的整體形狀，而不適宜歸納太多細(xì)小的設(shè)計要點。②在提起專利侵權(quán)訴訟之前應(yīng)當(dāng)請求國家知識產(chǎn)權(quán)局作出外觀設(shè)計專利權(quán)評價報告，評估外觀設(shè)計專利的穩(wěn)定性，以減少外觀專利訴訟中可能存在的風(fēng)險。③專利訴訟庭審過程中，適宜堅持專利的保護(hù)范圍是整體形狀，不適宜重新歸納太多微小的設(shè)計要點，同時應(yīng)避免提交任何在先設(shè)計作為對比證據(jù)，爭取適用整體觀察、綜合判斷原則，使略作修改的被控侵權(quán)產(chǎn)品落入專利的保護(hù)范圍。

在外觀設(shè)計專利侵權(quán)訴訟中作為被告方：①應(yīng)當(dāng)對比涉案專利與被控侵權(quán)產(chǎn)品，歸納出二者的相同點和不同點。②針對二者的相同點，全面檢索在先對比設(shè)計，爭取每一個相同點都檢索到一項或多項相同種類產(chǎn)品的在先設(shè)計，證明這些相同點是該種類產(chǎn)品的在先慣常設(shè)計。③詳細(xì)分析二者的不同點，重新歸納涉案外觀設(shè)計專利的設(shè)計要點就是不同點的設(shè)計特征。④根據(jù)要部觀察和設(shè)計要點分析的原則，相對于授權(quán)外觀設(shè)計的其他設(shè)計特征，二者的不同點屬于授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征；或者相對于其他部位，二者的不同點所在部位屬于產(chǎn)品正常使用時容易被直接觀察到的部位，因而二者區(qū)別設(shè)計特征對外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有影響，因此，專利與被控侵權(quán)產(chǎn)品二者不相同和不相近似。

五、結(jié)束語

外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定中的整體觀察、綜合判斷原則的立法本意，是對于原創(chuàng)性的全新外觀設(shè)計，應(yīng)該有較大的保護(hù)范圍，侵權(quán)人如果只是在全新外觀設(shè)計的基礎(chǔ)上作細(xì)微修改，根據(jù)整體觀察、綜合判斷原則，理應(yīng)判定細(xì)微修改對整體視覺效果不具有顯著影響，二者構(gòu)成相近似。而對于在現(xiàn)有設(shè)計的基礎(chǔ)上，僅僅對于某一個或多個小設(shè)計要點作進(jìn)一步二次設(shè)計修改，則該二次設(shè)計專利的保護(hù)范圍應(yīng)被限制在二次設(shè)計修改的設(shè)計要點。根據(jù)外觀設(shè)計專利要部觀察和設(shè)計要點分析的判定原則，如果被控侵權(quán)物只是在現(xiàn)有設(shè)計特征上與專利相同，而二次設(shè)計要點的設(shè)計特征不相同，由于產(chǎn)品的一般消費(fèi)者已經(jīng)熟悉現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征，因而二次設(shè)計要點的設(shè)計特征更具有顯著影響，一般消費(fèi)者不會產(chǎn)生混淆，因此，二者不構(gòu)成近似。作為外觀設(shè)計專利侵權(quán)訴訟的專利代理人，要發(fā)揮自己的專業(yè)所長，幫助法官查明事實，作出正確的判決，以維護(hù)社會的公平正義。

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