李尊然

專利無效訴訟中的國家自由裁量權(quán)
——評“禮來訴加拿大”案

李尊然

為了應(yīng)對化學(xué)、藥品等領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展帶來的專利申請中的權(quán)利要求過寬等問題，各國專利法強化了實用性要求。這受到外國投資者的挑戰(zhàn)，被認為違反公平與公正待遇條款。但專利法的地域性、其固有的靈活性、專利授權(quán)程序固有的有條件性以及國際投資仲裁中作為審查公平公正待遇重要因素的外國投資者合理預(yù)期的認定標準日趨嚴格這一事實，都表明國際法賦予東道國在專利立法、司法和行政執(zhí)法方面寬泛的國家自由裁量權(quán)。加拿大以“專利承諾原則”為由無效禮來公司專利的做法，屬于其國家自由裁量權(quán)范疇，未違反公平與公正待遇條款。

國家自由裁量權(quán) 專利承諾原則 公平與公正待遇 合理預(yù)期

一、案件背景

各國的專利法對于授予專利權(quán)的標準基本上都是新穎性、創(chuàng)造性（或叫非顯而易見性）和實用性（或叫有用性、可工業(yè)應(yīng)用性），即“三性”。世界貿(mào)易組織《TRIPS協(xié)定》和北美自由貿(mào)易協(xié)定（NAFTA）以及加拿大專利法中都有類似的概括性規(guī)定。但這些規(guī)定特別是有關(guān)實用性要求的概括性或籠統(tǒng)性，引發(fā)了禮來公司訴加拿大政府國際投資仲裁案。目前該案正在由依據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易法委員會（UNCITRAL）仲裁規(guī)則設(shè)立的仲裁庭審理。a參見Eli Lilly and Company v. The Government of Canada, UNCITRAL, ICSID Case No. UNCT/14/2, at http://www.italaw.com/ cases/1625#sthash.RFJis1Fu.dpuf, last visited on 2016-08-18.

（一）案件起因

該案申請人美國著名藥企禮來公司（Eli Lilly）曾于20世紀90年代獲得兩項加拿大專利，它們分別是治療抑郁癥的阿托西汀和奧氮平。該案被申請人是加拿大政府，案件起因是加拿大聯(lián)邦法院分別于2011年和2012年無效掉了這兩項專利。該法院的依據(jù)是其對專利法的最新解釋，即專利的實用性應(yīng)根據(jù)法院從專利說明書中推斷出的“承諾”來評價。這被申請人概括為“專利實用性承諾原則”。

（二）禮來公司公司的請求及理由

禮來公司主張，自從2005年開始，加拿大聯(lián)邦法院和聯(lián)邦上訴法院在一系列的案件中才引入了“承諾原則”。據(jù)禮來公司統(tǒng)計，自2005年到2014年的9年當中，被加拿大專利局以缺乏實用性為由宣告無效的美國藥企藥品專利已經(jīng)達到19項，而且此一時期被宣告無效的專利全部為藥品專利，而此前的25年當中這一數(shù)字僅為2項，因此該原則的適用屬于追溯適用。

另外，按照該原則，如果聯(lián)邦法院從專利文件中沒有推斷出任何承諾，那么僅需按照立法條文，要求一個“極小的實用性”；但是如果法院推斷出公開的專利文件中存在一種明確說明的或者隱含的“承諾”（比如治療人類疾病的副作用更?。?，那么就要根據(jù)這一承諾來評價其實用性，專利申請人必須在提交專利申請時證明他已經(jīng)展示或可靠地預(yù)測了其承諾的效果。特別是在藥品領(lǐng)域，這種證明所需數(shù)據(jù)量的要求必須達到一個更高的水平，即使病人的人體臨床數(shù)據(jù)也可能不足以證明這一點；即使經(jīng)加拿大衛(wèi)生部認可為安全有效的藥品也可能因不具有“有用性”而被無效；即使禮來公司的這兩項藥品專利已經(jīng)有了眾多的加拿大消費者，但仍然因缺乏實用性而被加拿大專利局宣告無效。總之，禮來公司認為，這一非立法性的司法原則在其它國家特別是發(fā)達國家的法律體系中并不存在，與其他NAFTA締約國的做法也不一致，其行為是專斷的。

因此，禮來公司于2013年11月根據(jù)NAFTA仲裁條款以加拿大政府為被申請人提出了仲裁申請。禮來公司認為，加拿大追溯適用其授權(quán)涉案專利時尚不存在的司法原則，無效兩項涉案專利的做法與其它NAFTA締約國關(guān)于專利實用性的標準不一致，也背離了當時的加拿大法律，違反了該公司對于其投資待遇的合理預(yù)期。這種行為違反了NAFTA第11章“投資”部分的第1110條“征收及其補償”和第1105條“公平與公正待遇”條款，構(gòu)成了對其知識產(chǎn)權(quán)的間接征收和對公平與公正待遇的違反，禮來公司尋求5億美元的補償。b禮來公司的請求及理由參見Eli Lilly v. Can., UNCITRAL, Notice of Arbitration (Sept. 12, 2013), available at http://italaw.com/sites/default/ f les/case-documents/italaw1582.pdf, last visited on 2016-08-18.

（三）加拿大政府的初步答辯意見

加拿大政府在其答辯書中指出了申請人“仲裁通知”中的錯誤和不準確之處。首先是關(guān)于加拿大法律中關(guān)于專利實用性的規(guī)則是長期一貫的。對于所謂的“承諾原則”，其實聯(lián)邦法院1959年在歸納20世紀以來的判例法時就曾指出，發(fā)明必須依說明是有用的，并非2005年才開始引入這一原則。對于在說明書中沒有承諾的發(fā)明，法院會假定它們具有了“最低的”或者“僅僅是極少的”有用性，并會依此進行判定。

至于兩項被宣布無效的專利，加拿大認為第一項專利是關(guān)于已知的化合物的新用途，其所宣稱該化合物的新的和非顯而易見的用途是該發(fā)明的精華，其中包含了特定的承諾。在這種情況下，實現(xiàn)所宣稱的實用性是在專利授權(quán)的核心當中完成這一“交易”最為重要的部分。第二項專利是一種“選擇專利”，即已有專利在一個較大類別的化合物的范圍內(nèi)獲得了授權(quán)，申請人可以尋求在一個次級品種的范圍內(nèi)申請第二個專利，依據(jù)是他發(fā)現(xiàn)這個次級品種（“選擇”）相對于該大類其它成員具有意料不到的和非顯而易見的優(yōu)點。這種意料不到的優(yōu)點或特定用途是發(fā)明的核心，必須得到證實并公布才能使專利得到保護。否則原有的大類專利申請人就會通過同樣的次級品種的子專利“常青”其原有的專利壟斷。而實際上，申請人禮來公司并未實現(xiàn)這些承諾。c加拿大政府的初步答辯意見參見Eli Lilly and Company v. Government of Canada, Statement of Defence of the Government of Canada, June 30, 2014.

可以看出，該案的實質(zhì)是東道國根據(jù)國際投資協(xié)定所負有的義務(wù)（主要是征收補償義務(wù)和公平與公正待遇義務(wù)）與國內(nèi)法院、專利行政部門甚至立法機構(gòu)對專利法的適用、解釋和修改的權(quán)力之間的張力問題。d因篇幅所限，本文不探討加拿大的行為是否構(gòu)成征收這一問題。我們借用歐洲人權(quán)法院判例法中的 “國家自由裁量權(quán)”（National Marginof Appreciation）”這一概念來描述這種權(quán)力的界限。e參見李尊然：《歐洲人權(quán)公約體制下的“管制性征收”述評》，載《國際經(jīng)濟法學(xué)刊》第14卷第4期，北京大學(xué)出版社2008年3月版，第87頁。歐洲人權(quán)法院將其定義為“歐洲人權(quán)機構(gòu)在判定締約國的行為違反公約或構(gòu)成對公約所保護權(quán)利的限制時所允許的各締約國立法、執(zhí)法、行政或司法機構(gòu)服從或背離公約的自由度”。fSee Howard Charles Yourow, The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights Jurisprudence, Kluwer Law International, 1996, pp.13~15.具體到專利法領(lǐng)域，國家自由裁量權(quán)是指國際投資協(xié)定和知識產(chǎn)權(quán)條約賦予國內(nèi)立法、司法與行政機構(gòu)法院適用、解釋和發(fā)展專利法的限度，亦即保證國內(nèi)專利法穩(wěn)定的限度。就該案而言，這最終直接體現(xiàn)在國際投資仲裁庭在多大程度上尊重加拿大國內(nèi)法院的裁決。

據(jù)此，本文第二部分將描述各國專利法在實用性要求（特別是與加拿大法中的“承諾原則”相關(guān)的內(nèi)容）的嚴格化傾向；第三部分分別評述國際投資條約和知識產(chǎn)權(quán)條約在這方面賦予各國的國家自由裁量權(quán)；第四部分從專利法本身固有的靈活性特點和專利授權(quán)的有條件性來解釋這種自由裁量權(quán)的基礎(chǔ)；第五部分則以國家自由裁量權(quán)的視角簡要分析該案具體情況并得出結(jié)論。

二、各國專利法中實用性要求的嚴格化趨勢

通過搜尋各國專利法文獻，我們有兩個發(fā)現(xiàn)：一是在過去一個較長時期內(nèi)，各國專利法對實用性的要求都比較低。首先，各國專利法規(guī)定的實用性標準較低。如《美國專利法》規(guī)定，發(fā)明只要有用即可（第101條）；《德國專利法》規(guī)定的專利授權(quán)標準是“可工業(yè)實用”（第1條第1款）；《歐洲專利公約》規(guī)定的是“能夠產(chǎn)業(yè)上的應(yīng)用性”（第52條第1款）。這些規(guī)定總體上較為籠統(tǒng)，按照一般的理解，只需要具有在工業(yè)（產(chǎn)業(yè)）中被制造或應(yīng)用的可能性，而不需要實際上制造或應(yīng)用。

二是一些國家在晚近時期已經(jīng)開始強調(diào)專利的實用性要求，特別是針對一些特定的行業(yè)中的專利。在晚近時期，隨著化學(xué)和生物技術(shù)的發(fā)展，由于化學(xué)、藥品、基因序列以及計算機程序等技術(shù)巨大的潛在商業(yè)價值，有關(guān)公司便企圖通過申請基因?qū)＠麃砜刂葡嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)。而這些主題領(lǐng)域原創(chuàng)性的發(fā)明極少，專利申請人便傾向于在實用性上做出過度承諾或提出過寬的權(quán)利要求，以避免在非顯而易見性方面可能受到的挑戰(zhàn)。gE. Richard Gold & Michael Short, The Promise of the Patent in Canada and Around the World, 30 CANADIAN INTELL. PROP. REV. 35 (2014).各國為應(yīng)對這種傾向，避免過寬和過度承諾的專利申請帶來的阻止創(chuàng)新研發(fā)和產(chǎn)生不合理的經(jīng)濟成本，便紛紛通過判例法或者直接立法嚴格實用性標準。如美國聯(lián)邦最高法院在1966年的曼森案中推翻了關(guān)稅與專利上訴法院的判決，認為申請不存在任何已知的用途或僅在“可能是科學(xué)研究對象”這一意義上具有實用性，不能滿足專利實用性要求。該案所涉類固醇的研究屬于不可預(yù)知的技術(shù)領(lǐng)域，而曼森的研究處于初級階段，只有當該方法在當時可獲得的形式下存在具體的使用價值時，才能滿足實質(zhì)的可專利性的實用性標準。hBremmer v. Nanson, 383 U. S. 519(1966).美國專利商標局（USPTO）在2001年頒發(fā)的《專利審查指南》中，將該案所確立的標準概括為“具體的、實質(zhì)的和可信的”實用性標準。iUSPTO, Utility Examination Guidelines, 66 Fed. Reg. 1092, 1098(Jan. 5, 2001).到2005年，美國聯(lián)邦巡回上訴法院在In re Fisher案中再次確認了曼森標準。法院在該案中依據(jù)此標準維持了USPTO專利上訴與沖突委員會做出的駁回5種玉米植物基因表達序列標簽編碼蛋白質(zhì)和蛋白質(zhì)片段專利申請的決定。jIn re Fisher, 421 F. 3d 1365(Fed. Cir. 2005).同年，USPTO在其《專利審查手冊》中將實用性標準確定為“具體的和實質(zhì)性的實用性”。kManual Pat. Examining P. § 2107.01(A).另外，為了應(yīng)對過寬的權(quán)利要求問題，美國聯(lián)邦最高法院還不停地提高非顯而易見性標準，直到最近還宣布一些分離或純化DNA的專利申請無效。lAssoc. for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, 133 S. Ct. 2107 (2013)［該法院認為在實驗室里分離的人工合成DNA（簡稱cDNA）專利無效，原因是這些DNA片段在分離之前已經(jīng)在自然界出現(xiàn)。］在其它方面，也存在實用性的嚴格化傾向，如專家認為，美國最高法院會繼續(xù)駁回不少依賴計算機程序的商業(yè)方法專利。mJerome H. Reichman, Compliance of Canada’s Utility Doctrine with International Minimum Standards of Patent Protection, 2014 issue of the Proceedings of the 108th Annual Meeting of the American Society of International Law.

同樣，歐洲專利局（EPO）也采用類似的做法，獨特地將“解決技術(shù)問題”與“產(chǎn)業(yè)上的應(yīng)用性”的實用性標準結(jié)合起來，其結(jié)果是要求申請人必須證明他已經(jīng)取得了某種相當于產(chǎn)業(yè)上應(yīng)用的技術(shù)效果或方案，這意味著專利產(chǎn)品必須展示出超越現(xiàn)有藥品的實際治療效果以實現(xiàn)法律上的壟斷。nGold & Short, supra note 7, at 44.

我們也可以看到，印度2005年《專利法》也在這方面有所發(fā)展。該法第3條d項做出了類似的規(guī)定，目的是以不構(gòu)成發(fā)明為由排除那些缺乏強化治療效果的藥物衍生物。oThe Patent (Amendment) Act, 2005, No 15 sec. 3(d), Acts of Parliament 2005 (India).而澳大利亞1990年《專利法》第7A條，采取了同美國專利指南完全相同的措辭，即具體的, 實質(zhì)性的和可信的用途。

由于我國《專利法》訂立較晚，因此一直采用較高的實用性標準，不僅要求能夠在產(chǎn)業(yè)上制造或者使用，而且還應(yīng)能夠產(chǎn)生積極的效果（第22條第4款）。只是至今并未在化學(xué)、藥品、基因序列計算機程序等領(lǐng)域有明確的拔高標準。

由此來看，加拿大從1959年起在司法實踐中已經(jīng)有了“依說明書的有用性”要求，而且后來不斷地提高這一標準，也就不足為奇了，這是符合實用性標準發(fā)展趨勢的。這些國家的目的都是為了防止申請人就其不成熟的發(fā)明提出申請，避免其不適當?shù)孬@得主觀性的權(quán)利要求而阻礙進一步的研發(fā)和提高經(jīng)濟成本。雖然加拿大以“承諾原則”來解釋有用性的做法非常獨特，但是這種解釋也是與這種專利政策相一致的。如果申請人承諾了某種特定用途，那么只有當其為此承諾而充分公開時，才能認為是有用的。關(guān)于經(jīng)濟成本，加拿大最高法院在Apotex案中的分析最有道理。法院認為，如果沒有“承諾原則”，大型制藥企業(yè)就會為了其所需但尚未實現(xiàn)的各種目的，用“霰彈槍”的申請方式獲得整個類別的化合物專利，希望特定比例的化合物像中彩票一樣僥幸具有所請求的用途。pApotex Inc. v. Wellcome Foundation, Ltd., [2002] 4 S.C.R. 153, para. 80 (Can.).總之，加拿大的這一“承諾原則”，本質(zhì)上并沒有與其他國家的專利實用性要求有什么區(qū)別，都是在專利法的實施過程中在實用性方面對專利申請和授權(quán)所施加的一種趨勢性限制，并非專斷的、不可預(yù)期的或明顯主觀的做法。

三、國際條約項下寬泛的國家自由裁量權(quán)

專利法強烈的地域性致使國際條約僅對各國規(guī)定了最低的知識產(chǎn)權(quán)保護義務(wù)，對投資者依據(jù)合理預(yù)期挑戰(zhàn)東道國的知識產(chǎn)權(quán)法律、政策穩(wěn)定性的做法施加嚴格的限制，賦予國家在專利立法、司法和行政執(zhí)法方面寬泛的自由裁量權(quán)。

（一）國際條約項下締約國在知識產(chǎn)權(quán)法方面寬泛的國家自由裁量權(quán)

《巴黎公約》作為《TRIPS協(xié)定》之前最為重要的保護專利和商標權(quán)的實體性國際條約，主要是提供一個工業(yè)產(chǎn)權(quán)國際保護的合作平臺，解決優(yōu)先權(quán)的日期問題，并在國內(nèi)與國外申請人之間實現(xiàn)公平的待遇。

《TRIPS協(xié)定》則比《巴黎公約》稍微前進了一步，它規(guī)定了一個最低保護范圍標準，即包括專利等七種知識產(chǎn)權(quán)；具體針對專利的第27條如同NAFTA第1790條第1款的翻版，僅規(guī)定了“新的、涉及某種創(chuàng)造性步驟以及可工業(yè)應(yīng)用”三項可專利性要求，q《TRIPS協(xié)定》第27條。但卻沒有對這些條款做進一步的定義，而是留給成員方自行決定。另外，該條腳注將上述“可工業(yè)應(yīng)用”解釋為“有用性”的同義詞。這種對來自兩個不同法律制度的概念的并列使用的做法也被認為是WTO協(xié)定考慮到了簽訂《TRIPS協(xié)定》時各國專利法在實用性的具體叫法和含義方面存在一定的差別，并予以容忍，因此沒有制定一個全球統(tǒng)一標準之意圖的表現(xiàn)。rGold & Short, Supra Note 7, at 27.《TRIPS協(xié)定》以來實體性知識產(chǎn)權(quán)公約一直無甚進展也證明了各國認為該協(xié)議并非為各方規(guī)定一個統(tǒng)一的關(guān)于“三性”的要求。比如，在藥品專利方面，對于禮來公司案所涉及的某種已知化合物的新用途的專利保護方面，各締約國完全可以以《TRIPS協(xié)定》未做定義為由否定其可專利性。WTO成員方印度專利法便做了如此規(guī)定。sThe Patents (Amendment) Act, 2005, No. 15, § 3(d), Acts of Parliament, 2005 (India).

跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）雖然在“可專利的主題事項”當中同樣使用了“可工業(yè)應(yīng)用”一詞，并且在腳注中同樣將其解釋為“有用”的同義詞。而且TPP對“新藥品”做了一個寬松的定義，即“不包含（或未使用）以前被該締約方批準過的化學(xué)個體的新藥品”，而且沒有對各締約方管理新藥專利提出嚴格的要求，t參見TPP第18.37條第1款及其注釋、第18.53條、18.50條“保護未披露的實驗或其他數(shù)據(jù)” 第1款。這體現(xiàn)了對締約方審批新藥自主權(quán)的尊重。

在此還需指出的是，NAFTA第1110條第7款卻規(guī)定，征收條款不適用東道國與NAFTA專利條款相一致的“對知識產(chǎn)權(quán)的無效（撤銷）、限制或創(chuàng)設(shè)”行為。這其實否定了禮來公司公司提出的加拿大無效其專利權(quán)的行為構(gòu)成征收的主張，也是本文并未專門探討加拿大的行為是否構(gòu)成征收的原因之一。

總的來說，這些條約都仍然遵循的一個重要原則，即知識產(chǎn)權(quán)地域性原則。該原則仍然統(tǒng)領(lǐng)著國際知識產(chǎn)權(quán)法，即在授予專利權(quán)方面賦予各主權(quán)國家較為寬泛的自由裁量權(quán)，對于各國在專利授權(quán)時的實用性要求，并不存在一個明確的實體性國際最低標準。

（二）國際投資協(xié)定及其實踐中東道國寬泛的國家自由裁量權(quán)

在國際投資法實踐中，與國家自由裁量權(quán)有關(guān)的條款一般有兩類。一類是東道國在立法或與外國公司的特許協(xié)議中明確規(guī)定確保本國未來立法或政策的變化不會損害外國投資者權(quán)益的“穩(wěn)定條款”。如科威特政府與美國獨立石油公司公司（Aminoil）之間的特許協(xié)議中規(guī)定：“除非依據(jù)本協(xié)議第11條，酋長不得通過一般或特別立法或行政措施或任何其他行為廢止本協(xié)議……?！睎|道國如果已經(jīng)做出明確承諾，必然應(yīng)當承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。該案加拿大與美國之間的投資協(xié)定并不存在此類條款。

另一類是如NAFTA規(guī)定的“公平與公正待遇”條款所隱含的投資者對于東道國專利法保持穩(wěn)定不變的“合理預(yù)期”。與該案有關(guān)的主要是東道國專利法的穩(wěn)定性問題。如Sempra案仲裁庭所指出的，“重要的是最終確保法律的穩(wěn)定性……義務(wù)，從而保證條約所尋求的保護目的?！眜Sempra v. Argentina, ICSID Case No. ARB 02/16, Award of 28 September 2007, para. 300.這也是該案申請人禮來公司提出的核心主張。

不過，目前投資仲裁庭在“合理預(yù)期”本身對于公平與公正待遇標準是否具有意義以及哪些預(yù)期是合理的或者是需要保護的，哪些預(yù)期不該予以保護等問題上仍存在較大分歧。在第一個問題上，Saluka案仲裁庭認為：“公平與公正待遇標準與作為該標準支配性要素的合理預(yù)期這一概念密切相關(guān)。由于第3條第1款中規(guī)定了該標準，捷克應(yīng)承擔(dān)避免破壞投資者合法與合理預(yù)期的義務(wù)?！眝Saluka v. Czech, PCA, Partial Award, 17 March 2006, para. 302.但還有一些被撤銷的案件，其仲裁庭質(zhì)疑合理預(yù)期對于公平與公正待遇標準有任何重要意義。wMTD Equity Sdn Bhd and MTD Chile S.A. v. Republic of Chile, Decision on Annulment, 21 March 2007, paras. 66-78; CMS Gas Transmission v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/8, Decision on Annulment, 25 September 2007, para. 89; White Industries Australia Limited v. India, UNCITRAL Final Award, 30 November 2011, para. 10.3.5.其他案件的仲裁庭在這一問題上態(tài)度都處在這兩種觀點之間，不過大多數(shù)還是將合理預(yù)期作為審查公平與公正待遇標準的重要因素之一。在第二個問題上，從國際投資仲裁實踐可以發(fā)現(xiàn)，越來越多的判例對應(yīng)予保護的合理預(yù)期的認定提出了更為嚴格的要求，如據(jù)以投資的承諾必須確定，xContinental Casualty v. Argentina, ICSID Case No. ARB 03/9, Award of September 5, 2008, para. 261.合理、合法，必須是基于投資的預(yù)期、必須考慮所有因素。yDuke Energy et al. v. Ecuador, ICSID Case No. ARB/04/19, Award of August 18, 2008, para. 320; Bayindir v. Pakistan, ICSID Case No. ARB/03/29, Award of August 27, 2009, para. 193（該案仲裁庭認為應(yīng)當考慮東道國巴基斯坦政治條件的易變性）.同時，還要求投資者也需要做到適當勤勉，其合理預(yù)期才能得到保護。zParkerings v. Lithuania, 11 September 2007, para. 333.

由此可見，國際投資協(xié)定及其實踐存在著對外國投資者合理預(yù)期認定的一種趨嚴限制，這反過來就是對東道國國家自由裁量權(quán)的放寬。具體到該案，在判斷加拿大是否違反公平與公正待遇時，就需要拿出加拿大曾經(jīng)有過對禮來公司等外國投資者明確承諾保持其實用性規(guī)則穩(wěn)定性方面的證據(jù)，從而認定禮來公司據(jù)以投資的預(yù)期是合理、合法的。

四、專利無效訴訟中東道國擁有寬泛的國家自由裁量權(quán)

除了專利法的地域性之外，專利法所固有的靈活性和專利授權(quán)固有的有條件性，還賦予國家在專利立法、司法和行政執(zhí)法方面寬泛的自由裁量權(quán)。

（一）專利法固有的靈活性要求

以上所述條約所給予國家寬泛的自由裁量權(quán)背后最本質(zhì)的理由是專利法本身所固有的靈活性。眾所周知，專利法本身具有反競爭性質(zhì)。進一步說，這種反競爭必定有利于該國公共利益，因為長遠來講，它會激發(fā)創(chuàng)新。問題的關(guān)鍵在于不同的經(jīng)濟體必須有與其相適應(yīng)的不同的專利法，而且隨著一個國家經(jīng)濟的發(fā)展和變化，專利保護制度也需要不斷進行相應(yīng)調(diào)整。如有的國家由于勞動力技能較低，可能更適合于在生產(chǎn)便宜的已知產(chǎn)品或基礎(chǔ)設(shè)施方面進行創(chuàng)新，可能為解決疾病問題而鼓勵已知藥品的可獲得性，比如允許開出未經(jīng)實驗證明的藥品的藥方。因此就可能排除“已知藥物新用途”的可專利性，或者施加更為嚴格的授權(quán)標準。前者如印度，后者如加拿大。另外，有的國家可能希望科學(xué)家或企業(yè)家從海外帶來新技術(shù)，因此選擇以“當?shù)匦路f性標準”或者“相對新穎性標準”來授予專利權(quán)。前者如新西蘭，后者如中國。兩國分別在2014年和2008年才根據(jù)本國經(jīng)濟發(fā)展狀況，放棄了這種當?shù)鼗虬氘數(shù)匦路f性標準，改為絕對新穎性標準。@7參見我國《專利法》第22條第1款；新西蘭2013年《專利法》第6條。

同時，由于創(chuàng)新效果評價的模糊性，目前尚無科學(xué)的證據(jù)證明對專利的何種保護標準能導(dǎo)致最佳的創(chuàng)新效果。因此，在這種不確定的情況下，與其強行為各國規(guī)定一個統(tǒng)一的保護標準，不如讓各國根據(jù)自身的國情和偏好自行決定保護的標準。

（二）專利授權(quán)固有的有條件性

專利法還有一個重要特點，即專利授權(quán)都是有條件的，而且雖然經(jīng)過長達20年的有效期，但經(jīng)常會被法院或準司法機構(gòu)撤銷（或宣告無效）。專利申請的審查一般由專門的行政機構(gòu)負責(zé)。審查員要對照現(xiàn)有技術(shù)審查申請發(fā)明的新穎性、創(chuàng)造性／非顯而易見性和有用性／可工業(yè)應(yīng)用性，要審查申請文件的清楚性和一致性，還有各種時限和格式要求，內(nèi)容極其繁雜。雖然審查員經(jīng)過法律和技術(shù)領(lǐng)域的訓(xùn)練，但其得出的授權(quán)結(jié)論仍會經(jīng)常被法院撤銷或宣告無效。這一撤銷或無效程序的必要性體現(xiàn)在兩個方面：一是清除審查員很可能會犯的錯誤；二是過濾掉大量存在的偽劣專利。但是要仔細審查這些專利需要很長的時間和很高的成本，因此各國專利法都允許在專利的整個有效期內(nèi)對此類專利予以撤銷或宣告無效。同時，在挑戰(zhàn)專利權(quán)的訴訟中，各方支付的訴訟費用也可彌補或抵消專利審查的成本。這種“交易”的后果就是使專利局的專利授權(quán)都是有條件的。@8僅以美國為例，美國專利商標局2014年發(fā)布的《專利專員事后再審申請數(shù)據(jù)》顯示，自從1981年開始至發(fā)布日期進入再審或撤銷請求的專利共約13, 000多件，其中超過11, 000件的請求得到支持，比例高達92%。

該案中，加拿大法院從一個較低的“僅僅極小的實用性”審查標準，拔高到一個在申請當時申請人要得到授權(quán)就需要用充分的證據(jù)予以證明在專利說明書中對實用性的承諾，因此關(guān)鍵的問題是法院設(shè)置的這種條件是否超過了可被允許的限度，即是否屬于專斷行為。下面我們將從國家自由裁量權(quán)的角度對此進行簡要分析。

五、對該案國家自由裁量權(quán)的分析與結(jié)論

國家自由裁量權(quán)體現(xiàn)在投資者對東道國專利法保持穩(wěn)定的合理預(yù)期的限度，對于分析國家專利立法、司法和行政執(zhí)法權(quán)限范圍方面的國際訴訟具有特別的意義。聯(lián)系到該案，這種所謂的合理預(yù)期的一端就是投資者所主張的保持專利法不變，已經(jīng)授予的專利權(quán)不被撤銷或無效。如前所論，專利法本身應(yīng)當與時俱進，根據(jù)變化了的經(jīng)濟形勢調(diào)整申請審批和撤銷或無效規(guī)則。同時，專利授權(quán)本身預(yù)設(shè)了撤銷或無效程序，因此這種絕對穩(wěn)定性顯然是不會被支持的?？傊?，該案問題的關(guān)鍵是東道國適用、解釋和修改專利法的自由裁量權(quán)邊界在哪里，也就是說，禮來公司作為投資者對東道國加拿大專利法穩(wěn)定性的預(yù)期在何種情況下是合理的。進一步來說，在對該案這種合理預(yù)期進行判斷時，應(yīng)當考慮如下因素：（1）專利法固有的靈活性；（2）國際條約對專利實體規(guī)則的不可定義性；（3）實用性等標準的寬泛性和與時俱進性；（4）法院或準司法機構(gòu)擁有寬泛的解釋和發(fā)展專利法的權(quán)力；（5）當然還要考慮，一個理性的投資者對上述問題特別是對專利法本身特點的合理認知。

具體考察加拿大出臺“承諾原則”行為是否具有專斷性和因此違反禮來公司據(jù)以投資的合理預(yù)期時，首先我們發(fā)現(xiàn)尚無證據(jù)顯示加拿大給予禮來公司以明確而具體的承諾，從而帶給禮來公司合理、合法的投資預(yù)期；其次，NAFTA第1709條第8款具體規(guī)定，各國可以在“存在有理由不授予專利權(quán)的依據(jù)”時撤銷或無效該項專利。按照這一“存在依據(jù)”條款，可以認為，締約國不得以一個之前從未有過的新依據(jù)而只能以修改“現(xiàn)有依據(jù)”的方式來撤銷或無效某項專利。這一規(guī)定其實就是防止東道國“專斷地”撤銷或無效專利。如前所述，禮來公司認為，加拿大的“承諾原則”是一種全新的實用性要求；但加拿大提交的答辯證據(jù)表明，加拿大法院雖然修訂并追溯適用了專利實用性標準，但這一“依說明書有用性”的要求或依據(jù)是長期存在的。加拿大只不過是新納入了一項“承諾原則”，而且這一原則也只不過是對現(xiàn)有依據(jù)中的一種解釋而已，不具有專斷性，沒有損害禮來公司據(jù)以投資的預(yù)期。

綜上所論，我們認為，東道國擁有一個對專利法適用、解釋、修改的寬泛的國家自由裁量權(quán)。而加拿大法院納入并適用“承諾原則”撤銷或無效禮來公司公司兩項專利權(quán)的行為既符合專利法國際發(fā)展趨勢，與其自身已有的專利法律相比又具有相當?shù)囊恢滦曰蛞回炐?，與其它主要國家的相關(guān)專利政策也無實質(zhì)性差異，未超出其國家自由裁量權(quán)范圍，沒有違反NAFTA公平與公正待遇條款。

In coping with wider scope of patent claims as a result of technological development in chemistry, medicine, and other f elds, many countries including Canada are imposing stringent regulations on the requirement of practical applicability for granting a patent, which is challenged by foreign investors as violating fair and equitable treatment. But the territoriality of patent law, the inherent flexibility requirement of patent law, the conditionality of patent grant procedure, and the fact that the standard of determining the legitimate expectation of foreign investors, as an important factor for reviewing the fair and equitable treatment standard, has been more and more strict in the practice of international investment arbitration, all indicate that international law confer host states a wide range of national discretion. In the case of Lilly v. Canada, Canada’s invalidation of Lilly’s two patents on the basis of Patent Promise Doctrine is exercising its national discretion and does not violate NAFTA’s fair and equitable treatment clause.

national discretion; promise of the patent doctrine; fair and equitable treatment; legitimate expectation

李尊然，中原工學(xué)院法學(xué)院／知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院／知識產(chǎn)權(quán)研究中心副教授，法學(xué)博士，碩士生導(dǎo)師

本文系作者主持的國家社科基金項目“國際投資爭端解決中的補償計算研究”（12BFX141）的研究成果。