文/陶鈞

關于新《商標法》1實施后民事侵權案件審理疑難問題的總結與思考

文/陶鈞

我國《商標法》于2013年8月30日進行了修改，針對商標行政授權、確權以及侵權制度等進行了相應改動。新《商標法》自2014年5月1日施行以來，法院系統(tǒng)受理了大量侵害商標權糾紛的案件，在司法實踐中，如何及時準確適用新《商標法》所確定的相關制度成為了亟需解決的司法難題。本文采取實證分析的方法，以北京地區(qū)部分法院審理的侵害商標權案件為研究對象，總結、提煉在司法實踐中有待解決的十一種問題，并結合具體案例提出相應建議，以求能有益于相關問題的研究。

商標侵權；混淆之虞；商標使用；抗辯權；地理標志

一、總體情況

本文采取抽樣調查的方式，即以北京高院、北京知識產權法院、北京東城法院、北京西城法院、北京朝陽法院、北京海淀法院、北京豐臺法院和北京石景山法院為調查樣本，就自2014年5月1日至2015年12月31日期間審理的涉及侵害商標權糾紛的民事侵權的一、二審案件進行了匯總。據不完全統(tǒng)計，此間上述法院共計受理商標民事一審案件1221件，審結952件。

針對所查閱的民事判決書的整體情況，經統(tǒng)計發(fā)現，案件主要呈現出以下特點：

1.侵害商標權糾紛中原告的請求賠償數額普遍提高。新《商標法》第六十三條不僅增加了懲罰性賠償，而且也對舉證責任的分配進行了相應規(guī)定，并調高了法定的最高賠償數額的上限，由此提升了原告對訴訟結果的期望值，因此直接影響了在司法實踐中原告請求數額的提高。

2.新、舊《商標法》共存適用的情形仍然較高。因侵權行為發(fā)生的時間節(jié)點直接決定了新、舊《商標法》的適用，這也是具體法律適用的關鍵時間點。同時，根據最高法院《關于商標法修改決定施行后商標案件管轄和法律適用問題的解釋》第九條的規(guī)定，商標法修改決定施行后人民法院受理的商標民事案件，涉及該決定施行前發(fā)生的行為的，適用修改前商標法的規(guī)定；涉及該決定施行前發(fā)生，持續(xù)到該決定施行后的行為的，適用修改后商標法的規(guī)定。基于前述規(guī)定，目前所受理的部分案件侵權行為發(fā)生的初始時間為新《商標法》施行之前，但侵權行為持續(xù)至新《商標法》施行之后，故該類案件應當適用新《商標法》予以規(guī)制。然而目前仍存在部分案件所涉及的侵權行為僅發(fā)生在新《商標法》施行之前，故仍應以適用舊《商標法》予以規(guī)制。由此該類案件仍然呈現新、舊《商標法》并行適用的情形。

3.小商品市場成為被告的案件仍然占相當比例。通過線下方式銷售被控侵權產品，仍然占到了侵害商標權糾紛的大部分比例，其中多數被控侵權行為發(fā)生在小商品市場的銷售場所，通常情況下，原告都會將直接銷售者和市場管理者作為共同被告予以起訴，并以共同侵權為由，請求市場管理者承擔連帶責任。

4.新類型案件呈增長趨勢。被告在具體侵害商標權糾紛中，以新《商標法》所規(guī)定的“先使用”抗辯、懲罰性賠償、“三年不使用”免賠規(guī)則等，作為其抗辯理由的案件比例呈上升趨勢。法院也在裁判中嘗試對上述規(guī)定進行適用，并對具體適用條件予以評述。

5.新生商業(yè)模式催生了諸多新的法律適用難題。伴隨互聯(lián)網技術的推廣與應用，利用網絡平臺侵害商標權的糾紛也不斷涌現。特別是基于網絡環(huán)境下產生了部分有異于傳統(tǒng)領域的商標侵權行為，不僅對裁判標準的適用提出了新的難題，也給司法實踐提出了新的挑戰(zhàn)。

本文在梳理了審理侵害商標權糾紛案件的整體情況及特點后，針對所收集、整理的裁判中所呈現的疑難問題進行了匯總，共梳理了十一種有待統(tǒng)一與規(guī)范的具體法律適用

二、“馳名商標”的商業(yè)宣傳主體及方式如何進行界定

（一）問題的提出

新《商標法》第十四條第五款新增了禁止“馳名商標”進行商業(yè)宣傳的規(guī)定，根據該條款的規(guī)定，將適用主體限定為生產者、經營者。若以此進行文義解釋，是否能夠充分實現該條款所設置的目的，即防止馳名商標的異化，以及該條款中所列舉的“商業(yè)活動”是否僅限于具有“盈利性”的商事活動等等均有待確定。

（二）解決對策

對此本文認為，禁止“馳名商標”進行商業(yè)宣傳的限定主體應作擴張性解釋?！榜Y名商標”解決的實質在于如何對侵害“為相關公眾所熟知的商標即馳名商標”給予充分的法律保護問題，該種商業(yè)標識所保護的輻射范圍超越一般商標的范圍，并不局限于類似商品上的近似商標，而是以“淡化”理論為其保護的基礎。然而縱觀我國當前的司法實踐，“馳名商標”被異化的情況仍然存在，作為一種企業(yè)、地區(qū)的特定榮譽或者獎勵方式，在商業(yè)活動中大肆宣傳，導致競相追求“馳名商標”稱號的不正?，F象蔓延，不僅損害了消費者的利益，甚至導致了腐敗的滋生，背離了馳名商標制度的創(chuàng)設初衷。為了根除此種有悖于設立“馳名商標”制度的異化現象，此次新《商標法》設定了禁止商業(yè)宣傳的規(guī)定。然而，現實中除了生產者、經營者以外，例如中介代理機構、乃至地方政府都存在利用“馳名商標”進行商業(yè)宣傳的情形，因此從該項規(guī)定的制定初衷考量，建議弱化對該項制度主體的限定要件，即只要將“馳名商標”作為商業(yè)宣傳、商業(yè)推廣就構成該條款所規(guī)定情形，而對主體范圍不宜苛求于生產者與經營者。同時，在商業(yè)宣傳及商業(yè)推廣活動形式上，為了確保該項規(guī)定設立目的的實現，亦無需以是否具有“盈利性”為要件。

三、商標侵權判定歸責要件應當如何進行界定

（一）問題的提出

新《商標法》第五十七條第（一）、（二）項與舊《商標法》第五十二條第（一）項從內容上有了較大改動，進一步確定了商標侵權判定的具體情形，但是對具體的適用條件及判斷規(guī)則并未詳盡予以規(guī)定，在司法實踐中存在一定的認知差異。具體而言，該條款第（一）項系對同一種商品上使用相同商標的規(guī)定；第（二）項系對同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的規(guī)定。上述規(guī)定中是否需要明確構成侵害商標權的基本條件和判斷順序，即“商標使用”是否為構成上述條款的前提要件，若是，“商標使用”又應當如何進行界定。

前述第（一）項是否可以理解為推定構成混淆之虞，還是直接構成混淆？在適用第（二）項判斷是否構成商標侵權時，混淆之虞同商品的類似性判斷、商標標志的近似性判斷、以及商標侵權系何種關系？只有在確定具體客體之間的關系后，才能對各客體在商標侵權中所承載的作用和判斷的順序進行界定，這也決定了新《商標法》所確立的侵權判斷基準應當如何理解的問題。

同時，在判斷商標侵權行為的構成時，是否應當將被控侵權主體的主觀意圖、侵權情節(jié)、商標的知名度、被控侵權行為的表現形式、以及實際的市場情況等因素綜合予以考量，還是基于新《商標法》該條款規(guī)定的字面含義，直接從商品類似、標志近似等方面的純物理屬性予以認定，而將前述因素作為判斷賠償數額的具體要素進行考量。

最后，商標專用權與商標禁用權二者的范圍應當如何界定，即在判斷商標侵權時，如何界定商標權保護的范圍邊界，應當采取怎樣的判斷方式進行合理界定。

（二）解決對策

本文認為，在商標侵權歸責判斷中，應建立以“商標性使用”為前置要件，“混淆之虞”為充要條件，“商品類似”和“標志近似”為獨立構成要素的邏輯判斷體系。

1.商標法所保護的對象是能夠起到識別商品或服務來源的標志，即商標。這是商標存在的基礎與價值，雖然對商標的本質研究存在從經濟學、符號學、心理學及市場營銷學等多個視角進行分析的情形，但是都無法回避商標本質上是通過特定標志將商品與提供者建立對應關系的信息介質，也就是“識別性”是商標的基本特性。因此，在判斷是否構成商標侵權的過程中，除了侵權法中“違法行為、損害結果、因果關系、主觀過錯”這四個基本要件外2郎勝主編：《中華人民共和國商標法釋義》，法律出版社2013年版，第107頁。，基于商標的基本屬性，被控侵權商品上對特定標志的使用是否為“商標性使用”是在《商標法》適用體系下的前置要件，不應當予以忽略。同時，因商標本質上并非系獲得對特定符號的壟斷權，而是在具體類別的商品或服務上獲得使用該標志的專用權，亦可理解為系對特定對應關系的保護，由此若被控侵權人使用相關標志并非商標意義上的使用時，該被控行為的后果也就不會破壞特定標志所標示商品或服務與提供者即來源的對應關系，進而也就不應適用商標法予以規(guī)制。因此，在商標法適用體系中，“商標性使用”應當為商標侵權的前置條件。

2.如何判斷“商標性使用”的構成要件，就是接下來所要解決的問題。新《商標法》第四十八條規(guī)定，本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。該條款是將2002年施行的《商標法實施條例》第三條的內容由法規(guī)上升為法律，并且明確了商標使用的終極目的是“用于識別商品來源的行為”，也就是再次明確了商標的“識別性”?？v觀新《商標法》的相關規(guī)定，其中涉及“商標性使用”的條款包括了第七條、第十五條第二款、第三十二條、第四十八條、第四十九條、第五十九條和第六十四條。該法第四十八條第一句即載明“本法所稱商標的使用”，即從文義上進行解釋，商標法體系內的商標使用應當是具有統(tǒng)一含義的，即為該條款所具體規(guī)定的情形。然而，雖然“商標性使用”具有統(tǒng)一的含義，但是因商標使用在不同的制度語境中不應忽略該制度本身所設立的價值。由此在制度設立價值的層面上，對“商標使用”的認定標準應當符合特定制度所創(chuàng)設的價值意義。

具體而言，新《商標法》第七條確立了商標使用的基本原則，即應當遵循誠實信用的原則；第十五條第二款是對“代理人或代表人以外的商業(yè)關系中搶注商標行為的有效規(guī)制”；第三十二條是特定主體通過“使用”獲得了未注冊商標的特定權益；第四十九條則是為了鼓勵商標使用，避免資源浪費，而非懲罰性制度；第五十七條是對注冊商標專用權的保護；第六十四條是為了避免通過商標進行商業(yè)化維權，避免“商標蟑螂”的泛濫。

因此，基于前述分析，雖然不同制度的價值體系中“商標性使用”具有統(tǒng)一的含義，但是在不同類型的案件中，所確定的證明標準可以隨價值內涵適當予以調整。

然而，此中應當注意“商標性使用”的準備階段和實際使用階段，前一階段從理論上分析，因并未使相關公眾認知為商標，也就無法起到識別商品或服務來源得作用，故導致是否構成侵權存在疑慮。然而根據新《商標法》第六十五條的規(guī)定，商標注冊人或者利害關系人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其注冊商標專用權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以依法在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為和財產保全的措施。根據前述規(guī)定，我國目前采取的政策是將準備階段的侵害商標權行為也納入到禁止范圍，因此司法實踐亦需要遵循法律所確定的基本政策而行。

在是否構成“商標性使用”的判斷過程中，應當結合該特定標志所使用商品的相關公眾的通常認知水平、相關領域普遍的使用方式、特定標志具體的展現形式等，進行綜合認知。

在“好多魚”侵害商標權糾紛中3參見北京高院（2015）高民（知）終字第4005號民事判決。，二審法院就明確指出，在判斷他人是否從事了侵犯注冊商標專用權的行為時，應當以他人系對特定標志構成商標意義上的使用為前提，若他人對特定標志的使用并不能產生識別商品來源的作用時，則該使用特定標志的行為并非商標意義上的使用，故不應屬于侵害他人注冊商標專用權的行為。在具體的判斷過程中，應當結合該特定標志所使用商品的相關公眾的通常認知水平、相關領域普遍的使用方式、特定標志具體的展現形式等，進行綜合判斷。具體本案而言，根據食品行業(yè)通常使用商標的形式，該行業(yè)經營者會將商標印刷在食品的外包裝或相應的廣告宣傳制品之上，從而達到相關公眾能夠識別商品來源的作用，特別是為了突出商品的來源，甚至會將特定標志予以突出、放大、區(qū)別于食品外包裝其他組成要素進行表現。根據在案證據，雨潤公司委托雨潤加工公司生產的“旺潤”好多魚魚肉火腿腸產品在外包裝袋上突出、放大使用了文字“好多魚”，在外包裝袋左上角標注了“旺潤Wang Run”，該包裝袋正面還標注了文字“魚肉風味火腿腸 美味嘗鮮 魚味無窮”并配有卡通魚的插圖；在該包裝袋的背面配料部分，標注了“雞肉、魚肉、豬肉、水、淀粉…”；在該產品的內包裝上同樣標注了文字“好多魚魚肉風味火腿腸”及“旺潤Wang Run”，相關文字平行排列，文字“好多魚”字體與表現形式明顯區(qū)別于其他部分。正是基于涉案上述被控侵權產品中“好多魚”文字的使用方式，相關公眾在看到該文字時，根據對該類產品通常商標的認知習慣，會認為文字“好多魚”具有了識別商品來源的作用，屬于商標意義上的使用。

3.縱觀當前世界各地區(qū)對商標侵權的判定標準，主要有以美國為例的通過混淆之虞涵蓋近似性的類型，以日本為例將混淆之虞內涵于近似性之中的類型，還有以歐盟為例將近似性作為判斷混淆之虞的基礎的類型4王太平：《商標法原理與案例》，北京大學出版社2015年版，第229-234頁。。此次新《商標法》第五十七條第（二）項直接將“容易導致混淆”寫入法律，應該是對最高法院關于商標民事糾紛案件司法解釋中關于商標侵權認定標準的進一步確定，也是將多年來司法實踐中的認定標準上升為法律層面予以地認可。因此，“混淆之虞”成為商標構成侵權的認定標準得以確立，也是判斷侵權的充要條件。

根據新《商標法》相關條款的具體規(guī)定，我國實則吸收了歐盟的商標侵權判定標準，將商品類似、標志近似作為判斷“混淆之虞”的獨立要素，也就是二者缺一不可，均構成了“混淆之虞”的必要條件。然而，在實際的商品類似與標志近似判斷中，絕非簡單的作物理屬性的認知，需要結合涉案商標的知名程度、顯著性、商品的關聯(lián)情況、具體領域中相關公眾的認知能力等進行整體判斷。在此需要明確的是，商標禁用權不同于商標專用權，特別是新《商標法》第五十六條明確規(guī)定，注冊商標的專用權，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限，即商標專用權具有“封閉性和靜態(tài)性”。反觀商標禁用權則可以擴展至類似商品上的近似商標，并且商標禁用權會隨商標權人的正向使用、宣傳，附加更高的知名度，從而不斷予以擴大；反之也會因商標權的消極使用、宣傳，禁用權的范圍而受到影響，甚至被限制，因此商標禁用權具有“開放性和動態(tài)性”的特點。由此，導致了在判斷商標侵權即“混淆之虞”時，應當采取何種判斷的方式來確定具有“開放性和動態(tài)性”的商標禁用權成為司法實踐中的難點。

為此，北京高院在“好多魚”侵害商標權糾紛中5同注釋3。，提出了“判斷基準的主體認知”規(guī)則，即在商標侵權糾紛中，判斷類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，是否容易導致混淆時，應以注冊商標所形成的商業(yè)信譽、商品聲譽為出發(fā)點進行認定，即此時判斷的主體標準是注冊商標核定使用商品的相關公眾，而非被控侵權行為的相關公眾等主體。之所以如此考慮，主要有以下三方面的原因：

第一，商標專用權與禁用權在權利基礎方面存在差異。商標專用權系基于申請注冊而產生，在其核定使用的商品上獲得法定的權利；而禁用權是以法律所規(guī)定的侵害他人注冊商標專用權為基礎，以是否會造成商品的來源混淆為落腳點，而發(fā)生混淆的范圍不僅及于注冊商標所核定使用的相同商品，也包括了類似商品，而對類似商品的判斷，是從功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費群體等方面進行的認知，并且對馳名商標的保護甚至可以擴展到非類似商品的保護范圍。故商標禁用權的范圍顯然超過了專用權，此時在對注冊商標禁用權進行范圍的界定時，必然應當以注冊商標為基點進行判斷。

第二，他人對注冊商標專用權的侵害，實質是破壞了注冊商標所標示商品與特定來源的聯(lián)系，而此利益的損害顯然也是以注冊商標為基點進行認知的。

第三，注冊商標禁用權的范圍并非一成不變的，例如我國商標法中規(guī)定了馳名商標，其保護范圍不僅包括了對商品來源的誤認，同時還包括了減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽、不正當利用馳名商標的市場聲譽等“淡化”的情形，故保護范圍明顯大于非馳名的注冊商標。究其原因，正是商標的實際價值在于使用，通過積極、有效、合法、廣泛的使用，注冊商標所蘊含的商業(yè)信譽、商品聲譽不斷累積，其影響范圍也隨之擴大，由此在判斷商標禁用權范圍時，也是出于對注冊商標所形成商譽的有效保護。

在此需要指出，新《商標法》第五十七條第（一）項對相同商品上相同商標侵權的認定，實則是對商標專用權的絕對性保護，此時商標禁用權與商標專用權的范圍是完全相同的，因此無須考慮是否會發(fā)生“混淆之虞”，也有學者認為此時是推定構成“混淆”或直接認定“混淆”。

四、網絡環(huán)境下的商品或服務類別如何進行界定

（一）問題的提出

網絡環(huán)境下商品或服務的交易與提供，因為受到商業(yè)媒介的限制，特別網絡是基于不同技術協(xié)議所建構的虛擬空間與平臺，因此更無法脫離技術的支持，此時如何在網絡環(huán)境下對商品或服務的類別進行界定，可能會讓裁判者產生與線下認定方式不同的疑慮。例如在涉及APP名稱的侵害商標糾紛中，因為APP軟件提供的商品或服務必然涉及到計算機軟件、軟件開發(fā)服務、通訊服務、電子交易等多個與互聯(lián)網服務相關類別的商品或服務，由此如何準確界定其類別，不僅涉及到該類案件基礎事實的判斷，更會直接影響到商標侵權行為的定性。

（二）解決對策

認定APP應用軟件的商品或服務類別應采取“實際獲益來源”的認定規(guī)則。APP應用軟件的名稱多數會以具有特定化的“標志”+具體的商品或服務名稱構成，而其載體又是軟件，在商標侵權判斷中如何對應用軟件的商品或服務進行準確界定，直接影響著最終是否會造成彼此商品或服務來源混淆的判斷。對此，應當從準確界定APP應用軟件提供者實際獲得經濟利益的商品或服務來源入手，確定其所屬商品或服務的類別，避免陷入多重商品或服務關聯(lián)性的“陷阱”，而忽略了“互聯(lián)網+”經濟模式的特點，區(qū)分網絡經濟依托多項技術服務才能實現其商業(yè)正常運營的特性。例如在“滴滴打車”商標侵權案中6參見北京海淀法院（2014）海民初字第21033號民事判決。，即對應用軟件的服務類別進行了詳盡的論述，明確區(qū)分了外圍技術服務與內在實質服務的差異，這也符合本文所提出的“實際獲益來源”的認定規(guī)則。

五、侵害商標權糾紛中關于“共同侵權”的判定應當如何進行認知

（一）問題的提出

新《商標法》第五十七條第（六）項規(guī)定“故意為侵犯他人商標專用權行為提供便利條件，幫助他人實施侵犯商標專用權行為的”，同時《商標法實施條例》第七十五條進一步對該條款進行了明確，其中將網絡商品交易平臺也作為“幫助”行為的一種情形72014年5月1日施行的《商標法實施條例》第七十五條規(guī)定，為侵犯他人商標專用權提供倉儲、運輸、郵寄、印制、隱藏、經營場所、網絡商品交易平臺等，屬于商標法第五十七條第六項規(guī)定的提供便利條件。。在此基礎上，如何與《侵權責任法》第三十六條第三款中關于網絡服務提供者以“知道”為要件的歸責要件相銜接。具體而言，《商標法》該條款以主觀具有“故意”為前提，這與《侵權責任法》第九條中“教唆、幫助”侵權所規(guī)定的主觀要件相吻合，但是《商標法實施條例》將網絡商品交易平臺也規(guī)定為該條款所規(guī)定情形，恰恰《侵權責任法》第三十六條第三款中系以網絡服務提供者“知道”為要件，而“知道”具體包括了“明知”（故意）和“應知”（過失），由此是否會導致在具體司法實踐中引述相關法律規(guī)定存在沖突。

（二）解決對策

在涉及網絡服務提供者是否構成共同侵害商標權的判定中，應當區(qū)分對待明知和應知在判斷中的作用與適用。具體而言，網絡服務提供者構成“明知”的，適用新《商標法》第五十七條第（六）項的規(guī)定；構成“應知”的，則適用該條款第（七）項予以規(guī)制?！肮室狻睆闹饔^狀態(tài)分析，應為“明知”的情形，而且第（六）項所規(guī)定的系幫助侵權的具體情形，因此應當與《侵權責任法》第九條所規(guī)定情形相符合，而將網絡服務提供者構成“應知”的情形，歸屬于《侵權責任法》第三十六條予以規(guī)制。

同時，在司法實踐中，對小商品市場主體的責任認定存在不同認知，為了加大知識產權的保護力度，北京法院對于在小商品市場中發(fā)現銷售他人商標商品的，一般若該商標屬于北京市工商行政管理局于2004年7月20日所發(fā)布《通告》中所明令嚴禁銷售的相關商標商品的，則直接認定小商品市場主體屬于“明知”的情形，構成幫助侵權8參見北京知識產權法院（2014）京知民終字第222、223、224號民事判決和（2015）京知民初字第264、265號民事判決。；除此之外的商標，則應當結合具體案情進行相應認定。然而，在部分裁判文書的論述過程中將未盡到“注意義務”等同于“明知”，顯然并未區(qū)分“注意義務”與“應知”的對應關系，而以“明知”作為“注意義務”未履行或未盡職的終端認定，顯然存在司法認定的邏輯不當。

六、新《商標法》第五十七條相關條款內在關系如何理解

（一）問題的提出

新《商標法》第五十七條所規(guī)定的具體條款中是否具有內在的邏輯關系，即該條款具體規(guī)定了六種具體的侵權情形及兜底條款，各條款之間的內在關系應當如何進行理解，是相互獨立、還是具有內在邏輯，是部分條款之間具有關聯(lián)性、還是整體上均具有關聯(lián)性，都是值得思考與明確的。只有對法律規(guī)定的體系化作出正確的理解，才能確保商標專用權的充分保護，制止侵害商標權行為的發(fā)生，同時也能有益于該類案件法律的準確適用。

（二）解決對策

新《商標法》第五十七條所規(guī)定的六種具體侵權情形，既具有各自的獨立性，又存在內在的邏輯關聯(lián)關系。具體而言，該條款第（三）項所規(guī)定的情形是以被控侵權商品足以導致混淆為前提的9參見北京知識產權法院（2014）京知民終字第114號民事判決。，這與在判斷第（二）項所規(guī)定的情形應該在認定標準上具有內在的統(tǒng)一性；第（四）項中特定標識是以商標使用為前提，否則僅僅是制造特定標識，并不直接導致商標侵權，而且該項規(guī)定是對懲治商標侵權的擴張性保護，但依舊不能脫離開基本的商標侵權判定標準而單一進行考量；第（六）項也是以構成商標侵權為前提的幫助行為，即共同侵權，亦可稱為“間接侵權”，而該侵權行為的成立是以直接侵權為前置要件的，即若直接侵權不能成立，則間接侵權亦不能單獨予以適用。

因此，新《商標法》第五十七項各條款之間具有內在的關聯(lián)性，不應孤立的予以考量，否則將導致法律適用的認識偏知，也不能有效發(fā)揮法律自身的整體性效用。

七、“指示性使用”在商標不侵權抗辯中如何進行界定

（一）問題的提出

“指示性使用（Nominative Use)，指使用者在經營活動中善意合理地使用他人的商標，客觀地說明自己商品用途、服務范圍以及其他特性，與他人的商品或服務有關。商標指示性使用直接指向的是商標權人的商品或服務，但最終目的仍是為了說明使用人自己的商品或服務?！?0李雨峰、刁青山：《商標指示性使用研究》，載《法律適用》2012年11期，第87頁。那么，“指示性使用”可否屬于商標不侵權抗辯的一種類型。

新《商標法》第五十九條第一款僅將“描述性使用”作為不侵權抗辯的一種類型，但是隨著網絡環(huán)境下交易方式的多樣性，特別是我國多個城市建立了自貿區(qū)制度，“平行進口”的商業(yè)模式逐步推廣，其自身規(guī)模及總量在不斷擴大。在此情況下，是否能夠將在商業(yè)活動中具有“指示性使用”的行為也納入到不侵權抗辯的類型中，具有更加現實的意義。

（二）解決對策

“指示性使用”應當屬于不侵權的抗辯事由，因其更多的是為了使消費者能夠知悉經營者所提供商品或服務的相關信息，其中既包括了直接提供商品的信息，也包括了存在關聯(lián)關系商品的信息?！懊绹魻柲匪狗ü僖苍赋觥虡藱嘀皇窃谟谧柚顾藢⑺纳唐樊敵蓹嗬说纳唐烦鍪?，如果商標使用時只是為了告之真相而并不是要欺騙公眾，我們看不出為何要加以禁止。商標不是禁忌’?！?1黃暉：《商標法》（第二版），法律出版社2016版，第172頁。誠如上文所言，商標所保護的是標志與商品來源的對應性，而商標禁用權也是為此而設置的，絕非是為商標權人壟斷商品的流通環(huán)節(jié)所創(chuàng)設，即商標的權利用盡規(guī)則應當是市場自由競爭所必需存在的基本規(guī)則之一。在此基礎上，若被控侵權產品確實來源于商標權人或其授權主體，此時商標權人已經從“第一次”銷售中實現了商標的商業(yè)價值，而不能再形阻卻他人進行“二次”銷售或合理的商業(yè)營銷，否則將阻礙市場的正常自由競爭秩序建立的進程，因此“平行進口”亦應被司法所接受。

在“K?STRITZER”商標侵權糾紛中12參見北京高院（2015）高民（知）終字第1931號民事判決。，二審法院就指出，商標的基本功能是區(qū)分商品或服務的來源，保護商標就是要保護商標的區(qū)分功能，保護商標上凝聚的商標權人的商譽，禁止他人通過在相同或類似商品上使用相同或近似商標而造成消費者混淆進而盜取商標權人的商譽。因此，商標侵權的判斷標準是混淆可能性。本案中，被控侵權啤酒上標注的商標為“K?STRITZER”或“K?strier”，標注的生產廠家系K?stritzer Schwarzbierbrauerei（庫斯亭澤公司），商標與商品來源的對應關系是真實的，并不會導致消費者混淆誤認。同時，是否禁止商標平行進口，應當依據我國現行法律法規(guī)的規(guī)定予以確定。由于我國《商標法》及其他法律并未明確禁止商標平行進口，因此，四海致祥公司將歐洲市場上合法流通的“K?STRITZER”系列啤酒進口到我國進行銷售，并不違反我國《商標法》及其他法律的規(guī)定。大西洋C公司認為商標平行進口違反我國法律的主張缺乏法律依據?！渡虡朔ā返谖迨邨l第（一）項規(guī)定的目的是禁止他人以其商品冒充商標權人的商品，從而盜取商標權人的商譽，如果被控侵權商品系商標權人生產銷售的，該商品的流通行為即不會造成消費者混淆誤認，不會損害商標權人的商譽，不應當認定為侵權行為。

八、“在先使用”抗辯的具體適用規(guī)則如何進行界定

（一）問題的提出

新《商標法》第五十九條第三款新增了“在先使用”抗辯的條款，然而該條款的適用因缺乏具體的司法實踐經驗，特別是如何劃定具體的適用規(guī)則與要件，直接關系到注冊商標的保護與善意在先使用人直接利益的平衡，因此具有突出的現實意義，也是亟待解決的問題。

（二）解決對策

以“誠實信用”為原則，對“在先使用”抗辯的適用條件及繼續(xù)使用范圍進行合理界定。該項制度是從平衡商標在先使用人和注冊商標專用權人之間的利益為視角，對在市場上具有一定影響的未注冊商標所有人的合法權益予以保護，有效厘清了商標注冊制度與商標使用制度之間并非截然對立的關系?？梢哉f，該項制度實則是對“誠實信用”的在先使用主體在我國商標“注冊制度”下的例外保護。

然而我國商標注冊制度是基本制度，因此即使法律上設定了該項抗辯，但其保護的范圍也是應當嚴格限制的。具體而言，“首先，在先使用的未注冊商標必須是具有一定市場影響的商標；其次，在先使用的未注冊商標只能在原使用范圍內繼續(xù)使用；最后，注冊商標專用權人可以要求在先使用的未注冊商標附加適當區(qū)別標識，以免發(fā)生混淆，造成消費者誤認?！?3同注釋2，第114頁。

1.關于“在先使用”抗辯的適用條件可以作下列規(guī)定：

（1）在先使用人應當出于善意。這是“誠實信用”原則的具體體現，也與新《商標法》第七條所確立的“商標使用”的基本原則相吻合，并且亦不會導致我國商標注冊基本制度的背離。

（2）在先使用人對特定標志的使用時間上一般應早于涉案商標的申請注冊日，同時早于商標注冊人使用，且須為商標性的使用。因為若商標注冊人在先已經使用注冊商標，存在注冊商標的知名度已經被在先使用人知悉的情形，此時在先使用人的使用行為難言善意，從該項制度保護善意使用人的視角出發(fā)，使用時間的節(jié)點設定為“雙早于”的標準，更加能夠實現該制度設立的初衷。同時，考慮到在先使用人的主觀意圖并不易被判斷，僅能通過客觀化的外在行為與現象所推定，由此確定“雙早于”的標準才能更加有效確保該項制度內在價值的實現。

（3）在先使用人所使用的商標應當具有“一定影響”。關于知名度的高低程度，一般不易要求過苛，即只要滿足在先使用人對其商標的使用確系真實使用，且經過使用已使得商標在使用地域或區(qū)域內起到識別作用，則符合具有“一定影響”的要求。否則對知名度要求過高，則不利于該項制度的適用，而且判斷是否具有“一定影響”的時間點應當限于涉案商標的申請注冊日，這也是從平衡該制度與我國商標注冊制度二者的關系予以考慮的，這也能夠與新《商標法》第三十二條的規(guī)定相對應，找尋到商標法內在各條款之間的平衡。

2.關于該條款中“原有范圍”以及“區(qū)別標識”的界定，可以采取以下判斷方式：

（1）關于“原有范圍”的界定，應當從在先使用人具體使用的“商標”、“商品或服務的類別”、“使用的行為方式”以及“使用主體”等因素予以考量?！霸蟹秶眱H限于同在先使用商標、以及商品或服務“相同”或“基本相同”的情形，而且使用的主體應當以涉案商標的申請注冊日為基準，不易限定為核準注冊日或立案日，否則可能會不當的損害注冊商標權利人的合法權利。

關于“在先使用人”范圍的限定，既可以包括本人，也可以包括已獲授權許可的“被許可使用人”，此時應當注意的是在先使用的商標不應允許轉讓，即限定其具有特定的“人身依附”的屬性。在接受市場包容性發(fā)展的同時，不應變相損害注冊商標權利人的商標專用權，但是在先使用人若是整體進行改制的，可以認定承繼原在先使用人的主體具有繼續(xù)使用的權利。

關于是否應當限定商標在后使用行為的規(guī)模問題，存在不同的認知。一種意見認為，基于《專利法》第六十九條第（二）項的規(guī)定，在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續(xù)制造、使用的，不視為侵犯專利權。同時結合最高法院《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十五條的第三款的規(guī)定，原有范圍包括專利申請日前已有的生產規(guī)模以及利用已有的生產設備或者根據已有的生產準備可以達到的生產規(guī)模。因此專利法中此項制度將生產規(guī)模作為“原有范圍”限定的要素之一予以考量，這其中主要考慮因專利權本身是一種壟斷權，被保護的技術方案具有市場的唯一性。具體而言，可以理解為每件被控侵權產品的生產，都意味著專利產品可能面對失去市場的機會，因此此種此消彼長的替代關系決定了“原有范圍”必須將生產規(guī)模予以考量。由此，商標制度中“原有范圍”的界定也可以參照專利法中的相關規(guī)定，將生產規(guī)模予以考量。另一種意見則是反對將“生產規(guī)?！奔{入“原有范圍”的考量因素，主要是因為商標所標示商品的市場是相對開放的，刺激消費者購買商品的原因不僅僅是因為商標，還存在價格、個人喜好、商品性能、企業(yè)文化等多個因素，因此其不同于專利產品具有狹義的“替代性”。同時，商標的保護是對商品來源的保護，故從商標法設立該項制度的初衷而言，市場的包容性發(fā)展是保護已經形成固定市場的商業(yè)標識的存續(xù)，因此無需對生產規(guī)模進行限定，而由市場對特定商業(yè)標識的生存予以決定，故不應將“生產規(guī)?！奔{入到“原有范圍”的考量因素之中。在“啟航”侵害商標權糾紛14參見北京知產法院（2015）京知民終字第588號民事判決，類似判決還有該院（2014）京知民終字第134號、第153號民事判決。中對前述意見亦有體現。本文也是贊同第二種意見，這樣才能真正實現商標法設立此項制度的價值，也是商標與專利本質差異性的體現。

（2）“區(qū)別標識”的添加應以原告主張為前提。具體的方式可以設計為：在雙方協(xié)商不成的情況下，由法院根據原告的主張確定“區(qū)別標識”具體實施方案的可行性。如何附加“區(qū)別標識”以及實施方式需要司法實踐的不斷積累與充實，應該說“區(qū)別標識”需具有能顯著將涉案商標與在先商標相區(qū)分的基本特性，這是該區(qū)別標識設置的最終目的。一般而言，涉案注冊商標的權利人最清楚其商標與在先商標的近似程度，如何附加區(qū)別標識具有天然的主動性和積極性，因此在雙方對附加區(qū)別標識方案無法達成一致時，可以采取由原告提出具體方案，法院對此進行確認的方式，但是應確保不能破壞在先使用人的商業(yè)標識，此中程度的界定也需要不斷的摸索與積淀。

九、損害賠償數額如何進行準確界定

（一）問題的提出

雖然新《商標法》第六十三條對損害賠償數額的確定規(guī)則進行了相應改動，體現了加大對權利人保障的立法精神，然而關于許可費如何進行確定、懲罰性賠償如何適用、如何應用減輕權利人舉證難度的規(guī)則、酌定數額中侵權行為的情節(jié)又當如何進行考量都需要進一步的精細化規(guī)定，才能防止類似案件所帶來裁判結論的差異，降低社會公眾產生“質疑”效應的可能性。

（二）解決對策

本文認為，在確定具體賠償數額時，應當以賠償數額與侵害商標權行為具有直接因果關系為基礎，在綜合對涉案商標的知名度和顯著性、侵權情節(jié)、主觀意圖等要素進行考量的基礎上，進行相應的認定。新《商標法》第六十三條確定了權利人實際損失、侵權人實際獲利、酌定賠償數額這三個視角依次確定具體數額的方式。在確定具體的賠償數額時，不能簡單地將銷售被控侵權產品的數量直接等同于正品的銷售數量，進而以正品的單價確定賠償數額。因為商標所標注的商品是多邊的開放市場，購買者在選購被控侵權產品時有時存在明知商品為仿冒，但因價格低廉而進行選購的情形，即此類購買者在實際選購時，并不是正品的潛在消費者，故此情形下假冒商品的銷售數量不能直接等同于正品的銷售數量。因此，在計算權利人的實際損失時，若直接以前述方式進行確定，顯然賠償數額缺乏與侵犯商標權行為直接的對應性。同時，損害賠償屬于債權請求權的范疇，從其請求權基礎的視角進行分析，直接的因果關系亦為其構成要件，故在實際確定賠償數額時應當將與侵犯商標權行為具有直接的因果關系作為基本判斷的邏輯起點。最高法院在“卡斯特”侵害商標權糾紛中15參見最高法院（2014）民提字第25號民事判決書。就指出，侵害商標專用權的賠償數額為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失，也就是說，賠償數額應當與侵權行為之間具有直接的因果關系。

同時，在具體確定賠償數額時，應當考量涉案商標的知名度、顯著性、被控侵權人的主觀惡意、侵權行為持續(xù)的時間、危害程度、表現形式、相關商品的市場情形等多種因素，綜合進行認定。特別是新《商標法》將酌定的最高數額由50萬元提升至300萬元，在加大知識產權保護力度的同時，應當更加精細化的分析各要素的具體情形，甚至可以引入經濟學的理論合理界定各因素所占的權重，從而在酌定的過程中確定具體的參考變量，固定計算的依據，確保以“同一化”考量方式得出相應的結論。

在“MONCLER”侵犯商標權糾紛中16參見北京高院（2015）高民（知）終字第4005號民事判決。，二審法院指出蒙克雷爾公司未舉證證明其因被侵權所遭受的實際損失。諾雅卡特公司也未舉證證明其因侵權所獲得的利益或者其生產、銷售服裝的數量，亦無許可費可以作為參照，在考慮蒙克雷爾公司商標的知名度、被控侵權行為、情節(jié)等相關情況以及蒙克雷爾公司為制止侵權行為而支付的合理開支，最終確定了賠償數額為人民幣三百萬元。

十、“三年不使用”抗辯的免賠規(guī)定如何進行適用

（一）問題的提出

新《商標法》第六十四條新增了商標“三年不使用”免除賠償責任的規(guī)定，如何確定具體的“三年不使用”的起算日期，是以被控侵權行為發(fā)生日、截止日、還是原告起訴日為基準？同時該條款中的“三年不使用”與新《商標法》第四十九條第二款所規(guī)定的“連續(xù)三年不使用”是否具有相同的內涵與外延，并且《商標法實施條例》第六十七條中規(guī)定了“連續(xù)三年不使用”的例外情形，是否可以在“三年不使用”免除賠償責任條款中也適當考慮此種例外情形，都是有待明確的內容。

（二）解決對策

新《商標法》是為了能從商標侵權救濟的視角，充分激活商標資源、鼓勵商標使用，適當規(guī)制通過商標注冊進行商業(yè)維權，或通過轉讓獲取利益的不當商業(yè)行為的濫化。商標的實際價值是通過不斷的使用積累商譽，便于消費者識別與認知，而絕非通過注冊而大量囤積商標資源，進而利用商業(yè)維權獲取利益，阻礙商業(yè)社會的正常發(fā)展與繁榮，因此新《商標法》不僅延續(xù)了舊《商標法》中“連續(xù)三年不使用”的撤銷制度，而且還從商標專用權保護的視角，將損害賠償的確定與商標使用聯(lián)系起來，從而更加全面的確立了鼓勵商標使用、誠實信用注冊商標的基本價值引導。

由此，新《商標法》第六十四條所規(guī)定的“連續(xù)三年不使用”與該法第四十九條第二款所規(guī)定的“連續(xù)三年不使用”從設立的價值、初衷、目的上具有一致性與延續(xù)性，因此《商標法實施條例》中第六十七條所規(guī)定的“不使用的正當理由”應當同樣可以適用于新《商標法》第六十四條所規(guī)定情形。在此需要指出，正是基于該法第六十四條與第四十九條內在價值的一致性，在適用的具體規(guī)則，特別是關于第六十四條所規(guī)定“三年不使用”的時間節(jié)點上，可以借鑒第四十九條的適用規(guī)則，即以起訴日向前倒推三年作為判斷第六十四條適用的指定期間。然而，也應當注意，即使存在“連續(xù)三年不使用”的情形，但是若權利人能夠舉證證明因侵權行為受到其他損失的，被控侵權人仍不能免除賠償責任。

十一、被控侵權商品具有“合法來源”應當如何進行判定

（一）問題的提出

新《商標法》第六十四條第二款對銷售不知道是侵犯注冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得并說明提供者的，不承擔賠償責任進行了相關規(guī)定，也就是善意不知情的銷售者，被控侵權商品具有“合法來源”可以作為其免除賠償責任的構成要件。

在司法實踐中，關于合法取得的判斷要件應當如何界定存在一定分歧，特別是小商品的零售者商品來源的憑證是否應當考慮到其經營能力與特點，適當降低證據的證明標準需要進一步予以明確。

（二）解決對策

“合法來源”應符合商業(yè)習慣與行業(yè)慣例?！渡虡朔▽嵤l例》第七十九條中對“商品是自己合法取得的情形”進行了具體規(guī)定，同時考慮到新《商標法》第六十四條系對銷售者主觀上不具有故意而進行的免賠規(guī)定，實則與該法第六十條第二款免除行政處罰具有設置目的的同一性，即銷售者承擔賠償責任的基礎是其對銷售假冒商品存在主觀故意。由于主觀意圖判斷的客觀化標準不易確定，故通過銷售商品是否具有“合法來源”作為推定主觀上是否存在故意的外在表現形式。通常而言，若無“合法來源”的，銷售者應當對其銷售商品的實際情況具有更加謹慎的善良管理人的職責，推定其為“明知”；若能夠提供系通過合法的商業(yè)渠道所取得，則在無其它證據予以證明銷售者具有主觀故意的情況下，則可以適用該條款免除賠償的規(guī)定。

十二、“地理標志”在侵害商標權糾紛中“正當使用”的情形如何進行判定

（一）問題的提出

關于地理標志作為證明商標是否適用“正當使用”的規(guī)定，因《商標法實施條例》第四條中僅規(guī)定了地理標志作為集體商標時，集體成員以外的主體具有正當使用的權利，而作為證明商標時，對正當使用并無明確規(guī)定。若被控侵權產品能夠證明來源于地理標志所限定的特定地域時，作為證明商標的地理標志是否適用正當使用應當予以明確。

（二）解決對策

地理標志作為證明商標予以注冊的，應當按照法規(guī)的規(guī)定限制“正當使用”的情形。在《商標法實施條例》第四條對地理標志作為證明商標和集體商標進行區(qū)別對待的情況下，不宜作出突破，特別是地理標志除文字內容外，可能還含有圖形、字母等其它可視性組成要素的，被控侵權人對其它可視性要素的使用顯然不應當予以準許。然而，新《商標法》第十六條第二款規(guī)定的地理標志，是指標示某商品來源于特定地區(qū)，該商品的特定質量、信譽或者其它特征，主要由該地區(qū)的自然因素或者人文因素所決定的標志。因此若被控侵權產品能夠證明確實來源于所出品的地域，其在商品上通過文字標注產地的情形，可以從是否為“商標使用”的視角進行分析，確保對正常的商品流通領域造成不當影響。

其中需要指出的，若通過注冊，地理標志成為證明商標或集體商標，其文字亦是經過特殊化處理的，此時被控侵權商品對產地的文字標注不應當是對前述商標特殊化文字的復制或高度模仿，避免“行侵權之實”情形的出現。在此需要指出，關于被控侵權商品是否出自于特定地區(qū)，應當由被控侵權人承擔相應的舉證責任，若舉證不能，則將承擔相應的不利后果，例如“五常大米”、“西湖龍井”17分別參見北京知產法院（2015）京知民終字第1180號、第991號民事判決。商標侵權案中，均是無法確定被控侵權產品的具體來源，最終認定構成商標侵權。

十三、結語

新《商標法》中關于侵害商標權糾紛的司法適用需要通過實踐的積累與檢驗，本文僅是通過北京地區(qū)的相關司法判例對有關問題進行了收集與整理，提出了不成熟的解決建議，也希望通過此文為司法實踐對相關問題的統(tǒng)一認知提供借鑒。

A Summarizing and Thinking of the Judicial Knotty Problems during the Trial of Civil Infringement Cases after the Implementation of the New Trademark Law

The Trademark Law of our country was revised on August 30th, 2013.Trademark Administrative Authorizationg, Authentic Right and Infringement System were modified correspondingly.Since the implementation of the New Trademark Law on May 1st, 2014, the judicial system has

abundant of cases concerning the disputes of infringement of trademark right.During the judicial practice, how to apply the relevant legal system confirmed by the New Trademark Law timely and accurately became a judicial problem urgently to be solved.This essay took the Method of Empirical analysis, with some trademark infringement cases trialed by several courts in Beijing Area as the study objects, summarizing and extracting the eleven problems to be solved in the judicial practics, provided corresponding suggestions to specific cases, in an attempt to be beneficial to the research of relevant problems.

Trademark infringement; Likelihood of confusion; Use of trademark; Right of defense; Geographical indication

陶鈞，北京市高級人民法院知識產權庭法官。

本文在撰寫過程中得到了北京市高院知識產權庭庭長助理潘偉及審判長鐘鳴的具體指導，并針對本文提出了寶貴的修改意見，特此感謝。

1.本文將2013年修改的《商標法》簡稱為新《商標法》，2001年修改的《商標法》簡稱為舊《商標法》。