宋美靜 董立偉 高燕娃

【摘要】 針對(duì)天線領(lǐng)域?qū)彶橐庖娡ㄖ獣?jīng)常出現(xiàn)的答復(fù)，給出一些建議，尤其結(jié)合不具備創(chuàng)造性的答復(fù)給出相應(yīng)的意見陳述的思路，以給申請(qǐng)人或代理人以啟示。

【關(guān)鍵詞】 通知書 審查 天線 答復(fù)

一、前言

一份有理、充分的意見答復(fù)不僅可以縮短審查周期，而且能夠有效的保障申請(qǐng)人的權(quán)益，因此，針對(duì)審查意見通知書的答復(fù)顯得尤為重要。

天線作為通信領(lǐng)域中在無線電設(shè)備中用來發(fā)射或接收電磁波的部件，在通信領(lǐng)域的專利中，天線領(lǐng)域的申請(qǐng)大多數(shù)偏向于結(jié)構(gòu)，因此，審查員在發(fā)出通知書之前的檢索以及審查大多基于結(jié)構(gòu)上的創(chuàng)新以及基于該結(jié)構(gòu)所帶來的有益效果，而很多意見答復(fù)時(shí)也會(huì)基于結(jié)構(gòu)的不同。

二、幾點(diǎn)建議

以下結(jié)合筆者近幾年處理案件過程中的一些典型情況，說明在天線領(lǐng)域中針對(duì)審查意見通知書答復(fù)的一些建議。

2.1基于創(chuàng)造性缺陷的答復(fù)

在針對(duì)創(chuàng)造性意見答復(fù)中經(jīng)常出現(xiàn)以下問題：

a，僅有修改，而沒有意見陳述（比如僅陳述：將從屬權(quán)利要求2合并到原權(quán)利要求1中，修改后的權(quán)利要求具有創(chuàng)造性）；

b，沒有看清楚審查依據(jù)（比如在審查意見通知書中將對(duì)比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，然而在答復(fù)時(shí)，僅說明對(duì)比文件2或其他對(duì)比文件沒有公開，而忽略了對(duì)比文件1）；

c，一味的割裂通知書中使用的對(duì)比文件（比如權(quán)利要求中包括A，B，C，通知書中引用對(duì)比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，其公開了A和B，并認(rèn)為區(qū)別特征C被對(duì)比文件2公開了，然而在答復(fù)時(shí)認(rèn)為對(duì)比文件1沒有公開通知書中的區(qū)別特征C，對(duì)比文件2沒有公開A和B）；

d，拿本申請(qǐng)的說明書中的方案與對(duì)比文件比較。

實(shí)際上，針對(duì)專利是否具備創(chuàng)造性，建議申請(qǐng)人結(jié)合申請(qǐng)中的實(shí)質(zhì)內(nèi)容是否具備“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”和“顯著的進(jìn)步”兩個(gè)方面來進(jìn)行陳述。審查員做出本申請(qǐng)不具備創(chuàng)造性的結(jié)論是基于《審查指南》中的三步法進(jìn)行的，即，找到最接近的現(xiàn)有技術(shù)，其包括技術(shù)領(lǐng)域相同、所解決的技術(shù)問題相同、技術(shù)效果或者用途最接近和/或公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多，然后做出特征對(duì)比，確定區(qū)別技術(shù)特征以及根據(jù)該區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際解決的技術(shù)問題，最后判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見，也即是否有啟示使本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)改進(jìn)最接近現(xiàn)有技術(shù)。通常技術(shù)啟示可以是本領(lǐng)域公知常識(shí)、另一份對(duì)比文件、相關(guān)的技術(shù)手段等。

針對(duì)這樣的通知書，申請(qǐng)人應(yīng)該仔細(xì)閱讀審查員給出的對(duì)比文件，核實(shí)其事實(shí)認(rèn)定是否正確，區(qū)別特征以及其所解決的技術(shù)問題是否正確，基于該區(qū)別特征所結(jié)合的對(duì)比文件或者公知常識(shí)是否合理，如果結(jié)合了另一篇對(duì)比文件，該對(duì)比文件中的事實(shí)認(rèn)定是否正確，所起的作用是否一樣，技術(shù)效果是否一樣，結(jié)合啟示是否合理，如果是公知常識(shí)，那么說理是否充分有說服力。

于上述問題逐一來進(jìn)行意見答復(fù)，尤其針對(duì)不同意見的地方應(yīng)當(dāng)詳細(xì)闡述，而不要出現(xiàn)僅有“修改后的權(quán)利要求具有創(chuàng)造性”的簡單答復(fù)，這會(huì)導(dǎo)致審查員對(duì)于申請(qǐng)人的意見不明朗而導(dǎo)致審查周期延長。

同時(shí)創(chuàng)造性的評(píng)述是基于上述三步法來實(shí)現(xiàn)的，因此申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)充分考慮結(jié)合啟示是否合理，而不是單一的闡述每個(gè)對(duì)比文件公開了哪些技術(shù)特征沒有公開哪些技術(shù)特征。而“結(jié)合啟示”是審查員和申請(qǐng)人在溝通中比較容易導(dǎo)致很大分歧的地方，在這里筆者認(rèn)為，申請(qǐng)人作為本發(fā)明的創(chuàng)造人，其對(duì)于本發(fā)明理解的更加透徹，審查員在審查過程中可能存在理解上的偏差，此時(shí)若申請(qǐng)人發(fā)現(xiàn)該問題，應(yīng)該在充分理解了審查員的意見后，在意見陳述中盡量清楚的陳述該發(fā)明的發(fā)明思路或者原理以糾正審查員的偏差。

當(dāng)然，在審查中還會(huì)出現(xiàn)一種情況，就是申請(qǐng)人明明不服審查員的關(guān)于創(chuàng)造性的意見，但是為了加快審查，仍然做出修改，對(duì)于這種情況，筆者認(rèn)為申請(qǐng)人還是應(yīng)該客觀的做出合理的意見陳述。

申請(qǐng)人在答復(fù)時(shí)，會(huì)對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，建議申請(qǐng)人在答復(fù)時(shí)最好結(jié)合修改后的權(quán)利要求進(jìn)行陳述，這樣有助于審查程序的節(jié)約，也能幫助審查員更好的理解發(fā)明。

2.2其他形式問題

如果通知書中僅指出形式問題，也即說明審查員認(rèn)為基于目前的檢索，該申請(qǐng)具有授權(quán)前景，針對(duì)該類審查意見，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行有針對(duì)性的修改，不要漏掉，當(dāng)然對(duì)于審查意見中認(rèn)為不合理的地方也應(yīng)當(dāng)在意見陳述中進(jìn)行充分的說理以使得審查員更加透徹的理解。

三、結(jié)論

上述幾點(diǎn)建議僅是一些概括的、個(gè)性的建議，在實(shí)際的答復(fù)中應(yīng)當(dāng)根據(jù)個(gè)案進(jìn)行答復(fù)?？偟膩韺?，不管針對(duì)什么樣的通知書，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)做到條理清楚、有理有據(jù)、說理充分，這樣不僅有助于審查周期的縮短，也有助于更好的溝通。

參 考 文 獻(xiàn)

[1]張清奎，《專利審查實(shí)踐論》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2013 年4 月。

[2]《專利審查指南》，2010 年，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局