◇胡婧冉

論我國立體商標顯著性認定的完善

◇胡婧冉

10.13999/j.cnki.scyj.2017.01.027

立體商標因其具有的獨特優(yōu)點，成為備受追捧的研究對象。但是現(xiàn)實中對于立體商標認定的難度較大，其中最重要的問題就是如何判斷商標是否具有顯著性。本文通過闡述商標顯著性的一般性理論，進而分析了立體商標顯著性認定的現(xiàn)實困難，并通過介紹美國與歐盟的實踐經(jīng)驗，結(jié)合我國目前對于立體商標顯著性的立法規(guī)定，從立法與實踐兩個方面提出了相關(guān)的建議。立法方面建議區(qū)分立體商標的不同種類，并且明確固有顯著性與獲得顯著性的實踐應(yīng)用；實踐方面建議從消費者、廠商與競爭者三個角度綜合判斷立體商標是否具有顯著性，做到主觀方面與客觀方面相結(jié)合，多角度的判斷立體商標顯著性這一問題。

立體商標；顯著性；顯著性判斷

一、商標顯著性概述

相較于傳統(tǒng)平面商標的表達限制，立體商標在表現(xiàn)商品特性方面具有直觀性和具象性等優(yōu)勢，更能博得眼球。正是由于這些優(yōu)點，自從2001年我國《商標法》對立體商標予以規(guī)定后，立體商標在應(yīng)用和推廣上迅速發(fā)展。但是實踐中仍然存在著立體商標認定難度較大的困境。由于商標權(quán)產(chǎn)生的前提條件就是商標要具有顯著性，而商標保護的內(nèi)容就在于維護其顯著性，所以，立體商標的認定中最關(guān)鍵的問題就是如何判斷商標是否具有顯著性。

（一）商標顯著性的概念

商標是經(jīng)營者用來標識其提供的商品或服務(wù)，并將該商品或服務(wù)區(qū)別于其他經(jīng)營者提供的商品或服務(wù)的標識。商標標識經(jīng)營者提供的商品或服務(wù)的屬性被稱為商標的標識性，商標將經(jīng)營者提供的商品或服務(wù)與其他經(jīng)營者提供的商品或服務(wù)相區(qū)別的屬性，被稱為商標的區(qū)別性，商標的顯著性就是商標標識性和區(qū)別性的統(tǒng)稱。

（二）商標顯著性的分類

首先，根據(jù)商標顯著性取得方式的不同，商標顯著性可以分為固有顯著性和獲得顯著性。所謂固有顯著性，是指一個標志由于其創(chuàng)造性或者正確使用而具有天然的顯著特征，而獲得顯著性是指一個本身缺乏固有顯著性的標志，經(jīng)過長期連續(xù)不間斷地使用而產(chǎn)生的新的含義，具備了標識商品與服務(wù)來源的功能。區(qū)分固有顯著性與獲得顯著性的合理性在于使用者對于一個原本不具有固有顯著性的公有領(lǐng)域中的詞匯長期投資，花費了人力、物力，最終在消費者中建立起了該詞語指示商品來源的功能，應(yīng)當對于使用者的這種行為予以回報，一方面是對使用者長期投資行為取得良好結(jié)果的認可，另一方面通過使用擴大了商標注冊標志的資源，有利于維護經(jīng)營者的利益，即“第二涵義”。其次，商標顯著性還有事實顯著性和法律顯著性的劃分。從最近幾年歐盟的判例來看，判斷商標顯著性的視角從消費者處移到了競爭政策問題，也就是競爭者是否有使用該標識的需要。這也就是事實上的顯著性和法律上的顯著性的劃分標準，即從消費者是否能從商標處獲得標識與區(qū)分商品的信息這種角度來判斷顯著性是事實的顯著性，而從競爭政策來看這個問題就是法律上的顯著性。在此基礎(chǔ)上，美國將商標細分為臆造商標、任意商標、暗示商標和敘述商標。

二、我國立體商標顯著性認定的現(xiàn)實困境

繼2007年北京市第一中級人民法院撤消商標評審委員會對費列羅商標的駁回申請決定書之后，費列羅案作為國內(nèi)法院認定的首例立體商標受到了廣泛關(guān)注。而對于立體商標如何認定也成為一個難題，究其原因主要有以下幾點：

（一）立體商標在固有顯著性和獲得顯著性上的判斷均存在困難

首先，對于產(chǎn)品外形或外觀設(shè)計與產(chǎn)品包裝來說，本就屬于產(chǎn)品的一部分，消費者見到產(chǎn)品不同的外形只會將之與產(chǎn)品的性能、作用聯(lián)系起來，因而不具備固有顯著性，只能通過判斷其是否有“第二含義”來認定是否存在獲得顯著性；而且，對于商品外包裝來說，雖說可能具備固有顯著性，但是對于這種具備條件的舉證也很困難。其次，消費者已經(jīng)習慣將文字商標和圖形商標作為標識商品來源的標志，當他們看到不屬于相關(guān)商品常用的詞語時，自然會認為這是商品特有的標識，商標從而具有顯著性，由此，立體商標的取得顯著性并沒有傳統(tǒng)平面商標那樣具有優(yōu)勢。

（二）立體商標顯著性與外觀設(shè)計新穎性在判斷標準上存在競合性

我國《專利法》第二條和第二十三條規(guī)定，新穎性是外觀設(shè)計取得專利保護的前提條件，它要求外觀專利與申請日以前的設(shè)計有明顯區(qū)別，這一點與立體商標顯著性的判斷要點契合。而對外觀設(shè)計是否近似的判斷應(yīng)當以一般消費者的判斷為標準，是要考察外觀設(shè)計整體上是否具有顯著影響，如果沒有顯著影響，那么前后兩個外觀設(shè)計就是近似的。這里判斷外觀設(shè)計新穎性的顯著影響要素與立體商標的顯著性要素難以區(qū)分，都是要求具有顯著性，能夠?qū)⒉煌臉酥緟^(qū)分開來，那么這兩者之間又有何區(qū)別，判斷要素是否相同，這都是實踐中判斷的難點。

（三）立體商標顯著性與作品獨創(chuàng)性難以區(qū)分

作品的獨創(chuàng)性是著作權(quán)保護的核心概念，因為著作權(quán)在作品完成之時就產(chǎn)生并且受到保護，并不像專利與商標一樣需要注冊才行，所以獨創(chuàng)性的要求就顯得尤為重要。按照《著作權(quán)法實施條例》的解釋，創(chuàng)作是一種智力活動，必須由作者的智力投入其中才算創(chuàng)作，作品才可稱為有獨創(chuàng)性。在我國，對于獨創(chuàng)性的標準可以區(qū)分為“質(zhì)”和“量”兩個標準，“量”的標準已經(jīng)確定，即是必須由作者獨立創(chuàng)作完成，而對于“質(zhì)”的標準，眾說紛紜，但是需要具備“最低限度的創(chuàng)造性”是一定的。而立體商標的顯著性在某種程度上與獨創(chuàng)性很難區(qū)分，在國外判例中就有規(guī)定認為具有顯著性的立體商標應(yīng)當是本行業(yè)不常見的三維標志，所以立體商標顯著性在某種程度上與獨創(chuàng)性很難區(qū)分。在我國曾經(jīng)發(fā)生的ZIPPO打火機案和費列羅案都說明了我國關(guān)于立體商標認定的經(jīng)驗不足，容易將作品獨創(chuàng)性與立體商標顯著性混淆。比如在費列羅案中，被告商標委員會認為費列羅巧克力的外形是常見的外形，不具備顯著性，同樣法院最后認定由于其不具備本行業(yè)所常規(guī)選擇范圍之內(nèi)，具有顯著性。由此可以看出，我國實踐中并不能將立體商標顯著性與作品獨創(chuàng)性很好地區(qū)分開來，這也構(gòu)成了立體商標顯著性認定困難的原因之一。

三、歐盟與美國在立體商標顯著性認定上的實踐經(jīng)驗

由于美國是英美法系國家，其在一系列的判例中逐步完善并發(fā)展了英國首創(chuàng)的“功能性理論”，用以判斷立體商標是否可以得到注冊保護。所以先后的判斷標準不斷變化發(fā)展，最終由Wal-mart案確定下來：美國最高法院在2000年3月“Wal-Mart”一案中對商品包裝外觀和商品自身的外觀進行了區(qū)別：商標包裝的主要目的是為了銷售商品，消費者可能認為具有顯著性的商品包裝是商品來源的標志；而商品自身外觀的主要目的通常是使商品更吸引人或者更有使用價值。因此，消費者不可能認為商品自身的外觀是商品的產(chǎn)源標志。相應(yīng)的，商品自身外觀只有通過使用獲得第二含義之后才能獲得保護。而且，在“沃爾瑪”一案中，美國最高法院確認了商品外觀不具備固有顯著性，必須獲得第二含義之后才能得到保護，這樣一來，舉證證明商品外觀具有顯著性的證明責任就落在商標權(quán)人一方，對于未被市場接受，不具第二含義但是可能具有固有顯著性的立體商標十分不利。而歐洲各國由于結(jié)成了統(tǒng)一聯(lián)盟，所以歐盟近些年來對立體商標保護問題的原則基本上趨于一致。但相同點就是這兩者都不大承認立體商標的固有顯著性，而要通過證明其具有“第二含義”證明其有獲得顯著性。

判斷立體商標是否具有獲得顯著性，即要判斷其是否具有“第二含義”，對于“第二含義”的判斷美國和歐盟的做法基本一致。美國巡回上訴法院認為，對于“第二含義”的判斷標準就是考察其是否能夠產(chǎn)生實際的混淆，可以通過顧客調(diào)查結(jié)果、實際使用方式、廣告數(shù)量以及方式、銷售數(shù)量、客戶數(shù)量和在市場上所建立的地位，而歐盟與其相似，主張以顧客認知程度為判斷標準，依據(jù)標志所占市場份額、標志使用強度、對其投資數(shù)額、商會或者其他團體的聲明綜合判斷。由此可見，這兩者的考察因素基本一致，主要是看申請人如何使用標志，這種使用能否起到區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用。

但是兩者在對于立體商標顯著性的判斷嚴格程度不同。美國專利商標局在2000年8月15日發(fā)布了2000年第二號審查指南，適應(yīng)了Wal-mart案的判決結(jié)果，這個指南的核心變化就是對于商品包裝與商品外形的顯著性判斷實行區(qū)別對待。商品外形不可能具有內(nèi)在顯著性，所以除非申請人能夠證明其取得了“第二含義”否則商標審查員必須一律予以駁回，而對于商品包裝來說，首先要先判斷其是否具備內(nèi)在顯著性，如不具備才需要提供“第二含義”的證明，所以說法院對于商品外形顯著性的認定采取了更為嚴格的標準。相反的，歐盟的審查標準中并未區(qū)分商品包裝與商品外形，也就更不會對商品外形顯著性采取更為嚴格的標準。

四、我國立體商標顯著性認定的立法現(xiàn)狀及完善建議

（一）我國立體商標顯著性認定的立法現(xiàn)狀

我國《商標法》直接規(guī)定了商標的固有顯著性，也規(guī)定了商標可以通過使用獲取“第二含義”。在固有顯著性的規(guī)定方面，由于商標具有固有顯著性的情形不能一一列舉出來，我國采取了從反面規(guī)定不得作為商標使用的文字、圖形，對具有《商標法》第十條、第十一條規(guī)定的官方標志、徽記、通用名稱、描述性標志、地名都不認定具有固有顯著性，但是通用名稱、描述性標志和地名可以通過使用獲得“第二含義”；同時，我國關(guān)于商標獲得顯著性的規(guī)定在《商標法》第十一條第二款：“前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊?！?/p>

雖然我國《商標法》規(guī)定了商標可以通過使用獲得顯著性，但是對于“第二含義”如何判斷，應(yīng)當考慮何種要素并沒有詳加規(guī)定，將這一問題留待實踐解決，但是法官對于具體案件的判斷因為個人判斷差異而有所不同。在這方面，可以借鑒美國的做法：《美國反不正當競爭法重述》中對于認定描述性商標是否已經(jīng)獲得第二含義提出了原則性的指導(dǎo)意見，認為可以從直接證據(jù)與間接證據(jù)兩個方面考察。直接證據(jù)包括消費者的個人證詞、問卷調(diào)查及消費者的實際混淆，間接證據(jù)主要是指該標識的使用行為，既包括商標權(quán)人也包括競爭者的使用行為。因而，在借鑒美國相關(guān)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，筆者認為，至少應(yīng)當從商標的使用情況，消費者評價，使用標志的時間、空間跨度綜合判斷。

（二）對于我國立體商標顯著性認定的完善建議

1.立法層面。首先，應(yīng)當根據(jù)商品與商標的關(guān)系，對立體商標有個大致的分類。我國2001年修訂的《商標法》第八條已經(jīng)提及過立體商標，可以將其概括為“能夠?qū)⒆匀蝗?、法人或者其他組織的商品與他人的商品區(qū)別開的三維標志”。但是，何種商標為立體商標，立體商標究竟分為幾類在有關(guān)立法文件中并沒有被涉及到。但是立體商標的分類對于其顯著性的判斷也有重要意義，因為不同類型的立體商標的顯著性判斷由于其與商品的密切程度不同也不相同。所以根據(jù)立體商標與其所代表的商品之間的關(guān)系，立體商標可分為三類：第一是游離于商品之外，與商品可以完全分離的立體標志，比如說勞斯萊斯汽車上的“小飛人”；第二類是有識別性的商品的外包裝，如可樂的流線型瓶身；第三類就是商品自身的形狀，如美國好時巧克力的螺旋外形。其次，明確固有顯著性與獲得顯著性在不同立體商標類型上的應(yīng)用。若認定一種立體商標可以具有固有顯著性，那么可以直接判斷其具有顯著性因而構(gòu)成立體商標，而若認定一種立體商標只能通過使用獲得顯著性，那么就只能提供證據(jù)證明其獲得“第二含義”。所以，在立法中規(guī)定了立體商標的分類之后，也應(yīng)該明確不同類型的立體商標的顯著性標準。

2.實踐層面。我國在實踐審查中，可以參照美國法院對于商標顯著性判斷的相關(guān)經(jīng)驗，結(jié)合立體商標的特征，從消費者、廠商與競爭者三個角度綜合判斷立體商標是否具有顯著性，做到主觀方面與客觀方面相結(jié)合，多角度的判斷立體商標顯著性這一問題。首先，從消費者角度來看，消費者的主觀意圖并不能完全作為顯著性的判斷依據(jù)，還要結(jié)合消費群體、使用方式和市場情形等客觀因素進行綜合考量。其次，從競爭者的角度看，有些法院在審查商標顯著性時除了審查其是否為事實上的顯著性即其是否具有標識性和區(qū)分性，同時也審查該標識是否應(yīng)當留給其他競爭者免費使用，維護公共利益。所以若是競爭者有使用該標識的需要，即使商標實際上具有顯著性，也因為競爭政策的緣故不能賦予其顯著性。最后，從生產(chǎn)者的角度看，廠商對于商品的投資與廣告、商標本身的內(nèi)在特征、商品的市場份額以及商標的使用時間等因素在判斷商品外形是否構(gòu)成立體商標時也有很大的借鑒意義，這些因素的共同作用下，使得產(chǎn)品接觸的消費者多，進而可以使更多消費者了解商品外形、熟悉商品外形，有利于其獲得顯著性。

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（作者單位：福州大學法學院）