張秋林

性能參數(shù)產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性推定規(guī)則與制備方法產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性推定規(guī)則被合稱為新穎性推定規(guī)則。新穎性推定規(guī)則實際上是獲得推定事實的三段論演繹推理、獲得沒有新穎性結(jié)論的三段論演繹推理以及賦予申請人反駁權(quán)三者的結(jié)合。對新穎性推定規(guī)則及其細(xì)化規(guī)定的表述形式需要完善。

推定不能反映基礎(chǔ)事實與推定事實之間的邏輯關(guān)系，只能反映二者之間的法律關(guān)系（張保生.《證據(jù)法學(xué)》.中國政法大學(xué)出版社2014年版）。根據(jù)其在事實真?zhèn)尾幻鲿r提供思路的功能和促進發(fā)現(xiàn)真實的作用，有學(xué)者甚至認(rèn)為推定制度與證明責(zé)任制度是兩大并列制度，二者并駕齊驅(qū)（焦鵬.《訴訟證明中的推定研究》.中國政法大學(xué)博士學(xué)位論文）。推定包括法律推定和事實推定。顧名思義，法律推定是指明確為法律所規(guī)定的推定。事實推定則是指法律沒有明文規(guī)定，從基礎(chǔ)事實出發(fā)推定事實。

提起“新穎性推定規(guī)則”，專利從業(yè)工作者，譬如專利代理人、審查員，一定是耳熟能詳。張琛、向啟雄等第一次在文獻中使用了“新穎性推定規(guī)則”這一表述，筆者無意創(chuàng)設(shè)“新穎性推定規(guī)則”這一專業(yè)術(shù)語，僅是為了便于表述而使用。

一、新穎性推定規(guī)則

一項發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾垜?yīng)當(dāng)具有三性，即新穎性、創(chuàng)造性和實用性，才有可能在實質(zhì)審查程序中獲得授權(quán)。根據(jù)《專利法》第二十二條第二款規(guī)定，新穎性是指“該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中?！逼渲?，現(xiàn)有技術(shù)包括“申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)”。

一項發(fā)明或者實用新型的權(quán)利邊界由授權(quán)后的權(quán)利要求決定。必要時，可利用說明書和附圖對權(quán)利要求進行解釋。權(quán)利要求分為產(chǎn)品權(quán)利要求和方法權(quán)利要求，用途權(quán)利要求是方法權(quán)利要求的一種。產(chǎn)品權(quán)利要求保護產(chǎn)品，主題名稱相應(yīng)的是產(chǎn)品。要求保護的產(chǎn)品通常應(yīng)通過其結(jié)構(gòu)和/或組成來限定。只有在利用結(jié)構(gòu)和/或組成無法清楚限定產(chǎn)品的一個或多個技術(shù)特征時，才可以利用參數(shù)限定；當(dāng)用參數(shù)仍無法清楚限定時，方允許利用方法限定。

《專利審查指南》對包含性能參數(shù)特征的產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性判斷作了如下特別規(guī)定：對于這類權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)考慮權(quán)利要求中的性能、參數(shù)特征是否隱含了要求保護的產(chǎn)品具有某種特定結(jié)構(gòu)和/或組成。如果該性能、參數(shù)隱含了要求保護的產(chǎn)品具有區(qū)別于對文件產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成，則該權(quán)利要求具備新穎性；相反，如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)該性能、參數(shù)無法將要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品區(qū)分開，則可推定要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品相同，因此申請的權(quán)利要求不具備新穎性，除非申請人能夠根據(jù)申請文件或現(xiàn)有技術(shù)證明權(quán)利要求中包含性能、參數(shù)特征的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)和/或組成上不同。為簡便起見，現(xiàn)將所述規(guī)定簡稱為“性能參數(shù)產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性推定規(guī)則”。針對化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利申請的特殊情況，《專利審查指南》對上述規(guī)定進一步細(xì)化如下：對于用物理化學(xué)參數(shù)表征的化學(xué)產(chǎn)品權(quán)利要求，如果無法依據(jù)所記載的參數(shù)對由該參數(shù)表征的產(chǎn)品與對比文件公開的產(chǎn)品進行比較，從而不能確定采用該參數(shù)表征的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品的區(qū)別，則推定用該參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求不具備專利法第二十二條第二款所述的新穎性。根據(jù)其中的“推定”二字及其邏輯思路，可知所述規(guī)則屬于法律推定。

除包含性能參數(shù)特征的產(chǎn)品權(quán)利要求外，還存在一類包含制備方法特征的產(chǎn)品權(quán)利要求?！秾＠麑彶橹改稀穼Π苽浞椒ㄌ卣鞯漠a(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性判斷也作了如下特別規(guī)定：對于這類權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)考慮該制備方法是否會導(dǎo)致產(chǎn)品具有某種特定的結(jié)構(gòu)和/或組成。如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以斷定該方法必然使產(chǎn)品具有不同于對比文件產(chǎn)品的特定結(jié)構(gòu)和/或組成，則該權(quán)利要求具備新穎性；相反，如果申請的權(quán)利要求所限定的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品相比，盡管所述方法不同，但產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和組成相同，則該權(quán)利要求不具備新穎性，除非申請人能夠根據(jù)申請文件或現(xiàn)有技術(shù)證明該方法導(dǎo)致產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)和/或組成上與對比文件產(chǎn)品不同，或者該方法給產(chǎn)品帶來了不同于對比文件產(chǎn)品的性能從而表明其結(jié)構(gòu)和/或組成已發(fā)生改變。為簡便起見，可將所述規(guī)定簡稱為“制備方法產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性推定規(guī)則”。針對化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利申請的特殊情況，《專利審查指南》對上述規(guī)定進一步細(xì)化如下：如果申請沒有公開可與對比文件公開的產(chǎn)品進行比較的參數(shù)以證明該產(chǎn)品的不同之處，而僅僅是制備方法不同，也沒有表明由于制備方法上的區(qū)別為產(chǎn)品帶來任何功能、性質(zhì)上的改變，則推定該方法表征的產(chǎn)品權(quán)利要求不具備專利法第二十二條第二款所述的新穎性。制備方法產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性推定規(guī)則中并沒有“推定”二字，而只出現(xiàn)了“除非申請人能夠……證明……”的表述，并通過這一表述賦予了申請人反駁的權(quán)利。因此，并不能簡單、直接地判斷所述規(guī)則是否屬于法律推定?；谌缦吕碛?，筆者認(rèn)為所述規(guī)則實際上屬于法律推定。首先，如果不屬于法律推定，制備方法產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性推定規(guī)則在邏輯上無法自洽。具體而言，一方面，既然兩種產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和組成相同，則該權(quán)利要求必然不具備新穎性，而無需再賦予申請人反駁的權(quán)利。此時，申請人需要反駁之處主要在于審查員認(rèn)定的如下事實：權(quán)利要求要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和組成相同。在面對不具備新穎性的不利后果的情況下，申請人天然地具有反駁該事實的權(quán)利。因此，在認(rèn)定事實基礎(chǔ)之上直接適用《專利法》第二十二條第二款規(guī)定之后，又通過“除非申請人能夠……證明……”再次賦予申請人反駁權(quán)純粹是畫蛇添足。另一方面，既然通過“除非申請人能夠……證明……”這一表述賦予了申請人反駁權(quán)，因此除可予以反駁的基礎(chǔ)事實之外，還應(yīng)該存在也可且更應(yīng)予以反駁的推定事實。根據(jù)所述規(guī)則，尤其是其中所述“產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和組成相同”，其中并不存在任何推定事實。皮之不存，毛將焉附。既然沒有基礎(chǔ)事實和推定事實的同時存在，則完全沒有必要賦予申請人反駁權(quán)。其次，針對化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利申請的特殊情況，《專利審查指南》對制備方法產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性推定規(guī)則所作細(xì)化證實了這點。所述細(xì)化規(guī)定明確使用了“推定”這一法律術(shù)語。最后，專利審查實務(wù)也證實了這點，例如第12301號復(fù)審請求審查決定中的決定要點（對于包含參數(shù)、制備方法等特征的產(chǎn)品權(quán)利要求，如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)該參數(shù)、制備方法等特征無法將請求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品區(qū)分開，且請求人不能證明權(quán)利要求中包含參數(shù)、制備方法等特征的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)和/或組成上不同，則可推定請求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品相同，即該權(quán)利要求不具備新穎性。）。很明顯，復(fù)審委不僅在決定要點中使用了“推定”這一術(shù)語，而且通過推定認(rèn)定兩種產(chǎn)品相同?；谝陨先矫娴睦碛桑苽浞椒óa(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性推定規(guī)則實際上仍屬于法律推定，不過有些語焉不詳進而詞不達(dá)意而已。

為簡便起見，現(xiàn)將“性能參數(shù)特征產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性推定規(guī)則”與“制備方法產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性推定規(guī)則”一起合稱為“新穎性推定規(guī)則”。

二、新穎性推定規(guī)則的形式邏輯結(jié)構(gòu)

在此，首先需要明確的是推定本身與作為推定的具體規(guī)范依據(jù)之間的區(qū)別。作為名詞，推定是指認(rèn)定事實的方法；作為動詞，是指運用這種方法認(rèn)定事實的活動。因此，推定只存在于思維判斷活動中，體現(xiàn)在具體案件的裁判過程中。作為推定的具體規(guī)范依據(jù)，只是明確了推定在何種情況下準(zhǔn)用。它是立法者將應(yīng)用成熟的推定加以總結(jié)，上升到法律高度，用以指導(dǎo)實踐如何進行推定活動，而非立法者本身在進行推定活動。

根據(jù)文字表述，新穎性推定規(guī)則實際上是獲得推定事實的三段論演繹推理、獲得沒有新穎性結(jié)論的三段論演繹推理以及賦予申請人反駁權(quán)三者的結(jié)合。

在第一個三段論演繹推理中，大前提是新穎性推定規(guī)則中包括的為推定的具體規(guī)范，小前提是存在基礎(chǔ)事實，結(jié)論是存在推定事實。認(rèn)定是否存在基礎(chǔ)事實必須基于對比文件的公開內(nèi)容，后者包括其文字記載的內(nèi)容以及能夠從其記載內(nèi)容直接、毫無疑義地確定的內(nèi)容。因此，對比文件是第一個三段論演繹推理，同時也是新穎性推定規(guī)則的邏輯起點。

在第二個三段論演繹推理中，大前提是新穎性推定規(guī)則中包括的《專利法》第二十二條第二款規(guī)定，小前提是存在推定事實，結(jié)論是權(quán)利要求沒有新穎性。

經(jīng)過兩次三段論演繹推理，最終結(jié)論，即權(quán)利要求沒有新穎性，在邏輯上的真假取決于基礎(chǔ)事實的真假。也就是說，從邏輯上看，基礎(chǔ)事實為真，則推定事實為真，最終結(jié)論也為真；基礎(chǔ)事實為假，則推定事實為假，最終結(jié)論也為假。然而，在邏輯上為真的推定事實可能在事實上為假，該事實上為假的推定事實進而導(dǎo)致最終結(jié)論亦為假。因此，從事實上看，此時存在如下兩種情況：基礎(chǔ)事實為真，推定事實也為真，最終結(jié)論亦為真；基礎(chǔ)事實為真，但推定事實為假，最終結(jié)論也為假。

最后，新穎性推定規(guī)則通過“除非申請人能夠……證明……”這一表述賦予了申請人反駁權(quán)。申請人既可反駁基礎(chǔ)事實，也可反駁推定事實。

三、“推定沒有新穎性”及其類似表述

實務(wù)中，經(jīng)常會有專利代理人使用“推定沒有新穎性”“推定該權(quán)利要求沒有新穎性”等類似表述。專利復(fù)審委員會在審查決定也會使用上述這些表述，例如在第10371號復(fù)審請求審查決定的決定要點中（對于用制備方法進行限定的化學(xué)產(chǎn)品權(quán)利要求，如果申請文件中沒有提供可與現(xiàn)有技術(shù)進行比較的參數(shù)證明該產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品不同，而僅僅是制備方法不同，也沒有表明由于方法上的區(qū)別為產(chǎn)品帶來了結(jié)構(gòu)和/或組成上的改變，則推定該制備方法限定的產(chǎn)品權(quán)利要求不具備專利法第22條第2款所述的新穎性。）。實際上，針對化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利申請的特殊情況，《專利審查指南》本身就將新穎性推定規(guī)則細(xì)化為“……，推定用該參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求不具備專利法第二十二條第二款所述的新穎性”和“……，推定該方法表征的產(chǎn)品權(quán)利要求不具備專利法第二十二條第二款所述的新穎性”。筆者認(rèn)為“推定沒有新穎性”及其類似表述不是十分嚴(yán)謹(jǐn)，不應(yīng)出現(xiàn)在作為部門規(guī)章的《專利審查指南》中。首先，推定是一種認(rèn)定事實的方法，“沒有新穎性”是適用《專利法》第二十二條第二款的結(jié)果之一，不能以認(rèn)定事實的推定代替法律適用，進而直接獲得沒有新穎性的結(jié)論。其次，如上所述，“推定”和“沒有新穎性”分屬于新穎性推定規(guī)則中第一個三段論演繹推理和第二個三段論演繹推理中的結(jié)論。二者存在邏輯上的聯(lián)系，前者是后者的基礎(chǔ)，但二者之間并沒有直接的支配或影響與被支配或被影響的關(guān)系。無論是將推定認(rèn)為是認(rèn)定事實的方法，還是將其認(rèn)為是適用推定這一動作，所述推定與沒有新穎性的最終結(jié)論之間均間隔有適用《專利法》第二十二條第二款這一必經(jīng)步驟。

良法是善治之前提，良法首先應(yīng)當(dāng)是形式上制定良好的法。具體就新穎性推定規(guī)則而言，其首先應(yīng)具有明確性，即其語言、文字必須語義清楚、含義明確。

如上所述，制備方法產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性推定規(guī)則在邏輯上不能很好地自洽。因此，筆者首先建議將制備方法產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性推定規(guī)則進行如下修改，以使其在形式上符合新穎性推定規(guī)則的形式邏輯結(jié)構(gòu)，即兩個三段論演繹推理與賦予申請人反駁權(quán)的結(jié)合：

如果申請的權(quán)利要求所限定的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品相比，盡管制備方法不同，但本領(lǐng)域技術(shù)人員無法在結(jié)構(gòu)和/或組成上將權(quán)利要求所限定的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品區(qū)分開來，則推定所述兩種產(chǎn)品相同，該權(quán)利要求不具備新穎性，除非申請人能夠根據(jù)申請文件或現(xiàn)有技術(shù)證明該方法導(dǎo)致產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)和/或組成上與對比文件產(chǎn)品不同，或者該方法給產(chǎn)品帶來了不同于對比文件產(chǎn)品的性能從而表明其結(jié)構(gòu)和/或組成已發(fā)生改變。

如上所述，因為使用“推定沒有新穎性”之類表述，針對化學(xué)領(lǐng)域的新穎性推定規(guī)則的細(xì)化規(guī)定非常不嚴(yán)謹(jǐn)。正是這種不嚴(yán)謹(jǐn)導(dǎo)致了所述這些細(xì)化規(guī)定完全不具備新穎性推定規(guī)則的形式邏輯結(jié)構(gòu)。為此，筆者還建議將上述兩個細(xì)化規(guī)定分別修改如下，以使它們在形式上體現(xiàn)出兩個三段論演繹推理與賦予申請人反駁權(quán)的結(jié)合。

對于用物理化學(xué)參數(shù)表征的化學(xué)產(chǎn)品權(quán)利要求，如果無法依據(jù)所記載的參數(shù)對由該參數(shù)表征的產(chǎn)品與對比文件公開的產(chǎn)品進行比較，從而不能確定采用該參數(shù)表征的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品的區(qū)別，則推定所述兩種產(chǎn)品相同，該權(quán)利要求不具備新穎性，除非申請人能夠證明二者在結(jié)構(gòu)和/或組成上不同。

如果申請沒有公開可與對比文件公開的產(chǎn)品進行比較的參數(shù)以證明該產(chǎn)品的不同之處，而僅僅是制備方法不同，也沒有表明由于制備方法上的區(qū)別為產(chǎn)品帶來任何功能、性質(zhì)上的改變，則推定所述兩種產(chǎn)品相同，該權(quán)利要求不具備新穎性，除非申請人能夠證明二者在結(jié)構(gòu)、組成、參數(shù)、功能和/或性質(zhì)上不同。

四、結(jié)論

綜上所述，制備方法產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性推定規(guī)則屬于法律推定，可將其與性能參數(shù)產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性推定規(guī)則一起合稱為新穎性推定規(guī)則。新穎性推定規(guī)則實際上是獲得推定事實的三段論演繹推理、獲得沒有新穎性結(jié)論的三段論演繹推理以及賦予申請人反駁權(quán)三者的結(jié)合?！巴贫]有新穎性”及其類似表述不夠嚴(yán)謹(jǐn)，需要對新穎性推定規(guī)則及其在化學(xué)領(lǐng)域中的細(xì)化規(guī)定的表述形式進行完善。