周小芹

一、引 言

根據(jù)《專利法》第33條規(guī)定：“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍?！?又根據(jù)《專利審查指南》（2010版）的有關(guān)規(guī)定：“不論申請人對申請文件的修改屬于主動修改還是針對通知書指出的缺陷進行的修改，都不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。”

專利代理人在代理實務(wù)中，經(jīng)常會收到關(guān)于“修改超范圍”的審查意見。如果接受審查員的意見放棄對專利文件的修改，就無法克服在先審查意見中指出的專利文件不符合有關(guān)專利法規(guī)定的問題；如果不接受審查員的意見，就必須陳述對申請文件的修改并未超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，符合《專利法》第33條的規(guī)定。那么，在審查員已經(jīng)作出“修改超范圍”審查結(jié)論的情況下，如何才能夠有力地證明對申請文件的修改并未超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍而使該案能夠順利獲授權(quán)呢？以下談?wù)劰P者在實踐中的心得體會。

二、關(guān)于“修改超范圍”審查意見的答復(fù)

在審查意見中，常出現(xiàn)的修改超范圍的情形主要是：刪除技術(shù)特征、增加技術(shù)特征、改變技術(shù)特征或上位概括導(dǎo)致修改后的技術(shù)方案未在原申請文件中記載或者不能直接地、毫無疑義地確定。其中，最常見的又是增加的技術(shù)特征未在原申請文件中記載或者不能直接地、毫無疑義地確定。

首先，作為代理人，在接到此類審查意見通知書時，不要害怕也不要著急，因為專利代理人在對申請文件進行修改時，已經(jīng)對修改的內(nèi)容是否超范圍作出了初步的判斷?，F(xiàn)在審查員雖然不認同，但是專利代理人仍然可以依據(jù)《專利法》第33條的規(guī)定詳細陳述修改未超范圍的理由。

其次，可以從正、反兩方面結(jié)合來論述對申請文件的修改并未超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

（1）從正面論述對申請文件的修改并未超范圍，即是結(jié)合發(fā)明所應(yīng)用的具體技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、發(fā)明內(nèi)容、具體實施方式及說明書附圖等申請文件的各個組成部分，同時考慮上下文語境關(guān)系，將申請文件作為一個有機整體去理解而確定出的申請文件呈現(xiàn)的合理的技術(shù)信息，可以理解為根據(jù)說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖直接地、毫無疑義確定的內(nèi)容。

（2）通過反面來論證所增加的技術(shù)特征是可以根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的，是根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書得出的唯一結(jié)果。

通過上述的正面論述以及反面論述的相結(jié)合，就可以有理有據(jù)地闡述該申請文件的修改并未超范圍的觀點，最終也會使審查員接受代理人的意見陳述而作出授予專利權(quán)的決定。

三、案例分析

該案涉及一種“智能爬樓梯裝置及其控制方法”，審查員在該案的第一次審查意見中指出：

權(quán)利要求1中記載“處理器（302）接收到姿態(tài)解析裝置（303）的加速度傳感器（3031）、重力傳感器（3032）傳送過來的姿態(tài)數(shù)據(jù)計算作用在整個智能爬樓梯裝置上的作用力；當初始加速度小于作用力產(chǎn)生的加速度，處理器（302）加大電機（401）的轉(zhuǎn)速；當初始加速度大于作用力產(chǎn)生的加速度，處理器（302）減小電機（401）的轉(zhuǎn)速；當初始加速度等于作用力產(chǎn)生的加速度，處理器（302）控制電機（401）勻速轉(zhuǎn)動”中的“作用力”是指什么力，并指出根據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員的一般技術(shù)知識：“作用力”是指作用在爬樓裝置上的拉力、驅(qū)動力、支撐力、重力、摩擦力等的合力，而根據(jù)權(quán)利要求的記載，本領(lǐng)域技術(shù)人員不清楚 “作用力”指代哪一部分的作用力，造成權(quán)利要求保護范圍不清楚，不符合《專利法》第26條第4款的規(guī)定。

該案的代理人在答復(fù)“一通”時對權(quán)利要求1進行了修改，在權(quán)利要求1中增加了新的技術(shù)特征“該作用力為用戶向上的拉力或用戶向下的推力”。

審核員在第二次審查意見中指出：

“一通”答復(fù)中對權(quán)利要求1的修改超范圍，該技術(shù)特征在原說明書中僅記載在實施例一的“智能爬樓梯裝置”中，而并未記載在實施例二“智能爬樓梯裝置的控制方法”的“所述的處理器3202融合計計算處理整個智能爬樓置的姿態(tài)的具體過程”中，且本領(lǐng)域技術(shù)人員不能根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書所記載的內(nèi)容直接地、無疑義地確定：“所述的處理器302融合計算處理整個智能爬樓梯裝置的姿態(tài)的具體過程中，處理器302接收到姿態(tài)解析裝置303的加速度傳感器3031、重力傳感器3032傳送過來的態(tài)數(shù)據(jù)計算作用在整個智能爬棱梯裝置上的作用力”就是“用戶向上的拉力或用戶向下的推力”，因此超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，這樣的修改是不允許的，不符合《專利法》第33條的規(guī)定。

針對該案第二次審查意見中指出的“修改不符合《專利法》第33條規(guī)定”的問題，我們結(jié)合正、反兩方面來分析對申請文件的修改是否超范圍。

一方面，從正面來分析，在申請的原說明書中，公開了“使用時，用戶輕拉拉桿1，姿態(tài)解析裝置303感應(yīng)到用戶向上的拉力，并將拉力的大小及方向傳到處理器302，由處理器302根據(jù)力的大小和方向，加快傳動裝置4轉(zhuǎn)動的速度。若用戶需減速時，用戶輕壓拉桿1，姿態(tài)解析裝置303感應(yīng)到用戶向下的推力，并將推力的大小及方向傳到處理器302，由處理器302根據(jù)力的大小和方向，減慢傳動裝置4轉(zhuǎn)動的速度?！?/p>

另外，在該申請說明書中，還清楚地記載了“通過姿態(tài)解析裝置可感知用戶拉動智能爬樓梯裝置的力度，將拉力的大小、方向傳給處理器，處理器經(jīng)過判斷后，再控制傳動裝置，可實現(xiàn)自動調(diào)整爬樓速度。”

再者，從該申請的說明書附圖的圖1中可得到，圖1中的箭頭Q表示為手拉動拉桿的方向，結(jié)合該申請的說明書實施例一、實施例二，該手拉動拉桿的力即是作用在智能爬樓梯裝置上的作用力。

結(jié)合上述說明書的“用戶輕拉拉桿1，姿態(tài)解析裝置303感應(yīng)到用戶向上的拉力”“用戶輕壓拉桿1，姿態(tài)解析裝置303感應(yīng)到用戶向下的推力”“通過姿態(tài)解析裝置可感知用戶拉動智能爬樓梯裝置的力度”以及說明書附圖圖1中的“箭頭Q”即可直接地、毫無疑義地得出，作用在智能爬樓梯裝置上的作用力就是指用戶施加的作用力（即拉力或推力），傳到處理器并經(jīng)處理器判斷后控制傳動裝置的也是該用戶施加的作用力，從而可得出“對權(quán)利要求1的新增技術(shù)特征可從本申請的說明書中直接地、毫無疑義地得到”的結(jié)論。

另一方面，從反面案分析，正如第二次審查意見中提到的，如果該作用力為本領(lǐng)域的技術(shù)人員通常理解的“拉力、驅(qū)動力、支撐力、重力、摩擦力等的合力”，那么，該作用力的大小應(yīng)該等于裝置的質(zhì)量乘以加速度，即裝置的加速度等于作用力產(chǎn)生的加速度，但是該申請的權(quán)利要求1以及說明書中都明確記載“當初始加速度小于作用力產(chǎn)生的加速度”“當初始加速度大于作用力產(chǎn)生的加速度”“當初始加速度等于作用力產(chǎn)生的加速度”，這明顯不符合本領(lǐng)域的技術(shù)人員常規(guī)推斷，從而也說明了如果將該申請所記載的“作用力”解釋為“拉力、驅(qū)動力、支撐力、重力、摩擦力等的合力”是不合理的。再根據(jù)該申請的說明書以及說明書附圖的圖1即可直接地、毫無疑義地得出，作用在智能爬樓梯裝置上的作用力就是指用戶施加的作用力（即拉力或推力），傳到處理器并經(jīng)處理器判斷后控制傳動裝置的也是該用戶施加的作用力。只有當該作用力是人為作用上去的作用力時，它產(chǎn)生的加速度才會大于或小于或等于整個智能爬樓梯裝置原來的加速度。

因此，該案權(quán)利要求1中增加的技術(shù)特征“該作用力為用戶向上的拉力或用戶向下的推力”并未超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，是屬于允許的修改，符合《專利法》第33條的規(guī)定。

四、結(jié) 語

上述案例說明了當收到修改超范圍的審查意見通知書時，專利代理人在正面論述的同時再結(jié)合反面論述，就會更加有說服力地闡述該申請文件的修改并未超范圍的觀點，最終也會使審查員接受代理人的意見陳述而作出授予專利權(quán)的決定。

總之，針對修改超范圍的問題，專利代理人在撰寫申請文件的時候應(yīng)該盡量把申請文件的技術(shù)方案寫得更清楚、更完善。但是如果不可避免出現(xiàn)不清楚、不完善的缺陷時，當補充技術(shù)特征后收到審查員發(fā)來的修改超范圍審查意見時，專利代理人不妨采用上述思路來進行答辯。