(華南理工大學(xué) 廣東 廣州 510000)

一、反向混淆的概念

商標(biāo)法意義上的混淆，特指消費(fèi)者對(duì)商品或服務(wù)來(lái)源的誤認(rèn)。①傳統(tǒng)商標(biāo)立法的核心就是要防止消費(fèi)者對(duì)商品或服務(wù)的來(lái)源發(fā)生混淆，保證商標(biāo)權(quán)人能夠排他性地使用商標(biāo)識(shí)別自己的商品或服務(wù)，讓消費(fèi)者能通過(guò)商標(biāo)將商品或服務(wù)與其提供者正確地聯(lián)系在一起，這樣才能保證商標(biāo)的識(shí)別功能和品質(zhì)保障功能充分發(fā)揮。

“混淆”是商標(biāo)侵權(quán)行為的最主要體現(xiàn)，是指未經(jīng)許可在同種或者類似商品、服務(wù)上使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，用以指示商品或服務(wù)的來(lái)源，導(dǎo)致消費(fèi)者產(chǎn)生混淆的可能。其中，絕大多數(shù)商標(biāo)侵權(quán)中的“混淆”行為，一般指正向混淆，即“在后的競(jìng)爭(zhēng)者使用與在先商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，讓消費(fèi)者產(chǎn)生一種錯(cuò)誤印象，在后的商品或服務(wù)來(lái)源于在先的商標(biāo)所有人?；蛘哒f(shuō)，在后的商標(biāo)使用人利用了在先的商標(biāo)所代表的聲譽(yù)，有可能混淆、誤導(dǎo)或者欺騙消費(fèi)者”。②

與傳統(tǒng)“正向混淆”的情形相反，所謂反向混淆，“是指購(gòu)買(mǎi)在先使用商標(biāo)者的商品時(shí)，客戶錯(cuò)誤地認(rèn)為自己購(gòu)買(mǎi)了在后使用商標(biāo)者的商品”。③反向混淆僅出現(xiàn)于在后商標(biāo)使用者通過(guò)大規(guī)模廣告、促銷(xiāo)、宣傳而淹沒(méi)了在先使用者的市場(chǎng)聲譽(yù)，致使相關(guān)公眾因混淆而誤解在先使用者的商品或服務(wù)來(lái)源于在后使用者。具體來(lái)說(shuō)，在后的商標(biāo)侵權(quán)人并不是采用“搭便車(chē)”的方式，利用在先商標(biāo)權(quán)人的良好商譽(yù)和商標(biāo)知名度來(lái)銷(xiāo)售商品、謀取不正當(dāng)商業(yè)利益，反而是通過(guò)大量的廣告和宣傳活動(dòng)擴(kuò)大了自己的知名度，從而造成在先商標(biāo)權(quán)人的市場(chǎng)信譽(yù)、商品形象被淹沒(méi)在市場(chǎng)中，消費(fèi)者誤以為在先商標(biāo)權(quán)人的商品來(lái)源于在后的商標(biāo)或與在后的商標(biāo)存在著控制、許可或贊助等關(guān)聯(lián)關(guān)系，從而剝奪了在先商標(biāo)權(quán)人進(jìn)一步發(fā)展的空間和潛在的市場(chǎng)。

二、禁止商標(biāo)反向混淆的正當(dāng)性分析

不容置疑，商標(biāo)的反向混淆同樣會(huì)造成消費(fèi)者對(duì)商品或服務(wù)的來(lái)源構(gòu)成誤認(rèn)，影響商標(biāo)發(fā)揮其識(shí)別功能和品質(zhì)保障功能，損害商標(biāo)權(quán)人的民事權(quán)利。禁止商標(biāo)反向混淆的理論基礎(chǔ)與正當(dāng)性，不僅出于要保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的私權(quán)，而且還要兼顧消費(fèi)者的利益，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序。對(duì)于這一種新的侵權(quán)類型，對(duì)其進(jìn)行規(guī)制和禁止具有正當(dāng)性和必要性。

(一)保護(hù)在先商標(biāo)權(quán)人的民事權(quán)利

商標(biāo)權(quán)人對(duì)商標(biāo)享有商標(biāo)專用權(quán)，同時(shí)，要保護(hù)標(biāo)識(shí)所有者合理期待將來(lái)進(jìn)入新市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。因此，禁止商標(biāo)的反向混淆，不僅要保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)專用權(quán)，而且還要保護(hù)商標(biāo)權(quán)人通過(guò)對(duì)商標(biāo)的培育和發(fā)展從而進(jìn)一步擴(kuò)展市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)期利益。

首先，由于在反向混淆中，在后商標(biāo)使用者經(jīng)過(guò)大量的廣告投入和宣傳，累積了較高的知名度，消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)商品時(shí)對(duì)在后商標(biāo)使用者更熟悉，不僅可能認(rèn)為在先商標(biāo)來(lái)源于在后商標(biāo)使用者，更有甚者可能認(rèn)為在先商標(biāo)權(quán)人是未經(jīng)授權(quán)、惡意“搭便車(chē)”抄襲在后商標(biāo)的侵權(quán)人，從而大大降低和損害在先商標(biāo)權(quán)人的聲譽(yù)與形象。第二，當(dāng)在后商標(biāo)使用人因出現(xiàn)產(chǎn)品事故或公司經(jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致商標(biāo)產(chǎn)生不良信譽(yù)時(shí)，也會(huì)不可避免的順帶影響在先商標(biāo)權(quán)人的聲譽(yù)。第三，由于反向混淆造成了消費(fèi)者對(duì)商品或服務(wù)來(lái)源的錯(cuò)誤識(shí)別，導(dǎo)致在先商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)與其提供的商品、服務(wù)失去了排他的唯一聯(lián)系，將直接影響其商標(biāo)專用權(quán)，使其在培育和發(fā)展商標(biāo)的投入無(wú)法在商標(biāo)上收益，甚至使其商標(biāo)喪失區(qū)別商品來(lái)源的基本功能。④

由于在先商標(biāo)權(quán)利人所受到的上述影響，其累積起來(lái)的商標(biāo)信譽(yù)和形象將被減弱，商標(biāo)在消費(fèi)者的印象中逐漸模糊，由此導(dǎo)致在先商標(biāo)權(quán)人不能使用商標(biāo)作為擴(kuò)大市場(chǎng)的工具，商標(biāo)權(quán)人希望用商標(biāo)括展市場(chǎng)的期待將受到抑制。

(二)保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益

傳統(tǒng)商標(biāo)具有識(shí)別功能、品質(zhì)保障功能和廣告宣傳功能，這些功能往往與保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益相聯(lián)系。另外，商標(biāo)的品質(zhì)保障功能也向消費(fèi)者傳遞了這樣一種信息，使用相同商標(biāo)的商品或服務(wù)具有相同的品質(zhì)。在反向混淆的情況下，消費(fèi)者對(duì)商品及服務(wù)的來(lái)源產(chǎn)生混淆，使消費(fèi)者在交易中的知情權(quán)和自由選擇權(quán)受到影響，消費(fèi)者可能由于錯(cuò)誤的認(rèn)知而選擇錯(cuò)了購(gòu)買(mǎi)的商品，致使其購(gòu)買(mǎi)原商品的目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)，售后服務(wù)可能也得不到保障。這將損害消費(fèi)者的合法權(quán)益，對(duì)市場(chǎng)秩序的穩(wěn)定安全帶來(lái)危害。

(三)維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序

商標(biāo)保護(hù)是規(guī)范市場(chǎng)秩序，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要機(jī)制。禁止商標(biāo)的反向混淆，是為了防止具有雄厚資本與市場(chǎng)資源的大企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大自己侵權(quán)商標(biāo)的知名度從而剝奪中小企業(yè)拓展市場(chǎng)的能力和空間，通過(guò)反向混淆的方式爭(zhēng)奪了中小企業(yè)的未來(lái)市場(chǎng)和潛在客戶。禁止反向混淆，可以為中小企業(yè)提供一個(gè)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，有利于促進(jìn)平等有序、充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

三、商標(biāo)反向混淆的判定

(一)美國(guó)對(duì)商標(biāo)反向混淆處理的經(jīng)驗(yàn)借鑒

反向混淆理論最早誕生于美國(guó)，對(duì)于反向混淆，美國(guó)法院以案例的形式展示了對(duì)反向混淆從否定到肯定的發(fā)展歷程。在1968年的“野馬”商標(biāo)糾紛案中，美國(guó)第七巡回法院拒絕接受反向混淆的理論，認(rèn)為在后的商標(biāo)使用者福特公司使用“野馬”商標(biāo)并無(wú)假冒在先使用者西部汽車(chē)公司“野馬”商標(biāo)的故意，原告西部汽車(chē)公司的“野馬”商標(biāo)屬于弱勢(shì)商標(biāo)，沒(méi)有給消費(fèi)者造成混淆的可能性。但在1977年的“輪胎分銷(xiāo)商”案中，美國(guó)在司法層面正式認(rèn)可并且接受了商標(biāo)的反向混淆理論。美國(guó)第十巡回法院對(duì)反向混淆及其侵權(quán)作了認(rèn)定，判決以存在混淆可能性為依據(jù)認(rèn)定侵權(quán)，此案為反向混淆作為商標(biāo)侵權(quán)的形式提供了法律基礎(chǔ)。

盡管美國(guó)法院承認(rèn)了反向混淆是商標(biāo)侵權(quán)的方式之一，但對(duì)于反向混淆的判定標(biāo)準(zhǔn)依然是不統(tǒng)一的。1983年美國(guó)第二巡回法院在Plus Products v.PlusDiscount Food,Inc.案中明確提出，反向混淆侵權(quán)分析應(yīng)當(dāng)沿用與正向混淆相同的思路，即原告必須證明存在受保護(hù)的商標(biāo)，并證明存在消費(fèi)者混淆兩種商品來(lái)源的可能性。既然判定反向混淆依然要先以正向混淆的審查思路來(lái)判斷，那么在傳統(tǒng)的正向混淆中，“混淆可能性”這一必要條件的研究在反向混淆中依然重要。在美國(guó)，第二巡回法院通過(guò)Polaroid Corp.v.Polarad Electronics Corp.案所歸納對(duì)“混淆可能性”的八個(gè)要素規(guī)則影響巨大。這八個(gè)要素為：標(biāo)識(shí)的強(qiáng)度、雙方標(biāo)識(shí)的相似程度、產(chǎn)品的近似程度、在先權(quán)利人擴(kuò)張產(chǎn)品種類和地域范圍以彌補(bǔ)差距的可能性、實(shí)際混淆、被告確定標(biāo)識(shí)時(shí)的善意程度、被告產(chǎn)品的質(zhì)量、消費(fèi)者的注意力程度。⑤

(二)商標(biāo)反向混淆的主要特征

與傳統(tǒng)的商標(biāo)正向混淆不同，反向混淆有其特別的構(gòu)成要件及特征。第一，侵權(quán)目的和表現(xiàn)存在差別。正向混淆中，商標(biāo)侵權(quán)人采用惡意“搭便車(chē)”的方式進(jìn)行不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)謀利，小企業(yè)假冒或仿冒大企業(yè)的商標(biāo)達(dá)到導(dǎo)致公眾混淆的后果。而在反向混淆中，大企業(yè)通過(guò)大量商業(yè)廣告和宣傳淹沒(méi)了小企業(yè)的商標(biāo)，并借此剝奪了在先商標(biāo)權(quán)人進(jìn)入新市場(chǎng)的能力。第二，商標(biāo)侵權(quán)人的地位特殊。在正向混淆中，被侵權(quán)的一般是知名度高、實(shí)力雄厚的大企業(yè)。而在反向混淆中，反而是名不經(jīng)傳的小企業(yè)的商標(biāo)被知名的企業(yè)所侵害。力量較強(qiáng)的大企業(yè)作為反向混淆中的侵權(quán)人，處于資源較好、財(cái)力充實(shí)的地位，在訴訟中要注意保護(hù)商標(biāo)權(quán)人小企業(yè)的合法利益。第三，造成的損害后果多樣化。如前所述，反向混淆會(huì)導(dǎo)致在先的商標(biāo)權(quán)利人聲譽(yù)受損、潛在市場(chǎng)被剝奪、商標(biāo)的識(shí)別功能被弱化等多種不利后果。

(三)商標(biāo)反向混淆的判定要素

1.在先商標(biāo)權(quán)利人已合法注冊(cè)或使用商標(biāo)

保護(hù)在先商標(biāo)權(quán)利人是因?yàn)槠湎碛泻戏ǖ纳虡?biāo)專用權(quán)，商標(biāo)專用權(quán)來(lái)源于其擁有的經(jīng)過(guò)合法注冊(cè)的商標(biāo)，在先商標(biāo)權(quán)利人應(yīng)無(wú)惡意搶注商標(biāo)或違反法律注冊(cè)商標(biāo)的行為或主觀故意。在先商標(biāo)權(quán)利人應(yīng)具有受保護(hù)的正當(dāng)性，除了考慮其擁有合法注冊(cè)的商標(biāo)外，也應(yīng)考慮其在先使用商標(biāo)的情況。

2.在先商標(biāo)權(quán)利人與在后商標(biāo)使用人存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系

如果在先商標(biāo)權(quán)利人與在后商標(biāo)使用者提供的商品或服務(wù)完全不存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，那么消費(fèi)者一般不會(huì)對(duì)兩者提供的商品或服務(wù)來(lái)源產(chǎn)生混淆，消費(fèi)者不會(huì)認(rèn)為在先的商標(biāo)權(quán)利人提供的商品或服務(wù)來(lái)源于在后的商標(biāo)使用者。在美國(guó)判決的Checkpoint Systems,Inc.v.Check Point Software Technologies,Inc.案中，法院認(rèn)為構(gòu)成反向混淆需要商品、服務(wù)相同或近似，具有直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

3.在后商標(biāo)使用造成實(shí)際混淆，給在先商標(biāo)權(quán)利人造成損害

在1986年的AmBRIT Inc.v.Kraft Inv.一案中，美國(guó)第十一巡回法院評(píng)論道：“消費(fèi)者的實(shí)際混淆是判斷存在混淆可能性的最好證據(jù)?！背送ㄟ^(guò)分析混淆可能性認(rèn)定反向混淆的成立，也要考慮現(xiàn)實(shí)中消費(fèi)者實(shí)際混淆的情形，若能提供消費(fèi)者實(shí)際混淆的證據(jù)將是證明商標(biāo)造成混淆的有力支持。

4.要考慮在后使用者有無(wú)疏忽

實(shí)踐中，法院通常會(huì)調(diào)查在后商標(biāo)使用者選定擬使用的商標(biāo)時(shí)，是否已出于謹(jǐn)慎義務(wù)、防止侵權(quán)的目的，事先搜索有無(wú)他人在先注冊(cè)或已初審公告的商標(biāo)。若沒(méi)有進(jìn)行適當(dāng)檢索，可能會(huì)被認(rèn)定為存在疏忽，構(gòu)成侵權(quán)。如果已經(jīng)進(jìn)行了合理的、必要的、適當(dāng)?shù)臋z索，仍未發(fā)現(xiàn)在先商標(biāo)的，對(duì)其可責(zé)性則要進(jìn)行考量，要考慮在后使用者是否還存在將在先使用者擠出市場(chǎng)的主觀故意，不能輕易認(rèn)定在后使用者的行為屬于侵權(quán)。

四、商標(biāo)反向混淆的立法及司法完善

(一)立法、司法上對(duì)反向混淆規(guī)制的不足

第一，忽略了實(shí)際混淆的問(wèn)題。前文已述，除了要分析商標(biāo)理論上的混淆可能性，還應(yīng)該重視在實(shí)際中消費(fèi)者是否已對(duì)商標(biāo)造成誤認(rèn)。法院面對(duì)商標(biāo)混淆侵權(quán)時(shí)，判定思路主要集中在對(duì)“商標(biāo)相似性”、“商品類似性”這兩個(gè)因素的判斷，而沒(méi)有以這兩個(gè)因素為基礎(chǔ)綜合判斷導(dǎo)致商標(biāo)混淆的實(shí)際情況。導(dǎo)致商標(biāo)混淆的因素，其實(shí)還包括商標(biāo)的使用強(qiáng)度、商品的銷(xiāo)售渠道、市場(chǎng)領(lǐng)域、消費(fèi)者選擇時(shí)的謹(jǐn)慎程度、實(shí)際混淆的比例等情況。

第二，在反向混淆上，立法仍未形成統(tǒng)一明確的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。處理涉及反向混淆的案件時(shí)，一般仍用正向混淆的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，主要適用《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第9條、第10條和第11條的規(guī)定，集中圍繞“商標(biāo)相似性”、“商品類似性”兩個(gè)因素加以認(rèn)定，未考慮反向混淆中特殊的要素。

第三，法律規(guī)定的損害賠償序位和數(shù)額存在不合理?，F(xiàn)行《商標(biāo)法》第63條規(guī)定，“侵犯商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額，按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實(shí)際損失確定；實(shí)際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定；權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該商標(biāo)許可使用費(fèi)的倍數(shù)合理確定。對(duì)惡意侵犯商標(biāo)專用權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額?！薄渡虡?biāo)法》對(duì)于損害賠償規(guī)定了具體適用上的先后序位，只有在前面次序的數(shù)額難以確定時(shí)，才適用后者。這種嚴(yán)格的適用序位的規(guī)定，不利于法院通過(guò)誠(chéng)實(shí)信用和公允、填平的原則，判決合理的賠償數(shù)額。在反向混淆中，若仍采用此適用于正向混淆的賠償序位，會(huì)對(duì)在后商標(biāo)使用者處罰過(guò)重。反向混淆主要體現(xiàn)在侵害了在先商標(biāo)權(quán)人的潛在市場(chǎng)，用被控侵權(quán)人的利潤(rùn)來(lái)計(jì)算原告的損失是不合理的，因?yàn)樵诤笫褂谜咭不ㄙM(fèi)了大量的成本和資源去打造自己品牌的知名度。

(二)完善對(duì)商標(biāo)反向混淆的規(guī)制

第一，應(yīng)在司法層面統(tǒng)一承認(rèn)反向混淆這一侵權(quán)類型。由于反向混淆已在實(shí)踐中作為一種新的商標(biāo)侵權(quán)方式出現(xiàn)，立法或司法對(duì)其應(yīng)予以一定的回應(yīng)，避免現(xiàn)實(shí)中出現(xiàn)判決不統(tǒng)一的現(xiàn)象。由于《商標(biāo)法》已將“混淆可能性”納入到侵權(quán)要件中，而反向混淆仍屬于商標(biāo)混淆中的一種特殊類型，可以考慮通過(guò)最高人民法院發(fā)布司法解釋的方式，將反向混淆擴(kuò)大解釋為一種侵犯商標(biāo)專用權(quán)的行為。

第二，要完善反向混淆的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。在實(shí)踐中，可先用對(duì)傳統(tǒng)正向混淆的判定思路判斷是否存在“混淆可能性”，同時(shí)，需要考慮反向混淆的特征，如侵權(quán)人的目的、侵權(quán)人的特殊地位、造成的損害后果；以及反向混淆中的特別要素，如在先商標(biāo)權(quán)利人有無(wú)合法注冊(cè)或使用商標(biāo)、在先商標(biāo)權(quán)利人與在后商標(biāo)使用者是否存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系、在后商標(biāo)使用有無(wú)造成實(shí)際混淆、在后使用者有無(wú)存在疏忽等情形綜合判斷。

第三，應(yīng)完善對(duì)反向混淆侵權(quán)的損害賠償機(jī)制。前文已述，法律規(guī)定的損害賠償序位存在不足，對(duì)于商標(biāo)的反向混淆這一侵權(quán)方式，可考慮取消侵權(quán)損害賠償適用的序位，由法院依據(jù)案件實(shí)際情況判決賠償。另外，在實(shí)踐中，反向混淆案件里原告往往更傾向于主張按照被告的侵權(quán)獲利計(jì)算損失賠償額，但實(shí)際上，反向混淆的侵權(quán)人對(duì)自己的品牌也投入了大量的廣告和宣傳成本，用被告所獲的利潤(rùn)計(jì)算原告獲得的賠償并不合理。還有需要注意的是，當(dāng)參照商標(biāo)許可使用費(fèi)計(jì)算損失時(shí)，反向混淆與正向混淆也存在區(qū)別。由于反向混淆的侵權(quán)人對(duì)在后商標(biāo)的商譽(yù)建設(shè)花費(fèi)了一定成本，所以在判決侵權(quán)人依據(jù)商標(biāo)許可使用費(fèi)賠償時(shí)，應(yīng)與正向混淆的侵權(quán)作出區(qū)別，適當(dāng)?shù)陀谡蚧煜械脑S可費(fèi)用比例。

【注釋】

①王遷.知識(shí)產(chǎn)權(quán)法教程.中國(guó)人民大學(xué)出版社,2016:499.

②李明德.美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法(第二版).法律出版社,2014年4月第1版:589.

③黃武雙.反向混淆理論與規(guī)則視角下的“非常勿擾”案.知識(shí)產(chǎn)權(quán),2016年第1期.

④吳讓軍.商標(biāo)反向混淆侵權(quán)問(wèn)題實(shí)證研究.中華商標(biāo),2015年第11期.

⑤See Polaroid Corp.v.Polarad Electronics Corp.287 F.2d 492(2d Cir.),cert.denied,368 U.S.820(1961).