(湖南師范大學 湖南 長沙 410006)

現(xiàn)有技術(shù)抗辯，是指在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人不通過行政程序質(zhì)疑專利權(quán)的有效性，而直接在訴訟程序中提出并證明自己所使用的技術(shù)是現(xiàn)有技術(shù)，從而證明侵權(quán)不成立而免于承擔侵權(quán)責任的一種抗辯形式。我國《專利法》第62條規(guī)定：“在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)”。這是我國首次以法律形式規(guī)定了現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度。但該規(guī)定過于簡單，操作性不強，實踐中如何運用該制度存在諸多爭議，有鑒于此，筆者試著對其適用規(guī)則進行初步探析。

一、“現(xiàn)有技術(shù)”的范圍

實踐中要準確援引現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度進行抗辯，首先必須厘清現(xiàn)有技術(shù)的范圍。根據(jù)我國《專利法》第22條規(guī)定，現(xiàn)有技術(shù)是指申請日前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。何為“公眾所知”？即全社會中任何人都可以接觸和了解該項技術(shù)。

公眾可以從申請日前在國內(nèi)外出版物上、在國內(nèi)外公開使用以及以其他方式獲知該項技術(shù)。因此現(xiàn)有技術(shù)特征有三：第一，該技術(shù)應(yīng)當是申請日前就已經(jīng)為公眾所知的技術(shù)。申請日當天或申請日之后為公眾所知的技術(shù)，不屬于現(xiàn)有技術(shù)范疇；第二，現(xiàn)有技術(shù)的范圍采用絕對性標準，在世界范圍內(nèi)，只要在申請日前為公眾所知即為現(xiàn)有技術(shù)，而不限于授予專利權(quán)的中國；第三，為公眾所知并不是指特定的公眾已經(jīng)知道了該技術(shù)，而是指該技術(shù)處于不特定公眾想知道就能夠知道的狀態(tài)。

在厘清現(xiàn)有技術(shù)概念的基礎(chǔ)上，仍有兩個問題需要進一步探討：1、抵觸申請是否屬于現(xiàn)有技術(shù)？該問題的在于這樣一個事實出現(xiàn)：就同一技術(shù)，兩人先后向?qū)＠诌M行申請，但后申請人先于在先申請人獲得專利權(quán)，那么在先申請人是否可以以現(xiàn)有技術(shù)進行抗辯？這就是抵觸申請的由來。對于這個問題筆者認為：我國《專利法》第22條第二款規(guī)定了判斷新穎性的標準，即①該發(fā)明或?qū)嵱眯滦筒粚儆诂F(xiàn)有技術(shù)；②也沒有任何單位或個人就同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦驮谏暾埲找郧跋驀鴦?wù)院專利行政部門提出過申請，③且該申請記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。而抵觸申請是在申請日當天或者之后公布的，因此抵觸申請的技術(shù)在申請日前不能為公眾所知，不屬于現(xiàn)有技術(shù)。2、非自由技術(shù)是否屬于現(xiàn)有技術(shù)？非自由技術(shù)是指雖然該技術(shù)已為公眾知曉，但尚處于不同于起訴專利權(quán)人的另一專利權(quán)人的有效專利權(quán)控制人之下的技術(shù)。相較于非自由技術(shù)而言，自由技術(shù)是指已進入公有領(lǐng)域，任何人都可自由使用的現(xiàn)有技術(shù)，包括他人已經(jīng)失效的專利技術(shù)。筆者認為，依據(jù)《專利法》,專利申請日前為公眾所知的技術(shù)都可以視為現(xiàn)有技術(shù),包括他人在先取得專利權(quán)的技術(shù)。現(xiàn)有技術(shù)抗辯是針對瑕疵專利的防御手段,引用他人在先取得的專利技術(shù),與現(xiàn)有技術(shù)抗辯的制度目的是契合的。并且,被控侵權(quán)人有可能是獲得了該他人的許可,即使未獲得相應(yīng)許可,該他人仍有追究被控侵權(quán)人侵權(quán)責任的自由,被控侵權(quán)人引用該他人的專利技術(shù)所做的現(xiàn)有技術(shù)抗辯如果成立,甚至可以作為日后該他人追究被控侵權(quán)人責任的證據(jù),對此法律無須為他人作不必要的考慮。

二、現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度的適用規(guī)則探討

運用現(xiàn)有技術(shù)抗辯經(jīng)常涉及被控侵權(quán)技術(shù)、涉案專利技術(shù)、現(xiàn)有技術(shù)三者之間的關(guān)系，在法院認定現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立的過程中，會產(chǎn)生一些比較復雜而有爭議的問題。

(一)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的對比對象

當被控侵權(quán)人提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯時，就會出現(xiàn)涉案專利、被控侵權(quán)技術(shù)、現(xiàn)有技術(shù)三個技術(shù)方案。那么如何將這三種方案進行對比？存在以下三種觀點：

第一種觀點是只將被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)進行對比。理由是：判斷現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立，應(yīng)將被控侵權(quán)產(chǎn)品與一份公知技術(shù)進行對比，被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征與一份現(xiàn)有技術(shù)相同，則可直接認定所實施技術(shù)為現(xiàn)有技術(shù)，不構(gòu)成侵權(quán)，而無需涉案專利技術(shù)進行對比。

第二種觀點是先將被控侵權(quán)技術(shù)與涉案專利進行比較，在被控侵權(quán)技術(shù)與涉案專利構(gòu)成相同或等同的情形下，再將被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)進行比較。理由是：在專利侵權(quán)訴訟中，被控侵權(quán)物(產(chǎn)品或方法)與專利權(quán)利要求所記載的專利技術(shù)方案相同或等同的情況下，如果被告提供證據(jù)證明被控侵權(quán)物的技術(shù)特征與一項現(xiàn)有技術(shù)相同或等同，則被告的行為不構(gòu)成侵犯原告的專利權(quán)。據(jù)此，適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯原則的前提是被控侵權(quán)技術(shù)與專利權(quán)利要求記載的技術(shù)特征相同或等同。

第三種觀點是將被控侵權(quán)技術(shù)分別與涉案專利和現(xiàn)有技術(shù)進行比較，判斷被控侵權(quán)技術(shù)與哪一項技術(shù)更為接近。即對三者同時進行比較，兩頭分別是專利發(fā)明和現(xiàn)有技術(shù)，中間是被控侵權(quán)技術(shù)或者方法，判斷被控侵權(quán)技術(shù)或方法更為靠近專利發(fā)明，還是更為靠近現(xiàn)有技術(shù)，結(jié)論是前者時就判定為等同侵權(quán)，結(jié)論是后者時就判定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。將三者同時進行比較的觀點得到了最高人民法院的認可。時任最高人民法院副院長的曹建明在全國法院知識產(chǎn)權(quán)審判工作座談會暨優(yōu)秀知識產(chǎn)權(quán)裁判文書頒獎晚會上的講話指出“被控侵權(quán)人以現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立的，應(yīng)當認可該抗辯理由……對于更接近現(xiàn)有技術(shù)而與專利技術(shù)有一定差別的，應(yīng)當認定不構(gòu)成侵權(quán)?！?/p>

關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度的對比對象，以上三種觀點在司法實踐中皆有不少判例。筆者贊同第一種觀點，理由如下：①從現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度來看，其核心要義就是被控侵權(quán)技術(shù)如果為現(xiàn)有技術(shù)則不構(gòu)成侵權(quán)，因此將被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)進行對比就成了必然，并且對比的結(jié)果一般較為清晰；②從效率上看，只是將被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)進行對比大大節(jié)約司法資源以及訴訟時間，能較為快速的得出結(jié)論，符合市場經(jīng)濟效率的要求；③ 第三種觀點中“誰更接近”理論，仍然存在疑問，被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)、涉案專利技術(shù)誰更接近的標準處于模糊地帶，無法得出有力有效的結(jié)論，導致案件進入死循環(huán)。

(二)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的對比方法

將被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)進行對比時，采用什么樣的對比方法比較合理，一直是現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度適用規(guī)則的爭議焦點之一。

1、被控侵權(quán)技術(shù)是與一項現(xiàn)有技術(shù)進行對比，還是與幾項現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合進行對比。對于單獨的技術(shù)方案進行對比實踐和理論中沒有爭議，但對于組合的技術(shù)方案是否屬于現(xiàn)有技術(shù)存在不同觀點：第一種觀點認為，只能援引一項現(xiàn)有技術(shù)而不能將兩項或多項現(xiàn)有技術(shù)組合起來進行抗辯；第二種觀點認為，作為抗辯的現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)當是一項單獨的技術(shù)方案，但是所屬領(lǐng)域的普通技術(shù)人員認為相對于現(xiàn)有技術(shù)是顯而易見的簡單組合的技術(shù)方案也可作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯的基礎(chǔ)。

第三種觀點認為，被控侵權(quán)人可以將幾項現(xiàn)有技術(shù)組合起來作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯的基礎(chǔ)。筆者觀點較接近于第二種觀點，即簡單組合的技術(shù)方案可以作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯，理由如下：①組合本身可能具有創(chuàng)造性，兩份或者多份現(xiàn)有技術(shù)組合起來的技術(shù)方案可能構(gòu)成一項可以被授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造，因此只有不具有創(chuàng)造性的簡單組合才能作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯，因此當被控侵權(quán)技術(shù)相對于現(xiàn)有技術(shù)不具有創(chuàng)造性時，現(xiàn)有技術(shù)抗辯才可成立。②簡單組合的意思是僅僅是將某些現(xiàn)有技術(shù)中的已知產(chǎn)品或方法組合或連接在一起，各自以其常規(guī)的方式工作，總的技術(shù)效果是各組合部分效果之總和，組合后的各技術(shù)特征之間在功能上無相互作用關(guān)系，僅僅是一種簡單的疊加。這種明顯低于創(chuàng)造性的標準的簡單組合，較易區(qū)分、具有可操作性，在實踐中能快速處理專利侵權(quán)案件，符合經(jīng)濟訴訟的要求。

2、是將技術(shù)方案進行整體對比還是將技術(shù)特征進行逐個對比

我國專利侵權(quán)的原則采取的是全面覆蓋原則，即根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十四條之規(guī)定，被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征，與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實質(zhì)差異的，人民法院應(yīng)當認定被訴侵權(quán)人實施的技術(shù)屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。因此，筆者認為，在將被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)進行對比時，應(yīng)當就技術(shù)方案進行整體對比，而非針對個別技術(shù)特征進行對比，這樣才符合專利法的基本原理。專利侵權(quán)的判斷標準是：被控侵權(quán)技術(shù)的整個技術(shù)方案或者說所有技術(shù)特征都落入專利權(quán)利要求范圍。相應(yīng)的，如果被控侵權(quán)技術(shù)與涉案專利技術(shù)相同或者十分近似，則只有在其整個技術(shù)方案或者說所有技術(shù)特征同時也被現(xiàn)有技術(shù)所披露，導致涉案專利技術(shù)因為援引的現(xiàn)有技術(shù)而喪失新穎性或創(chuàng)造性時，才能繞過專利無效程序而直接認定成立公知技術(shù)抗辯不成立侵權(quán)。

(三)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的對比標準

將被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)進行對比達到何種程度可認定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立？目前大致存在三種觀點：第一種觀點是看被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)更接近還是與涉案專利技術(shù)更接近。 第二種說法是看被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)是否相同或等同。該對比標準實質(zhì)上同于“看被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)是否相同或十分接近”。第三種說法是看被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)相比是否具有新穎性和創(chuàng)造性。

筆者贊同第三種觀點，現(xiàn)有技術(shù)抗辯的對比標準應(yīng)當是看被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)相比是否無新穎性和明顯無創(chuàng)造性。在現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度中進行新穎性判斷時，并非嚴格要求被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)完全相同，當兩者的區(qū)別是所屬技術(shù)領(lǐng)域慣用技術(shù)手段的直接置換，被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)相比仍然不具有新穎性，現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。 另外新穎性也是區(qū)別于新技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)的最為重要的衡量標準，審查起來較為容易。法院在審理過程中可以聘請專業(yè)人士進行輔助。

三、結(jié)語

隨著新《專利法》的實施，該制度在今后的專利侵權(quán)訴訟中將得到更加廣泛的適用。鑒于《專利法》對現(xiàn)有技術(shù)抗辯只給出了原則性的規(guī)定，本文對現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度的適用規(guī)則提出以下建議：

第一，對比對象上，從效率出發(fā)，只需對被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)進行對比即可 。

第二，對比方法上，不具有創(chuàng)造性的簡單組合的技術(shù)方案可以作為現(xiàn)有技術(shù)進行抗辯。

第三，對比標準上，被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)相比是否具有新穎性，如果不具有則可以作為現(xiàn)有技術(shù)進行抗辯。

【參考文獻】

[1]尹新天.專利權(quán)的保護[M].知識產(chǎn)權(quán)出版社.北京.2005 .

[2]閆文軍.專利權(quán)的保護范圍：權(quán)利要求解釋和等同原則適用[M].法律出版社.北京.2007 .

[3]程永順.中國專利訴訟.知識產(chǎn)權(quán)出版社.北京.2005.

[4]中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南.知識產(chǎn)權(quán)出版社.2010.

[5]譚莜清.已有公知技術(shù)抗辯原則在專利侵權(quán)訴訟中的運用[J].《人民司法》.2002(8).

[6]張鵬、崔國振.現(xiàn)有技術(shù)抗辯的對比方式和對比標準探析[J].《知識產(chǎn)權(quán)》.2009(109).

[7]朱倩.現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度研究[D].中國政法大學研究生畢業(yè)論文.2010.

[8]覃彥.現(xiàn)有技術(shù)抗辯研究[D].中國政法大學研究生畢業(yè)論文.2012.

[9]賀淑東.專利侵權(quán)中的現(xiàn)有技術(shù)抗辯研究[D].華東政法大學研究生畢業(yè)論文.2012.

[10]郝貴茹.現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度研究-基于專利侵權(quán)訴訟典型案例的實證分析[D].華東政法大學研究生畢業(yè)論文.2013.