文 律商聯(lián)訊特約撰稿 程芳

專利惡意訴訟與專利法賦予權利人訴訟權利的初衷背道而馳，不僅會給被告帶來直接或間接的經(jīng)濟損失，還可能損害正常的市場競爭秩序，浪費有限的司法資源，因此需要通過有效的途徑進行規(guī)制

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近年來中國知識產(chǎn)權的保護力度不斷加大，整個社會的知識產(chǎn)權保護意識也日益增強，知識產(chǎn)權侵權訴訟成為權利人解決爭議、維護權益的重要手段，全國知識產(chǎn)權訴訟案件的數(shù)量也屢創(chuàng)新高。對于絕大多數(shù)權利人來說，訴訟是保護知識產(chǎn)權的重要途徑，但對于部分投機者來說，知識產(chǎn)權訴訟也為其實現(xiàn)不正當目的提供了可能。近幾年陸續(xù)出現(xiàn)了知識產(chǎn)權惡意訴訟的案例，值得我們關注和警惕。

惡意訴訟現(xiàn)象在專利領域相對比較突出，主要原因在于不同類型專利授權過程的非同一性及專利本身的技術性導致了惡意訴訟的隱蔽性，給司法認定增加了難度。例如，實用新型和外觀設計專利的授權無須進行實質審查，這就給惡意訴訟的發(fā)起者提供了可乘之機，其可能利用存在瑕疵的權利提起訴訟。再如，在化工領域，行為人針對市場上大量流通的某種化合物產(chǎn)品，以其不可避免的雜質作為添加劑申請混合物專利，再向其生產(chǎn)廠家發(fā)起侵權訴訟。在這些情況下，如果權利人提起訴訟，即便權利形成過程具有惡意，其形式上仍具有合法性。

“惡意”認定標準不一

惡意訴訟主要是英美侵權行為法的概念，是侵權行為的一種類型。大陸法國家的實體法并無惡意訴訟的明確規(guī)定，而往往通過判例或者程序法對其作出相應的規(guī)范。在我國，惡意訴訟的定義仍在討論當中，當前引用較為廣泛的是2004年發(fā)布的《最高人民法院民三庭關于惡意訴訟問題的研究報告》給出的定義，即惡意訴訟一般指故意以他人受到損害或獲取不法利益為目的，無事實根據(jù)和正當理由而提起民事訴訟，致使相對人在訴訟中遭受損失的行為。該定義同樣適用于專利領域。

在司法實踐中，法院認定惡意訴訟成立時援引的法律依據(jù)包括《民法通則》第一百零六條第二款、《民法總則》第七條、《侵權責任法》第六條第一款等。此外，《專利法》第四十七條第二款也規(guī)定，在專利權被宣告無效的情形下，因專利權人惡意給他人造成損失的，應當給予賠償。

關于如何認定“惡意”，較常見的一種認識是，如果專利權人沒有實體業(yè)務、主要通過積極發(fā)動專利侵權訴訟而生存，那么由這類沒有實體業(yè)務公司而發(fā)起的訴訟即構成惡意訴訟。

然而，即便是在對專利惡意訴訟研究最為前沿的美國，法院也不會一概認定“非實施實體”起訴的惡意。例如，若行為人是享有專利權的大學或科研機構，但因財力等原因所限，其未能將專利技術予以商業(yè)化實施。此時，法院恐怕無法簡單因行為人未實施專利而認定其起訴為惡意訴訟?？梢姡皭阂狻钡恼J定并不是非黑即白的判斷，而應對權利人的起訴行為進行綜合考察，我國的司法實踐亦然。

目前，類似于英美法國家，我國一般也將惡意訴訟認定為侵權行為。而侵權行為的構成通常采用“四要件說”，包括違法行為、主觀過錯、損害事實和因果關系。

具體到知識產(chǎn)權惡意訴訟，北京知識產(chǎn)權法院在遠東公司案中進一步明確了四個構成要件：1.違法行為：當事人以提起知識產(chǎn)權訴訟的方式提出了某項請求，或者以提出某項請求相威脅；2.主觀過錯：提出請求的當事人具有主觀惡意；3.損害事實：具有實際的損害后果；4.因果關系：提起知識產(chǎn)權訴訟的行為與損害后果之間具有因果關系。

其中，提起訴訟這一行為本身往往具有形式上的合法性，而行為人的主觀惡意使之具有了違法性。因此，行為人起訴時是否具有主觀惡意成為判斷專利惡意訴訟是否成立的關鍵，法院在處理這類案件時，同樣著重對主觀惡意進行認定。

司法實踐中的“惡意”認定

在通發(fā)公司案中，南京中院認為，袁利中作為相關行業(yè)從業(yè)多年的專業(yè)人士，應當熟知相關國家標準，其將國家標準中披露的技術方案申請專利，應當認為主觀狀態(tài)是缺乏誠實信用的，構成惡意申請，所以基于該應當被認定為自始無效的專利起訴通發(fā)公司專利侵權的行為構成惡意訴訟。

遠東公司案中，北京知識產(chǎn)權法院認為，四方如鋼公司在無效宣告程序中主動放棄和修改涉案專利權利要求后，又基于此部分權利要求向遠東公司提起侵權訴訟的行為缺乏基本的事實依據(jù)和權利基礎，同時，作為一家擁有多項專利的企業(yè)，其對專利管理和專利法規(guī)有較為全面的了解。因此，其提起訴訟具有主觀惡意。

約翰·迪爾案中，北京知識產(chǎn)權法院認定，趙國輝與約翰·迪爾丹東公司的法定代表人在明知約翰·迪爾中國公司在先銷售的潤滑油外包裝造型的情況下，仍將與其造型基本一致的外包裝申請為外觀設計專利，且在專利圖樣上使用約翰迪爾中國公司關聯(lián)公司的商標標識，屬于惡意申請。法院沿用遠東公司案中的構成要件，認定趙國輝、約翰迪爾丹東公司構成惡意訴訟。

明日公司案中，北京二中院和北京高院均認為，維納爾公司的外觀設計專利權具有形式上的合法性，其起訴具有正當理由，并且，其專利被無效是因為公司自行在專利申請前將與之相近似的產(chǎn)品在出版物上公開，并非將他人的已有設計申請為外觀專利，不足以推定其具有惡意。

綜合前述案例可以發(fā)現(xiàn)，行為人均明知其權利基礎存在瑕疵，甚至通過專利申請創(chuàng)設有瑕疵的權利基礎，再通過積極的行動將對方當事人拖入訴訟程序，以此達到某些維權之外的目的。就明日公司案而言，雖然法院認為不足以認定維納爾公司具有惡意，但維納爾公司對于其申請專利的設計已于數(shù)年前自行公開的事實應是明知的，明日公司使用現(xiàn)有設計的行為并不構成侵權，無法排除維納爾公司的起訴具有為打擊生產(chǎn)同類產(chǎn)品的競爭對手而提起訴訟的惡意。

除了前述案例涉及的行為外，實踐中還存在許多可能構成專利惡意訴訟的行為。例如，行為人故意針對對方當事人在先制造、銷售的產(chǎn)品申請專利，僥幸獲得授權后提起侵權訴訟；行為人在明知缺乏事實依據(jù)的情況下提起侵權訴訟，利用對方當事人正在申請上市等訴訟之外的因素迫使其接受不利條件；以及，行為人搶先將對方當事人的技術方案或設計申請專利后向對方當事人提起侵權訴訟等。

“惡意”標準應寬嚴相濟

專利侵權訴訟通常需要通過實體審理才能對權利基礎的有效性、侵權與否等問題進行認定，持續(xù)時間通常較長，從而可能對當事人造成較大的影響。2011年，最高人民法院將“因惡意提起知識產(chǎn)權訴訟損害責任糾紛”單列為一項民事案由，這說明我國已經(jīng)注意到了知識產(chǎn)權惡意訴訟行為，并通過由受損方當事人提起損害賠償訴訟的方式要求惡意訴訟人承擔責任，其與確認不侵權之訴、提起專利無效宣告程序等共同成為對抗惡意訴訟人或潛在的惡意訴訟人的有效方式。在立案登記制下，這有利于規(guī)范權利人的訴訟行為，也對被告起到了一定的事后保護作用。

在專利惡意訴訟的認定中，主觀惡意認定標準的設定尤為重要，如果標準過高，則難以使惡意訴訟人承擔應有的損害賠償責任，達不到威懾作用，如果標準過低，則對一般權利人提起訴訟的要求過高，容易打壓維權積極性，甚至導致正常維權行為反被認定為惡意訴訟。

綜合案例中對惡意的認定及專利惡意訴訟的特點，行為人的主觀惡意主要體現(xiàn)在以下兩個方面：在認知因素上，提起訴訟的當事人對于其提起的訴訟缺乏事實依據(jù)和正當理由是明知的；在意志因素上，行為人試圖通過訴訟達到本訴之外的目的，如謀取不法利益或者損害對方當事人的利益，該等利益不僅包括經(jīng)濟利益，也包括貶損對方商譽等非經(jīng)濟利益。

此外，惡意作為行為人的主觀狀態(tài)，難以直接證實，應結合事實和外在表現(xiàn)綜合判斷。例如通過背景判斷行為人對專利制度的熟悉程度；通過專利內容、申請時間等判斷行為人申請專利是否確實出于權利保護的目的；通過起訴后的表現(xiàn)、專利有效性判斷行為人起訴的目的等。當然，案情千差萬別，應當具體情況具體分析，相信隨著司法實踐中相關案例的積累總結，對惡意的認定邊界也會進一步明晰。

（程芳為北京市中倫（上海）律師事務所合伙人，LexisNexis專欄《知產(chǎn)乘方》的作者；杜雨楠律師對本文亦有貢獻）