域外商標(biāo)使用行為的效力及其判斷

凌宗亮

內(nèi)容提要：綜合考慮全球化背景下人流、物流和信息流對于商標(biāo)保護(hù)的影響，固然應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持商標(biāo)權(quán)的地域性原則，但也不應(yīng)絕對化，而是應(yīng)當(dāng)將實(shí)質(zhì)性影響標(biāo)準(zhǔn)作為判斷商標(biāo)法是否調(diào)整域外商標(biāo)使用行為的標(biāo)準(zhǔn)。如果域外商標(biāo)使用行為對于國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的利益或者對國內(nèi)商業(yè)活動(dòng)造成了實(shí)質(zhì)性影響，商標(biāo)法應(yīng)當(dāng)對域外使用行為予以保護(hù)或者規(guī)制。

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入，特別是跨境電子商務(wù)的興起和成熟，人流、物流和信息流都已經(jīng)超越了特定國家和地區(qū)的邊界，由此推動(dòng)商品貿(mào)易由國內(nèi)不斷擴(kuò)展到國際范圍。商品交易的無國界性和商標(biāo)權(quán)地域性之間的沖突由此日益凸顯，成為影響商品自由貿(mào)易的重要不確定性因素。商標(biāo)權(quán)的地域性是否意味著商標(biāo)使用亦具有地域性，是否意味著商標(biāo)權(quán)的效力僅涉及發(fā)生在境內(nèi)的商標(biāo)使用行為，而不包括域外的商標(biāo)使用行為。在全球化背景下，是否仍應(yīng)固守商標(biāo)權(quán)的地域性，還是可以基于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要進(jìn)行適度突破？如果認(rèn)可域外商標(biāo)使用行為的效力，又應(yīng)采取何種標(biāo)準(zhǔn)？對此，相關(guān)理論及司法實(shí)踐仍存在較大的爭議分歧。

一、商標(biāo)法規(guī)制域外商標(biāo)使用的實(shí)踐現(xiàn)狀

在我國司法實(shí)踐中，大多數(shù)判決都認(rèn)為商標(biāo)權(quán)具有地域性，只有發(fā)生在我國境內(nèi)的商標(biāo)使用行為才受我國商標(biāo)法調(diào)整和保護(hù)，發(fā)生在域外的商標(biāo)使用，即使取得了較高的知名度，對我國商標(biāo)法的適用亦不會(huì)產(chǎn)生影響。在涉“無印良品”商標(biāo)異議再審案件中，法院認(rèn)為，株式會(huì)社良品計(jì)畫提供的證據(jù)只能證明2000年4月6日之前“無印良品”商標(biāo)在日本等地宣傳使用和知名度情況，并不能證明“無印良品”商標(biāo)在中國境內(nèi)實(shí)際使用并具有一定影響的事實(shí)。①參見最高人民法院（2012）行提字第2 號行政裁定書。在原告美心公司與被告浙江新美心公司等侵害商標(biāo)專用權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案中，法院認(rèn)為，美心公司提供的證據(jù)表明，其“美心”文字商標(biāo)在我國香港地區(qū)相關(guān)公眾當(dāng)中具有相當(dāng)高的知名度和良好聲譽(yù)，但僅限于我國香港地區(qū)。在內(nèi)地市場，在1992年5月6日寧波新美心公司設(shè)立之前，美心公司沒有證據(jù)證明在內(nèi)地市場存在著“美心”商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的實(shí)際使用，更談不上其在內(nèi)地市場具有知名度。在此情況下，美心公司僅以設(shè)立寧波新美心公司的羅子光先生系香港人，應(yīng)當(dāng)知道“美心”商標(biāo)的知名度為由，認(rèn)定其將“新美心”作為字號注冊企業(yè)名稱的行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭，屬于將“美心”商標(biāo)在我國香港地區(qū)的知名度等同于在內(nèi)地市場的知名度，明顯違反了商標(biāo)專用權(quán)的地域性原則。②參見浙江省高級人民法院（2011）浙知終字第230 號民事判決書。在商品出口語境下，有觀點(diǎn)即認(rèn)為：“鑒于使用訴爭商標(biāo)的商品并未投入我國境內(nèi)的市場流通領(lǐng)域中，我國境內(nèi)的相關(guān)公眾沒有接觸到該商品的可能性，因此該使用行為在我國境內(nèi)無法起到區(qū)分商品來源的識(shí)別作用，不屬于商標(biāo)法意義上的使用行為。”張鵬：《<商標(biāo)法>第49 條第2 款“注冊商標(biāo)三年不使用撤銷制度”評注》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2019 年第2 期，第14 頁。但也有判決認(rèn)為，商標(biāo)權(quán)的地域性并不是絕對的，商標(biāo)在域外使用形成的知名度應(yīng)當(dāng)予以考慮或保護(hù)。在“NUXE”商標(biāo)異議案中，法院認(rèn)為，娜可絲公司提交的證據(jù)，能夠證明在被異議商標(biāo)申請注冊日之前已經(jīng)在歐美國家以及我國香港地區(qū)具有了較高的知名度，且通過娜可絲公司對其商標(biāo)的宣傳和使用，使得其“NUXE PARIS及樹圖形”商標(biāo)具備了較高的商業(yè)價(jià)值，具有了一定的影響力。鑒于化妝品類商品屬于受關(guān)注度較高的日常用品，相關(guān)公眾對該類商品的認(rèn)知程度有別于其他商品，故能夠認(rèn)定在被異議商標(biāo)申請注冊日之前，娜可絲公司的“NUXE PARIS及樹圖形”商標(biāo)在化妝品等商品上在我國大陸地區(qū)已為相關(guān)公眾所知曉，并形成了一定的知名度。③參見北京市第一中級人民法院（2012）一中知行初字第1053 號行政判決書；北京市高級人民法院（2013）高行終字第86 號行政判決書。在原告星源公司與被告上海星巴克咖啡館有限公司等商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛中，法院亦認(rèn)為，原告星源公司進(jìn)入中國大陸市場后，通過特許經(jīng)營方式發(fā)展經(jīng)營，星巴克咖啡店連鎖規(guī)?？焖贁U(kuò)張，銷售業(yè)績亦連年巨幅上升，呈良好態(tài)勢。原告對“STARBUCKS”商標(biāo)、“星巴克”商標(biāo)等進(jìn)行了長時(shí)間的廣泛宣傳，并投入了大量的資金。由于“STARBUCKS”系列商標(biāo)具有廣泛的國際知名度，以及原告在華語地區(qū)對“星巴克”商標(biāo)的宣傳、使用，“STARBUCKS”商標(biāo)、“星巴克”商標(biāo)的知名度迅速擴(kuò)大，已為中國大陸相關(guān)公眾所熟知。④參見上海市第二中級人民法院（2004）滬二中民五（知）初字第1 號民事判決書。

二、承認(rèn)域外商標(biāo)使用行為效力的正當(dāng)性解讀

商標(biāo)權(quán)的地域性并不等同于商標(biāo)所承載利益或者商標(biāo)聲譽(yù)也具有地域性，出于商標(biāo)法與時(shí)俱進(jìn)的需要，也為了保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的正當(dāng)權(quán)益，防止消費(fèi)者混淆誤認(rèn)，本文認(rèn)為應(yīng)適度承認(rèn)域外商標(biāo)使用行為的效力。

（一）商標(biāo)法市場屬性的視角

現(xiàn)代商標(biāo)制度或者說真正意義上的商標(biāo)法是伴隨商品交易以及市場的興起而產(chǎn)生，并隨著市場的不斷發(fā)展而變化?？梢哉f，商標(biāo)法具有天然的市場和競爭屬性。任何一次經(jīng)濟(jì)變革都會(huì)對商標(biāo)法產(chǎn)生相應(yīng)的影響，市場條件的不斷變化是商標(biāo)法演進(jìn)的動(dòng)力?！睹绹m哈姆法》的頒布便是各州由區(qū)域性經(jīng)濟(jì)向聯(lián)邦統(tǒng)一市場發(fā)展的產(chǎn)物，對于二十世紀(jì)初美國經(jīng)濟(jì)由地區(qū)經(jīng)濟(jì)合并成統(tǒng)一的聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)發(fā)揮了至關(guān)重要的作用?！爱?dāng)前，經(jīng)濟(jì)全球化已成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢，因特網(wǎng)在全球的普及更是加速了全球商品交易市場的形成。消費(fèi)者能夠以即時(shí)且廉價(jià)的方式獲取幾乎無限的信息，商品的全球流動(dòng)和跨國電子商務(wù)已經(jīng)在商業(yè)領(lǐng)域掀起了一股新的變革浪潮。在區(qū)域經(jīng)濟(jì)向世界經(jīng)濟(jì)、國家市場向全球市場演變的進(jìn)程中，如果沒有某種程度的域外執(zhí)法，商標(biāo)侵權(quán)者要么利用國際協(xié)調(diào)問題，要么躲在沒有有效反壟斷法或商標(biāo)法的國家，嚴(yán)重影響全球市場的競爭秩序?！雹軸ee McBee v.Delica Co.,417 F.3d 107,121 (1st Cir.2005).因此，商標(biāo)法應(yīng)當(dāng)積極回應(yīng)全球市場發(fā)展和商業(yè)格局的變化，正確協(xié)調(diào)商標(biāo)權(quán)的地域性和商品全球流動(dòng)之間可能存在的沖突，為全球市場競爭營造良好的保護(hù)環(huán)境。事實(shí)上，以美國為代表的發(fā)達(dá)國家出于保護(hù)本國商業(yè)利益的需要，已經(jīng)開始對具有市場屬性的法律進(jìn)行域外適用。當(dāng)前美國司法實(shí)踐的趨勢是不斷擴(kuò)大所謂市場性法規(guī)的域外適用范圍，而限制非市場性法規(guī)的域外適用。⑥Jonathan Turley,“When in Rome”:Multinational Misconduct and the Presumption against Extraterritoriality, 84 Nw.U.L.Rev.598,607(1990).市場法規(guī)主要涉及保護(hù)市場利益和確保公平競爭環(huán)境，例如反不正當(dāng)競爭法、證券法；非市場法規(guī)諸如環(huán)境法和勞動(dòng)法，主要保護(hù)市場競爭之外的利益。商標(biāo)之所以受到保護(hù)，不在于其創(chuàng)造性，而是其所具有的識(shí)別商品或服務(wù)來源的經(jīng)濟(jì)功能。

因此，與版權(quán)法和專利法不同，商標(biāo)法是典型的市場性法規(guī)，商標(biāo)的保護(hù)不應(yīng)僅僅著眼于有形的國家地域邊界，而是應(yīng)當(dāng)致力于商標(biāo)權(quán)人在市場競爭中對標(biāo)識(shí)享有的無形利益。這種利益可以隨著商品的流通或者商標(biāo)使用而到達(dá)全球任何一個(gè)市場，具有極強(qiáng)的流動(dòng)性和邊界的不確定性。因此，商標(biāo)法關(guān)注的應(yīng)當(dāng)是市場，而不是地域邊界。只有在能夠規(guī)范整個(gè)相關(guān)市場并因此在相關(guān)市場受到影響的范圍內(nèi)獲得域外適用時(shí)才可以實(shí)現(xiàn)其立法宗旨。

（二）保護(hù)商標(biāo)商譽(yù)的視角

保護(hù)商標(biāo)權(quán)人使用商標(biāo)所積累的商譽(yù)是商標(biāo)法的重要宗旨之一，但商標(biāo)使用所產(chǎn)生的商譽(yù)并不限于實(shí)際使用的地理范圍，而是具有擴(kuò)展性和延伸性，其可以擴(kuò)展到商標(biāo)實(shí)際使用范圍以外的地域，或者說商譽(yù)的實(shí)際輻射范圍要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于商標(biāo)實(shí)際使用的范圍。在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，互聯(lián)網(wǎng)以及現(xiàn)代媒體的發(fā)展使得商譽(yù)積累已經(jīng)超越本國范圍，全球性的大規(guī)模商譽(yù)積累成為可能。任何可以上網(wǎng)的消費(fèi)者只要輕點(diǎn)鼠標(biāo)，就可以瀏覽世界各地的廣告宣傳，購買世界各地的商品。而借助現(xiàn)代媒體，消費(fèi)者在觀看體育賽事直播、演出等電視節(jié)目時(shí)便可以接觸到世界各地的品牌，并不需要權(quán)利人必須在本地開設(shè)實(shí)體的商店，消費(fèi)者就可以充分了解和熟悉世界各地的品牌。商譽(yù)積累的無國界性和溢出效應(yīng)決定了商標(biāo)法對商標(biāo)權(quán)的保護(hù)不可能僅僅限于權(quán)利人實(shí)際使用商標(biāo)的地域范圍，而是應(yīng)當(dāng)與商譽(yù)的輻射范圍相適應(yīng)。否則，建立良好的商譽(yù)可能需要權(quán)利人畢生的精力，而摧毀商譽(yù)卻只需要很短的時(shí)間。“商標(biāo)處理的是一種微妙的東西，它可能具有很大的價(jià)值，但很容易被破壞，因此應(yīng)該得到相應(yīng)的保護(hù)。商標(biāo)的微妙性質(zhì)要求在商標(biāo)發(fā)揮作用的任何地方都能得到一定程度的保護(hù)?！雹連rendan J.Witherell,The Extraterritorial Application of the Lanham Act in an Expanding Global Economy, 97 Trademark Rep.1090 (2007).

正是意識(shí)到商譽(yù)保護(hù)的上述特點(diǎn)，許多國家和地區(qū)都對具有一定知名度的商標(biāo)提供超出領(lǐng)土范圍的特殊保護(hù)。日本商標(biāo)法便對為國外消費(fèi)者所熟知的商標(biāo)提供保護(hù)。⑧參見中國人民大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)教學(xué)與研究中心、知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院十二國商標(biāo)法翻譯組：《十二國商標(biāo)法》，清華大學(xué)出版社2013 年版，第236 頁?！度毡旧虡?biāo)法》第四條第一款第（十九）項(xiàng)的規(guī)定，與表示他人業(yè)務(wù)相關(guān)的商品或服務(wù)且在日本國內(nèi)或外國消費(fèi)者間已廣泛認(rèn)知的商標(biāo)相同或相似，并以不正當(dāng)?shù)哪康氖褂玫纳虡?biāo)，即使符合前條規(guī)定的條件亦不能取得商標(biāo)注冊。美國紐約州法院基于挪用理論（misappropriation）也對一些盡管沒有實(shí)際使用但在該州眾所周知的商標(biāo)提供保護(hù)。根據(jù)美國紐約州《反不正當(dāng)競爭法》，任何人不得“挪用競爭對手的技術(shù)、支出和勞動(dòng)成果”，不得利用競爭對手的“財(cái)產(chǎn)”或“商業(yè)優(yōu)勢”進(jìn)行不正當(dāng)競爭。商標(biāo)使用產(chǎn)生的商業(yè)利益是一種“商業(yè)優(yōu)勢”，根據(jù)紐約州的法律，這種利益不應(yīng)被挪用。紐約上訴法院指出，這種商譽(yù)實(shí)際上可能跨越國際邊界，特別是涉及某些類型的企業(yè)，包括“具有高流動(dòng)性客戶的紀(jì)念商品/服務(wù)”。在一起具有里程碑意義的案件中，紐約州最高法院（New York Supreme Court）授予了一項(xiàng)永久性禁令，禁止一家紐約市餐廳將“馬克西姆’ s”（Maxim’ s）作為餐廳的名稱，該名稱與巴黎著名的馬克西姆餐廳”（Maxim’s restaurant In Paris）的名字相同。盡管原告在巴黎以外沒有使用他們的標(biāo)志，法院還是發(fā)布了禁令，給予了救濟(jì)，因?yàn)椤吧虡I(yè)上的不公平應(yīng)當(dāng)受到限制，只要出現(xiàn)了為某一個(gè)人的利益而挪用另一個(gè)人的財(cái)產(chǎn)權(quán)益的情況?！雹酓aniel Gervais,The TRIPS Agreement:Drafting History and Analysis (3ed edition),Sweet &Maxwell 2008,p.277.恒源祥（集團(tuán)）有限公司在我國香港地區(qū)針對他人搶注“恒源祥”商標(biāo)提起的異議案中，雖然異議人對“恒源祥”商標(biāo)在先使用和注冊均僅為我國內(nèi)地，在我國香港地區(qū)并無直接的商業(yè)使用存在，但其提供的香港內(nèi)地人員流通大數(shù)據(jù)，證明其商標(biāo)在內(nèi)地的較高知名度已經(jīng)延伸至香港地區(qū)，香港商標(biāo)注冊管理部門支持了異議人的主張，認(rèn)為異議人商標(biāo)的知名度顯然延伸至香港地區(qū)，裁定對被異議人的商標(biāo)申請不予注冊。⑩朱剛琴：《境外商標(biāo)維權(quán)，如何運(yùn)用知名度延伸？》，載https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1546049565&ver=1317&sig nature=Mf7h2G9hmiqfE2x022XdMeSEyIqqtBIuZd8EhTehjZbvKJMBzm7WXLVme72lPQI73dftM6GMjGpjausChQLLUZR1XyVD7fX*HCY0Kuu WxNo3PSB9rkO9tEYR3oTIFxQ1&new=1，最后訪問日期：2018 年12 月29 日。

因此，在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，不應(yīng)將商標(biāo)權(quán)的地域性等同于商標(biāo)使用或者商譽(yù)的地域性，如果商譽(yù)有地域，那么絕不是地理意義上的有形疆界，而是商譽(yù)自然延伸到的任何地方。換言之，商標(biāo)權(quán)的取得有國界，但商譽(yù)絕對沒有國界。當(dāng)前的商標(biāo)法應(yīng)當(dāng)著眼于商譽(yù)的保護(hù)，而不是商標(biāo)使用的實(shí)際地域。商譽(yù)之所在亦即商標(biāo)保護(hù)之所在。唯有如此，權(quán)利人才有動(dòng)力持續(xù)不斷地對商標(biāo)進(jìn)行投入，商標(biāo)法促進(jìn)市場競爭的核心宗旨才可能實(shí)現(xiàn)。

（三）防止消費(fèi)者混淆的視角

近年來，商標(biāo)搶注問題成為國內(nèi)外商標(biāo)保護(hù)的熱點(diǎn)問題，既有國內(nèi)申請人搶注國外知名商標(biāo)，也有國內(nèi)老字號等知名商標(biāo)被國外搶注。國際商標(biāo)搶注一方面侵害了相關(guān)商標(biāo)權(quán)利人的利益；另一方面則增加了消費(fèi)者混淆誤認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)，擾亂了正常的市場競爭秩序。域外商標(biāo)雖然未在境內(nèi)實(shí)際使用，但是基于大量的廣告宣傳、境內(nèi)外消費(fèi)者的頻繁流動(dòng)以及互聯(lián)網(wǎng)的普及等，都使消費(fèi)者完全可能在境內(nèi)建立對域外商標(biāo)的認(rèn)知。如果僅僅因?yàn)橛蛲馍虡?biāo)尚未在境內(nèi)實(shí)際使用就拒絕承認(rèn)域外商標(biāo)權(quán)人的相關(guān)權(quán)益，放任其他申請人注冊相同或類似的商標(biāo)，這實(shí)際上是對消費(fèi)者利益的忽視，不利于消費(fèi)者的保護(hù)。特別是考慮到互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下商標(biāo)在消費(fèi)者選擇商品過程中將發(fā)揮更為重要的作用。互聯(lián)網(wǎng)改變了消費(fèi)者的購物方式和習(xí)慣，消費(fèi)者在互聯(lián)網(wǎng)上無法親自檢驗(yàn)商品的質(zhì)量，也無法根據(jù)商品的實(shí)際情況辨別商品的真?zhèn)危湮ㄒ豢梢孕刨嚨木褪巧虡?biāo)。在這種背景下，適度突破商標(biāo)權(quán)的地域性，對發(fā)生在域外的使用行為予以認(rèn)可和保護(hù)，無疑是順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的需要，也是保護(hù)消費(fèi)者利益的需要。在Grupo Gigante v.Dallo案中，美國第九巡回上訴法院出于防止消費(fèi)者混淆的公共政策考慮，突破了商標(biāo)權(quán)的絕對地域性原則，而是承認(rèn)和保護(hù)在國外著名或知名的商標(biāo)。雖然地域性原則在商標(biāo)法中是一個(gè)“長期存在的重要原則”，但“它不可能是絕對的”。如果沒有著名商標(biāo)例外，絕對的地域性規(guī)則將“促進(jìn)消費(fèi)者混淆和欺詐”。特別是在當(dāng)今消費(fèi)者和商業(yè)活動(dòng)跨越國界的背景下，美國作為一個(gè)移民國家尤其如此。因?yàn)樯虡?biāo)法的目的是為了防止消費(fèi)者混淆和欺騙，“沒有任何理由使用商標(biāo)法來愚弄移民，讓他們認(rèn)為他們是從自己喜歡的商店買東西回來的?！?Grupo Gigante v.Dallo.,391 F.3d at 1094.

三、商標(biāo)法調(diào)整域外商標(biāo)使用行為的判斷標(biāo)準(zhǔn)

經(jīng)濟(jì)全球化背景下雖然商標(biāo)法可以調(diào)整發(fā)生在域外的商標(biāo)使用行為，但考慮到商標(biāo)權(quán)畢竟具有地域性，商標(biāo)法的域外適用并非無條件的，而是應(yīng)當(dāng)滿足特定的標(biāo)準(zhǔn)。美國等國家的司法實(shí)踐表明，對于域外商標(biāo)使用行為效力的判斷標(biāo)準(zhǔn)仍存在較大的爭議。

（一）三因素判斷標(biāo)準(zhǔn)

三因素判斷標(biāo)準(zhǔn)（a tripartite test）是指商標(biāo)法要對發(fā)生在域外的商標(biāo)使用行為進(jìn)行調(diào)整必須同時(shí)具備以下三個(gè)條件：第一，被控商標(biāo)使用行為應(yīng)當(dāng)對美國商業(yè)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響（substantial effect）；第二，被告應(yīng)當(dāng)系美國公民；第三，商標(biāo)法的適用不會(huì)與國外法律相沖突。上述要素首先由美國最高法院在案件中提出，最終由美國第二巡回上訴法院明確，并在不同案件中加以調(diào)整和適用。在Steele v.Bulova Watch Co.案（布洛瓦案）中，原告布洛瓦手表公司（Bulova）試圖禁止在墨西哥城銷售的手表上使用其商標(biāo)“Bulova”。被告斯蒂爾是居住在德克薩斯州的美國公民，他從瑞士和美國購買部件，然后出口到墨西哥。在墨西哥，被告組裝手表，在上面貼上“布洛瓦”的標(biāo)記，然后在沒有原告事先授權(quán)的情況下出售。雖然被告沒有將這些手表進(jìn)口到美國，但這些仿冒的手表最終還是被帶到位于墨西哥邊境附近的美國小鎮(zhèn)布洛瓦的商店進(jìn)行維修。地方法院以缺乏管轄權(quán)來禁止美國公民和居民在墨西哥完成商標(biāo)侵權(quán)和不公平競爭行為為由，駁回了原告的起訴。美國第五巡回上訴法院撤銷了一審判決，認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)可以證明被告的行為屬于《美國蘭哈姆法》的調(diào)整范圍。被告不服向美國最高法院上訴。根據(jù)如下三個(gè)因素，美國最高法院認(rèn)為被告的行為屬于《美國蘭哈姆法》域外適用范圍之內(nèi)。第一，法院裁定在美國購買手表部件構(gòu)成被告非法計(jì)劃的“基本步驟”，因此，法院認(rèn)為手表在墨西哥實(shí)際加蓋侵權(quán)標(biāo)志是不合適的。第二，由于被告銷售的手表上有偽造的原告商標(biāo)，原告收到了許多來自德克薩斯州手表經(jīng)銷商的投訴，投訴內(nèi)容是關(guān)于假冒的布洛瓦手表，證明被告的行為不限于墨西哥，而是影響到了美國。第三，該案的裁判不會(huì)與外國法律沖突。因?yàn)楸桓嬖谀鞲鐚Α安悸逋摺鄙虡?biāo)的注冊已經(jīng)被撤銷。?Steele v.Bulova Watch Co.,344 U.S.280 (1952).

（二）合理性判斷標(biāo)準(zhǔn)

合理性判斷標(biāo)準(zhǔn)（Rule of Reason analysis）主要是指判斷商標(biāo)法是否調(diào)整域外的商標(biāo)使用行為不應(yīng)拘泥于其中某個(gè)或某些因素，而是應(yīng)該綜合權(quán)衡各方面的利益，以判斷商標(biāo)法的適用是否具有合理性。合理性判斷標(biāo)準(zhǔn)源于美國反壟斷司法實(shí)踐的適用，?Timberlane Lumber Co.v.Bank of America,549 F.2d 597 (9th Cir.1976).美國第九巡回上訴法院將其引入到商標(biāo)法，用以判斷商標(biāo)法域外適用問題。在Wells Fargo &Co.v.Wells Fargo Express Co案中，原告富國銀行在美國加利福尼亞州注冊成立，該公司在美國合法享有“富國銀行”商標(biāo)，其起訴禁止被告富國銀行速遞公司（Wells Fargo Express Co.）在美國和歐洲使用“富國銀行”的名稱。美國第九巡回上訴法院明確拒絕了名利場案三要素標(biāo)準(zhǔn)中的對商業(yè)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的要求。根據(jù)美國第九巡回上訴法院對最高法院判例的解釋，布洛瓦案沒有強(qiáng)迫要求被告的商業(yè)活動(dòng)對美國商業(yè)的影響是實(shí)質(zhì)性的。?法院認(rèn)為，由于實(shí)質(zhì)性影響要求是基于州際商業(yè)（受國會(huì)監(jiān)管）和州內(nèi)商業(yè)（不受國會(huì)監(jiān)管）之間的區(qū)別，因此該要求不應(yīng)擴(kuò)展到外國商業(yè)。此外，美國第九巡回上訴法院認(rèn)為三要素中缺少一個(gè)要素并不意味著《美國蘭哈姆法》絕對不能適用，相反，每一項(xiàng)要求都應(yīng)被視為一個(gè)單獨(dú)的因素，以便在確定美國是否有足夠的聯(lián)系和利益來保證《美國蘭哈姆法》的域外適用時(shí)，與其他因素相平衡。這些其他應(yīng)該考慮的因素包括：與外國法和政策沖突的程度；當(dāng)事人的國籍以及公司住所地或主要經(jīng)營地；判決被執(zhí)行的可能性；與其他國家相比美國受到影響的程度；是否存在損害或影響美國商業(yè)的明確意圖；這種影響的可預(yù)見性；與國外的行為相比，在美國境內(nèi)被指控的侵權(quán)行為的相對重要性。?Wells Fargo &Co.v.Wells Fargo Express Co.556 F.2d 406 (9th Cir.1977).在Ocean Garden,Inc.v.Marktrade Co.案中，美國第九巡回法院進(jìn)一步對合理性判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了明確，即合理性分析標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)滿足三個(gè)條件：第一，對美國商業(yè)的一些影響；第二，該影響必須足以導(dǎo)致法律可認(rèn)定的損害；第三，與其他國家相比，與美國商業(yè)的利益和聯(lián)系是足夠強(qiáng)大的。第三項(xiàng)要求細(xì)分為七個(gè)部分，包括（1）與外國法律沖突的程度；（2）當(dāng)事人的國籍；（3）美國法律的執(zhí)行能夠達(dá)到何種程度的遵守；（4）與其他地方的影響相比，對美國的影響的相對重要性；（5）被告是否存在損害美國利益的主觀故意；（6）這種影響的可預(yù)見性；（7）在美國境內(nèi)發(fā)生的侵權(quán)行為的相對重要性。?Ocean Garden,Inc.v.Marktrade Co.953 F.2d 500 (9th Cir.1991).

（三）實(shí)質(zhì)性影響標(biāo)準(zhǔn)

實(shí)質(zhì)性影響標(biāo)準(zhǔn)是指在判斷商標(biāo)法能否適用于域外行為時(shí)僅應(yīng)考慮域外商標(biāo)使用行為是否對美國商業(yè)利益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。實(shí)質(zhì)性影響標(biāo)準(zhǔn)關(guān)注的重點(diǎn)不再是被控商標(biāo)使用行為發(fā)生的地點(diǎn)，而是行為對美國商業(yè)是否產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，同時(shí)忽略了其他法院所考慮的公民身份和法律沖突問題。在McBee v.Delica Co案中，原告塞西爾·麥克比（Cecil McBee,McBee）是美國著名的爵士音樂家，他45年的音樂生涯在世界各地演出了200多張專輯，其中包括以他自己的名字錄制的六張專輯。在他的職業(yè)生涯中，他去過日本幾次。鑒于他希望將他的名字僅僅與音樂才能聯(lián)系起來，麥克比把他的名字的授權(quán)限制在與他的音樂有直接聯(lián)系的物品上。1984年，被告麗嘉公司（Delica Company）為其在日本的年輕女裝生產(chǎn)線采用“CECIL MCBEE”的名稱，并取得“CECIL MCBEE”的日本商標(biāo)。Delica擁有并經(jīng)營日本零售店，但沒有在日本以外銷售其系列服裝，也沒有在日本以外開設(shè)零售店。2002年，McBee向美國緬因州地區(qū)法院提起訴訟，聲稱商標(biāo)淡化和蘭哈姆法下的不公平競爭，地方法院運(yùn)用名利場案的三因素測試，發(fā)現(xiàn)法院對原告的所有商標(biāo)侵權(quán)主張都缺乏對事管轄權(quán)，故駁回原告的訴訟請求。美國第一巡回上訴法院否定了地方法院對名利場案三因素標(biāo)準(zhǔn)的適用。相反，美國法院認(rèn)為，對外國被告“決定管轄權(quán)的唯一標(biāo)準(zhǔn)”是被告的行為是否對美國商業(yè)產(chǎn)生重大影響。對域外適用問題的正確分析，應(yīng)以實(shí)質(zhì)影響標(biāo)準(zhǔn)作為確定管轄權(quán)的唯一試金石。實(shí)質(zhì)影響標(biāo)準(zhǔn)還必須符合《美國蘭哈姆法》的根本核心目的，即防止美國消費(fèi)者的混淆和保護(hù)商標(biāo)所有人在商標(biāo)上的經(jīng)濟(jì)利益。當(dāng)然，出于國際禮讓的需要，即使對美國商業(yè)有重大影響，允許美國法院行使管轄權(quán)，法院也可能基于一個(gè)單獨(dú)的禮讓分析放棄行使其管轄權(quán)。?McBee v.Delica Co.,417 F.3d 107 (1st Cir.2005).

（四）雙重可訴性標(biāo)準(zhǔn)

雙重可訴性標(biāo)準(zhǔn)是指如果域外的商標(biāo)使用行為根據(jù)行為地法和國內(nèi)法律都是構(gòu)成侵權(quán)的，那么權(quán)利人可以在本國針對域外行為提起訴訟。例如，在與域外侵權(quán)行為有關(guān)的訴訟（無論是損害賠償還是禁令）只能在滿足“雙重可訴性（double actionability）”條件的澳大利亞法院提起。第一個(gè)條件是，根據(jù)澳大利亞法律，如果相關(guān)事件發(fā)生在該國，就會(huì)引起侵權(quán)責(zé)任，而第二個(gè)條件則要求被指控的不法行為在其發(fā)生國可作為侵權(quán)行為提起訴訟。因此，從本質(zhì)上說，原告必須證明，外國發(fā)生的行為會(huì)產(chǎn)生與構(gòu)成原告主張基礎(chǔ)的侵權(quán)行為相似的性質(zhì)。因此，即使原告可以確保對被告的對人管轄權(quán)（例如，因?yàn)樗蛩窃诠茌牂?quán)范圍內(nèi)送達(dá)的），如果侵權(quán)行為被發(fā)現(xiàn)是在法院管轄范圍之外犯下的，那么在澳大利亞法院能夠解決該問題之前，原告也必須確立“雙重可訴性”。此外，在仿冒的情況下，有一些英格蘭和蘇格蘭的案例認(rèn)為雙重可訴性標(biāo)準(zhǔn)是令人滿意的，因此允許在法院地就外國的不法行為進(jìn)行索賠。James Burrough Distillers Plc v.Speymalt Whisky Distributor案就是一個(gè)很好的例子。該案涉及在意大利銷售威士忌的訴訟，據(jù)稱該訴訟侵犯了原告在該國的商譽(yù)。盡管索賠的所有要素（商譽(yù)、虛假陳述和損害）均發(fā)生在蘇格蘭以外，但根據(jù)當(dāng)?shù)胤?，該索賠仍可提起訴訟，原告據(jù)此成功地進(jìn)行了仿冒訴訟。蘇格蘭法院認(rèn)為，由于《意大利不正當(dāng)競爭法》與《蘇格蘭假冒偽劣法》“大體相似”，因此在意大利法律下具有可訴性。?James Burrough Distillers Plc v.Speymalt Whisky Distributor 1989 SLT 561.

四、商標(biāo)法調(diào)整域外商標(biāo)使用行為的合理標(biāo)準(zhǔn)

縱觀上述各種判斷商標(biāo)法調(diào)整域外商標(biāo)使用行為的標(biāo)準(zhǔn)，雙重可訴性標(biāo)準(zhǔn)過于寬泛，而且存在外國法查明的不確定性，并不足取。除雙重可訴性標(biāo)準(zhǔn)外，其余標(biāo)準(zhǔn)本質(zhì)上都要求域外使用行為對國內(nèi)商業(yè)利益產(chǎn)生影響，或者要求實(shí)質(zhì)性影響或者要求存在一定的影響。本文認(rèn)為綜合考慮全球化背景下人流、物流和信息流對于商標(biāo)保護(hù)的影響，固然應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持商標(biāo)權(quán)的地域性原則，但是也不應(yīng)絕對化，而是應(yīng)當(dāng)將實(shí)質(zhì)性影響標(biāo)準(zhǔn)作為判斷商標(biāo)法是否調(diào)整域外商標(biāo)使用行為的標(biāo)準(zhǔn)。如果域外商標(biāo)使用行為對于境內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的利益或者對境內(nèi)商業(yè)活動(dòng)造成了實(shí)質(zhì)性影響，商標(biāo)法應(yīng)當(dāng)對域外使用行為予以保護(hù)或者規(guī)制。至于域外使用人的國籍不應(yīng)成為限制商標(biāo)法域外適用的考慮因素，否則侵權(quán)人很容易予以規(guī)避，導(dǎo)致域外適用形同虛設(shè)；而禮讓原則，可以作為對商標(biāo)法域外適用的限制條件，而不是前提條件。即在法院對域外商標(biāo)使用行為有管轄權(quán)的情況下，考慮到與境外法律規(guī)定或者司法裁判的協(xié)調(diào)，有管轄權(quán)的法院可以放棄行使管轄權(quán)。在再審申請人江蘇常佳金峰動(dòng)力機(jī)械有限公司與被申請人上海柴油機(jī)股份有限公司侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛再審案?參見最高人民法院（2016）最高法民再339 號民事判決書。中，我國最高人民法院實(shí)際上也采取了實(shí)質(zhì)性影響的標(biāo)準(zhǔn)，法院認(rèn)為：“常佳公司根據(jù)印尼PTADI公司授權(quán)委托從事涉案定牌加工業(yè)務(wù)，對于上柴公司在印度尼西亞境內(nèi)基于涉案商標(biāo)爭取競爭機(jī)會(huì)和市場利益，并不造成實(shí)質(zhì)影響。雖然商標(biāo)具有識(shí)別商品或服務(wù)來源的基本功能，但歸根到底，相關(guān)公眾需求的并非商品標(biāo)識(shí)本身，而是其指示或承載的商品及其良好品質(zhì)。即便綜合國際貿(mào)易現(xiàn)實(shí)需要進(jìn)行綜合衡量，也沒有足夠理由認(rèn)定常佳公司從事涉案定牌加工行為已對上柴公司造成實(shí)質(zhì)損害，并進(jìn)而有必要作為商標(biāo)法意義上的侵權(quán)行為予以認(rèn)定。”世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織《關(guān)于網(wǎng)上使用商標(biāo)及其他共有產(chǎn)權(quán)的聯(lián)合建議》第2條亦規(guī)定，只有在某一成員國產(chǎn)生商業(yè)影響的情況下，標(biāo)志在因特網(wǎng)上的使用方構(gòu)成在該成員國的使用。

（一）實(shí)質(zhì)性影響判斷的定性分析

判斷域外商標(biāo)使用行為是否對境內(nèi)商業(yè)或者消費(fèi)者的認(rèn)知產(chǎn)生影響，理論上存在兩種不同的標(biāo)準(zhǔn)和分析方法。一是被動(dòng)感知理論（Passive Perception Theory），即依據(jù)消費(fèi)者是否已經(jīng)建立對本國未注冊或未實(shí)際使用商標(biāo)的認(rèn)知來判斷域外的商標(biāo)使用是否對境內(nèi)產(chǎn)生了影響。二是互動(dòng)理論（Interactional Theory of Consumer Recognition），即根據(jù)消費(fèi)者是否能夠購買、查詢或者與域外的商標(biāo)權(quán)人或使用行為進(jìn)行互動(dòng)來判斷是否在境內(nèi)產(chǎn)生影響。

具體而言，被動(dòng)感知理論以全球化背景下商品交易和消費(fèi)者將在更大規(guī)模、更高水平實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通為前提。一旦一個(gè)商標(biāo)在世界某個(gè)地方獲得了一定程度的認(rèn)可，它就會(huì)自動(dòng)在世界其他地方得到消費(fèi)者的認(rèn)可，而不需要在那里使用。例如，鑒于法拉利商標(biāo)的國際知名度，即使法拉利汽車在某國未銷售，也未注冊商標(biāo)，但只要全球范圍內(nèi)的廣告和促銷活動(dòng)能夠“蔓延”到該國，相關(guān)消費(fèi)者能夠接觸到廣告或者觀看法拉利贊助的比賽就足夠了。“在現(xiàn)代大眾傳播和營銷的時(shí)代，商標(biāo)在產(chǎn)品被廣泛地銷售之前就有了聲譽(yù)是很常見的。接觸國際出版物、互聯(lián)網(wǎng)、有線電視和衛(wèi)星電視的消費(fèi)者通常熟悉馳名商標(biāo)，而不管實(shí)際銷售額如何?！?See Brief for Int’ l Trademark Ass’ n as Amicus Curiae Supporting Appellants at 4,Supreme Court,Prefel SA v.Jae Ik Choi,July 23,2002 (S.Kor.),available at http://www.inta.org/downloads/brief prefell.pdf,last visited:2019-10-01.《TRIPS協(xié)議》第16.2條規(guī)定，在確定一商標(biāo)是否馳名時(shí)，各成員應(yīng)考慮相關(guān)部門公眾對該商標(biāo)的了解程度，包括在該成員中因促銷該商標(biāo)而獲得的了解程度。根據(jù)被動(dòng)感知理論，上述規(guī)定并不要求外國商標(biāo)的推廣發(fā)生在成員國內(nèi)部，而是允許成員國內(nèi)部相關(guān)公眾基于宣傳推廣產(chǎn)生對商標(biāo)的認(rèn)知。這種認(rèn)知可以是基于在域外進(jìn)行商標(biāo)使用的結(jié)果。?Daniel Gervais,The TRIPS Agreement:Drafting History and Analysis (3ed edition), Sweet &Maxwell 2008,p.277.這種認(rèn)知的潛在來源是“溢出廣告”——通過衛(wèi)星電視、互聯(lián)網(wǎng)或期刊將成員國之外的廣告宣傳滲透到成員國內(nèi)部——從而證明存在充分的消費(fèi)者認(rèn)知。

互動(dòng)理論則認(rèn)為要建立國內(nèi)的商業(yè)影響僅僅存在國內(nèi)消費(fèi)者被動(dòng)的認(rèn)知還不夠，域外的商標(biāo)使用行為必須能夠與境內(nèi)的消費(fèi)者建立某種互動(dòng)，例如境內(nèi)消費(fèi)者可以購買到境外的產(chǎn)品，可以瀏覽境外的網(wǎng)站并進(jìn)行交流互動(dòng)。也就是說域外使用行為與境內(nèi)消費(fèi)者之間能夠進(jìn)行雙向的互動(dòng)，而不僅僅是境內(nèi)消費(fèi)者對域外商標(biāo)的單向認(rèn)知。在De Beers LV Trademark Ltd.v.DeBeers Diamond Syndicate Inc.案中，原告試圖禁止位于紐約的珠寶商使用”DEBEERS”商標(biāo)。美國法院承認(rèn)“DE BEERS”是世界上最著名的品牌之一，但法院認(rèn)為原告提交的與境內(nèi)消費(fèi)者互動(dòng)的唯一證據(jù)，是戴比爾斯（DE BEERS）在一次貿(mào)易展上的鉆石展覽。法院認(rèn)為這一證據(jù)不足以證明消費(fèi)者互動(dòng)的可能性。?De Beers LV Trademark Ltd.v.DeBeers Diamond Syndicate Inc.,440 F.Supp.2d 249 (S.D.N.Y.2006).

本文認(rèn)為，如果消費(fèi)者僅僅對域外商標(biāo)建立了認(rèn)知，但尚沒有機(jī)會(huì)接觸或購買到相關(guān)的商品，缺乏與域外商標(biāo)實(shí)際具體的聯(lián)系和對商品的實(shí)際體驗(yàn)，此時(shí)即使認(rèn)為域外的商標(biāo)使用行為對境內(nèi)商業(yè)具有影響，這種影響也無法達(dá)到實(shí)質(zhì)性影響的程度。畢竟境內(nèi)消費(fèi)者尚無法實(shí)際接觸和體驗(yàn)到商品或服務(wù)，無法形成對商品的實(shí)際認(rèn)知，即使境內(nèi)有人搶注了類似商標(biāo)，由于消費(fèi)者的腦海中缺乏實(shí)際使用商品的體驗(yàn)，也談不上與域外商標(biāo)權(quán)人所提供商品的混淆誤認(rèn)，因?yàn)橄M(fèi)者只能體驗(yàn)到境內(nèi)申請人提供的商品或服務(wù)。如果依據(jù)被動(dòng)感知理論判斷域外使用行為的影響，可能會(huì)不適當(dāng)?shù)臄U(kuò)大商標(biāo)法的域外使用，不利于商標(biāo)法和商標(biāo)登記注冊制度的穩(wěn)定性。?雖在國外馳名但僅僅通過媒體知識(shí)性介紹到我國卻未在我國進(jìn)行任何商業(yè)使用、未對我國產(chǎn)生發(fā)展做出任何貢獻(xiàn)的商標(biāo)，在我國現(xiàn)行商標(biāo)法以及有關(guān)商標(biāo)法適用的司法解釋尚未改變的情況下，我國執(zhí)法者和司法者絕對不能作繭自縛將其認(rèn)定為馳名商標(biāo)從而給我國市場主體戴上沉重的枷鎖和鐐銬。李揚(yáng)：《論商標(biāo)法權(quán)的邊界》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2016 年第6 期，第24 頁。事實(shí)上，在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，有的法院對于域外商標(biāo)使用的調(diào)整即采取互動(dòng)理論。在Zippo Manufacturing Co.v.Zippo Dot Com,Inc案中，法院將互聯(lián)網(wǎng)上的商標(biāo)使用分為三類：一是電子商務(wù)網(wǎng)站，即消費(fèi)者可以通過該網(wǎng)站進(jìn)行選購商品或服務(wù)；二是僅僅提供信息的網(wǎng)站，即消費(fèi)者只能在網(wǎng)站上瀏覽，不能進(jìn)行購物；三是處于中間狀態(tài)的互動(dòng)性網(wǎng)站，用戶可以在其中與主機(jī)交換信息。在這些情況下，司法管轄權(quán)的行使是通過審查網(wǎng)站上發(fā)生的信息交換的交互性和商業(yè)性來決定的。該案中，被告屬于第一類網(wǎng)站，其不僅在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行廣告宣傳，而且向3000名加州居民提供訂閱服務(wù)，法院認(rèn)為對被告行使管轄權(quán)是適當(dāng)?shù)摹?Zippo Manufacturing Co.V.Zippo Dot Com,Inc.,952 F.Supp.1119 (E.D.Penn.，Jan.16，1997).在Enters.v.Millennium Music案中，盡管被告的網(wǎng)站是互動(dòng)的，消費(fèi)者可以從任何州購買商品，但法院認(rèn)為美國俄勒岡州對被告沒有管轄權(quán)。因?yàn)闆]有消費(fèi)者在該州實(shí)際從網(wǎng)站上購買到商品。而有證據(jù)顯示，該網(wǎng)站主要面向南卡羅來納州的當(dāng)?shù)厝顺鍪凵唐?。法院認(rèn)為，僅憑與法院地州互動(dòng)的可能性作為對人管轄權(quán)的基礎(chǔ)是不合理的。?Enters.v.Millennium Music,33 F.Supp.2d 907 (D.Or.1999).而對于第三類被動(dòng)性的網(wǎng)站，大多認(rèn)為僅僅在網(wǎng)站上投放廣告，而不與法院所在地存在任何其他關(guān)聯(lián)，并不足以在侵害知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件中行使管轄權(quán)。?Bensusan Restaurant Corp v King,937 F Supp 295 (SDNY 1996).

（二）實(shí)質(zhì)性影響判斷的定量分析

在具體的個(gè)案中，應(yīng)當(dāng)如何判斷消費(fèi)者與域外商標(biāo)使用行為的互動(dòng)達(dá)到了實(shí)質(zhì)性影響的程度，可以結(jié)合商品銷售的數(shù)量以及銷售額、境內(nèi)消費(fèi)者選購域外商品或服務(wù)的頻率以及境內(nèi)是否有可替代的商品或服務(wù)等因素進(jìn)行判斷。

首先，域外商品或服務(wù)向境內(nèi)消費(fèi)者銷售的數(shù)量以及銷售額。一般情況下，商品銷售的數(shù)量越大、銷售額越高，域外商標(biāo)使用行為對境內(nèi)的影響也就越大。雖然在境內(nèi)進(jìn)行的廣告宣傳也可能有助于實(shí)質(zhì)性影響的判斷，但必須存在消費(fèi)者實(shí)際選購域外商品或服務(wù)的事實(shí)?！叭绻绹袷褂迷摲?wù)的資金或使用頻率相當(dāng)可觀，那么可能只需要在美國投放少量廣告即滿足實(shí)質(zhì)性影響的要求。然而，如果只有很少的美國公民使用，即使在美國存在大量廣告也是不夠的。”27Katherine-Anne Pantazis Schroeder,A Trademark Gamble:Should Use of Services Abroad by U.S.Citizens Meet the Lanham Act Use in Commerce Requirement, 90 Iowa L.Rev.1615 (2005).在Int’ l Bancorp,L.L.C.v.Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco案中，法院認(rèn)為，因?yàn)槲挥诩幽么竺商乩麪柕馁€場在美國很有名，有證據(jù)表明，大量美國公民經(jīng)常光顧賭場，無論他們花了多少錢，都可能對美國商業(yè)產(chǎn)生重大影響。28Int’ l Bancorp,L.L.C.v.Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco,329 F.3d 359,361 (4th Cir.2003).

其次，境內(nèi)消費(fèi)者選購域外商品或服務(wù)的頻率和持續(xù)性。雖然選購域外商品或服務(wù)的消費(fèi)者在數(shù)量上并不大，但如果經(jīng)常購買域外的商品或服務(wù)，較為頻繁而且一直持續(xù)，也可能對境內(nèi)商業(yè)或權(quán)利人利益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。例如，美國發(fā)生的一起“LONDON UNDERGROUND”商標(biāo)異議案中，法院認(rèn)為，四十多年間7000萬美國人曾經(jīng)乘坐過倫敦地鐵的事實(shí)尚不足以滿足實(shí)質(zhì)性影響的條件。292006 Ttab Lexis 272(T.T.A.B.June 20,2006).本文認(rèn)為法院之所以沒有支持異議人的主張，一方面是由于消費(fèi)者的絕對數(shù)量，更多的可能是在于異議人沒有證明美國消費(fèi)者選擇乘坐倫敦地鐵的頻率和持續(xù)性，如果多年來，每月都有幾十上百萬的美國消費(fèi)者乘坐倫敦地鐵，那么法院很有可能會(huì)認(rèn)為該標(biāo)識(shí)對美國消費(fèi)者會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

最后，境內(nèi)是否存在可替代的商品或服務(wù)。在全球化背景下，境內(nèi)消費(fèi)者之所以傾向于選購域外的商品或服務(wù)，其中的重要原因在于域外的商品或服務(wù)具有國內(nèi)商品或服務(wù)無法比擬的特色。例如我國消費(fèi)者更多的選擇到國外旅游或者購買國外的商品，看重的便是更好的消費(fèi)體驗(yàn)和商品質(zhì)量。但是如果境內(nèi)也存在與國外相同或類似的商品或服務(wù)，進(jìn)而可以替代域外的商品或服務(wù)，那么域外的商標(biāo)使用行為很難給境內(nèi)權(quán)利人或商業(yè)造成實(shí)質(zhì)性影響。