南林 蔣一征

摘 要：創(chuàng)造性評判過程中，應(yīng)當首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)作為評判的基礎(chǔ)，然而在實際審查過程中，對于技術(shù)領(lǐng)域如何把握卻沒有統(tǒng)一的觀點，仍存在一定主觀性。文章試圖從技術(shù)領(lǐng)域的考慮因素進行分析，試圖通過應(yīng)用領(lǐng)域和功能領(lǐng)域兩個角度，并結(jié)合具體案例淺析在創(chuàng)造性評判中技術(shù)領(lǐng)域該如何考量。

關(guān)鍵詞：創(chuàng)造性；最接近的現(xiàn)有技術(shù)；技術(shù)領(lǐng)域

中圖分類號：T-18 文獻標志碼：A 文章編號：2095-2945（2019）21-0013-02

Abstract： In the process of creative evaluation， the same or similar existing technology in the technical field should be considered as the basis of the evaluation. However， in the actual review process， there is no unified point of view on how to grasp the technical field， and there is still a certain degree of subjectivity. This paper attempts to analyze the factors considered in the technical field， and tries to analyze how to consider the technical field in the creative evaluation through two angles： the application field and the functional field.

Keywords： creativity； closest to existing technology； technical field

引言

創(chuàng)造性評判是專利審查的難點之一，“三步法”作為創(chuàng)造性評判的通用方法被廣泛使用。我國創(chuàng)造性評判所采用的“三步法”式審查基準建立在“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”基礎(chǔ)上，圍繞“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”進行邏輯演繹[1]。但是在審查實踐中，對于“最接近現(xiàn)有技術(shù)”的選取過程中技術(shù)領(lǐng)域該如何考慮往往存在爭議。

《專利審查指南》中指出，發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)領(lǐng)域應(yīng)當是要求保護的發(fā)明或?qū)嵱眯滦图夹g(shù)方案所屬或直接應(yīng)用的具體技術(shù)領(lǐng)域，而不是上位或者相鄰的技術(shù)領(lǐng)域，也不是發(fā)明或?qū)嵱眯滦捅旧怼＠?，一項關(guān)于挖掘機懸臂的發(fā)明，其改進之處在于將長方形懸臂截面改為橢圓形截面。其所屬技術(shù)領(lǐng)域可以寫成“本發(fā)明涉及一種挖掘機，特別涉及一種挖掘機懸臂”（具體的技術(shù)領(lǐng)域），而不宜寫成“本發(fā)明涉及一種建筑機械”（上位的技術(shù)領(lǐng)域），也不宜寫成“本發(fā)明涉及挖掘機懸臂的橢圓形截面”或者“本發(fā)明涉及一種截面為橢圓形的挖掘機懸臂”（發(fā)明本身）[2]。

指南進一步指出在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，應(yīng)首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或接近的現(xiàn)有技術(shù)。然而指南中的規(guī)定僅僅是在申請文件撰寫時的要求，對于創(chuàng)造性判斷過程中技術(shù)領(lǐng)域該如何確定沒有明確規(guī)定。在實際判別過程中，我們常把技術(shù)領(lǐng)域分為應(yīng)用領(lǐng)域和功能領(lǐng)域兩種，所謂應(yīng)用領(lǐng)域是指技術(shù)方案的用途，也就是技術(shù)方案的使用領(lǐng)域，而功能領(lǐng)域是指技術(shù)方案本身具有的特性功能。例如一種活性炭，其應(yīng)用領(lǐng)域可以是空氣凈化領(lǐng)域，也可以作為催化劑的載體，而其功能領(lǐng)域則是比表面積大、吸附性能強的材料領(lǐng)域。

但是有的觀點認為最接近現(xiàn)有技術(shù)只需考慮應(yīng)用領(lǐng)域相同的現(xiàn)有技術(shù)，而另有觀點則認為功能相同的現(xiàn)有技術(shù)同樣能夠作為改進的基礎(chǔ)。事實上，最接近現(xiàn)有技術(shù)的選取之所以應(yīng)優(yōu)先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或接近的現(xiàn)有技術(shù)，其原因在于，技術(shù)領(lǐng)域是發(fā)明產(chǎn)生的土壤，存在于相同或相近的技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)明創(chuàng)造，經(jīng)常面臨相同的技術(shù)問題需要解決，并常應(yīng)用相同或類似的技術(shù)手段[3]?？梢?，確定技術(shù)領(lǐng)域最直接的依據(jù)就是技術(shù)方案的用途，這意味著，最接近的現(xiàn)有技術(shù)經(jīng)常存在于與發(fā)明相同或相近的應(yīng)用領(lǐng)域中，即應(yīng)用領(lǐng)域相同的現(xiàn)有技術(shù)。也就是說，遵循應(yīng)用領(lǐng)域優(yōu)先，功能領(lǐng)域次之的原則。那么應(yīng)用領(lǐng)域不同是否就不能作為評判現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)呢，筆者認為，創(chuàng)造性評判過程中，不僅要考慮應(yīng)用領(lǐng)域相同同樣也需要考慮功能領(lǐng)域相同的現(xiàn)有技術(shù)。本文將結(jié)合以下案例對此作一點粗淺探討。

1 案例分析

某案涉及一種光生陰極保護的Bi2S3/TiO2的復(fù)合光陽極，其對現(xiàn)有技術(shù)的改進點在于：采用光敏劑Bi2S3來敏化TiO2從而提高Bi2S3/TiO2的復(fù)合光陽極可見光響應(yīng)水平。該Bi2S3/TiO2的復(fù)合光陽極應(yīng)用于光生陰極保護，從而獲得很好的光生陰極保護性能。

現(xiàn)有技術(shù)1公開了一種光生陰極保護的TiO2光陽極，并沒有公開采用光敏劑Bi2S3來敏化TiO2，但是現(xiàn)有技術(shù)1與本案應(yīng)用領(lǐng)域一致。

現(xiàn)有技術(shù)2公開了發(fā)電體系的Bi2S3/TiO2的復(fù)合光陽極，采用光敏劑Bi2S3來敏化TiO2從而提高Bi2S3/TiO2的復(fù)合光陽極可見光響應(yīng)水平。但是，其應(yīng)用領(lǐng)域?qū)儆诎l(fā)電體系，發(fā)電體系與光生陰極保護屬于完全不同的應(yīng)用領(lǐng)域。但是，現(xiàn)有技術(shù)2同樣為Bi2S3/TiO2的復(fù)合光陽極，其具有類似功能和性質(zhì)，與本案的功能領(lǐng)域是一致的。

如果按照應(yīng)用領(lǐng)域優(yōu)先的角度來確定最接近現(xiàn)有技術(shù)，由于現(xiàn)有技術(shù)1與本發(fā)明的應(yīng)用領(lǐng)域相同，在以現(xiàn)有技術(shù)1作為最接近現(xiàn)有技術(shù)時，其可能面臨同樣的技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)1進行改進的難度較小，而現(xiàn)有技術(shù)2與本發(fā)明的應(yīng)用領(lǐng)域不同，其在改進時可能會面臨不同的技術(shù)問題，改進的動機不明確，改進的難度較大。基于這一點，選擇對比文件1作為最接近現(xiàn)有技術(shù)更為合適。

而如果從發(fā)明構(gòu)思本身出發(fā)，本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是提高光陽極的可見光響應(yīng)水平，采用的關(guān)鍵技術(shù)手段是采用光敏劑Bi2S3來敏化TiO2，技術(shù)效果是可見光響應(yīng)水平得到了提高，與本案發(fā)明構(gòu)思相同的顯然是對比文件2。如果從發(fā)明構(gòu)思的角度考慮，對比文件2顯然更適合作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

針對這種情況，筆者認為，在創(chuàng)造性評判過程中，技術(shù)領(lǐng)域的劃分不是機械、僵化的，應(yīng)同時關(guān)注背景技術(shù)、技術(shù)問題、目的、用途、功能和技術(shù)構(gòu)思等，也就是應(yīng)該從發(fā)明總體上進行把握。具體到本案，本案中通過光敏劑Bi2S3來敏化TiO2來提高可見光響應(yīng)水平，由于可見光響應(yīng)水平的提高，光陽極的光生陰極保護效果得以提高?？梢?，本案的具體改進點是在于對于TiO2光陽極功能層面的改進，應(yīng)用層面效果的提升得益于功能層面的改進。也就是說，本案改進的核心還是在于TiO2光陽極材料本身的性能提升，材料本身的性能提升，其應(yīng)用的效果自然提升了，而與其具體應(yīng)用環(huán)境關(guān)聯(lián)性不大。

現(xiàn)有技術(shù)1雖然與本案屬于同樣的應(yīng)用領(lǐng)域，但是并不涉及對TiO2光陽極的改進，也就是并沒有公開本案的核心；而現(xiàn)有技術(shù)2雖然與本案不屬于同樣的應(yīng)用領(lǐng)域，但是其同樣存在這提升TiO2光陽極可見光響應(yīng)水平的需求，并且公開了本案的核心，不管光陽極是應(yīng)用于現(xiàn)有技術(shù)1中的發(fā)電體系還是本申請光生陰極保護體系，其作用原理都是相同的，均是利用光陽極在光的作用下使得電子和空穴分離產(chǎn)生光生電子，只是本發(fā)明的光生電子的受體是被保護的對象，而現(xiàn)有技術(shù)1的受體是陰極材料。從這一點來看，現(xiàn)有技術(shù)2作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)反而更為合適。

作為同樣的分析思路，如果說本案的改進點在于TiO2光陽極應(yīng)用于光生陰極保護過程中特有的技術(shù)問題，并針對其進行改進，也就是說本案的改進點在于應(yīng)用層面。那么，現(xiàn)有技術(shù)2由于屬于不同的應(yīng)用領(lǐng)域，不可能面臨本案中光生陰極保護領(lǐng)域特有的技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員是無法從現(xiàn)有技術(shù)2作為起點進行改進，也就是說，這個時候以現(xiàn)有技術(shù)1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)就更為合適。

2 結(jié)論

“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”是指與發(fā)明最密切相關(guān)的一個技術(shù)方案，以“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”為基礎(chǔ)，對其進行改進以獲得請求保護的發(fā)明時需要克服的技術(shù)障礙最小。在“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”確定過程中，需要從技術(shù)領(lǐng)域出發(fā)劃定選取的范圍。一般而言，遵循應(yīng)用領(lǐng)域優(yōu)先，功能領(lǐng)域次之的原則，但是發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)所屬的應(yīng)用領(lǐng)域是否相同或相近并不對最接近的現(xiàn)有技術(shù)的確定構(gòu)成絕對的限制。在很多情形下，還應(yīng)當全面考慮背景技術(shù)、技術(shù)問題、目的、用途、功能和技術(shù)構(gòu)思多個方面。一般來說，如果說發(fā)明涉及的核心改進在于功能層面，現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明屬于同樣的功能領(lǐng)域，二者基于同樣的技術(shù)原理、以相同或相近的技術(shù)手段利用相同的功能解決相同或相似的技術(shù)問題，而不涉及在具體應(yīng)用時的改進，只是在具體應(yīng)用時選擇不同的應(yīng)用環(huán)境，該功能領(lǐng)域相同而應(yīng)用領(lǐng)域不同的現(xiàn)有技術(shù)同樣能夠作為改進到本發(fā)明的基礎(chǔ)。如果說，發(fā)明涉及的核心改進在于應(yīng)用層面，則應(yīng)優(yōu)先考慮應(yīng)用領(lǐng)域相同的現(xiàn)有技術(shù)，功能領(lǐng)域相同的現(xiàn)有技術(shù)不建議作為改進發(fā)明的基礎(chǔ)。

參考文獻：

[1]王曉東，等.創(chuàng)造性評判中技術(shù)領(lǐng)域?qū)夹g(shù)啟示的影響[J].審查實務(wù)，2014，20（8）.

[2]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

[3]李越，等.創(chuàng)造性評判中最接近的現(xiàn)有技術(shù)的確定[J].審查實務(wù)，2017，23（11）.