張超磊 李閃

摘要：本文通過對同一個案例的三種不同觀點的分析，對說明書公開不充分、實用性和創(chuàng)造性的法律適用進(jìn)行了探討，并從立法以及節(jié)約審查程序角度對說明書公開不充分、實用性和創(chuàng)造性的實際運用情況進(jìn)行分析，為審查過程中作出更符合客觀實際的審查意見提供相關(guān)參考。

關(guān)鍵詞：公開不充分;實用性;創(chuàng)造性;立法;節(jié)約程序

中圖分類號：G306 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號：1003-5168（2019）36-0051-03

Abstract： Through the analysis of three different viewpoints in the same case， this paper explores the legal application of insufficient disclosure， practicality and creativity， and discloses insufficient disclosure， practicality and creativity from the legislative intent and economic review procedures. The actual application situation is analyzed， and relevant references are made for the review opinions that are more in line with the objective reality during the review process.

Key words： inadequate publicity; practicability; creativity; legislation; saving procedure

1 引言

審查員在審查發(fā)明專利申請時會遇到說明書公開不充分、權(quán)利要求不具備實用性或權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性的情形，審查員在實際操作中會對這三種法條的應(yīng)用難以區(qū)分，尤其是難以區(qū)分對于說明書公開不充分、權(quán)利要求不具備實用性兩種情形的應(yīng)用。本文將結(jié)合一個案例針對公開不充分、實用性、創(chuàng)造性的法條適用進(jìn)行探討，提出立足技術(shù)事實，結(jié)合法條的立法宗旨來考慮，由此給出一條供大家遵循的審查思路來促進(jìn)審查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的一致性。

2 公開不充分、實用性、創(chuàng)造性相關(guān)審查規(guī)定

《專利法》第26條第3款規(guī)定：說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)，必要的時候，應(yīng)當(dāng)有附圖。摘要應(yīng)當(dāng)簡要說明發(fā)明或者實用新型的技術(shù)要點。

《專利法》第22條第4款規(guī)定：實用性是指該發(fā)明或者使用新型能夠制造或者使用，并能產(chǎn)生積極效果。

《專利法》第22條第3款規(guī)定：創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進(jìn)步[1]。

以上三個法條均屬于《專利法實施細(xì)則》第53條中規(guī)定的駁回條款，但各個法條立法的角度有所不同，“充分公開”屬于“專利申請”的條款，是從撰寫角度考量申請人對技術(shù)方案的公開程度，其立法本意在于公開換保護(hù);“實用性”和“創(chuàng)造性”均是屬于“授予專利權(quán)的條件”的條款，實用性旨在能適于實際應(yīng)用，能在產(chǎn)業(yè)中制造或使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果，主要是從技術(shù)角度上審查技術(shù)方案本身是否有固有缺陷，創(chuàng)造性旨在通過權(quán)利要求請求保護(hù)的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)公開的內(nèi)容相比較，對發(fā)明的智慧貢獻(xiàn)作出評價，審查的是權(quán)利要求請求保護(hù)的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)公開的內(nèi)容之間的關(guān)系。

3 具體案例與分析

3.1 案例介紹

案例1涉及申請?zhí)枮椤?017106824136”，發(fā)明名稱為“一種碳酸鈣細(xì)粉的制備方法”的專利申請，其權(quán)利要求1如下：

一種碳酸鈣細(xì)粉的制備方法，其特征在于，包括以下步驟：

（1）將石灰石粉碎后置入煅燒爐內(nèi)，通入3～5MPa的過熱蒸汽，將煅燒爐內(nèi)的壓強(qiáng)控制在2～3MPa，加熱5～10h后使石灰石消化;

（2）通過多級分離除去煅燒物的雜質(zhì)顆粒，得到氫氧化鈣懸浮液并將其稀釋至2～4mol/L;

（3）向氫氧化鈣懸浮液中通入足量的一氧化碳?xì)怏w，并加入成晶劑直至碳化完全，成晶劑按質(zhì)量百分比包括乙二醇5%～20%、辛基酚聚氧乙烯醚5%～10%、二芐基異丙苯基酚1%～5%、明膠3%～5%、三乙醇胺5%～20%、烷基芳基磺酸鈉10%～15%;

（4）將步驟（3）得到的產(chǎn)物進(jìn)過脫水、干燥、表面處理后得到碳酸鈣超細(xì)。

說明書中記載的內(nèi)容與權(quán)利要求1一致。

審查員通過檢索發(fā)現(xiàn)，對比文件1：CN105668602A公開了一種超細(xì)碳酸鈣的制備方法，并具體公開了如下技術(shù)特征（參見對比文件1說明書實施例1）：

超細(xì)碳酸鈣的制備方法，步驟包括：

（1）將品質(zhì)合格的石灰石置入煅燒爐內(nèi)，通入3.7MPa過熱蒸汽，調(diào)節(jié)閥將煅燒爐內(nèi)的壓強(qiáng)降低至2.5MPa，進(jìn)行加熱使石灰石消化，加熱溫度控制在800～1 200℃;

（2）先將（1）獲得的產(chǎn)物粉碎，將（1）獲得的懸浮物送入高速切割粉碎機(jī)，將轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)至6 000-7 000轉(zhuǎn)/分鐘，將其粉碎至粒徑在50μm以下，多級旋液分離除去煅燒物的雜質(zhì)顆粒，得到氫氧化鈣懸浮液并將其稀釋至4.0mol/L;

（3）通入足量的一氧化碳?xì)怏w，并加入成晶劑直至碳化完全，成晶劑按質(zhì)量百分比包括15%乙二醇、辛基酚聚氧乙烯醚8%、二芐基異丙苯基酚3%、雙、三丁基酚聚氧乙烯醚4%、明膠33%、三乙醇胺15%、甘油聚氧乙烯醚聚氧丙烯醚脂肪酸酯10%、烷基芳基磺酸鈉12%;

（4）將（3）得到的產(chǎn)物進(jìn)過脫水、干燥、表面處理后得到超細(xì)碳酸鈣。

從對比文件1公開的技術(shù)內(nèi)容來看，本申請和對比文件1的技術(shù)方案非常相似。區(qū)別僅在于權(quán)利要求1的明膠含量與對比文件1有所不同。

針對案例1，有如下三種不同的觀點。

觀點1：說明書公開不充分

本申請要解決的技術(shù)問題是如何制備超細(xì)碳酸鈣，說明書中記載的技術(shù)方案是將氫氧化鈣與一氧化碳反應(yīng)生成碳酸鈣，然而本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉氫氧化鈣和一氧化碳是無法反應(yīng)生成碳酸鈣的，因此，說明書中的技術(shù)方案并不能解決其技術(shù)問題，不符合《專利法》第26條第3款關(guān)于“充分公開”的規(guī)定。

觀點2：權(quán)利要求1不具備實用性

本申請采用的核心技術(shù)手段是將氫氧化鈣與一氧化碳反應(yīng)生成碳酸鈣，然而本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉，一氧化碳與氫氧化鈣在溶液中并不反應(yīng)，且一氧化碳本身難溶于水，在水中的溶解度較低，因此，將一氧化碳通入水中并不會與氫氧化鈣發(fā)生碳化反應(yīng)生成碳酸鈣，因此，上述權(quán)利要求請求保護(hù)的技術(shù)方案明顯違背了有關(guān)化學(xué)反應(yīng)的自然規(guī)律，是不可能實現(xiàn)的，因而不具備實用性。

觀點3：權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性

由于文件1和本申請的技術(shù)方案極為相似，屬于同樣的發(fā)明構(gòu)思，并且技術(shù)的核心在于氫氧化鈣與一氧化碳反應(yīng)生成碳酸鈣同樣被文件1公開了，區(qū)別僅在于權(quán)利要求1的明膠含量與文件1有所不同，因此，可以直接采用文件1來評述權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

3.2 案例分析

從立法的角度出發(fā)，我國專利法對發(fā)明和實用新型的充分公開規(guī)定、實用性規(guī)定和創(chuàng)造性規(guī)定分別從專利申請以及可被授予專利權(quán)的角度進(jìn)行了規(guī)定，對充分公開的審查則從撰寫角度考量申請人對技術(shù)方案的公開程度，實用性審查主要從技術(shù)角度審查技術(shù)方案本身是否有固有缺陷，創(chuàng)造性的審查旨在通過權(quán)利要求請求保護(hù)的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)公開的內(nèi)容相比較，對發(fā)明的智慧貢獻(xiàn)作出評價。一般在評述創(chuàng)造性問題之前，需要考慮本申請是否充分公開、是否具備實用性，也就是說充分公開和實用性是在創(chuàng)造性之前進(jìn)行審查的。如果評述創(chuàng)造性問題，那么就間接承認(rèn)了該申請是充分公開的、具備實用性的。

基于上述分析，筆者認(rèn)為在實質(zhì)審查中首先要考慮的是說明書是否充分公開和權(quán)利要求是否具備實用性的問題，而不是創(chuàng)造性的問題。如果說明書充分公開、權(quán)利要求具備實用性，那么再去考慮創(chuàng)造性的問題。具體到本案，如果采用觀點3評述權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性，從表面上看，按照“三步法”評述創(chuàng)造性沒有問題。如本申請和對比文件1的技術(shù)方案極為相似，屬于同樣的發(fā)明構(gòu)思，并且技術(shù)的核心都在于氫氧化鈣與一氧化碳反應(yīng)生成碳酸鈣，區(qū)別僅在于權(quán)利要求1的明膠含量與對比文件1有所不同，而該含量是根據(jù)成晶的效果來進(jìn)行調(diào)整的，該權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性。但是從實質(zhì)上看，對比文件1記載的技術(shù)方案很明顯是違反化學(xué)反應(yīng)原理的，是不能獲得碳酸鈣的，采用一篇本質(zhì)上“不能獲得碳酸鈣”的文件去評述創(chuàng)造性明顯欠妥。同樣本申請的技術(shù)方案也明顯是違背化學(xué)反應(yīng)原理的，如果評述了創(chuàng)造性問題，那么就間接地認(rèn)為了本申請化學(xué)反應(yīng)是能夠發(fā)生的，能夠生成碳酸鈣的，申請人或公眾會對審查員的知識水平產(chǎn)生懷疑，損害專利審查公信力。因此，筆者認(rèn)為雖然對比文件1非常類似，也不宜直接用來評述權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

其次，對于觀點1和觀點2，采取哪一種做法會更好？從立法的角度來看，可能會更容易分辨出采用哪一法條來評述更為合適。對充分公開的審查則是從撰寫角度考量申請人對技術(shù)方案的公開程度，而實用性審查主要從技術(shù)角度審查技術(shù)方案本身是否有固有缺陷。關(guān)于“充分公開”的審查，對于請求保護(hù)的發(fā)明，說明書中應(yīng)當(dāng)詳細(xì)公開至少一種實現(xiàn)發(fā)明的方式，完整地公開理解和實現(xiàn)發(fā)明的所有必不可少的技術(shù)內(nèi)容，使得所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明。也就是說，說明書是否充分公開與技術(shù)方案本身是否能夠?qū)崿F(xiàn)并無必然的關(guān)系，往往是說明書是否完整地公開理解和實現(xiàn)發(fā)明的所有必不可少的技術(shù)內(nèi)容，使得所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明。而實用性則是技術(shù)方案本身的固有缺陷，無論如何撰寫都無法克服該缺陷。對于本案，本申請說明書中記載了“將石灰石粉碎、煅燒形成氧化鈣，然后進(jìn)行消化形成氫氧化鈣，通入一氧化碳?xì)怏w并加入成晶劑，得到的產(chǎn)物進(jìn)行脫水、干燥、表面處理后獲得碳酸鈣細(xì)粉”的技術(shù)方案，該技術(shù)方案是一個完整的技術(shù)方案，并沒有缺少步驟或者關(guān)鍵的技術(shù)手段，因此，說明書完整地公開了理解和實現(xiàn)發(fā)明的所有必不可少的技術(shù)內(nèi)容，本申請的說明書是充分公開的，符合《專利法》第26條第3款的規(guī)定。本申請的技術(shù)方案主要是因為氫氧化鈣與一氧化碳無法反應(yīng)生成碳酸鈣而導(dǎo)致的不能解決其技術(shù)問題，屬于該技術(shù)方案本身的固有缺陷，該方案明顯是違背化學(xué)反應(yīng)規(guī)律的，不符合實用性的規(guī)定，因此，本案不符合《專利法》第22條第4款來評述更為合適。

進(jìn)一步地，為了節(jié)約審查程序，還應(yīng)該考慮到本案是否能夠通過修改克服不具備實用性的缺陷。對于本案，從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度對其進(jìn)行整體的分析和判斷，在碳酸鈣的制備領(lǐng)域，采用氫氧化鈣作為原料進(jìn)行碳化來獲得碳酸鈣，進(jìn)行碳化的原料通常為可在溶液中電離出碳酸根離子的酸、堿、鹽或者二氧化碳?xì)怏w，而根據(jù)本申請記載的技術(shù)方案是在氫氧化鈣中通入一氧化碳?xì)怏w來形成碳酸鈣，對于碳化通入氣體時，能夠給出唯一合理解釋的是此處應(yīng)為二氧化碳?xì)怏w，以防申請人后續(xù)修改為二氧化碳，那么采用對比文件1來假設(shè)評述權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性也是非常有必要的。對于對比文件1中記載的一氧化碳，同樣能夠給出唯一合理解釋的是此處也為二氧化碳?xì)怏w，能夠認(rèn)為其公開了二氧化碳。因此，筆者認(rèn)為最好的做法是首先評述權(quán)利要求1不具備實用性，然后，再假設(shè)評述權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。這樣既保證了審查的公平公正，又能夠節(jié)約審查程序。

4 小結(jié)

在審查過程中，審查員會遇到公開不充分、實用性、創(chuàng)造性的問題，首先，公開不充分和實用性應(yīng)在審查創(chuàng)造性之前進(jìn)行審查;其次，對于公開不充分和實用性的適用，從立法的角度來進(jìn)行判斷往往會事半功倍。在評述公開不充分或者是不具備實用性的同時，也要充分考慮本申請是否能夠通過修改克服上述缺陷，如果有可能克服，那么為了節(jié)約審查程序，進(jìn)行假設(shè)評述權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性也是非常必要的。

參考文獻(xiàn)：

[1] 國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.