楊敏鋒

抵觸申請在專利制度中的作用并非僅為防止重復授權，而是用于判斷新穎性。在專利制度中，抵觸申請、新穎性、禁止重復授權以及先申請原則其實都是在“授予創(chuàng)新者專利保護”這一基本原則下，在“主體”“時間”“公開范圍”和“保護范圍”四個變量不同時給出的相應解決方案。至于抵觸申請和現(xiàn)有技術之間的一些差異，如是否可以進行現(xiàn)有技術/抵觸申請抗辯，以及是否可以用于判斷創(chuàng)造性，則本質上是政策問題，而不是法律問題。

與抵觸申請相關的概念

“抵觸申請”是專利制度中的一個特有概念，根據(jù)《專利法》第22條第3款，抵觸申請指的是在專利申請A的申請日以前，任何單位或個人就同樣的技術已向專利行政部門提出過申請B，并且申請B在申請A的申請日以后公布，則申請B就構成申請A的抵觸申請，破壞申請A的新穎性。

從《專利法》的規(guī)定來看，抵觸申請是與新穎性相關的一項制度。不過，主流意見認為，設立抵觸申請制度是為了防止重復授權，具體是通過破壞新穎性的方式來實現(xiàn)；國家知識產權局在對《專利法》第三次修改時的解讀也表達了同樣的觀點。當然，也有作者認為抵觸申請制度“并非是僅僅為了防止重復授權，而是從法律上和程序上更有效地補充和完善禁止重復授權原則，更加恰當?shù)鼐S護公眾利益”；還有作者認為，抵觸申請是先申請原則在解決權利重復授權方面的一個具體運用。

綜合各作者的表述，與抵觸申請相關的概念包括“新穎性”“先申請原則”“禁止重復授權”等。專利制度中，“新穎性”與“給不給”的問題相關，缺乏新穎性的專利申請不會被授權；“先申請原則”涉及的是“給誰”的問題，兩個以上的申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提起專利申請，專利權應當授予哪位；“禁止重復授權”指的是同樣的發(fā)明創(chuàng)造只有一次獲得專利保護的機會，涉及的是“不重復給”的問題。在一般語境下，這三個問題互相獨立。不過在專利制度中，它們卻存在相關性。由于“抵觸申請”同時涉及到這三個問題，故分析起來比較復雜。

相關概念各自涉及的情形

禁止重復授權：指的是同樣的發(fā)明創(chuàng)造在同一個國家只能授予一項專利權，不管該專利權是授予不同的主體還是同一個主體。專利權具有地域性，如果申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造在不同的國家申請專利，則不會導致重復授權。需要注意的是，《專利法》第9條第1款所述的同時申請發(fā)明和實用新型屬于該原則的例外，這種例外是基于政策方面的考量。

在有形財產領域，“重復”往往不會導致嚴重的問題。在通常情況下，甲擁有一輛汽車，并不會影響乙擁有一輛同品牌、同型號的汽車。不過專利權具有排他性，如果甲的某技術方案受到專利權保護，則甲可以禁止他人使用該技術方案。如果同樣的發(fā)明創(chuàng)造被重復授予不同主體，則會導致專利權人之間產生權利沖突，也會提高公眾獲得專利許可的成本。如果該發(fā)明創(chuàng)造被重復授予同一個主體，則容易導致對該專利的保護超過法定期限，也浪費專利審查資源。

先申請原則：在“禁止重復授權”的原則下，如果兩個申請人對同樣的發(fā)明創(chuàng)造在同一國申請專利，則該專利授予哪位亟需解決。解決的途徑有兩種，一種是按照申請時間的先后，一種則是按照做出發(fā)明創(chuàng)造時間的先后。

從表面看，按照發(fā)明時間的先后來確定權利歸屬更符合正義原則，但確定發(fā)明時間需要耗費大量的社會成本，同時也不利于鼓勵申請人盡快通過提起專利申請而公開自己的發(fā)明創(chuàng)造。與之相對，按照申請時間的先后確定專利權的歸屬可以有效降低確定權屬的制度成本，促進技術早日公開，從而提高社會福利。

為此，“先申請原則”其實是“禁止重復授權”原則在不同申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造先后提起專利申請時的一種具體處理方式。需要注意的是，這兩個概念的描述角度不同，“先申請原則”描述的是行為，“禁止重復授權”強調的是效果。

新穎性原則：可專利性的眾多積極條件中最基本的條件，要求獲得保護的發(fā)明創(chuàng)造不能是社會上已經(jīng)存在的技術。根據(jù)專利契約理論，“專利制度實際上是一種發(fā)明人與社會間訂立的契約。按照這種契約，發(fā)明人以公開其最新的發(fā)明創(chuàng)造為對價，來換取社會對其專利權的承認?！比绻暾埲苏埱螳@得保護的內容直接來自于公共領域，那意味著該申請人并沒有付出對價，沒有為社會作出貢獻，也就不應當獲得專利權的保護。

“公開換取保護”也意味著行為人獲得的保護范圍和向社會公開的范圍相關，公開越多，獲得的保護范圍也越大。反之，如果申請人在權利要求書中所要求保護的范圍超過了其說明書公開的范圍，則由于權利要求得不到說明的支持，無法獲得專利權。

幾個概念之間的承繼：“新穎性”

原則和“先申請原則”和“禁止重復授權”實際上存在承繼關系。甲乙兩人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造先后申請發(fā)明專利，如果甲比乙早10天，根據(jù)“先申請原則”，專利權應當授予甲，乙的專利申請則被駁回。如果甲的申請比乙早10年，在乙提起申請的時候甲的專利已經(jīng)授權，則根據(jù)“禁止重復授權”原則，同樣應當駁回乙的專利申請。

如果在乙提起申請時，甲的專利因未繳納年費而已經(jīng)終止，不再受到專利法保護，已進入了公共領域，此時乙依然不能將該技術方案申請為自己的專利。此種情形，如用“禁止重復授權原則”解釋，理由是該原則除禁止同一時間存在多個相同的專利權，并且不允許先后存在兩個以上同樣的專利。用“新穎性”原則解釋，則是該發(fā)明創(chuàng)造的內容早已公開，缺乏新穎性。此時，這兩個原則角度不同，但殊途同歸。

如果再一步，該技術方案從未被人提起專利申請，一直都處于公共領域中，則變成根據(jù)“新穎性”原則駁回乙的專利申請。通過對時間點的梳理可以看出，“新穎性”原則和其他兩個原則在立法宗旨上一脈相承。

不過，“先申請原則”和“禁止重復授權”原則都蘊含了相關技術方案已經(jīng)通過在先申請獲得了授權這一要件。如果在先申請并未獲得授權，或者在先申請中并未要求保護該技術方案，則這兩個原則就“英雄無用武之地”。此時，阻止在后申請獲得授權的任務就由“抵觸申請”來完成，具體是通過對“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的判斷標準來實現(xiàn)。

判斷標準上的細節(jié)差異

“抵觸申請”“禁止重復授權”和“先申請”原則都涉及“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，接下來就需要對“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的判斷標準進行討論。

首先來看標準模型。

在專利申請中，存在說明書（包括說明書附圖）和權利要求書兩個部分。說明書為申請人向社會公開的技術方案，在下圖中為A所代表的大圈；權利要求書則劃定了申請人請求保護的范圍，下圖中為B代表的小圈。根據(jù)契約理論的基本原理，申請人請求獲得的保護范圍不能超過其向社會貢獻的范圍，故權利要求書需要得到說明書的支持，不能超過說明書所公開的范圍。在圖1中，B應當在A的內部，至多與A重合。

圖1：權利要求書和說明書關系

圖2：說明書相同權利要求不同

在判斷是否屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”時，需要考慮以A還是B的范圍作為判斷基礎。根據(jù)“禁止重復授權”的本意，如果雙方的保護范圍中不存在重疊，則就可以和平共存。如圖2所示，雙方說明書都是A，但在先申請人要求保護的范圍B和在后申請人要求保護的C并不交叉，兩個專利權之間不存在沖突。不過，授予在后申請人專利權并不合理，因為此種情況實際上是在先申請人將B之外的技術方案貢獻給了社會，而在后申請人則試圖將該范圍納入私囊。根據(jù)公平原則，在后申請人的這種行為不應當獲得支持，該申請應當被駁回。

當然，在后申請人也可能是獨立研發(fā)出了技術方案A，并不是通過“拿來主義”獲取了在先申請人的技術，“血本無歸”的結果對在后申請人來說可能并不公平。正因如此，有批評者認為專利制度為一種“贏者通吃”的“專利競賽”，第一個到達終點的競爭者將獲得專利，并因此獲得該發(fā)明的全部價值，這種競賽所產生的成本有可能超過該發(fā)明的社會收益。不過很多情況下，失敗者積累的技術信息有可能會在其他項目中使用，在某些情形下最終甚至不會產生任何社會浪費，這在制藥行業(yè)中尤其普遍。專利制度在個案中可能對某個申請人并不公平，但任何制度都不可能完美無缺，這也正是專利制度所必需付出的代價。

其次來看變異模型。

需要注意的是，在通過A的范圍來確定是否應當授予技術方案C專利權時，B的范圍并不必須在A之內。B除了用來劃定專利保護范圍外，本身也提供了相應的技術信息。B是否獲得了A的支持影響的僅是B能否得到保護的問題，不影響B(tài)作為技術信息提供者的“社會地位”。

圖3：權利要求部分獲得說明書支持

圖4：權利要求未獲得說明書支持

表1：抵觸申請涉及的具體情形

此時，圖2就出現(xiàn)了圖3和圖4兩個“變種”。在圖3中，權利要求僅獲得了說明書的部分支持，B只能就獲得說明書支持的部分獲得專利權保護。圖4中權利要求完全沒有獲得說明書的支持，故B不能獲得專利權保護。不過，不管B是否能獲得專利權保護，判斷C能否獲得保護的基礎都是A和B公開的范圍之和。這種使用“A+B”全部公開的內容來進行比對的方式也正是判斷新穎性時適用的規(guī)則。如果用來對比的文件不是專利文件，不存在B，那就簡化為用A所公開的技術信息來判斷C是否存在新穎性。此時，前述模型就演化成采用專利文獻之外的其他對比文件來判斷新穎性。

抵觸申請的適用與進化

抵觸申請涉及哪些不同情形？

在前文的分析中，涉及到“主體”“時間”“公開范圍”和“保護范圍”四個不同的指標。其中，“公開范圍”恒定為“相同”，而其他三個指標都存在“相同”和“不同”兩種情形。根據(jù)數(shù)學計算可知，共存在2×2×2共計8種不同的情形。考慮到“抵觸申請”“新穎性”和“先申請原則”都涉及的是時間不同時的情形，故本文簡化掉“時間”相同這一情景，將問題簡化為下表所示。

在兩份先后提起的專利申請中，公開的技術方案內容相同，存在以下4種不同的情形：

與他人申請的抵觸包括哪些方面？

上表中的第1、2兩種情形符合2008年《專利法》修改前關于“抵觸申請”的界定，而第3、4兩種情形則是《專利法》修改后增加的“抵觸申請”類型。在“抵觸申請”這種語境下，在先申請公開后被撤回可以看作是保護范圍不同的一個特殊“變種”。此時，在先申請要求保護的內容變?yōu)榱?，但相關技術方案的公開沒有受到影響，故依然屬于抵觸申請。

對于第1種情形，通過“先申請原則”駁回后一申請人的專利申請當然“毫無壓力”，而第2種情形則只能通過“新穎性”原則所確定的“全文比對”方式來駁回。當然，第1種方式也可以看作是“新穎性”判斷的一種特殊方式，即僅僅判斷在后申請中要求保護的范圍是否被在先申請中的權利要求所公開。在判斷保護范圍是否相同時，所遵循的標準要比新穎性判斷更為嚴格，故審查員發(fā)現(xiàn)兩個申請中權利要求所要求保護的技術方案內容相同時，以不符合“新穎性”為由駁回在后申請也比較穩(wěn)妥。

所謂的自我抵觸是什么情形？

關于將第3、4種所涉及的申請人相同的情形是否構成抵觸申請，即所謂“自我不抵觸”問題，世界各國的規(guī)定并不一致。美國專利法和日本專利法中都規(guī)定，抵觸申請不包括申請人自己提出的申請，日本專利法中還將發(fā)明人相同也排除在抵觸申請之外，《歐洲專利公約》則沒有申請人不同這方面的限制。由于各國的規(guī)定不一致，故1989年在世界知識產權組織達成的初步協(xié)議《保護工業(yè)產權巴黎公約有關專利部分補充條約（專利法部分）》（下文簡稱巴黎公約補充條約）中，允許實行國內優(yōu)先權的締約方對是否施行自我不抵觸進行選擇。

國內也有學者認為放棄“自我不抵觸”弊大于利，將使一部分本來有可能取得專利保護的發(fā)明創(chuàng)造失去一種補救途徑，而有些發(fā)明創(chuàng)造需要申請發(fā)明和實用新型兩件專利才能得到充分保護，此種修改加重了在先申請人的負擔。

的確，按照來的規(guī)定，申請人可以方便地提起在后申請，如今則受到了較多的限制。申請人如果沒有在同日就相同的發(fā)明創(chuàng)造同時申請發(fā)明和實用新型專利，那只能在后續(xù)程序中通過主張國內優(yōu)先權或者進行分案來進行補救。不過，專利制度已經(jīng)施行三十多年，我國專利申請人和專利代理人的水平也在不斷提高，前述負面影響在很多情況下都可以克服。任何制度的改變都會涉及到不同群體之間利益的重新劃分，如果規(guī)則的改變能使大多數(shù)人獲益，同時少數(shù)派的損失也比較有限的話，那這種改變應當獲得支持。

（未完待續(xù)）

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