李小童，徐 菲

（1.國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作河南中心，鄭州470018；2.鄭州輕工業(yè)大學(xué)，鄭州470002）

引言

中國科技創(chuàng)新能力近年來逐步提高，專利申請量和授權(quán)量隨之快速增長。2018年，國家知識產(chǎn)權(quán)局共受理發(fā)明專利申請154.2萬件，同比增長11.6%，連續(xù)八年位居世界首位。

與此同時(shí)，低質(zhì)量發(fā)明也大量涌現(xiàn)，其負(fù)面效應(yīng)日益明顯[1]。社會(huì)輿論對我國專利質(zhì)量的批評不絕于耳，諸如垃圾專利和泡沫專利的說法不時(shí)充斥于報(bào)端[2]?，F(xiàn)行專利創(chuàng)造性評判方式面對低質(zhì)量發(fā)明逐漸表現(xiàn)出應(yīng)對乏力的弊端，低質(zhì)量發(fā)明浪費(fèi)了巨大社會(huì)資源和行政資源，加劇了專利審查周期的延長，必然阻滯高價(jià)值專利的培育和知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國戰(zhàn)略的實(shí)施。因此，有必要從立法宗旨出發(fā)，優(yōu)化發(fā)明專利創(chuàng)造性評判方式，避免低質(zhì)量專利申請輕易獲得授權(quán)[3]。

一、創(chuàng)造性的定義和評判方式

世界主要知識產(chǎn)權(quán)國家對發(fā)明專利均具有創(chuàng)造性的要求，美國專利法第103條規(guī)定，一項(xiàng)發(fā)明如果申請專利的主題與現(xiàn)有技術(shù)之間的差異是這樣的微小，以致在做出發(fā)明時(shí)，該主題整體對其所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言是顯而易見的，則不得授予專利權(quán)。歐洲專利公約第56條規(guī)定，如果一件發(fā)明，與現(xiàn)有技術(shù)相比，對于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員而言是非顯而易見的，那么此發(fā)明應(yīng)該被認(rèn)為有創(chuàng)造性。日本專利法第29條規(guī)定，申請專利之前，具備該發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通知識者根據(jù)前款各項(xiàng)中的發(fā)明能容易做出發(fā)明的，不能獲得專利權(quán)。韓國專利法第29條規(guī)定，發(fā)明在專利申請日前可以由所屬領(lǐng)域的普通技術(shù)人員容易地做出，該發(fā)明不能授予專利權(quán)[4]，如表1所示。

表1 主要國家創(chuàng)造性定義對比表

分析上述國家的要求可以發(fā)現(xiàn)，美國和歐洲對創(chuàng)造性的定義直接等價(jià)于非顯而易見，而同屬東亞文化圈的日本和韓國則采用了耐人尋味的“不容易地做出發(fā)明”這一概念。這兩個(gè)術(shù)語之間既高度相似又具有微妙的區(qū)別，前者側(cè)重于發(fā)明技術(shù)方案的最終狀態(tài)，后者則一定程度上體現(xiàn)了發(fā)明技術(shù)方案形成的過程，但是二者都沒有對發(fā)明的技術(shù)效果提出直接要求。

中國專利法在立法之時(shí)，借鑒和移植了世界主流國家的既有成果，并進(jìn)行了一定程度上的改造和創(chuàng)新，最終在第22稿中將創(chuàng)造性明確為具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步[5]。發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，是指對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的；顯著的進(jìn)步，是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果[6]。

中國《專利審查指南》（以下簡稱“審查指南”）力求將專利法的法定要求通俗化和客觀化，將突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)演化為具備非顯而易見性，并且推薦三步法來判斷是否顯而易見，以便在審查實(shí)踐中易于操作。具體過程是，首先確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，然后分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比具有哪些區(qū)別技術(shù)特征，并確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，最后判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否顯而易見，而最終判斷是否顯而易見的核心判據(jù)在于現(xiàn)有技術(shù)中是否存在技術(shù)啟示。該方法得到了廣泛的應(yīng)用，目前絕大多數(shù)發(fā)明創(chuàng)造性的評判都按照三步法進(jìn)行，而即將討論的問題也因此產(chǎn)生。

二、新形勢下創(chuàng)造性評判面臨的困局

（一）技術(shù)特征數(shù)量異常的發(fā)明

近年來逐漸增多的低質(zhì)量發(fā)明有多種表現(xiàn)形式，既有單篇技術(shù)特征異常的發(fā)明或者單篇包含非常規(guī)技術(shù)手段的發(fā)明，也有技術(shù)方案雷同的大量系列發(fā)明。技術(shù)特征數(shù)量異常的發(fā)明，是指發(fā)明人為了滿足專利法第22條第3款對創(chuàng)造性的要求，在發(fā)明的技術(shù)方案中，增加了大量的零部件或組分特征，并且對零部件連接關(guān)系或組分含量進(jìn)行限定，有時(shí)還增加制備方法或生產(chǎn)工藝的詳細(xì)參數(shù)限定，形成一個(gè)權(quán)利要求超長、技術(shù)特征繁多、保護(hù)范圍極小的技術(shù)方案。例如，在一個(gè)有關(guān)電纜的發(fā)明案例中，發(fā)明人使用聚四氟乙烯等6種聚合物、兒茶酚等8種助劑、氟化鈣等6種填料共計(jì)20種組分制備電纜，輔以各種組分的用量范圍以及電纜料的制備方法①國家知識產(chǎn)權(quán)局業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見.化指字[2016]第04號。。

對于此類發(fā)明，如果按照審查指南的要求，使用三步法評判創(chuàng)造性，會(huì)出現(xiàn)一定的困難。此類發(fā)明提交專利申請的唯一目的是獲得專利權(quán)本身，而不在乎其技術(shù)方案是否可行或者保護(hù)范圍大小是否合理，其技術(shù)方案與產(chǎn)業(yè)上實(shí)際使用的生產(chǎn)和研發(fā)內(nèi)容差異較大，無法通過正常的文獻(xiàn)檢索獲得與其相似的現(xiàn)有技術(shù)，更無法在一篇對比文件中公開其全部技術(shù)特征。因此，在第二步進(jìn)行技術(shù)特征比對時(shí)，必然出現(xiàn)大量區(qū)別技術(shù)特征，進(jìn)而導(dǎo)致第三步尋找技術(shù)啟示成為幾乎不可能完成的任務(wù)。

如何判斷是否存在技術(shù)啟示，審查指南給出了三種選擇。最優(yōu)的方案是通過1～2篇對比文件能夠披露全部的相關(guān)技術(shù)手段，并且披露的技術(shù)手段在對比文件中所起的作用與本發(fā)明中所起的作用相同。第二種選擇是退而求其次，選擇多篇對比文件與最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行結(jié)合，但是對比文件數(shù)量不宜過多。正如之前的研究指出[7]，如果對允許組合的現(xiàn)有技術(shù)在數(shù)量上沒有限制、只要拼湊在一起覆蓋一項(xiàng)權(quán)利要求的所有技術(shù)特征，就能認(rèn)定其不具備創(chuàng)造性的話，那么世上將沒有幾件專利申請能夠獲得授權(quán)。因此，在區(qū)別技術(shù)特征較多的情況下，可用于多篇結(jié)合的對比文件的數(shù)量事實(shí)上會(huì)受到一定限制，區(qū)別技術(shù)特征多至一定程度，法官和審查員通常會(huì)轉(zhuǎn)而認(rèn)可發(fā)明的創(chuàng)造性。當(dāng)然還有第三種選擇，為了避免使用的對比文件篇數(shù)過多導(dǎo)致說服力下降，也可以將多數(shù)區(qū)別技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識，從而依據(jù)審查指南做出不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。但是，這樣會(huì)違背證據(jù)優(yōu)先的原則，導(dǎo)致判斷過程和判斷結(jié)果蘊(yùn)含的主觀性大大增加。更重要地是，如果發(fā)明人對公知常識的使用不予認(rèn)可，則評判者很難完成對公知常識舉證的責(zé)任。因此，技術(shù)特征數(shù)量異常的發(fā)明，無論其是否真的做出了技術(shù)貢獻(xiàn)，在使用三步法時(shí)都很容易被認(rèn)定為具備創(chuàng)造性。

（二）使用非常規(guī)技術(shù)手段的發(fā)明

使用非常規(guī)技術(shù)手段的發(fā)明，是指發(fā)明人為了進(jìn)一步增加獲得授權(quán)的概率，在專利申請文件中，采用現(xiàn)有技術(shù)中不曾用過的、根據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員的一般認(rèn)知通常也不會(huì)想到使用的非常規(guī)技術(shù)手段，經(jīng)過組合形成新技術(shù)方案，一個(gè)典型的案例是在輪胎中添加蜂蜜的發(fā)明，申請人聲稱通過添加蜂蜜達(dá)到延長存儲時(shí)間、防止橡膠老化的技術(shù)效果。

對于此類發(fā)明，采用三步法評判創(chuàng)造性同樣面臨若干困難。第一步應(yīng)當(dāng)按照公開技術(shù)特征最多或者發(fā)明構(gòu)思最為接近的原則，尋找最接近的現(xiàn)有技術(shù)；第二步通過將發(fā)明的技術(shù)方案與最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行對比，確定區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，上述發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)的主要區(qū)別就是在輪胎中加入蜂蜜，其實(shí)際要解決的技術(shù)問題是通過不同組分的復(fù)配延長輪胎存儲時(shí)間、防止橡膠老化；第三步在以上基礎(chǔ)上，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否顯而易見，即判斷現(xiàn)有技術(shù)是否整體上存在技術(shù)啟示，其判據(jù)在于是否有對比文件公開這一區(qū)別特征。

然而，申請人既然有意在權(quán)利要求中加入非常規(guī)技術(shù)手段，目的就在于避免該技術(shù)手段被現(xiàn)有技術(shù)所公開。而非常規(guī)技術(shù)手段的名稱和含義，也已經(jīng)決定了基本上不會(huì)在產(chǎn)業(yè)上得到實(shí)際應(yīng)用，更不會(huì)屬于公知常識。沿用三步法評判至此，大概率會(huì)得出發(fā)明具備創(chuàng)造性的結(jié)論。然而，這樣的發(fā)明并不是以創(chuàng)新為目的，如果認(rèn)可其創(chuàng)造性并授予專利權(quán)，非但不能達(dá)到促進(jìn)科技進(jìn)步的目的，還會(huì)損害公眾利益，浪費(fèi)行政資源[8]，違背專利法立法宗旨。

（三）技術(shù)方案雷同的大量系列發(fā)明

除了前述兩種情況之外，還存在一類技術(shù)方案雷同的大量系列發(fā)明，是指發(fā)明人為了獲得盡可能多的專利授權(quán)證書，所提交的一系列發(fā)明專利申請，它們通常擁有相同的申請日，技術(shù)方案非常接近，甚至說明書中的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)也非常接近乃至完全雷同。但是，這些系列發(fā)明的權(quán)利要求書又具有微小差別，因此不能以專利法第9條為依據(jù)予以駁回；同時(shí)又由于申請日相同，互不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請，無法以專利法第22條第2款為依據(jù)予以駁回。

對于此類發(fā)明，如果按照三步法進(jìn)行創(chuàng)造性評判，雖然評判的結(jié)果和過程本身不存在過多困難，但是如果每一件專利申請都進(jìn)行全面的文獻(xiàn)檢索、繁瑣的特征對比、冗長的通知書撰寫和往返多次的意見陳述及答復(fù)，會(huì)浪費(fèi)有限的社會(huì)資源，提高審查成本[9]。囿于現(xiàn)行專利法規(guī)和審查指南的束縛，缺乏對大量低質(zhì)量系列發(fā)明快速高效審查的法律依據(jù)和行政手段。在發(fā)明專利平均審查周期還不能滿足社會(huì)需求的背景下，所有低質(zhì)量發(fā)明消耗的審查資源，都相應(yīng)地會(huì)導(dǎo)致正常發(fā)明審查周期的延長。此外，由于三步法對技術(shù)啟示判斷的主觀性，不同的判斷主體會(huì)給出不同判斷結(jié)果，導(dǎo)致存在實(shí)質(zhì)審查結(jié)論不同的情況[10]。這種審查結(jié)論的不同，容易導(dǎo)致專利制度公信力的損傷。綜上，目前大量出現(xiàn)的低質(zhì)量發(fā)明對現(xiàn)有的創(chuàng)造性評判方式提出了挑戰(zhàn)。

三、現(xiàn)行創(chuàng)造性評判方式的內(nèi)在缺陷

（一）突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)與非顯而易見機(jī)械等同

審查指南將創(chuàng)造性定義中的重要概念“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”解釋為“發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是顯而易見的”，產(chǎn)生了巨大的影響，導(dǎo)致二者易于被機(jī)械等同。實(shí)際上，無論字面意思，還是其內(nèi)涵和外延，二者含義都有著明顯的、確定的、不容置疑的區(qū)別。尹新天認(rèn)為[7]，突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)是指發(fā)明與申請日以前已有的技術(shù)相比，在技術(shù)方案的構(gòu)成上具有實(shí)質(zhì)性的區(qū)別，不是在已有技術(shù)基礎(chǔ)上，通過邏輯分析、推理或者簡單實(shí)驗(yàn)?zāi)軌蜃匀欢坏贸龅慕Y(jié)果，而是必須經(jīng)過創(chuàng)造性思維活動(dòng)才能獲得結(jié)果?？梢娡怀龅膶?shí)質(zhì)性特點(diǎn)是發(fā)明本身固有屬性，側(cè)重于發(fā)明創(chuàng)造自身內(nèi)在特征和發(fā)明形成過程，其核心內(nèi)涵不僅在于技術(shù)方案具有實(shí)質(zhì)性區(qū)別，更重要的是發(fā)明形成過程必須經(jīng)過創(chuàng)造性思維活動(dòng)，概念的外延是具有新的不同的發(fā)明構(gòu)思。非顯而易見的概念則本身就體現(xiàn)了一種比較和對照的思維方式，側(cè)重點(diǎn)在于發(fā)明最終的結(jié)果，核心內(nèi)涵在于技術(shù)方案表面的區(qū)別，忽略了發(fā)明創(chuàng)造本身形成的過程和自身內(nèi)在實(shí)質(zhì)特點(diǎn)，其判斷方式最終體現(xiàn)在是否存在技術(shù)啟示，如表2所示。

表2 “突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”與“非顯而易見”概念辨析

直接使用非顯而易見代替突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，將二者機(jī)械等同會(huì)帶來深遠(yuǎn)的負(fù)面影響。一是過于關(guān)注發(fā)明技術(shù)方案本身，使得那些技術(shù)特征數(shù)量異常、技術(shù)方案繁瑣的發(fā)明易于被認(rèn)定為具備創(chuàng)造性，導(dǎo)致中國專利的權(quán)利要求普遍較長，保護(hù)范圍普遍偏窄；二是忽略發(fā)明的形成過程，既無法有效遏制那些拼湊技術(shù)方案、包含非常規(guī)技術(shù)特征的發(fā)明，也無法有效識別和保護(hù)具備較大創(chuàng)新高度的發(fā)明。最終導(dǎo)致低質(zhì)量發(fā)明獲得不當(dāng)授權(quán)，而高價(jià)值專利卻因撰寫冗長降低了專利價(jià)值度。已有學(xué)者指出這不能體現(xiàn)專利法的立法宗旨，不能體現(xiàn)對發(fā)明創(chuàng)造的鼓勵(lì)、對科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的促進(jìn)作用[11]。

（二）三步法的過度使用背離立法宗旨

作為創(chuàng)造性評判的主要方法和幾乎唯一方法，三步法有著明顯的內(nèi)在局限性。一是最接近現(xiàn)有技術(shù)的選取存在較大偶然性，不同的判斷主體會(huì)選擇不同的對比文件作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，進(jìn)而會(huì)給出不同的判斷結(jié)果；二是區(qū)別技術(shù)特征的比對結(jié)果具有多變性，選擇不同的對比文件自然會(huì)得出不同的區(qū)別技術(shù)特征；三是技術(shù)問題的認(rèn)定具有不確定性，審查指南要求根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征重新確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，亦即如果選擇不同的對比文件，則認(rèn)定的發(fā)明解決的技術(shù)問題也在不斷變動(dòng)；但在發(fā)明創(chuàng)造完成之后，其本來所要解決的技術(shù)問題在客觀上是已經(jīng)發(fā)生的，應(yīng)當(dāng)是固定不變的。即使選擇相同的對比文件，不同的審查員也會(huì)對技術(shù)問題給出不同的認(rèn)定[12]；四是核心判據(jù)過于單一，最后的判斷結(jié)果主要依賴于是否有對比文件公開區(qū)別技術(shù)特征，導(dǎo)致容易對低質(zhì)量發(fā)明做出錯(cuò)誤的判斷結(jié)果。如果最接近的對比文件選擇有失準(zhǔn)確，或者區(qū)別特征判斷錯(cuò)誤，或者技術(shù)問題認(rèn)定錯(cuò)誤，都會(huì)導(dǎo)致最終判斷結(jié)果錯(cuò)誤。

基于上述特征，三步法有著特定的適用范圍，其適宜于評判那些技術(shù)問題較為清晰和明確的改進(jìn)型發(fā)明。此類發(fā)明的特征是，發(fā)明人首先發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)存在某種不足，然后針對不足提出了改進(jìn)的技術(shù)手段，并且解決了技術(shù)問題。但是，三步法并非對所有的發(fā)明都適用，開拓型發(fā)明就不需要使用三步法去評判創(chuàng)造性，因此在開拓型發(fā)明占主流的十九世紀(jì)，三步法并沒有得到廣泛應(yīng)用。三步法對低質(zhì)量發(fā)明也并不適用，因?yàn)榈唾|(zhì)量發(fā)明的申請目的異化[13]，其發(fā)明形成過程與正常發(fā)明完全不同，正常的發(fā)明創(chuàng)造形成過程，通常是發(fā)明人基于某一技術(shù)領(lǐng)域存在的技術(shù)問題，經(jīng)過富有創(chuàng)造性的設(shè)計(jì)和實(shí)驗(yàn)，提出了解決問題的技術(shù)方案，并且取得了良好的技術(shù)效果，然后才會(huì)去提交專利申請。而低質(zhì)量發(fā)明的形成過程則相反，發(fā)明人首先確立了獲得專利權(quán)的目標(biāo)，然后為了這一目標(biāo)去拼湊技術(shù)方案，同時(shí)人為編造技術(shù)問題并杜撰技術(shù)效果，從而使得發(fā)明的創(chuàng)造性能得到認(rèn)可，如圖1所示。由于三步法本身并不適合于低質(zhì)量發(fā)明，大量的低質(zhì)量發(fā)明仍然使用三步法去評判并得出錯(cuò)誤的結(jié)論，顯然背離了立法宗旨。

圖1 正常發(fā)明與低質(zhì)量發(fā)明形成過程對比圖

各級人民法院對創(chuàng)造性評判方式也做了很多創(chuàng)新和嘗試，也有部分判決沒有按照三步法進(jìn)行。有判例指出應(yīng)當(dāng)主要考慮產(chǎn)品的形狀、結(jié)構(gòu)、部件的連接關(guān)系的區(qū)別以及由此帶來的技術(shù)效果，如果體現(xiàn)了不同技術(shù)構(gòu)思，同時(shí)也取得了更好的技術(shù)效果，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為具備創(chuàng)造性②北京市高級人民法院(2009)高行終字第1447號行政判決書。。也有判例指出，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員不需要經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)即可得到權(quán)利要求的技術(shù)方案，亦能解決相應(yīng)的技術(shù)問題和產(chǎn)生相應(yīng)的技術(shù)效果，則不具備創(chuàng)造性③北京市高級人民法院(2006)高行終字第451號行政判決書。。但是，囿于現(xiàn)行審查指南的束縛，在審查實(shí)踐中三步法仍然占據(jù)絕對統(tǒng)治地位，不能滿足進(jìn)一步提高審查效率、縮短審查周期的需要。

（三）顯著的進(jìn)步被有意弱化

在中國專利法的條文中，突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步二者同時(shí)并列存在，意味著一項(xiàng)發(fā)明必須同時(shí)滿足上述兩個(gè)要求，才能被認(rèn)定為具備專利法意義上的創(chuàng)造性。表面上看，審查指南在遵循專利法的前提下確定了創(chuàng)造性的審查原則，規(guī)定了“同時(shí)還應(yīng)當(dāng)審查發(fā)明是否具有顯著的進(jìn)步”。但是，審查指南對于如何判斷顯而易見，以明顯較長的篇幅進(jìn)行了詳細(xì)闡述；而對于顯著的進(jìn)步，則僅僅簡單列舉了幾種被認(rèn)為具備顯著的進(jìn)步的通常情況，卻未明示何種情況屬于不具備顯著的進(jìn)步。一方面清楚地傳遞出了對顯著的進(jìn)步這一要求予以弱化的傾向，另一方面對技術(shù)進(jìn)步的程度做了進(jìn)一步的放松，降低了對技術(shù)效果的要求。更重要的是，由于審查指南未給出反向示例，導(dǎo)致審查實(shí)踐中適用該條款時(shí)缺乏依據(jù)和尺度，限制了該條款的使用。

從審查指南的現(xiàn)行規(guī)定來看，只要發(fā)明提供了一種技術(shù)方案，并且滿足新穎性的要求，與現(xiàn)有技術(shù)中已有的技術(shù)方案不同，則無論其技術(shù)效果與現(xiàn)有技術(shù)持平還是劣于現(xiàn)有技術(shù)，均可以被認(rèn)定為具備顯著的進(jìn)步。以一種真空集蓄熱管發(fā)明為例，審查員發(fā)現(xiàn)該發(fā)明和現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別在于使用密封帽密封傳熱截止充注嘴，現(xiàn)有技術(shù)中不存在技術(shù)啟示，因此很難按照審查指南的規(guī)定給出發(fā)明顯而易見的結(jié)論，從而不得不認(rèn)可其創(chuàng)造性；但是，其密封方式的技術(shù)效果要明顯劣于現(xiàn)有技術(shù)的密封方式，以致于嚴(yán)重影響熱管的正常工作[14]。

由于審查指南的導(dǎo)向性規(guī)定，再加上有觀點(diǎn)認(rèn)為在判斷顯而易見的過程中已經(jīng)解決了能否產(chǎn)生有益技術(shù)效果的問題[15]，審查員和發(fā)明人都傾向于只關(guān)注突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)而忽略顯著的進(jìn)步，導(dǎo)致該要求形同虛設(shè)[16]，甚至有學(xué)者建議在立法層面取消該要求[17]。而在司法程序中，經(jīng)過對2002年以來所有專利行政案件判決書的梳理，絕大多數(shù)判決都沒有單獨(dú)分析涉案專利是否具備顯著的進(jìn)步，即使有單獨(dú)的分析也往往一筆帶過[18]。無論是在審查環(huán)節(jié)還是司法環(huán)節(jié)，顯著的進(jìn)步都被有意弱化。

四、判斷原則的回歸與重構(gòu)

（一）創(chuàng)造性評判結(jié)果必須契合立法宗旨

專利法第一條開宗明義地指出，其立法宗旨是為了保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，推動(dòng)發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。專利審查的最終結(jié)果應(yīng)當(dāng)服從和服務(wù)于這一立法宗旨，創(chuàng)造性的評判也不宜例外。

在專利制度設(shè)立初期，科學(xué)技術(shù)發(fā)展的速度相對較慢，人類科技文獻(xiàn)的積累量相對較少，因而容易出現(xiàn)全新的開拓型發(fā)明，此時(shí)創(chuàng)造性概念尚未得到重視。然而，隨著技術(shù)的發(fā)展，在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)微改進(jìn)的發(fā)明成為主流，美國第三任總統(tǒng)和曾經(jīng)的專利審查員托馬斯杰斐遜被過多的細(xì)微專利所困擾，因此建議改變立法，拒絕對那些并不重要和顯而易見的發(fā)明授予專利權(quán)。美國聯(lián)邦最高法院在1850年的Hotchkiss案中的判決意見被證明是開創(chuàng)性決定，在該決定中法院考慮了基于現(xiàn)有技術(shù)的超越新穎性的專利性要求[19]，被認(rèn)為是美國創(chuàng)造性的雛形。至1952年，美國正式確立了專利創(chuàng)造性的要求。中國專利法中對創(chuàng)造性設(shè)置的目的，就是為了在一般性技術(shù)進(jìn)步中識別真正的發(fā)明，將單純的技藝與具有一定高度的發(fā)明創(chuàng)造區(qū)別開，進(jìn)而保持專利權(quán)人利益和社會(huì)公眾利益之間的平衡[20]。

基于專利法的立法宗旨和創(chuàng)造性設(shè)置初衷，創(chuàng)造性的評判過程和評判結(jié)果都必須符合立法宗旨。無論采用何種評判方法或何種理論學(xué)說，如果最終對低質(zhì)量發(fā)明大量授予專利權(quán)，或者在低質(zhì)量發(fā)明中花費(fèi)過多行政資源，則都違背了專利法的初衷。這就要求，第一，將立法宗旨作為創(chuàng)造性評判的最終標(biāo)準(zhǔn)，必須要考慮做出授權(quán)的結(jié)論是否能夠起到鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造、促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展的目的，如果答案是否定的，那么創(chuàng)造性的評判結(jié)果應(yīng)重新審視；第二，將立法宗旨作為創(chuàng)造性評判方式如何選擇的最終依據(jù)，針對三步法以及審查指南中列舉的眾多輔助性評判方式，優(yōu)先選擇能夠體現(xiàn)和貫徹立法宗旨的方式，不必對所有的發(fā)明均機(jī)械套用三步法；第三，將立法宗旨作為專利法律法規(guī)制定和修改的指導(dǎo)原則，充分發(fā)揮法律的指引作用、評價(jià)作用、教育作用、預(yù)測作用和強(qiáng)制作用，通過使用適當(dāng)?shù)膭?chuàng)造性評判方式，通過對低質(zhì)量發(fā)明的有效攔截，為其他發(fā)明人提供參考標(biāo)準(zhǔn)，便于發(fā)明人可以在一定程度上預(yù)期和評價(jià)自己的發(fā)明所能獲得的評判結(jié)果，對自己的行為作出合理的安排。同時(shí)也傳遞出遏制低質(zhì)量發(fā)明的信號，從而引導(dǎo)發(fā)明人減少低質(zhì)量發(fā)明的產(chǎn)生，鼓勵(lì)高價(jià)值專利的培育。

（二）顯著的進(jìn)步這一法定要求必須得到滿足

顯著的進(jìn)步是現(xiàn)行中國專利法明文規(guī)定的要件，是發(fā)明專利申請獲得專利權(quán)必須滿足的法定要求，其與非顯而易見性屬于并列關(guān)系，處于同一地位層級，前者從技術(shù)效果方面對發(fā)明提出要求，后者則主要從技術(shù)方案角度予以對比和評價(jià)，二者不應(yīng)等同或替代。專利法中對顯著的進(jìn)步提出要求，目的在于防止出現(xiàn)那些雖然在技術(shù)特征上有其所長、但就其技術(shù)實(shí)質(zhì)而言卻是倒退的、或者是對科學(xué)技術(shù)無意義的發(fā)明（例如變劣發(fā)明或者改惡發(fā)明等），使得具有技術(shù)進(jìn)步的發(fā)明專利成為整個(gè)申請的主流[21]，因此，對發(fā)明進(jìn)行創(chuàng)造性評判時(shí)必須考慮是否具備顯著的進(jìn)步。

在涉及低質(zhì)量發(fā)明的創(chuàng)造性評判時(shí)，要求其具備顯著的進(jìn)步顯得尤為重要。專利是市場經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物，申請專利的初始目的應(yīng)當(dāng)是為了獲得市場的壟斷權(quán)，然后通過壟斷權(quán)獲得利潤。在理想狀態(tài)下，對于變劣發(fā)明或者改劣發(fā)明，由于其技術(shù)的落后性必然會(huì)被市場淘汰。在歐洲和美國等高度市場化國家，完全可以通過市場的調(diào)節(jié)來淘汰落后技術(shù)，較少出現(xiàn)低質(zhì)量發(fā)明，因此沒有必要設(shè)置技術(shù)進(jìn)步性的標(biāo)準(zhǔn)。但目前中國的專利申請具有較多的行政干預(yù)色彩，專利一方面可以用于保護(hù)創(chuàng)新成果，另一方面也能為專利權(quán)人帶來間接的、潛在的、隱形的某種積極效果[22]，甚至直接通過獲得政府資助而獲利，從而背離了市場規(guī)律。在此背景下，對顯著的進(jìn)步加強(qiáng)審查具有必要的現(xiàn)實(shí)意義[23]。既保證發(fā)明沿著技術(shù)進(jìn)步的方向前進(jìn)，又能在一定程度上減少以非市場為目的的非正常申請，使其回歸市場的道路[24]。

事實(shí)上，多數(shù)發(fā)明人對顯著的進(jìn)步這一要求并非全然不知，相當(dāng)數(shù)量的發(fā)明都會(huì)在其申請文件中敘述其技術(shù)方案能夠取得良好的效果，很少有發(fā)明會(huì)自認(rèn)其不具備顯著的進(jìn)步。一種情況是，說明書中會(huì)籠統(tǒng)的記載技術(shù)效果，通常涉及產(chǎn)品性能的改善、生產(chǎn)成本的降低、生產(chǎn)效率的提升、環(huán)境污染的降低、毒副作用的減輕等，尤其以產(chǎn)品性能的改善居多，但是缺乏翔實(shí)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)支撐其結(jié)論。此種情況下，發(fā)明所聲稱的有益效果通常很難被認(rèn)可，除非僅僅依據(jù)技術(shù)方案本身確實(shí)可以推理出來。另一種常見的情形是，為了增加其聲稱技術(shù)效果的可信度，說明書中會(huì)給出實(shí)施例和對比例，通過將發(fā)明的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行對比，列出雙方的性能參數(shù)，利用性能參數(shù)證明獲得了相應(yīng)的技術(shù)效果，從而證明其解決了技術(shù)問題。然而，也存在發(fā)明人編造、隱瞞真實(shí)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的情形，專利審查機(jī)關(guān)僅僅依據(jù)發(fā)明人提供的書面材料來對發(fā)明的創(chuàng)造性進(jìn)行書面審查，無法對發(fā)明的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)性進(jìn)行檢驗(yàn)核實(shí)，審查員通常只能以常規(guī)檢索手段在常見數(shù)據(jù)庫中收集案件信息[25]，從而會(huì)使得非善意申請人有可乘之機(jī)④國家知識產(chǎn)權(quán)局審查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致案例匯編2014。?，F(xiàn)行專利制度的設(shè)計(jì)也從未考慮對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)在審查階段進(jìn)行驗(yàn)證，導(dǎo)致在面對編造實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的情況下應(yīng)對乏力。

因此，為了滿足顯著的進(jìn)步這一要求，發(fā)明還應(yīng)當(dāng)在必要時(shí)記載翔實(shí)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)以證明技術(shù)效果；并且在說明書中清楚的描述其技術(shù)方案的工作原理、反應(yīng)機(jī)理，從而使得本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠分析判斷其實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，進(jìn)而對是否具有顯著的進(jìn)步給出判斷結(jié)果。

五、結(jié)論和建議

1.對審查指南第二部分第四章第3.2.1節(jié)進(jìn)行修訂，保留“如果要求保護(hù)的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是顯而易見的，則不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”，刪除“反之，如果對比的結(jié)果表明要求保護(hù)的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的，則具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”，從而理順二者關(guān)系，避免大量不符合立法宗旨的低質(zhì)量發(fā)明被認(rèn)定為具備創(chuàng)造性。

2.對審查指南第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)進(jìn)行修訂，賦予三步法合理的推薦程度，明確三步法僅僅是判斷是否顯而易見的方法之一，而非通常方法和必須方法，避免三步法被機(jī)械套用。

3.對審查指南第二部分第四章第3.2.2節(jié)進(jìn)行修訂，增加“以下情形通常應(yīng)當(dāng)認(rèn)為發(fā)明不具有有益的技術(shù)效果，不具有顯著的進(jìn)步：（1）發(fā)明屬于技術(shù)方案的簡單拼湊，無法確定其解決技術(shù)問題的關(guān)鍵技術(shù)手段；（2）發(fā)明采用非常規(guī)技術(shù)手段，并且無法確定其具有符合科學(xué)規(guī)律的發(fā)明原理；（3）同一申請人在同一申請日提交多篇技術(shù)方案雷同的專利申請”。

4.對專利法實(shí)施細(xì)則第53條進(jìn)行修訂，在“經(jīng)實(shí)質(zhì)審查應(yīng)當(dāng)予以駁回的情形”中增加專利法第1條的情形，從而將專利法第1條設(shè)置為駁回條款。對于不以發(fā)明創(chuàng)造為目的、不利于促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的非正常申請和低質(zhì)量發(fā)明，不再采用低效的方式逐一評判其創(chuàng)造性，而以其不符合專利法立法宗旨、不符合專利法第1條規(guī)定為由，依據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第53條之規(guī)定，予以駁回。從而回歸立法宗旨，從根本上破解現(xiàn)行創(chuàng)造性評判的困局，提高工作效率，將更多的時(shí)間和精力用于高價(jià)值專利申請的評判，推動(dòng)中國專利實(shí)現(xiàn)從數(shù)量增長到質(zhì)量提升的關(guān)鍵轉(zhuǎn)變。