郭欣遇

深圳供電局有限公司，廣東 深圳 518035

技術的應用離不開前期的技術研發(fā)，本文所稱企業(yè)科技項目，是指以科學研究和技術研發(fā)為內容立項的項目。許多企業(yè)在科研方面多采用合作開發(fā)的模式，因此，企業(yè)一方面需關注自身科研成果的知識產權保護，另一方面需防范合作單位的侵權風險。本文將科技項目進展劃分六個階段，闡述知識產權保護常見法律風險及應對措施：

一、立項階段

科技項目立項需考察項目的可行性和科研價值。此階段易出現的問題是審批通過的項目其相關技術領域存在大量在先專利，致使重復開發(fā)，缺乏科研價值，以及落入他人已有專利保護范圍，導致成果無法實施。由于研發(fā)成果帶有未經權利人允許使用的在先專利，侵犯他人的知識產權，從而使企業(yè)可能承擔停止侵權、銷毀產品、賠償損失等法律責任。

對此，企業(yè)一是要完善立項文件，增加相關技術領域知識產權檢索報告，明確各關鍵技術的專利數量、地域分布和專利權人信息等。二是要完善審核程序，對已存在大量在先專利的項目，不予批準立項。

二、采購階段

本文所稱科技項目采購，是指需要選擇外協(xié)單位共同完成科研項目的情況。此階段需注意將外協(xié)單位知識產權管理情況作為考核項。否則，一方面可能因外協(xié)單位使用了未經授權的在先專利，導致合作開發(fā)過程中或研發(fā)成果侵犯第三方知識產權，企業(yè)為此承擔停止侵權、銷毀產品、賠償損失等民事責任；另一方面可能因外協(xié)單位對合作開發(fā)過程或成果的保密措施不夠完善，導致研發(fā)成果被違約泄露，失去商業(yè)價值。

對此，企業(yè)一是要完善采購文件，要求外協(xié)單位提供知識產權管理狀況調查表。二是完善采購評價標準，可在評價標準中設置“知識產權管理狀況”作為評分考核項，審查外協(xié)單位擬在合作開發(fā)項目中使用的知識產權情況，包括基礎技術、研發(fā)工具、研發(fā)設備、采用的保密措施、防范知識產權侵權風險措施等，以及外協(xié)單位的知識產權糾紛情況。若有侵權風險、采取措施不當或糾紛頻發(fā)，則考慮不與該外協(xié)單位合作。

三、合同起草與簽訂階段

（一）合同起草

在合同起草階段需重點關注研發(fā)成果的歸屬和收益分配這兩個核心問題。

1.研發(fā)成果的歸屬

關于研發(fā)成果的歸屬約定，常見問題一是合作開發(fā)合同中研發(fā)成果描述不清楚、成果范圍界定不當。若發(fā)生糾紛，則無法確定哪些技術內容屬于合同范圍，導致本應受合同約束并由企業(yè)單獨享有或雙方共享的研發(fā)成果被當作與合同無關的成果，使企業(yè)利益受損。二是合作開發(fā)合同中只約定了專利權歸屬，未約定其他專有技術等知識產權歸屬。此舉容易導致研發(fā)成果泄露，以及發(fā)生糾紛時無法證明研發(fā)成果的具體內容。三是合作開發(fā)合同中僅簡單約定研發(fā)成果歸研發(fā)者享有，而非具體明確知識產權權利人。由此一來，外協(xié)單位可能根據法律規(guī)定主張全部開發(fā)工作由其完成而享有全部知識產權。

對此，企業(yè)應完善合同條款，對研發(fā)成果的權利歸屬做出明確具體的約定，避免不確定性。包括：在合同中增加對除專利以外的其他知識產權的權屬約定，例如其他未申請專利的專有技術；約定全部知識產權由企業(yè)單獨享有，確有必要時可約定知識產權由企業(yè)和外協(xié)單位共同享有，并避免出現“誰研發(fā)，誰享有”含義的條款。研發(fā)合同簽訂后，企業(yè)應定期關注外協(xié)單位經營動態(tài)，發(fā)現外協(xié)單位擅自利用研發(fā)成果獲利時，及時取證并采取警告、發(fā)送律師函、列入黑名單、起訴等措施。

2.研發(fā)成果的收益分配

關于研發(fā)成果的收益分配，常見問題一是外協(xié)單位向企業(yè)隱瞞其所獲取的共享研發(fā)成果的實際收益。二是合作開發(fā)合同中未約定知識產權收益分配方案，外協(xié)單位擅自分配收益時，企業(yè)無法有效要求其對收益進行分配并追究其違約責任。

對此，企業(yè)應在合作開發(fā)合同中約定具體收益分配方案，如不能提前確認具體收益分配方案的，后續(xù)應通過補充協(xié)議進行約定。此外，合同中還應約定許可他人實施研發(fā)成果的收益分配，并約定外協(xié)單位應主動向企業(yè)披露研發(fā)成果收益情況，包括許可他人使用的收益情況。對于未及時披露的，外協(xié)單位應承擔違約責任。

（二）合同簽訂

在合同簽訂階段易忽視的問題是外協(xié)單位參與項目研發(fā)的人員并非其正式員工。若參與項目研發(fā)的人員非企業(yè)或外協(xié)單位正式員工，其主張對研發(fā)成果享有權利，容易引發(fā)知識產權權屬糾紛。

對此，企業(yè)一是在合作開發(fā)合同簽署及履行過程中應審核外協(xié)單位參與項目的研發(fā)人員是否為外協(xié)單位員工、是否受合作開發(fā)合同有關義務約束。二是在合作開發(fā)合同中約定外協(xié)單位參與本項目的研發(fā)人員必須是正式員工及其違約責任，并附研發(fā)團隊成員名單、專業(yè)資質及知識產權承諾書，以及外協(xié)單位必須及時將項目研發(fā)人員變動情況向企業(yè)報備。

四、研發(fā)實施階段

在該階段，企業(yè)自身存在的法律風險主要是研發(fā)過程中所使用的基礎技術、研發(fā)工具或設備未取得必要許可，導致成果轉化無法完成或無法正常使用轉化成果，還可能因侵犯他人知識產權，承擔停止侵權、銷毀產品、賠償損失等法律責任。對此，企業(yè)應加強自查，發(fā)現存在他人知識產權時及時取得許可。

此外，企業(yè)還應重點關注外協(xié)單位未遵守合作開發(fā)合同約定，擅自將研發(fā)項目轉包或分包給第三方的問題。此舉將影響企業(yè)對轉化成果的應用和再開發(fā)規(guī)劃，妨礙企業(yè)對轉化成果的保護，損害企業(yè)的商業(yè)利益。對此，企業(yè)應在合作開發(fā)合同中完善禁止轉包及分包的約定，增加相應的具體違約責任，并定期對外協(xié)單位是否存在轉包和分包行為進行審查，切實維護自身利益。

五、研發(fā)成果驗收階段

科技項目研發(fā)成果驗收常見問題是驗收過程未形成書面文件、驗收文件缺少合同當事人簽字或蓋章、未記載實際成果與立項時預期成果的偏離，以及驗收后未將成果及項目資料存檔或入庫保存。上述不規(guī)范的驗收管理，易導致研發(fā)成果是否完成驗收出現爭議，以及發(fā)生爭議時無法證明研發(fā)成果的存在和具體內容。

對此，企業(yè)應完善成果驗收制度，在驗收過程中制作記載包括實際成果與立項時預期成果偏離的內容和結論的書面文件，并由企業(yè)和外協(xié)單位派代表簽署，在可能的情況下要求外協(xié)單位在驗收文件上加蓋公章。完善成果物和檔案管理制度，指定專人負責在成果驗收后將成果物及相關檔案進行存檔或入庫保存。

六、研發(fā)成果保護階段

企業(yè)應有區(qū)別地考慮研發(fā)成果的保護策略。若未甄別研發(fā)成果適合專利保護還是商業(yè)秘密保護，將不適合專利保護的成果申請專利，或將無法實際保守秘密的成果作為商業(yè)秘密保護，將導致無法有效保護研發(fā)成果。其中，對于適合申請專利的研發(fā)成果未及時申請專利的，若外協(xié)單位違反合同約定擅自搶先申請研發(fā)成果相關專利或被其他人搶先申請專利，則剝奪了企業(yè)的專利申請權，企業(yè)無法實施研發(fā)成果。

對此，企業(yè)一是應提高判斷研發(fā)成果適合專利保護還是商業(yè)秘密保護的能力。通常的判斷方式是，市場上容易獲取或破解的技術建議通過申請專利進行保護；技術難度較高以及市場上還未出現的技術，建議通過商業(yè)秘密進行保護。二是成果驗收前應列出項目適合申請專利的內容列表，并將實際提交大部分專利申請作為驗收條件。

此外，企業(yè)還應關注研發(fā)成果的許可使用問題。若合作開發(fā)合同約定研發(fā)成果由企業(yè)單獨享有，則外協(xié)單位自行實施研發(fā)成果或將研發(fā)成果許可他人使用，將造成企業(yè)權益受損。對此，企業(yè)一是在合作開發(fā)合同中明確約定外協(xié)單位使用或許可第三方使用研發(fā)成果應經企業(yè)許可授權。未經許可授權而使用或許可第三方使用研發(fā)成果，企業(yè)有權要求外協(xié)單位支付違約金，并在合同中約定違約金計算標準。此外，還應定期關注外協(xié)單位經營動態(tài)，發(fā)現外協(xié)單位擅自利用研發(fā)成果獲利時，及時取證并采取警告、發(fā)送律師函、列入黑名單、起訴等措施。

七、結語

知識產權法律風險管理逐漸成為國內外企業(yè)占據競爭市場份額的重要戰(zhàn)略舉措。各企業(yè)應從自身實際出發(fā)，制定知識產權管理法律風險管控模式和管理制度，從制度流程、法律文件、關鍵權益約定、保護策略、人員能力等方面多管齊下，切實增強知識產權保護能力和市場競爭力，為企業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展保駕護航。