以使用意圖的認(rèn)定為視角的商標(biāo)囤積行為的法律規(guī)制

（華東政法大學(xué),上海 201620）

1 問題的提出

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展促使市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者對(duì)商標(biāo)的重視度日益提升，我國(guó)在近幾年也躍升為商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)量大國(guó)，但隨著申請(qǐng)量的增加，“未使用”商標(biāo)的數(shù)量也在不斷增加，商標(biāo)的惡意囤積現(xiàn)象屢禁不止。在《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（以下簡(jiǎn)稱《商標(biāo)法》）第四次修改前，實(shí)踐中囤積商標(biāo)注冊(cè)被歸類為第四十四條“以不正當(dāng)手段”取得的商標(biāo)注冊(cè)，但僅僅在無效宣告階段規(guī)定“以不正當(dāng)手段”取得注冊(cè)的無效宣告制度與撤銷制度中規(guī)定“連續(xù)三年不使用商標(biāo)”的可撤銷，而沒有在申請(qǐng)階段明確注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)的“使用”，致使我國(guó)無法在申請(qǐng)階段就遏制惡意囤積商標(biāo)的出現(xiàn)，造成商標(biāo)資源的浪費(fèi)和在先權(quán)利人權(quán)益的損害。

在最高人民法院審理的“優(yōu)衣庫”侵犯商標(biāo)權(quán)案中，最高人民法院指出，惡意取得商標(biāo)并利用其謀取不正當(dāng)利益的行為不受法律保護(hù)。本案經(jīng)過三級(jí)法院的審理，歷時(shí)5年最終塵埃落定，在這5年期間不僅雙方的權(quán)利狀態(tài)不確定，該案更是耗費(fèi)了審查與審理資源。最高人民法院秉持激活商標(biāo)、促進(jìn)商標(biāo)使用的原則，將兩原告的涉案商標(biāo)認(rèn)定為“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的情形，駁回了兩原告的訴訟請(qǐng)求。從法律規(guī)定和相關(guān)的案例中可以看到，我國(guó)目前將囤積商標(biāo)注冊(cè)歸為《商標(biāo)法》第四十四條規(guī)定的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”來進(jìn)行規(guī)制，但商標(biāo)囤積行為并未采取偽造申請(qǐng)文件等欺騙手段申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，也未采取與欺騙性質(zhì)相類似的不正當(dāng)手段申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，實(shí)施商標(biāo)囤積的行為人經(jīng)過正當(dāng)程序獲得注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，手段是合法的，適用第四十四條來規(guī)制有失公允。

商標(biāo)囤積的有害性在于行為人不以使用為目的而申請(qǐng)商標(biāo)的主觀惡意，真實(shí)想要使用的個(gè)人無法申請(qǐng)，導(dǎo)致公共利益嚴(yán)重受損，而非使用不正當(dāng)手段獲得商標(biāo)注冊(cè)。第四十一條位于《商標(biāo)法》第五章注冊(cè)商標(biāo)的無效宣告部分，只有在商標(biāo)獲得核準(zhǔn)注冊(cè)后才可適用。商標(biāo)的生命來源于使用，對(duì)于無使用意圖的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，不僅不正當(dāng)?shù)卣加昧斯操Y源，而且加重了審查人員的負(fù)擔(dān)，雖然《商標(biāo)法》第七條規(guī)定了申請(qǐng)與使用的誠(chéng)實(shí)信用條款，但原則性條款對(duì)公眾來說缺乏穩(wěn)定的可預(yù)見性，適用的非一致性與非明確性也為審查階段帶來了困難。除無效宣告程序可以對(duì)囤積的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)后的規(guī)制以外，若囤積的商標(biāo)無正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用，任何單位或者個(gè)人均可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。由于撤銷程序和無效宣告程序均發(fā)生在核準(zhǔn)注冊(cè)后，訴訟與行政程序的冗雜以及行政處理結(jié)果與司法審判結(jié)果的非當(dāng)然一致性，往往難以有效率規(guī)制商標(biāo)的囤積注冊(cè)，加之一年內(nèi)不允許以相同或相似的商標(biāo)提出注冊(cè)申請(qǐng)，我國(guó)大量的商標(biāo)資源嚴(yán)重浪費(fèi)。商標(biāo)囤積帶來的市場(chǎng)收益衍生出許多專門做商標(biāo)囤積的公司，如上文提到的“優(yōu)衣庫”案中，指南針公司、中唯公司分別持有注冊(cè)商標(biāo)2 600余個(gè)。這類公司自己申請(qǐng)或從別處轉(zhuǎn)讓取得商標(biāo)專用權(quán)，通過進(jìn)行大量的侵權(quán)訴訟來索取高額賠償，或者將囤積商標(biāo)作為與在先權(quán)利人談判的籌碼，嚴(yán)重?fù)p害市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。若能夠在核準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)就將無使用意圖的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)予以駁回，可以大幅度減少商標(biāo)囤積的數(shù)量，有利于維護(hù)在先權(quán)利人的利益。

2 《商標(biāo)法》第四次修改對(duì)商標(biāo)囤積的規(guī)制帶來的影響

第四次修改后的《商標(biāo)法》為在申請(qǐng)階段就將囤積商標(biāo)的申請(qǐng)予以駁回提供了依據(jù)，第四條明確規(guī)定，“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回”，審查員在審查過程中如若發(fā)現(xiàn)有非以使用為目的的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，可直接予以駁回，這能夠使得許多非以使用為目的的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)?jiān)趯彶殡A段就被拒之門外，而不用等到授權(quán)后再進(jìn)行撤銷，大大減少了維權(quán)成本。同時(shí)，《商標(biāo)法》第四條的規(guī)定不僅可以用于規(guī)制商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)（《商標(biāo)法》第十九條、第六十八條第一款）和申請(qǐng)人（《商標(biāo)法》第六十八條第四款），還可以作為商標(biāo)異議（《商標(biāo)法》第三十三條）和商標(biāo)無效宣告（《商標(biāo)法》第四十四條）的依據(jù)之一。將商標(biāo)囤積申請(qǐng)納入商標(biāo)異議的理由之一，也是考慮到了法律施行中的效率因素。概括來講，對(duì)于違反商標(biāo)法第四條規(guī)定的，在審查階段商標(biāo)局可直接引用第四條予以駁回。在公告階段，相關(guān)權(quán)利人或公眾可引用第三十三條提出異議。對(duì)于已經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)，商標(biāo)局可直接引用第四十四條宣告無效，相關(guān)權(quán)利人也可引用第四十四條請(qǐng)求宣告該注冊(cè)商標(biāo)無效。在行政執(zhí)法與司法階段，對(duì)違反商標(biāo)法第四條的，由工商行政管理部門責(zé)令限期改正，給予警告并處以一定數(shù)額的罰款，若商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行了商標(biāo)囤積等行為的，則由工商行政管理部門記入信用檔案，情節(jié)嚴(yán)重的責(zé)令停辦并予以公告。對(duì)惡意提起訴訟的，人民法院還可依法給予處罰。至此，《商標(biāo)法》對(duì)商標(biāo)囤積行為的規(guī)制絕不僅僅是停留在第七條的誠(chéng)實(shí)信用原則，已經(jīng)在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的整個(gè)階段形成了全方位、多層次的保護(hù)。

3 在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)階段要求“使用意圖”的合理性

有學(xué)者認(rèn)為，在商標(biāo)注冊(cè)環(huán)節(jié)就對(duì)搶注等商標(biāo)惡意注冊(cè)行為進(jìn)行規(guī)制，是濫用行政權(quán)的結(jié)果。但我國(guó)對(duì)商標(biāo)管理實(shí)行的是司法與行政相結(jié)合的管理體制，由于人口基數(shù)大，商標(biāo)申請(qǐng)連續(xù)多年全球排名前列，如果只設(shè)置司法環(huán)節(jié)，大量的訴訟案件會(huì)使得法院吃不消，加入行政管理是中國(guó)特色的選擇。我國(guó)商標(biāo)權(quán)采用注冊(cè)取得主義，與采用使用取得主義的國(guó)家不同，商標(biāo)只有注冊(cè)，才能夠享有專用權(quán)，即商標(biāo)專用權(quán)源于注冊(cè)。在注冊(cè)取得制度下，商標(biāo)搶注與商標(biāo)囤積等行為的發(fā)生是不可避免的，而只有在申請(qǐng)階段就對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)進(jìn)行規(guī)制，才能夠糾正商標(biāo)申請(qǐng)的“異化”，引導(dǎo)社會(huì)公眾對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)正確的認(rèn)識(shí)。《商標(biāo)法》第一條明確指出，商標(biāo)法維護(hù)的是商標(biāo)所承載的信譽(yù)，而信譽(yù)是在商標(biāo)的使用過程中積累起來的。我們應(yīng)當(dāng)明確，“注冊(cè)”只是商標(biāo)權(quán)取得的形式要件，注冊(cè)的目的在于方便商標(biāo)的行政管理，商標(biāo)的價(jià)值來源于使用，而非注冊(cè)。從《商標(biāo)法》第四條第一款的前半段可以看出，并非所有的主體都可以向商標(biāo)局申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，只有在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，對(duì)所經(jīng)營(yíng)的商品或服務(wù)有取得商標(biāo)專用權(quán)的“需要”，才應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局提交商標(biāo)注冊(cè)的申請(qǐng)，《商標(biāo)法》第四條的修改相當(dāng)于對(duì)“需要”的確認(rèn)。這不僅是對(duì)申請(qǐng)主體的限制，也是對(duì)注冊(cè)行為正當(dāng)性的限制。商標(biāo)只有使用，才能使商標(biāo)與商品或服務(wù)建立聯(lián)系。在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，只有當(dāng)被控侵權(quán)人破壞了商標(biāo)與商品或服務(wù)之間的聯(lián)系，才會(huì)造成相關(guān)公眾的混淆，若沒有使用商標(biāo)的行為，就不會(huì)存在商譽(yù)，也就不會(huì)有損害賠償。在2015年的廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司訴國(guó)家商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)一案中，再審審理階段最高人民法院也確認(rèn)了這一點(diǎn)。

4 在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的審查階段對(duì)“使用意圖”審查的探究

《商標(biāo)法》第四次修改規(guī)定了商標(biāo)審查階段中非以使用為目的的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的駁回，但并未規(guī)定應(yīng)當(dāng)如何審查申請(qǐng)人具有真實(shí)的使用意圖。2019年2月12日頒布的《關(guān)于規(guī)范商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)行為的若干規(guī)定》（征求意見稿）中，也未提及申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)如何證明自己具有真實(shí)使用意圖。從商標(biāo)審查制度出發(fā)，我們可以發(fā)現(xiàn)美國(guó)對(duì)于“意圖使用”（Intentto-Use）商標(biāo)注冊(cè)類型的審查情形與我國(guó)商標(biāo)注冊(cè)所要求的“真實(shí)使用意圖”具有相似性。與注冊(cè)取得主義相吻合，我國(guó)的審查制度采全面審查，異議后置制。對(duì)符合注冊(cè)條件的商標(biāo)，予以初步公告，給予三個(gè)月的異議期，異議期滿或異議期內(nèi)無異議的，予以核準(zhǔn)注冊(cè)。在其他大陸法系國(guó)家與英美法系國(guó)家中，德國(guó)采取絕對(duì)審查，異議后置制度，此種制度也被稱為最激進(jìn)的維持效率的制度，而日本和臺(tái)灣采取全面審查，異議后置程序。美國(guó)與我國(guó)相同，采取全面審查，異議前置制度，由此可見，在不改變現(xiàn)有商標(biāo)審查制度的前提下，美國(guó)對(duì)商標(biāo)注冊(cè)審查過程中使用意圖的規(guī)定對(duì)我國(guó)的借鑒價(jià)值不言而喻。

4.1 美國(guó)對(duì)于“意圖使用”商標(biāo)注冊(cè)類型的審查簡(jiǎn)述

美國(guó)聯(lián)邦商標(biāo)制度采用使用取得主義，美國(guó)的聯(lián)邦商標(biāo)法和各州的普通法都承認(rèn)，商標(biāo)權(quán)作為財(cái)產(chǎn)權(quán)之一，是通過商標(biāo)在商業(yè)活動(dòng)中使用而獲得的。美國(guó)的商標(biāo)注冊(cè)并非享有商標(biāo)權(quán)的前提，但由于基于使用產(chǎn)生的商標(biāo)權(quán)容易產(chǎn)生權(quán)利沖突，為了便于管理，加強(qiáng)權(quán)利的穩(wěn)定性，美國(guó)商標(biāo)局也規(guī)定了商標(biāo)注冊(cè)制度，《蘭哈姆法》規(guī)定，注冊(cè)證書僅僅是享有商標(biāo)權(quán)的表面證據(jù)，商標(biāo)權(quán)的真正權(quán)利歸屬還是以使用為準(zhǔn)，但注冊(cè)商標(biāo)還是享有一系列未注冊(cè)商標(biāo)所不具有的優(yōu)勢(shì)，例如聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)具有推定權(quán)利在全國(guó)范圍內(nèi)存在和推定已經(jīng)在全國(guó)范圍內(nèi)使用的效力。

為了解決《蘭哈姆法》在商標(biāo)取得方面的“超國(guó)民待遇”問題，在已使用商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)之外，《蘭哈姆法》在1988年的修改草案中增加了基于“意圖使用”（Intent-to-Use）的商標(biāo)注冊(cè)類型。在規(guī)定“意圖使用”的注冊(cè)時(shí)，有人認(rèn)為“意圖使用”會(huì)導(dǎo)致大量注而不用的標(biāo)記的囤積，然而在了解“意圖使用”的注冊(cè)程序之后，我們恰恰會(huì)得到相反的結(jié)論，“意圖使用”能夠有效地規(guī)制商標(biāo)囤積。根據(jù)《蘭哈姆法》的規(guī)定，意圖使用商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)主要過程如下。

（1）申請(qǐng)人提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，審查員審查該申請(qǐng)是否屬于聯(lián)邦法規(guī)允許注冊(cè)的商標(biāo)。

（2）如果申請(qǐng)被駁回，或需要補(bǔ)充文件的，由審查員發(fā)出審查意見書（Office Action），申請(qǐng)人進(jìn)行充分解釋并提交答辯意見。如果申請(qǐng)未被駁回或不需要進(jìn)行補(bǔ)充或申請(qǐng)人成功答辯的，申請(qǐng)標(biāo)識(shí)會(huì)在官方公報(bào)（Official Gazette）上公開，并進(jìn)入長(zhǎng)為30天的異議期。任何人如果認(rèn)為標(biāo)志注冊(cè)將會(huì)損害其利益，可以向?qū)＠c商標(biāo)局繳納必要的費(fèi)用并提交異議書，說明異議理由。

（3）標(biāo)識(shí)在官方公報(bào)公開之后的2個(gè)月內(nèi)，專利與商標(biāo)局發(fā)給申請(qǐng)人《核準(zhǔn)通知書》（Notice of Allowance）。核準(zhǔn)通知書并不是注冊(cè)證書，只是表明USPTO在收到符合要求的《使用聲明》（Statement of Use）后，標(biāo)識(shí)將被批準(zhǔn)注冊(cè)。

（4）在收到USPTO簽發(fā)的核準(zhǔn)通知書的6個(gè)月內(nèi)，申請(qǐng)人須及時(shí)提交商標(biāo)使用聲明（SOU），申請(qǐng)人可以提交延期請(qǐng)求，每次延期請(qǐng)求可以將期限延長(zhǎng)6個(gè)月，最多可提出5次延期請(qǐng)求。若申請(qǐng)人未及時(shí)提交SOU或延期請(qǐng)求，被視為放棄申請(qǐng)。

（5）若SOU被認(rèn)可，在SOU被批準(zhǔn)之日后2個(gè)月內(nèi)，USPTO將頒發(fā)注冊(cè)證書。若SOU不被認(rèn)可，審查員會(huì)發(fā)出審查意見書，如果SOU存在的問題最終未被解決，申請(qǐng)將被放棄。

（6）商標(biāo)注冊(cè)日后第6年年末之前或者第6年到期后的6個(gè)月寬限期內(nèi)，注冊(cè)商標(biāo)所有人必須依據(jù)《蘭哈姆法》第1508條的規(guī)定提交商標(biāo)的《使用聲明》或者《未使用的合理理由聲明》，未提交的將導(dǎo)致商標(biāo)被撤銷。

從上述申請(qǐng)程序可以看出，意圖使用商標(biāo)的申請(qǐng)仍然要求“使用”，只不過將申請(qǐng)前的使用寬限為申請(qǐng)后的使用，一旦申請(qǐng)人無法證明自己收到核準(zhǔn)通知書后在商業(yè)活動(dòng)中真實(shí)使用了申請(qǐng)的標(biāo)識(shí)，或無法說明未使用的合理理由，將導(dǎo)致商標(biāo)被放棄，此處的用語是放棄而不是駁回的原因?yàn)樯暾?qǐng)注冊(cè)的標(biāo)識(shí)已經(jīng)滿足了作為商標(biāo)注冊(cè)的要件，行政主管機(jī)關(guān)認(rèn)可標(biāo)識(shí)作為商標(biāo)注冊(cè)的合法性。然而申請(qǐng)人怠于將標(biāo)識(shí)使用在商業(yè)活動(dòng)中，放棄權(quán)利并導(dǎo)致標(biāo)識(shí)無法成為注冊(cè)商標(biāo)的后果，但仍可以依據(jù)自己的意愿使用，通過使用取得商標(biāo)權(quán)。

4.2 我國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)“真實(shí)使用意圖”的適用探究

新修訂的《商標(biāo)法》規(guī)定了非以使用為目的的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)予以駁回，但申請(qǐng)階段“真實(shí)使用意圖”尚需進(jìn)一步明確，具體審查可以參照美國(guó)對(duì)使用意圖的制度設(shè)計(jì)，對(duì)在審查過程中符合注冊(cè)的絕對(duì)理由與相對(duì)理由的，首先進(jìn)行公告并規(guī)定異議期，沒有異議的，發(fā)給準(zhǔn)予注冊(cè)通知書，要求申請(qǐng)人自收到通知書之日起6個(gè)月內(nèi)提交使用商標(biāo)的聲明，如有特殊情形，經(jīng)申請(qǐng)人提出，商標(biāo)局認(rèn)為合理的可以準(zhǔn)予延遲6個(gè)月。如果經(jīng)審查，商標(biāo)確實(shí)進(jìn)行了使用，則予以公告，發(fā)給注冊(cè)證書。如果申請(qǐng)注冊(cè)的標(biāo)識(shí)中包含有一定影響力的商標(biāo)的組成部分，且非權(quán)利人本人提出，當(dāng)推定為惡意，不予注冊(cè)。同時(shí)，在明確了商標(biāo)申請(qǐng)的目的在于使用之后，申請(qǐng)人為使商標(biāo)承載越來越高的商譽(yù)，必然會(huì)逐步投入較多的資源來提升自己商標(biāo)的知名度，除卻經(jīng)營(yíng)不當(dāng)?shù)惹樾危瑢?duì)商標(biāo)的“使用”要求應(yīng)當(dāng)隨著時(shí)間的推移不斷提高，不能多年過后，還將商標(biāo)僅僅使用在廣告宣傳中。《商標(biāo)法》規(guī)定的“三年”期限，已經(jīng)為權(quán)利人向市場(chǎng)投放注冊(cè)商標(biāo)提供了充分的緩沖。如果權(quán)利人在申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí)就具有真實(shí)使用意圖，那么合理期限內(nèi)，權(quán)利人可以也應(yīng)當(dāng)將商標(biāo)與所核準(zhǔn)商品或服務(wù)投入市場(chǎng)充分激活商標(biāo)?！渡虡?biāo)法》的立法目的在于鼓勵(lì)商標(biāo)的使用，保證商品的品質(zhì)，識(shí)別商品的來源，而非將商標(biāo)注冊(cè)作為不正當(dāng)牟利的手段。因此，要不斷提高商標(biāo)“使用”的要求，保持良好的商標(biāo)管理秩序。

5 結(jié)語

商標(biāo)作為企業(yè)在市場(chǎng)中身份的象征，具有不可替代的作用。對(duì)于消費(fèi)者而言，商標(biāo)能夠降低購物過程中的搜索成本，指示商品或者服務(wù)的來源，使得認(rèn)牌購物成為可能。對(duì)于企業(yè)而言，商標(biāo)不僅能夠反映出商譽(yù)，還具有廣告宣傳的功能。然而商標(biāo)注冊(cè)制度的不完善，使得近幾年出現(xiàn)大批量商標(biāo)囤積，導(dǎo)致許多企業(yè)無法在進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)時(shí)選取合適的標(biāo)識(shí)，商標(biāo)的“注而不用”造成商標(biāo)標(biāo)識(shí)公共資源的大量浪費(fèi)，違背商標(biāo)保護(hù)的本質(zhì)。在現(xiàn)有的商標(biāo)制度框架下，適當(dāng)借鑒美國(guó)的意圖使用商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)程序，逐步提升商標(biāo)在權(quán)利人經(jīng)營(yíng)過程中的“使用”要求，有利于促進(jìn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。