文/麥迪乃木·麥麥提（上海大學(xué)）

一、知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬審查

主要是核查知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)人到底是誰，有沒有瑕疵。在企業(yè)盡職調(diào)查過程中，被調(diào)企業(yè)可以通過以下三種方式即原始取得、繼受取得以及許可的方式獲得知識產(chǎn)權(quán)或相關(guān)權(quán)益。

第一種原始取得。具體指被調(diào)企業(yè)通過自主創(chuàng)作取得作品的著作權(quán)，自主研發(fā)取得專利權(quán)，自主設(shè)計取得商標權(quán)。需要核查的情況包括：第一，審查知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利證書上的登記狀況；第二，知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬關(guān)系的實際狀況，比如他是否涉及職務(wù)發(fā)明，委托發(fā)明，合作發(fā)明，有沒有共有人等；第三，核查知識產(chǎn)權(quán)是否存在權(quán)利負擔，比如是否存在許可第三人使用的情況等等，不然就會影響到權(quán)利的實施。

第二種繼受取得。當企業(yè)通過轉(zhuǎn)讓等方式繼受取得知識產(chǎn)權(quán)時，審查時需要注意以下幾點，第一，知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方和受讓方之間簽訂的轉(zhuǎn)讓合同是否真實合法；第二，知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)是否合法齊備，轉(zhuǎn)讓是否進行了備案登記；第三，想要獲取的知識產(chǎn)權(quán)是否有效；第四，受轉(zhuǎn)讓的知識產(chǎn)權(quán)是否存在權(quán)利負擔。

第三種許可取得。實踐中常常會出現(xiàn)忽略知識產(chǎn)權(quán)對外許可使用的情形。眾所周知，知識產(chǎn)權(quán)的對外許可形式包括普通許可、排他許可以及獨占許可。其中排他許可和獨占許可都會對權(quán)利人的權(quán)利產(chǎn)生不同限度的制約。面對這種許可即便將知識產(chǎn)權(quán)對外許可出去了，也會對許可人產(chǎn)生約束力。因此，在實踐中如果沒有考慮到這一點，則產(chǎn)生的后果是不容樂觀的。

具體而言，為了審查目標企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)是否完整，可以采取以下幾種方式，可以通過對權(quán)利要求書等材料進行審查，或者直接到國家知識產(chǎn)權(quán)局進行查詢，再或者借助媒體的力量通過公告的方式找到相關(guān)權(quán)利人。譬如，知識產(chǎn)權(quán)的對外許可使用，按照我國的法律規(guī)定是需要采取備案登記制的，即需要到相關(guān)機構(gòu)進行備案登記，按照上述流程就可以查詢到是否存在許可使用的情形。但是值得關(guān)注的是我國的司法解釋表明，即便沒有采取備案登記制，知識產(chǎn)權(quán)的許可使用也是有效的，這就造成大批的知識產(chǎn)權(quán)許可使用并沒有經(jīng)過備案登記。這意味著從備案登記機構(gòu)無法核實該知識產(chǎn)權(quán)到底存不存在許可使用的情形。除此之外，各國的法律規(guī)定不相一致，這就導(dǎo)致在其他國家很可能也會出現(xiàn)類似的情形，即無法從正常的途徑核實知識產(chǎn)權(quán)的許可使用狀況，甚至連權(quán)屬狀況是否是真實的也可能無法通過正常途徑得到核實。因此，除了上述必需的審核外，若被并購的企業(yè)做出必要的承諾那就再好不過了。

綜上所述，知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬瑕疵不僅僅指向某一方面，包含的內(nèi)容十分廣泛，在對目標企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)進行盡職調(diào)查時需要進行全面的審查，忽略其中任何一個方面都會導(dǎo)致企業(yè)并購的最終失敗。

二、知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利內(nèi)容審查

例如發(fā)明專利，在對目標企業(yè)進行盡職調(diào)查時，不僅要關(guān)注目標企業(yè)是否獲得發(fā)明專利，而且還需要關(guān)注該發(fā)明專利的保護權(quán)限。

實踐中常常會出現(xiàn)這樣一種情形：某項專利的權(quán)利要求書寫得不完整，而導(dǎo)致并購方不敢并購目標企業(yè)的專利，最終導(dǎo)致放棄此次并購。權(quán)利要求書上呈現(xiàn)的內(nèi)容不完整會導(dǎo)致專利保護范圍的不明確，因而會促使競爭方產(chǎn)生僥幸心理，想方設(shè)法地鉆漏洞避開此項專利，以獲得在市場上的競爭優(yōu)勢地位。這種情況下，會導(dǎo)致該項專利的戰(zhàn)術(shù)價值和預(yù)計價值與并購時的市場呈現(xiàn)不一致，甚至其優(yōu)勢低于最初的市場表現(xiàn)。

一旦競爭方通過研究已經(jīng)向公眾公開的專利要求書，尋找到替換專利的途徑，意味著其競爭優(yōu)勢將蕩然無存。另一方面，對于并購中非常關(guān)鍵的專利或待頒專利，不僅要審查清楚其獲得權(quán)利的狀況或獲得權(quán)利后被宣告無效的可能性情形，還要審核清楚即便獲得該項有效專利后，該專利的后續(xù)實施是否依舊需要從其競爭企業(yè)中獲取其他核心專利的許可。若存在此種情形，就需要對并購價格甚至并購的必要性重新進行判斷。

三、知識產(chǎn)權(quán)地域性與時間性審查

地域性是知識產(chǎn)權(quán)的突出特點，這一特點表明，知識產(chǎn)權(quán)只在獲得其權(quán)利的國家或確認其權(quán)利的國家受到保護，并且只能在該國權(quán)限范圍內(nèi)產(chǎn)生法律效力受到該國法律的保護，而其他國家則沒有義務(wù)對其進行必要的法律保護。例如商標，國外商標如果沒有在中國注冊，那么在中國不受保護。例如蘋果公司與深圳唯冠公司的IPAD商標糾紛案，充足的解釋了即便權(quán)利人擁有的是國際馳名商標，在我國也未必能獲得商標法的保護，因為某些國外的商標可能會被本地企業(yè)搶先注冊，在這種情形下國外品牌是不可能在我國申請商標注冊專用權(quán)了。上述情形提醒企業(yè)，在計劃并購目標企業(yè)時不僅要核實知識產(chǎn)權(quán)在當?shù)氐臋?quán)屬情況，還要核實在目標市場所在國是否享有相應(yīng)的權(quán)利。

時間性也是知識產(chǎn)權(quán)的突出特點，這一特點表明知識產(chǎn)權(quán)僅在法律規(guī)定的期限內(nèi)得到保護即有效，一旦超過保護時間，知識產(chǎn)權(quán)就會失效。知識產(chǎn)權(quán)的有效期限是法律規(guī)定的，根據(jù)各類知識產(chǎn)權(quán)的屬性、特點及其本國的實際情況，各國法律對專利權(quán)、商標權(quán)、著作權(quán)等都規(guī)定了各不相同的保護期限。因此，為了確保并購交易的順利進行，核實清楚所要并購的知識產(chǎn)權(quán)的有效期限是不是在法律保護的期限范圍內(nèi)，對于保證并購交易顯得尤為重要，并且最終還會對并購價格產(chǎn)生影響。我國企業(yè)在并購中，不僅應(yīng)確定所要收購的知識產(chǎn)權(quán)是否在法律保護的有效期限內(nèi)以及有效期限至何時為止，還要審查目標企業(yè)是否按時交納續(xù)展的費用和提交任何所需的必要文件，以維持知識產(chǎn)權(quán)的有效性。

四、知識產(chǎn)權(quán)關(guān)聯(lián)性審查

知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)聯(lián)性審查也是企業(yè)并購有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)方面的核實重點。以專利舉例，專利分為基礎(chǔ)專利和從屬專利。基礎(chǔ)專利全面覆蓋了從屬專利，正因如此，從屬專利的實施依賴于基礎(chǔ)專利的實施。從屬專利不僅全面覆蓋了基礎(chǔ)專利的技術(shù)特征，而且還新增了基礎(chǔ)專利沒有的技術(shù)內(nèi)容。即便如此，基礎(chǔ)專利的技術(shù)參數(shù)比較高，價值也相對較高。但是, 基礎(chǔ)專利想要將其技術(shù)進一步強化，也必須借助于從屬專利。因此，單獨購買從屬專利或基礎(chǔ)專利，有時并不能達到并購目標企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的目的。如今某個產(chǎn)品覆蓋的技術(shù)含量越來越龐雜，小到一個芯片、大到一個電腦、都覆蓋著成百上千個專利，在這數(shù)以千計的專利中如果想要購買某些關(guān)鍵專利，就必須考慮與之關(guān)聯(lián)的專利。

商標相對上述專利而言沒有那么復(fù)雜，但是也存在著關(guān)聯(lián)性問題. 商標的關(guān)聯(lián)性主要表現(xiàn)在聯(lián)合商標和防御商標的權(quán)屬區(qū)分上。聯(lián)合商標，是相對于主商標而言的概念，主要是對主商標起到保護作用。具體而言，例如某一個商標注冊權(quán)人，為了全面保護自己的商標不被侵權(quán)，會選擇在自己生產(chǎn)銷售的相同或類似的產(chǎn)品上注冊無數(shù)個相近的商標，在這些相近的商標中首先注冊的或者著重使用的為主商標，剩下的主要對主商標起到保護作用的是聯(lián)合商標。防御商標是指同一商標注冊權(quán)人將其注冊商標在不同種商品或服務(wù)上分別申請商標注冊專用權(quán)的商標。注冊防御商標的目的其實在于加強注冊商標專用權(quán)的保護力度，從而最大限度的保護其注冊商標不被侵犯或者被淡化從而失去顯著性。防御商標注冊以后不一定要使用，因此一般不易被批準注冊。不過一旦注冊成功，就不受必須使用才能保持商標的限制。個別國家法律規(guī)定，在轉(zhuǎn)讓商標時必須一并轉(zhuǎn)讓有關(guān)聯(lián)性的商標。也有國家法律規(guī)定，聯(lián)合商標不得跨類分割使用或轉(zhuǎn)讓。因此，中國的企業(yè)在并購國外知名品牌時,容易掉入關(guān)聯(lián)性商標的陷阱。除此之外，商標的關(guān)聯(lián)性還具體呈現(xiàn)在環(huán)繞一個商標將此商標的圖案、文本內(nèi)容進行單個或者聯(lián)合注冊，以便于分不同場合個別使用，或者組合起來使用。比如肯德基公司注冊使用的商標。

五、知識產(chǎn)權(quán)糾紛審查

（一）侵犯第三方知識產(chǎn)權(quán)

在評估目標企業(yè)是否侵犯第三方知識產(chǎn)權(quán)時，并購方需要審查目標公司參與的侵犯第三方知識產(chǎn)權(quán)的訴訟案件，從而識別存在的潛在風(fēng)險。需要注意的是，除了研究正在審理的訴訟，也要研究終止或停留的訴訟，以確定相關(guān)訴訟風(fēng)險是否仍然存在，從而判斷可能承擔的責(zé)任大小。

除了審查上述已結(jié)案或尚在處理的訴訟案件，并購方還要關(guān)注潛在的侵權(quán)問題，在美國，專利侵權(quán)訴訟可能會在涉嫌侵權(quán)發(fā)生6年后開始，知識產(chǎn)權(quán)律師需要對是否存在這樣的指控給出建議，以避免在不知情的情況下成為知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)方。為此，在進行知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查時，也必須要審查目標公司是否存在侵害他人知識產(chǎn)權(quán)的情形，例如可對目標公司的重點產(chǎn)品或技術(shù)進行FTO分析，倘若被并購企業(yè)有觸犯他人知識產(chǎn)權(quán)的情況，就需要仔細衡量并購目的和侵權(quán)后果的孰輕孰重，以便及時對并購行為做出調(diào)整。

（二）第三方侵權(quán)被忽視

目標公司的相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)是否被他人侵犯是常常被忽視的問題。在海外并購中，評估目標公司知識產(chǎn)權(quán)是否被第三方侵犯，一種方法是審查目標公司過去的指控，聲稱其知識產(chǎn)權(quán)受到侵犯。第二種方法是審查針對目標公司的知識產(chǎn)權(quán)第三方做出的任何挑戰(zhàn)（質(zhì)疑有效性），包括針對目標公司的所有權(quán)所帶來的挑戰(zhàn)。第三種方法是進行EOU檢索與分析，從而能更準確地判斷出侵權(quán)者，利于并購后的維權(quán)行為。

六、結(jié)語

在企業(yè)并購過程中，知識產(chǎn)權(quán)的盡職調(diào)查除了對上述內(nèi)容進行調(diào)查以外，往往還需要從商業(yè)、技術(shù)、財務(wù)、稅務(wù)等各個方面來研究和評估知識產(chǎn)權(quán)在企業(yè)中的價值。知識產(chǎn)權(quán)是一種無形資產(chǎn)，這一顯著區(qū)別于其他有形資產(chǎn)的特征，更需要我們在進行企業(yè)并購過程中應(yīng)該有別于其他有形資產(chǎn)進行調(diào)查。對于有形資產(chǎn)，收購方可以比較直觀地通過財務(wù)報表反映出來的數(shù)據(jù)來判斷企業(yè)的價值，但是對于知識產(chǎn)權(quán)存在于企業(yè)中的價值，則更應(yīng)該由一支專業(yè)團隊經(jīng)過細致的調(diào)查和研究，把調(diào)查的結(jié)果作為收購方的談判籌碼及降低收購風(fēng)險和減少收購成本的重要參考和依據(jù)。