論商標(biāo)反向混淆案件中侵權(quán)不停止的司法適用

黃武雙，陳芊伊

（華東政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院，上海 200042）

一、問題的提出

從早期的“冰點”案、“藍(lán)色風(fēng)暴”案、再到后期的“G2000”案、“非誠勿擾”案、“奧普”案、“新百倫”案、“MK”案，再至2020 年底落下帷幕的“MIKA 米家”案與“亞馬遜通AWS”案。當(dāng)前理論界與司法實踐中對于反向混淆侵權(quán)行為的判定思路已較為明確，對于反向混淆侵權(quán)行為構(gòu)成要件以及規(guī)制路徑亦探討頗多。通過對典型案例判決結(jié)果的梳理總結(jié)，筆者發(fā)現(xiàn)法院對于反向混淆侵權(quán)的救濟(jì)途徑通常是采用傳統(tǒng)商標(biāo)侵權(quán)的救濟(jì)方式，即判決被告承擔(dān)停止侵害、賠償損失等民事責(zé)任，但通常在后使用者的商品或服務(wù)在相關(guān)市場上已具有一定知名度，即便商標(biāo)權(quán)人勝訴，法院判令侵權(quán)人停止使用訴爭商標(biāo)也難以切斷訴爭商標(biāo)與侵權(quán)人商品或服務(wù)之間的聯(lián)系，若商標(biāo)權(quán)人想使其商標(biāo)恢復(fù)至原有狀態(tài)須投入較大的成本與精力。所以，本文將根據(jù)商標(biāo)反向混淆典型案件的裁判情況，以及對商標(biāo)權(quán)人利益、被訴侵權(quán)人利益、消費者利益和社會資源利用率的分析，探討商標(biāo)反向混淆案件中侵權(quán)不停止司法適用的合理性以及可行性。

二、侵權(quán)不停止判令司法適用的情況

關(guān)于停止侵權(quán)請求權(quán)的法律性質(zhì)，有學(xué)者認(rèn)為，“停止侵權(quán)請求權(quán)”既屬于“物上請求權(quán)”又系“侵權(quán)賠償請求權(quán)”，針對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為，權(quán)利人有擇一或者并用“物上請求權(quán)”與“侵權(quán)賠償請求權(quán)”的權(quán)利。筆者更贊成另一些學(xué)者的觀點，即考慮知識產(chǎn)權(quán)“準(zhǔn)物權(quán)”的屬性，停止侵權(quán)僅是權(quán)利人基于對知識產(chǎn)權(quán)的物上請求權(quán)提出的物權(quán)之訴，在知識產(chǎn)權(quán)的圓滿狀態(tài)受到侵害時，權(quán)利人有權(quán)請求使權(quán)利恢復(fù)圓滿狀態(tài)。在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件中，侵權(quán)人通常須承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失、消除影響等民事責(zé)任。侵權(quán)不停止，系指在侵權(quán)案件中雖然侵權(quán)人存在侵權(quán)行為，但法院不要求侵權(quán)人承擔(dān)停止侵害的民事責(zé)任。

（一）侵權(quán)不停止判令在一般知識產(chǎn)權(quán)案件中的適用情況

（二）侵權(quán)不停止判令在商標(biāo)反向混淆案件中的適用情況

雖然在一般商標(biāo)侵權(quán)案件中存在判令侵權(quán)不停止的情形，但在商標(biāo)反向混淆案件中通常是雙方和解后簽訂商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，法院目前暫無判決侵權(quán)人繼續(xù)使用訴爭商標(biāo)的情形。關(guān)于侵權(quán)不停止判令在商標(biāo)反向混淆案件中的適用，持反對觀點的學(xué)者認(rèn)為，不應(yīng)當(dāng)一味追求效益最大化，這與明晰產(chǎn)權(quán)以及鼓勵中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展背道而馳。持支持態(tài)度的學(xué)者認(rèn)為，固守單一的侵權(quán)救濟(jì)模式，雖形式上保障了權(quán)利人的商標(biāo)權(quán)，但是折損了社會公眾利益且忽視了對消費者內(nèi)心認(rèn)知的考量。亦有持支持態(tài)度的學(xué)者認(rèn)為，通過“Boxed Pig Game”博弈理論分析論證可得，在商標(biāo)反向混淆案件中，當(dāng)雙方當(dāng)事人處于絕對理性狀態(tài)時，出于對利益最大化的考量，雙方當(dāng)事人會選擇讓侵權(quán)人繼續(xù)使用涉案商標(biāo)，讓商標(biāo)權(quán)人坐收“漁翁之利”，這一解決方案不僅實現(xiàn)了雙方當(dāng)事人利益最大化，同時兼顧了公平正義與社會資源的最優(yōu)分配。

表1 10件反向混淆典型案件基本情況

從表1 中看，其中8 件判決結(jié)果為“停止使用+賠償損失”，2 件判決結(jié)果為雙方達(dá)成和解，如被告通過支付一定費用受讓訴爭商標(biāo)或被告向原告支付合理的商標(biāo)使用費。通過對近期“MIKA 米家”“亞馬遜AWS”“新百倫”等案件判決情況的梳理，可見反向混淆商標(biāo)侵權(quán)的救濟(jì)方式是以傳統(tǒng)的“停止侵權(quán)+損害賠償”判令為主，旨在平衡雙方當(dāng)事人利益失衡的狀態(tài)、填平被侵權(quán)人的損失，但筆者認(rèn)為對于商標(biāo)反向混淆這類特殊的商標(biāo)侵權(quán)行為，傳統(tǒng)救濟(jì)方式未必是最佳途徑。譬如，在“iPad”一案中，雙方當(dāng)事人在國內(nèi)國外多地提出訴訟，多地海關(guān)對于iPad產(chǎn)品采取行政執(zhí)法措施。面對多區(qū)域工商部門開展調(diào)查、各蘋果專賣店下架iPad產(chǎn)品并等待行政處罰的情形，法院積極促進(jìn)雙方當(dāng)事人和解并達(dá)成調(diào)解協(xié)議，各主體實現(xiàn)了效益最大化，形成雙贏的局面。大多學(xué)者亦認(rèn)為雙方在該案中的和解實現(xiàn)了iPad 商標(biāo)商業(yè)價值的最大化。由此，筆者認(rèn)為雖然商標(biāo)法旨在賦予商標(biāo)權(quán)人專用權(quán)，但并不意味商標(biāo)權(quán)人對商標(biāo)具有絕對的壟斷地位。知識產(chǎn)權(quán)法是公共政策追求利益平衡的產(chǎn)物，保護(hù)專用權(quán)同時需要考慮雙方當(dāng)事人的利益、社會公共利益、消費者利益以及社會資源利用率等多個方面，不應(yīng)當(dāng)過度傾向于對權(quán)利人私權(quán)的保護(hù)，應(yīng)當(dāng)嘗試效益更高的救濟(jì)路徑。所以，在反向混淆案件中可以嘗試對傳統(tǒng)救濟(jì)模式進(jìn)行突破。

三、商標(biāo)反向混淆案件中侵權(quán)不停止判令司法適用的合理性分析

誠然，商標(biāo)反向混淆的本質(zhì)是一種侵權(quán)行為。從國內(nèi)外的司法現(xiàn)狀來看，對于反向混淆案件法院通常判決侵權(quán)人“停止使用+賠償損失”，但侵權(quán)人停止使用訴爭商標(biāo)是否可以真正地實現(xiàn)各方主體的利益平衡，對于商標(biāo)權(quán)人、侵權(quán)人、消費者以及社會利益來說，突破傳統(tǒng)的侵權(quán)救濟(jì)模式，采用“侵權(quán)不停止+替代措施”是否是更優(yōu)的救濟(jì)途徑，應(yīng)當(dāng)結(jié)合各方主體利益對反向混淆案件中侵權(quán)不停止司法適用的合理性進(jìn)行分析。

（一）侵權(quán)不停止判令適用于一般商標(biāo)侵權(quán)案件的合理性分析

首先，知識產(chǎn)權(quán)是一種私權(quán)，國家設(shè)立該制度系為了追求公共政策的利益平衡，故知識產(chǎn)權(quán)具有一定的政策屬性，其與經(jīng)濟(jì)、政策以及公共利益相關(guān)聯(lián)，是國家以私權(quán)的形式引入市場機(jī)制從而實現(xiàn)創(chuàng)新目標(biāo)的法律工具。我國知識產(chǎn)權(quán)法中存在合理使用、法定許可，以及強(qiáng)制許可等制度，由此可見，在一定條件下存在國家為公共利益的需要對知識產(chǎn)權(quán)這一絕對權(quán)加以限制的情況。其次，關(guān)于停止不侵權(quán)原則在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域適用的合理性，支持該觀點的學(xué)者已從不同角度進(jìn)行論述：有學(xué)者認(rèn)為，出于對其他公共政策因素的考量或基于比例原則，對于知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域特定的侵權(quán)行為法院可以不判決停止侵權(quán)。另有學(xué)者主張適用添附理論，知識產(chǎn)權(quán)的無形性降低了侵權(quán)人知曉侵權(quán)行為的可能性以及實施侵權(quán)行為的主觀惡性，侵權(quán)人基于對其行為合法性的認(rèn)知，在商標(biāo)上投入了大量的資金與精力，這些投入無法與商標(biāo)分離，停止侵權(quán)將會對侵權(quán)人造成重大影響，使其遭受巨大損失，導(dǎo)致權(quán)利人與侵權(quán)人之間的利益失衡。再者，在商標(biāo)法領(lǐng)域亦存在諸多權(quán)利人怠于行使權(quán)利的情況，若權(quán)利人為謀求更多的損害賠償故意拖延時間、怠于尋求救濟(jì)途徑，法院更應(yīng)當(dāng)慎重考量支持其停止侵權(quán)請求權(quán)的合理性。

（二）侵權(quán)不停止判令適用于反向混淆案件的利益平衡分析

1.侵權(quán)不停止有利于商標(biāo)權(quán)人利益最大化

規(guī)制反向混淆侵權(quán)行為的宗旨是防止“大魚吃小魚”。通常情況下，商標(biāo)權(quán)人商品在相關(guān)市場上的知名度遠(yuǎn)小于侵權(quán)人商品的知名度。反向混淆行為將對商標(biāo)權(quán)人造成嚴(yán)重的損害：一是商標(biāo)權(quán)人使商標(biāo)恢復(fù)至原有狀態(tài)需要較大的成本，商標(biāo)權(quán)人對訴爭商標(biāo)在宣傳方面的投入遠(yuǎn)不如在后使用者對訴爭商標(biāo)在宣傳方面的投入，訴爭商標(biāo)現(xiàn)有的商譽(yù)與價值是因在后使用者的投資而產(chǎn)生，在后使用者在訴爭商標(biāo)上賦予了自己的價值并且塑造了獨特的品牌形象，使訴爭商標(biāo)與自己的產(chǎn)品形成較為穩(wěn)定的對應(yīng)關(guān)系。當(dāng)法院判決被告“停止侵權(quán)”后，雖然在后使用者無法繼續(xù)使用訴爭商標(biāo)，但是訴爭商標(biāo)與在后使用者商品或服務(wù)之間的聯(lián)系依舊存在，若商標(biāo)權(quán)人想塑造自己的品牌，切斷訴爭商標(biāo)與在后使用者產(chǎn)品之間已有的穩(wěn)定聯(lián)系，重新在自己產(chǎn)品與訴爭商標(biāo)之間建立密切聯(lián)系，需要投入更多的資金與精力。二是商標(biāo)權(quán)人難以恢復(fù)對相關(guān)市場的控制能力。因為，在后使用者帶有訴爭商標(biāo)的商品或服務(wù)在相關(guān)市場上已具有一定地位，在法院判決侵權(quán)人“停止使用訴爭商標(biāo)”后，在后使用者可能會通過在訴爭商標(biāo)上添加區(qū)別特征以重新申請注冊商標(biāo)，然后繼續(xù)在市場中銷售相同產(chǎn)品，這使資金不夠雄厚的商標(biāo)權(quán)人更難在相關(guān)市場中掌握主動權(quán)，尤其難以進(jìn)行市場擴(kuò)張。以“新百倫”案為例，即使法院判決新百倫公司停止使用“新百倫”商標(biāo)，但是如果“新百倫”商標(biāo)權(quán)人周樂倫想將產(chǎn)品從商務(wù)皮鞋市場擴(kuò)大到運動鞋市場，其在宣傳與銷售時依舊難以消除因新百倫公司侵權(quán)行為所帶來的影響，商標(biāo)權(quán)人的產(chǎn)品極易被消費者誤認(rèn)為是來源于新百倫公司。

因此，考慮停止侵權(quán)為商標(biāo)權(quán)人在日后市場發(fā)展中帶來的巨大阻礙，選擇侵權(quán)不停止的救濟(jì)路徑可以將商標(biāo)權(quán)人的不可控風(fēng)險以及潛在投入成本降到最低。通過建立商標(biāo)許可關(guān)系或提高損害賠償?shù)确绞教娲桓娉袚?dān)停止侵權(quán)的民事責(zé)任，更將有利于商標(biāo)權(quán)人的利益最大化。

2.侵權(quán)不停止有利于保護(hù)侵權(quán)人的權(quán)益

3.停止侵權(quán)會損害消費者的利益

商標(biāo)法制度下的消費者利益保護(hù)主要體現(xiàn)在防止消費者發(fā)生混淆，以及通過促進(jìn)市場自由競爭擴(kuò)大消費者福利。消費者的利益分析在侵權(quán)不停止司法適用的問題中十分重要，消費者、商標(biāo)權(quán)人、侵權(quán)人是商標(biāo)案件中必須要考慮的三大要素。筆者認(rèn)為，在商標(biāo)反向混淆案件中，法院判決侵權(quán)人停止使用訴爭商標(biāo)會使消費者的利益受到損害。首先，會造成消費者的混淆。部分消費者對于在后使用者的商品與訴爭商標(biāo)之間的聯(lián)系已經(jīng)形成較為穩(wěn)定的認(rèn)知，雖然法院判決侵權(quán)人承擔(dān)停止侵害、消除影響等民事責(zé)任，并要求在后使用者在公開渠道發(fā)表聲明，但在后使用者的商品與訴爭商標(biāo)之間的聯(lián)系在短時間內(nèi)依舊難以切斷。當(dāng)在后使用者停止在產(chǎn)品上使用訴爭商標(biāo)，在后使用者帶有訴爭商標(biāo)的產(chǎn)品在相關(guān)市場上的數(shù)量不斷減少，商標(biāo)權(quán)人帶有訴爭商標(biāo)的產(chǎn)品在相關(guān)市場上的數(shù)量相對增多，這更容易造成消費者的誤認(rèn)，即認(rèn)為購買到的商標(biāo)權(quán)人的商品是來自在后使用者。其次，會增加消費者識別商品或服務(wù)來源的信息成本。通過在后使用者對于商標(biāo)的使用與宣傳，消費者已將在后使用者的商品或服務(wù)與訴爭商標(biāo)建立聯(lián)系，法院僅有權(quán)禁止侵權(quán)人使用訴爭商標(biāo)，但無法禁止侵權(quán)人的商品或服務(wù)在市場上繼續(xù)流轉(zhuǎn)，對于想購買侵權(quán)人商品的消費者來說，這無疑會增加識別商品或服務(wù)來源的信息成本。美國的相關(guān)判例表明，若多數(shù)消費者受惠于在后商標(biāo)的使用大于在先商標(biāo)的使用，則禁止在后商標(biāo)使用人的使用行為將會造成消費大眾的損害。再者，會增加消費者的購買成本。在法院判令侵權(quán)人停止侵權(quán)后，在后使用者會將訴爭商標(biāo)的商譽(yù)向新商標(biāo)移植或重新宣傳新商標(biāo)。例如，在加多寶公司與廣藥集團(tuán)發(fā)生爭議后，加多寶公司開始將王老吉商標(biāo)上的商譽(yù)移植到加多寶商標(biāo)上，如前所述商譽(yù)移植會產(chǎn)生巨大的商業(yè)成本，根據(jù)商業(yè)邏輯，最終這些成本的增加會由消費者來“買單”。筆者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)注意的是，出于對商標(biāo)法律制度長遠(yuǎn)發(fā)展的考量，在分析消費者利益時應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握公眾利益的范圍，不應(yīng)當(dāng)將公眾利益的范圍限于穩(wěn)定的公眾認(rèn)知。針對消費者的利益平衡分析應(yīng)當(dāng)采取審慎的態(tài)度進(jìn)行個案判定，杜絕家長式監(jiān)管風(fēng)，禁止假想消費者受損嚴(yán)重性。在司法實踐中，侵權(quán)不停止判令的適用主要是基于對國家利益與公共利益的考量，過度的假想消費者利益嚴(yán)重受損將會影響市場公平自由的競爭，不利于商標(biāo)市場秩序的穩(wěn)定發(fā)展。

4.停止侵權(quán)將阻礙社會資源利用率最大化

在衡量停止侵權(quán)民事責(zé)任適用的利弊得失時，應(yīng)當(dāng)充分考慮社會資源的利用率，要求反向混淆侵權(quán)者停止使用訴爭商標(biāo)會造成社會資源的浪費。通過在后使用者強(qiáng)力度、大范圍地宣傳，訴爭商標(biāo)的價值實現(xiàn)了大幅度提升，并產(chǎn)生了巨大的商業(yè)價值和經(jīng)濟(jì)利益，在后使用者的商品或服務(wù)也通過營銷活動產(chǎn)生一定的市場影響力與知名度。法院判決侵權(quán)人停止使用訴爭商標(biāo)的確符合法律規(guī)定，但驟然停止使用訴爭商標(biāo)會使在后使用者與對訴爭商標(biāo)的商業(yè)投入完全脫離關(guān)系。商標(biāo)價值的提升、品牌的塑造及產(chǎn)品價值的維持都離不開資金的持續(xù)投入，法院判令侵權(quán)人停止使用訴爭商標(biāo)后，在后使用者具有提升商標(biāo)價值的能力，但卻被禁止使用訴爭商標(biāo)，商標(biāo)權(quán)人有權(quán)使用訴爭商標(biāo)，卻因經(jīng)濟(jì)實力不足而無法維持訴爭商標(biāo)原有規(guī)模的使用與宣傳。脫離大規(guī)模的持續(xù)宣傳后，訴爭商標(biāo)商譽(yù)會大幅度降低，甚至?xí)饾u被競爭激烈的市場淘汰，最終使得在后使用者對商標(biāo)投入的所有資本化為烏有，造成商標(biāo)資源被閑置、浪費的情況，這將嚴(yán)重妨礙社會資源利用率最大化。

四、商標(biāo)反向混淆案件中侵權(quán)不停止判令司法適用路徑的完善

權(quán)利人基于物上請求權(quán)提出停止侵權(quán)的請求，從本質(zhì)上來看，只有在當(dāng)事人利益平衡與公共利益相沖突時，法院才會對權(quán)利人的停止侵害請求權(quán)加以限制。筆者認(rèn)為可以通過對司法程序的完善增加侵權(quán)不停止司法適用的可行性。

（一）法院應(yīng)依被告申請適用侵權(quán)不停止判令

在專利侵權(quán)案件中，大多數(shù)侵權(quán)不停止判令是法院依自由裁量權(quán)主動適用的結(jié)果，法院通過判令侵權(quán)不停止強(qiáng)行讓雙方當(dāng)事人達(dá)成專利許可交易。一些學(xué)者認(rèn)為法院不應(yīng)當(dāng)主動判令侵權(quán)不停止，最高人民法院在一案件中表示，被告應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)證明停止使用侵犯涉案專利產(chǎn)品會對社會公共利益產(chǎn)生嚴(yán)重影響，二審法院不應(yīng)當(dāng)主動適用侵權(quán)不停止判令。筆者贊同此觀點，首先，法院為保護(hù)公共利益主動判令侵權(quán)人侵權(quán)不停止，并以被告向權(quán)利人支付合理使用費替代被告承擔(dān)停止侵害的民事責(zé)任，這可以視為法院強(qiáng)行使雙方當(dāng)事人建立專利許可法律關(guān)系。雖然這與專利法的強(qiáng)制許可制度存在差異，即強(qiáng)制許可屬于行政程序，而侵權(quán)不停止屬于司法程序，須以確認(rèn)行為人構(gòu)成侵權(quán)為前提，但強(qiáng)制許可可以作為法院適用侵權(quán)不停止判令的理論依據(jù)。著作權(quán)法與商標(biāo)法涉及的公共利益并不當(dāng)然小于專利法涉及的公共利益，雖然我國著作權(quán)法與商標(biāo)法中無強(qiáng)制許可制度，但可以參照專利強(qiáng)制許可制度中“由符合條件者提出申請”的規(guī)則，在著作權(quán)侵權(quán)案件與商標(biāo)侵權(quán)案件中依被告申請適用侵權(quán)不停止判令。其次，根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》中“誰主張，誰舉證”的規(guī)則，筆者認(rèn)為被告在訴訟中主張不停止使用訴爭商標(biāo)是基于行為不構(gòu)成侵權(quán)的主張，雖二者皆為不停止使用訴爭商標(biāo)，但邏輯不同，因此不應(yīng)當(dāng)由被告舉證。并且，侵權(quán)不停止判令在反向混淆案件中的適用是基于利益平衡對雙方當(dāng)事人、社會資源以及公共利益最大化的考量，不應(yīng)認(rèn)為侵權(quán)人因此判令受益更大?？紤]到法院的中立地位，適用侵權(quán)不停止又是對商標(biāo)權(quán)人物上請求權(quán)的限制，屬于對絕對權(quán)的限制，故由被告申請適用并舉證更為合理。

（二）考慮侵權(quán)人的主觀意圖

（三）采用合理的替代措施

雖然在商標(biāo)反向混淆侵權(quán)案件中適用侵權(quán)不停止判令具有可行性，并可以選擇其他替代方式來填平商標(biāo)權(quán)人因侵權(quán)不停止受到的損失。但既要打擊以“掠奪”他人注冊商標(biāo)為目的的侵權(quán)者，保證各方主體利益平衡以及效益最大化，又要保證市場競爭的公平與自由，避免“弱肉強(qiáng)食”現(xiàn)象的發(fā)生。這對司法者來說存在巨大考驗，故在司法實踐中應(yīng)當(dāng)審慎平衡，嚴(yán)謹(jǐn)適用侵權(quán)不停止判令。

結(jié)語

反向混淆這一商標(biāo)侵權(quán)行為對于商標(biāo)市場秩序影響巨大，侵權(quán)行為的傳統(tǒng)救濟(jì)模式存在一定弊端，應(yīng)當(dāng)考慮突破傳統(tǒng)救濟(jì)模式，尋找高效益的救濟(jì)路徑。商標(biāo)反向混淆案件中侵權(quán)不停止的司法適用具有一定的合理性與可行性，有利于懲治侵權(quán)違法行為，避免小企業(yè)的注冊商標(biāo)被大企業(yè)以不正當(dāng)手段奪取，亦可防止小企業(yè)怠于行權(quán)導(dǎo)致消費者利益受損與社會資源的浪費，有益于最大限度地實現(xiàn)各方主體的利益平衡，并使訴爭商標(biāo)在商業(yè)活動中價值最大化。