李文江 邱永濤

摘 要：創(chuàng)新對企業(yè)至關重要，但對企業(yè)投入和風險承受能力要求高。失效專利僅僅是法律效力的喪失，其中蘊含的技術價值、無償使用性特征對中小企業(yè)創(chuàng)新具有重要的意義。通過分析失效專利產生的原因及價值，提出失效專利的應用策略和方法。并分析了在失效專利應用時存在一定的侵權風險以及規(guī)避的措施。以期為中小企業(yè)利用失效專利，在較低投入和風險條件下進行創(chuàng)新發(fā)展提供參考。

關鍵詞：失效專利;專利應用;風險防范

中圖分類號：F276.44;F273.1 ? 文獻標志碼：A ? 文章編號：1003-5168（2022）8-0139-04

DOI：10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2022.08.030

Research on the Innovation and Development of Small and Medium-Sized Enterprises Using Invalid Patents

LI Wenjiang? QIU Yongtao

（Law School of Henan University of Technology， Zhengzhou 450000，China）

Abstract： Innovation is very important to enterprises， but it requires high investment and risk tolerance of enterprises. The invalid patent is only the loss of legal effect， and the technical value and free use characteristics contained in it are of great significance to the innovation of small and medium-sized enterprises. By analyzing the reasons and value of invalid patents， the application strategies and methods of invalid patents are provided. It also analyzes the risk of infringement and the measures to avoid it when the invalid patent is applied. In order to provide reference for small and medium-sized enterprises to use expired patents and innovate and develop under lower investment and risk conditions.

Keywords： invalid patent;patent application;risk prevention

0 引言

專利技術對于企業(yè)創(chuàng)新至關重要，但企業(yè)在深耕現有專利技術的同時，可更多地關注失效專利。首先，直接加以利用失效專利。對于市場預期好、實施成熟、需求穩(wěn)定的失效專利，企業(yè)可以利用失效專利文獻獲取專利技術，快速實現創(chuàng)新發(fā)展。其次，二次開發(fā)利用失效專利。隨著競爭加劇，企業(yè)面臨著嚴峻的內外部環(huán)境，如新技術升級迭代加快、產品壽命周期縮短等，導致企業(yè)進行研發(fā)的投入和風險越來越高。此時，企業(yè)可挖掘所在行業(yè)的失效專利，進行二次開發(fā)利用。在較低風險和投入下，開辟一條創(chuàng)新發(fā)展的新路。

1 失效專利概況

1.1 失效專利的概念及其特點

以中國知網總庫為檢索范圍，設置檢索條件：（主題%=‘失效專利’or題名%=‘失效專利’ or title=xls（‘失效專利’） or v_subject=xls（‘失效專利’））。共檢索出491篇文獻。對其進行計量可視化分析和總結得出：關于失效專利的提法從1995年開始，均是關于失效專利信息的拍賣公告。自1998年12月出版《中國失效專利數據庫》光盤后，隨后幾年中各類研究呈現小爆發(fā)趨勢，1999年，年發(fā)文量達到47篇。近幾年年發(fā)文量在20篇左右，預計2021年年發(fā)文量大約17篇。可見關于失效專利存在持續(xù)的研究和關注。

目前，我國的研究多集中為文獻資料的研究，存在多種失效專利定義，尚未形成統(tǒng)一的概念。英國知識產權局的英文提法是“Patents Not in Force”[1]，意為不在法律保護范圍內的專利。我國知識產權局在其發(fā)布年度專利資料中，對專利的“有效性”注釋為“報告期末處于專利權維持狀態(tài)的案卷數量”。結合以上兩種解釋以及實際應用的方便，解釋為廣泛的“不在法律保護范圍的專利”較為合適。

主要特點為：①無償使用性。失效專利并不代表技術落后，反之仍具有很高的應用價值，是一筆可觀的、可無償使用的知識財富。②應用的可行性?？赏度肷a轉化為生產力的失效專利，能夠直接應用。③具有前瞻性和創(chuàng)新性，目前難以或不能轉化的，可進行技術提高和再次開發(fā)[2]。④數量巨大。截止到2021年12月，我國失效專利數量已達15 373 020件，失效專利占總體專利數量比例較高。⑤獲取便利。隨著互聯網的發(fā)展，日前獲取失效專利的渠道更多、時效更快。具體的獲取渠道將在下文中展開研究。

1.2 失效專利的產生原因及類型

根據失效專利的產生原因，可分為以下6種類型。

1.2.1 時間性失效。專利具有時效性，超過規(guī)定年限即成為失效專利。

1.2.2 專利申請人放棄專利申請權。針對一項發(fā)明專利，如果申請人在實質審查中，專利審查部門認為其專利不符合專利法規(guī)定的，且無正當理由，逾期拒絕答辯或修改的，即視為權利人放棄該專利，成為失效專利。

1.2.3 專利權人放棄專利權。在法定的保護期內，權利人出于各種原因，書面放棄其對專利的獨占實施權，該項專利便成為失效專利。

1.2.4 地域性失效。依據“專利一國獨立原則”，某項外國專利未能及時在國內申請專利，優(yōu)先申請期過后，便不再受我國專利法保護[3]。

1.2.5 被宣告無效。根據單位或個人的申請，經國家知識產權局專利局復審和無效審理部受理，并按復審程序認定宣告無效后，該項專利就是自始無效的專利。

1.2.6 其他原因產生失效專利。如未通過初審的專利申請文件、逾期未進行實質審查、未按規(guī)定交納年費等。

1.3 失效專利的價值

失效專利一般是指失去了法律價值，但大部分專利蘊含著豐富的技術價值和市場價值。

1.3.1 直接實施和二次開發(fā)。專利失效后，其客體包括核心技術在內的內容將進入公共領域。中小企業(yè)如果能夠抓住直接實施的機會，便可以為企業(yè)節(jié)省高昂的專利使用或轉讓費用。在直接進行開發(fā)利用困難時，可選擇二次開發(fā)，并在條件成熟時，注冊二次深度開發(fā)的專利，實現在技術方面的彎道超車。

1.3.2 專利挖掘決策價值。通過挖掘失效專利，可深入了解所在行業(yè)內的技術動態(tài)。尤其是因尚不具備實施條件而失效的專利，其本身代表著行業(yè)內先進的水平或標準，因此，通過分析失效專利的技術特征、技術分布和專利產品的走向，有利于在專利方面的布局和投資做出科學的取舍。

1.3.3 其他價值。如涉及相關失效專利的許可使用費、轉讓費、侵權賠償等數額的借鑒價值，以及失效專利的大數據資料的評估價值。

1.4 失效專利信息來源

隨著互聯網的迅速發(fā)展，拓寬了獲取失效專利信息渠道。首先，通過官方網絡數據庫獲得失效專利。如在國家知識產權局官方網站、中國知網等網站檢索。近年來，國家大力支持地方知識產權網絡化建設，如河南省知識產權公共服務平臺和河南省科學技術信息研究院官方網站。其次，通過專業(yè)專利軟件獲得失效專利。如東方靈盾、IncoPat、潤桐專利等。再次，其他獲得方式。如出版的失效專利光盤和說明書，以及世界和歐洲專利機構的數據庫等。

總體來說，目前獲取失效專利信息較為便捷，但中小企業(yè)分析應用失效專利的能力還比較薄弱，即便獲取到失效專利資料文獻，也存在難以實際發(fā)揮其價值的情況。

2 失效專利應用的策略與方法

企業(yè)在具體實施專利布局時，可綜合企業(yè)自身的經濟實力、現有實施技術能力、經營狀況等因素，策略性地挖掘失效專利，確立可行性方案。結合企業(yè)具體生產技術的特點，具體運用失效專利，實現企業(yè)創(chuàng)新性發(fā)展和核心技術的提高。

2.1 根據失效專利的具體情況，制定相應策略

前期根據失效專利的具體情況，可以提高甄選及后續(xù)工作效率。例如，根據失效專利的具體失效原因，一般因專利年限到期的專利，或者維持較長時間的專利，其利用開發(fā)價值較大，應當策略性地予以重視。又如，一項專利因與在先專利沖突而失效，那么開發(fā)利用該無效專利存在極高的侵權風險成本，需要制定相應的規(guī)避風險的策略。此外，因國別地域性失效的專利，企業(yè)應有應對相應機遇和挑戰(zhàn)的策略[4]。

2.2 建立跟進機制，做好開發(fā)準備工作

首先，企業(yè)可根據行業(yè)內該失效專利或即將失效專利所處的市場價格和趨勢、競爭對手實力情況，建立擬選擇失效專利的跟蹤機制。在完善的追蹤機制下，對已失效和即將失效的專利資料進行收集。其次，應進一步分析該失效專利，包括企業(yè)實施該專利的技術情況、評估剩余市場或可開發(fā)市場。最后，出具細致的可行性報告，完成前期開發(fā)準備工作。例如，在專利到期藥品中，不乏許多療效顯著且市場需求大的藥物，如奧美拉唑、氟西汀、頭孢呋辛酯等。企業(yè)根據完備的跟蹤機制，提前辦理相關審批，待相關專利失效后，隨即能夠投入生產[2]。

2.3 制定具體利用方法

2.3.1 仿制實施，直接投入生產。首先，針對一項成熟的失效專利技術，可以在獲得技術資料后，稍加攻關，直接投入生產。其次，根據我國《專利法》規(guī)定，被從屬的專利失效后，企業(yè)便省去申請強制許可的麻煩，直接實施該套專利。此外，當直接實施有困難時，分析與本企業(yè)既有的產品相關失效專利，為升級創(chuàng)新提供技術依據。深度利用和升級失效專利技術，促成二次開發(fā)利用。

2.3.2 作為引進專利的談判籌碼。在專利引進的談判中，一般專利轉讓方占有較大的主動權。此時，如果能夠充分地檢索擬引進方專利效力情況，尤其是涉及多項專利時，挖掘出其中過期或者臨期專利，勢必成為談判的突破口，達到雙方滿意的價格。企業(yè)便節(jié)省了成本，并更加充分地了解該引進的專利技術[5]。

2.3.3 了解競爭對手情況。分析同行競爭對手失效專利，根據其是主動放棄、被動失效等原因，判斷其研發(fā)重心及方向轉變，進一步推測出其核心戰(zhàn)略的調整與安排。具體實踐中，也應注意到競爭對手的反跟蹤操作。

3 應用失效專利的風險及防范措施

3.1 應用失效專利存在的風險

被確認為失效的專利是不受法律保護的，但是失效專利在制度上、關聯性上仍然存在不確定性。因此，失效專利應用中可能存在侵權風險。

3.1.1 制度上的不確定性造成的侵權風險。

①專利審查制度造成的侵權風險。我國《專利法》規(guī)定，實用新型和外觀設計專利申請時，不做實質審查。假設這兩類專利失效是因為與在先權利相沖突而失效，那么應用這些失效專利就存在侵犯在先權利的風險。

②專利無效宣告制度過程長造成的侵權風險。我國《專利法》的專利無效宣告制度，其宣告和維持的過程需要較長的時間，專利是否真正無效需要經過國家知識產權局專利局復審和無效審理部、知識產權法院多次判定。如果依據其中一個階段認定其為無效專利，就可能造成專利侵權。

③失效專利恢復制度造成的侵權風險。關于權利恢復的條件，美國法律明確了須同時滿足“不可避免的”和“非故意的”;英國法律規(guī)定是當事人“非故意”延誤期限。《專利法實施細則》的規(guī)定，對已失效專利恢復的事由及主體范圍均不明確[6]。關于專利共有人能否恢復專利方面，英國和印度法律賦予權利共有人恢復權利。我國《專利法實施細則》的規(guī)定始終未提及專利權利共有人是否可以辦理權利恢復手續(xù)。如此將增加失效專利的判斷難度和侵權風險。

④專利延期保護制度造成的侵權風險。部分國家為了更好保護某一領域的專利權人的權益，規(guī)定了專利延長保護期制度。美國出臺的專利期限補償法，規(guī)定因為行政審批的期限原因，涉及醫(yī)療藥品、耗材、食品、獸藥等多領域的專利期限延長保護制度。如此也將增加失效專利的判斷難度，增加侵權風險。

3.1.2 不同專利之間的關聯性造成的侵權風險。多數專利存在專利簇，專利之間存在著交織關聯性，這些關聯性會造成一定的侵權風險。

①因從屬關聯性的侵權風險。部分失效專利屬從屬專利，并且該從屬關系更多的是在原有技術上增添新的技術特征，而不是對原來專利技術特征的拋棄，因而表面失效的專利是有賴于原有專利的實施。當原有專利處于有效期內，實施該失效專利便構成侵權。

②因申請關聯性的侵權風險。部分發(fā)明創(chuàng)造受制于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權”以及較長的專利申請審查期限。權利人放棄的在先實用新型專利與之后申請成功的專利便存在重合，利用該實用新型專利會造成侵權。

③因防御組合專利關聯性的侵權風險。專利申請人在申請專利時，通常就整體專利技術方案申請專利，又將專利產品的各部件申請若干專利，作為核心專利的防御專利。此時應用部分或者整體的失效專利，則構成對核心專利的等同侵權。

④不同法律保護關聯性造成的侵權。專利失效制度不能簡單適用于外觀設計專利，部分外觀設計專利自始具有藝術性特征或者在使用中具有了企業(yè)核心競爭因素特征，因此受到著作權法和反不正當競爭法的保護。貿然使用即使不侵犯專利權，也會產生其他方面糾紛的風險。

3.2 侵權的防范措施

3.2.1 根據失效專利的形成原因進行風險評估。不同的失效原因，侵權的風險大小不同，以下對不同失效專利的原因的風險高低進行了歸納。

①低風險利用。因不符合初審要求被駁回或者未繳年費而失去保護的專利，侵權的概率極小，只需簡單確定其法律效力后加以利用;對保護期屆滿的失效專利，部分技術可能已經落后，但單從風險角度考慮，應屬于優(yōu)先考慮的范圍。②存在風險利用。典型的為未在我國申請專利保護的專利，在喪失優(yōu)先權后，我國企業(yè)在實施時，避免將產品銷往權利所在國家，即規(guī)避了相應的風險。此外，應注意其專利延長保護風險。③較高風險利用。對被視為撤回的專利申請、專利權人放棄專利權或被宣告無效形成的失效專利，往往存在專利簇群和專利陷阱。企業(yè)在檢索或者利用時應加以注意，以避免對現有有效專利侵權從而導致糾紛。

3.2.2 全面檢索專利文獻。檢索專利的法律狀態(tài)是避免專利侵權的前提，也是規(guī)避失效專利利用風險的有效手段。主要從以下3個方面進行檢索。第一，對權利人的檢索。深度進行檢索失效專利的發(fā)明人和申請人，厘清個中的關系，規(guī)避專利陷阱。第二，對權利名稱的檢索?？偨Y歸納失效專利的完整名稱、行業(yè)術語或簡稱、相近的名稱等，排查權利人或其他人相同的權利名稱及其內容。第三，對權利技術內容的檢索。對內容的檢索除了要求全面外，還要求對權利要求書等內容的準確判斷，典型的是保護范圍的判斷。此外，檢索外國專利時，還應注意翻譯或者解讀上的差異問題。

4 結語

2021年12月，許多城市出臺政策，力爭培育認定“專精特新”中小企業(yè)，推薦一批主營業(yè)務突出、競爭力強、成長性好的“專精特新”升級為“小巨人”企業(yè)。企業(yè)作為創(chuàng)新的主體，離不開專利技術方面的創(chuàng)新。而中小企業(yè)在引進專利技術時常常受制于資金、產出等方面因素，使得一些企業(yè)在專利創(chuàng)新方面進展緩慢。而作為可免費使用的失效專利，在縮短研發(fā)時間，減少研發(fā)投入方面具有巨大優(yōu)勢，不失是一個可以考慮的創(chuàng)新捷徑。

參考文獻：

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[6] 于海.藥品知識產權保護理論與實務[M].北京：人民軍醫(yī)出版社，2009.