李遼

編者按：

在推進全面依法治國不斷深入的大背景下，企業(yè)法治建設持續(xù)發(fā)展。對關鍵領域及核心技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)保護不斷加強，對有再生希望的企業(yè)進行破產(chǎn)重組，為推動依法合規(guī)治企提供指導和借鑒。本刊邀請法學專家、法律學者、專業(yè)律師等，針對一些典型案例進行解析，以期對企業(yè)法治建設與合規(guī)管理、風險防控、高質(zhì)量發(fā)展提供參考。

近年來，專利侵權(quán)訴訟案件數(shù)量持續(xù)增長，涉及新一代信息技術(shù)的案件明顯增多，專利權(quán)無效宣告請求行政糾紛案件也呈現(xiàn)逐年增多趨勢。

對于專利侵權(quán)訴訟案件的被告而言，對原告用于維權(quán)的專利向國家知識產(chǎn)權(quán)局提起無效宣告，往往是應對專利侵權(quán)訴訟的必選方案。而對于原告而言，專利權(quán)無效宣告請求行政糾紛案件的勝負往往決定著其專利維權(quán)前景。備受業(yè)界關注的“小i機器人訴蘋果電腦貿(mào)易（上海）有限公司（下稱‘蘋果貿(mào)易公司）發(fā)明專利侵權(quán)索賠百億人民幣”案件歷經(jīng)8年拉鋸戰(zhàn)，其中“小i機器人發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求行政糾紛案”經(jīng)歷了國家知識產(chǎn)權(quán)局無效審理，北京市第一中級人民法院一審，北京市高級人民法院二審，最高人民法院再審等程序，案件結(jié)果兩次反轉(zhuǎn)，可謂跌宕起伏，被列為“2020年中國法院十大知識產(chǎn)權(quán)案件”之一。

案件原告為上海智臻智能網(wǎng)絡科技股份有限公司（下稱“小i機器人”）。該公司擁有一項申請日為2004年8月13日、名稱為“一種聊天機器人系統(tǒng)”、專利號為 ZL200410053749.9的中國發(fā)明專利，并于2009年成功獲得授權(quán)。而蘋果貿(mào)易公司在2010年收購了 Siri 公司，并于第二年12月首次在 iPhone 4S 手機中加入智能語音助手 Siri。

2012年6月，小i機器人基于該“一種聊天機器人系統(tǒng)”發(fā)明專利對蘋果貿(mào)易公司提起專利侵權(quán)訴訟，主張該公司 Siri 的技術(shù)方案落入該專利保護范圍。當年11月，蘋果貿(mào)易公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局針對該發(fā)明專利提出無效宣告請求，請求宣告該專利的權(quán)利要求全部無效。2013年9月，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會作出決定，維持小i機器人上述專利權(quán)有效。兩個月后，蘋果貿(mào)易公司針對該無效審查決定向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。2014年7月，北京市第一中級人民法院作出判決，維持被訴決定。隨后，蘋果貿(mào)易公司向北京市高級人民法院提起行政上訴。2015年4月，北京市高級人民法院作出二審判決，認為根據(jù)專利授權(quán)歷史檔案，小i機器人認可游戲服務器功能是該專利具備創(chuàng)造性的重要原因，專利說明書對于游戲服務器與聊天機器人的其他部件如何連接完全沒有記載，未充分公開如何實現(xiàn)該專利限定的游戲功能，違反了專利法第二十六條第三款的內(nèi)容，該專利應當被宣告無效，據(jù)此撤銷一審判決和被訴決定。

2015年5月，小i機器人向最高人民法院提起行政再審。2020年3月27日，最高人民法院作出判決〔最高人民法院（2017）最高法行再34號行政判決書〕，撤銷二審判決，維持一審判決。最高人民法院認定，涉案專利中的游戲服務器特征不是該專利與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征，在這種情況下，對于涉及游戲服務器的技術(shù)方案可以不作詳細描述。該案中，本領域普通技術(shù)人員根據(jù)專利說明書的相關記載內(nèi)容可以實現(xiàn)，聊天機器人的一端連接用戶，另一端連接游戲服務器，用戶通過即時通信平臺或短信平臺與聊天機器人進行對話，可以使用格式化命令語句與機器人做互動游戲。因此，該專利涉及游戲服務器的技術(shù)方案符合專利法第二十六條第三款關于充分公開的要求。

值得一提的是，該案再審判決明確了專利說明書充分公開的判斷標準，并合理平衡了公共利益保護和創(chuàng)新激勵二者的關系。對指導創(chuàng)新主體把握人工智能等新業(yè)態(tài)領域?qū)＠f明書的充分公開判斷標準，保護企業(yè)自主創(chuàng)新成果，助力中國加強關鍵領域自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造和儲備具有重要意義。

【專家點評】

實施好專利授權(quán)和專利確權(quán)“說明書充分公開”的攻守之道

三大焦點問題

趙禮杰

第一，要明確中國現(xiàn)行法律對專利說明書充分公開的要求。

專利法第二十六條第三款規(guī)定：“說明書應當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準?！薄秾＠麑彶橹改希?010）》第二部分第二章第2.1節(jié)規(guī)定了說明書應當滿足的要求：說明書對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，應當達到所屬技術(shù)領域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)的程度。也就是說，說明書應當滿足充分公開發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷囊?；說明書的內(nèi)容應當清楚，具體應滿足主題明確、表達準確；完整的說明書應當包括有關理解、實現(xiàn)發(fā)明或?qū)嵱眯滦退璧娜考夹g(shù)內(nèi)容；所屬技術(shù)領域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)，是指所屬技術(shù)領域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預期的技術(shù)效果。

本案爭議焦點在于“專利說明書對游戲服務器的記載是否滿足充分公開的要求”。對此，最高人民法院、國家知識產(chǎn)權(quán)局、北京市第一中級人民法院與北京市高級人民法院作出了截然不同的認定。前三者均認為說明書對游戲服務器的記載符合專利法提到的“充分公開”，而北京市高級人民法院則認為專利說明書未充分公開如何實現(xiàn)專利限定的游戲功能。

第二，何為“所屬技術(shù)領域的技術(shù)人員”？

基于專利法第二十六條第三款以及《專利審查指南（2010）》的前述有關規(guī)定可知，專利說明書是否充分公開，判斷主體是“所屬技術(shù)領域的技術(shù)人員”，判斷標準是“所屬技術(shù)領域的技術(shù)人員是否能夠?qū)崿F(xiàn)”。因此，對“所屬技術(shù)領域的技術(shù)人員”的界定，對于“充分公開與否”的判斷至關重要。

根據(jù)《專利審查指南（2010）》第二部分第四章的規(guī)定可見，所屬技術(shù)領域的技術(shù)人員是一種假設的人，這個假設的人既不是專利審查員，也不是法官、技術(shù)調(diào)查官，更不是該領域的某個具體的技術(shù)人員。只有充分理解和把握該指南對所屬技術(shù)領域的技術(shù)人員的界定，才能客觀判斷說明書是否充分公開。

第三，本案中“游戲服務器”是否已經(jīng)充分公開？

本案的爭議焦點在于專利說明書對游戲服務器的記載是否滿足充分公開的要求。北京市高級人民法院認為，根據(jù)該專利授權(quán)歷史檔案，小i機器人認可游戲服務器功能是該專利具備創(chuàng)造性的重要原因，該專利說明書對于游戲服務器與聊天機器人的其他部件如何連接完全沒有記載，因此，未充分公開如何實現(xiàn)該專利限定的游戲功能。最高人民法院則對此給出了指導性意見，最終認定，該專利涉及游戲服務器的技術(shù)方案符合專利法關于充分公開的要求。

合理平衡公共利益保護和創(chuàng)新激勵

“以公開換保護”是專利制度的基本原則，判斷作為專利申請的技術(shù)方案是否已經(jīng)充分公開，是專利審查和訴訟中的疑難問題，也是專利領域不容回避的重要問題。專利法于1984年頒布，至今已近40年，而實務界對于專利說明書是否充分公開的討論和爭議從未停止。

對于在專利申請過程中被專利申請人聲稱為發(fā)明點，但在無效程序中未被視為發(fā)明點的技術(shù)特征，如何判斷其是否充分公開，在“小i機器人發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求行政糾紛案”再審作出判決之前，我國司法實踐中也沒有形成結(jié)論。

無疑，這是一個教科書式的經(jīng)典案例，最高人民法院在合理平衡公共利益保護和創(chuàng)新激勵二者關系的基礎上，明確了專利說明書充分公開的司法判斷標準：本領域普通技術(shù)人員根據(jù)專利說明書的記載就可以實現(xiàn)的技術(shù)內(nèi)容，應認定符合專利法對充分公開的要求；對于不是區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)方案，說明書可以不作詳細描述。

企業(yè)應科學把握專利充分公開標準

專利訴訟是企業(yè)間一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭，也是一把雙刃劍，運用得好壞直接影響企業(yè)發(fā)展?！靶機器人發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求行政糾紛案”對于企業(yè)的專利申請與專利無效宣告都具有重要意義。

一方面，從專利申請角度而言，作為專利申請人，企業(yè)應當充分意識到專利說明書充分公開的重要性，科學把握專利充分公開的標準，極力確保每一個專利申請均滿足專利法對充分公開的要求。對于專利的發(fā)明點，在專利說明書中的記載應當達到所屬技術(shù)領域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)的程度，盡量避免因說明書公開不充分導致專利申請無法被授權(quán)，或者授權(quán)專利在無效宣告程序中因公開不充分被宣告無效。

在專利申請文件的準備過程中，企業(yè)應當厘清權(quán)利要求中的各個技術(shù)特征是否為發(fā)明點。對于發(fā)明點相關技術(shù)特征，應當在說明書中充分記載，以促使本領域技術(shù)人員據(jù)此能夠?qū)崿F(xiàn)相應的技術(shù)方案。而對于非發(fā)明點相關技術(shù)特征則可以簡要描述，以提高申請文件的撰寫效率。

另一方面，在實踐中，專利無效程序多被專利權(quán)人的競爭對手用來反擊專利侵權(quán)指控。從專利無效的角度來看，作為無效宣告請求人，企業(yè)應當重視利用公開不充分的無效理由對目標專利發(fā)起無效宣告請求，重視對目標專利說明書是否充分公開的分析和論證，特別是對于發(fā)明點相關技術(shù)特征是否滿足充分公開應當進行深入全面分析，不能放棄任何公開不充分的蛛絲馬跡。如果發(fā)現(xiàn)專利說明書對發(fā)明點的公開不充分，無效宣告請求人應抓住機會對該專利施以“致命一擊”。

總之，無論是作為專利申請人，還是專利無效宣告請求人，企業(yè)都應當對專利說明書是否充分公開給予足夠的重視，參照最高人民法院對“小i機器人發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求行政糾紛案”一案所明確的說明書充分公開判斷標準，實施好專利授權(quán)和專利確權(quán)案件的攻守之道。

（責編惠寧寧）