謝曉玲

(中共中山市委黨校,廣東中山528400)

專利侵權訴前禁令是指人民法院為及時制止正在實施或即將實施的侵害專利權人及利害關系人的合法權益的行為,在起訴前根據(jù)當事人申請頒發(fā)的一種禁止或限制行為人從事某種行為的強制命令。我國2001年修改的《中華人民共和國專利法》(以下簡稱《專利法》)增設了這一規(guī)定,隨后最高人民法院又專門制定《關于訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》),這意味著專利訴前禁令制度在我國的建立。雖然我國《專利法》在2008年進行了第三次修改,但相關規(guī)定并沒有變化,再加上我國民事訴訟法也沒有與之相應的規(guī)定,法院審理專利訴前禁令案件中遇到了如何準確、有效適應的難題。

一、法院準確、及時地審查發(fā)出訴前禁令難的問題

根據(jù)《專利法》第66條規(guī)定法院要對專利訴前禁令申請在48小時內(nèi)進行審查,并決定是否發(fā)出訴前禁令,在實踐中法院較難,因要在48小時內(nèi)判斷行為人的行為是否侵權和損失大小較難。在知識產(chǎn)權侵權案中有些如假冒商標、盜版等案件好判斷,處理起來比較容易。但專利侵權案件較難辨認,主要表現(xiàn)在法官無法判斷專利權是否穩(wěn)定、法官無法判斷是否有現(xiàn)有技術存在因而可以以現(xiàn)有技術抗辯、無法很準確理解專利權保護范圍,因而對被控侵權產(chǎn)品是否落入保護范圍存有疑慮。為慎重起見,法院沒有十足的把握不會發(fā)出禁令,因此禁令最終被法院采納、執(zhí)行的并不多見。以北京市為例,“我市法院受理的知識產(chǎn)權訴前臨時措施案件較少,而實際裁定采取訴前臨時措施的案件更少。據(jù)統(tǒng)計,截至2006年6月,在我市法院受理的26件知識產(chǎn)權訴前臨時措施申請中,只有2件申請被裁定采取訴前停止侵權行為的措施,僅占7.69%,且該2件案件均為商標權糾紛”。[1]403其主要原因:一是專利的技術性太強,而法官又受專業(yè)知識限制。專利技術領域,尤其是高端技術領域,只有這方面的專家才能準確判斷。沒有掌握高深的專業(yè)知識和豐富審判經(jīng)驗的法官是無法及時準確頒發(fā)專利訴前禁令,專利權保護的技術方案只有這個技術領域的專業(yè)人士才能理解保護范圍的真正實質(zhì)內(nèi)容。目前我國專利侵權案件由法院知識產(chǎn)權庭的法官審理,法官除了要審理涉及專利權案件外,還要審理大量涉及商標權和著作權的案件,他們沒有足夠的精力和時間來深入研究專利侵權案件中的專業(yè)技術問題,很難真正理解專利技術方案,在判斷涉案產(chǎn)品技術是否落入保護范圍時容易存在偏差。二是專利訴前禁令適用條件過于嚴格,法院陷入兩難境地。根據(jù)我國《專利法》以及最高人民法院的《規(guī)定》,申請訴前禁令須符合兩個條件:申請人有證據(jù)證明他人正在實施或即將實施侵犯其知識產(chǎn)權的行為;如不及時制止會給申請人的合法權益造成難以彌補的損害。從操作層面看,這兩個條件對法院審查要求較嚴,既要滿足“有證據(jù)證明”的條件,還要滿足“損失難以彌補”條件。事實上,法院考慮禁令發(fā)出對被申請人的巨大影響,在審查時往往進行實質(zhì)性審查,這就有可能在48小時內(nèi)完成不了對證據(jù)及專利侵權案的損失的審查。如果嚴格遵循禁令期限規(guī)定,禁令發(fā)出又可能過于草率,容易出現(xiàn)錯誤。[2]這兩條件只是個原則、抽象規(guī)定,不利于法院操作。對證據(jù)的種類、證明方法及如何認定“難以彌補的損失”等都沒有明確規(guī)定,并未進一步規(guī)定適用的肯定性條件和否定性條件。司法實踐中,訴前禁令具有臨時性、緊急性特點,法院審查要迅速、及時,不能模棱兩可。目前法院法官普遍感到,發(fā)出訴前禁令要做到準確、及時難。三是我國專利穩(wěn)定性較差,法院錯發(fā)訴前禁令的可能性大。截至2008年6月底,“我國專利授權總量為228.0816萬件,國內(nèi)195.4206萬件,占授權總量的85.7%;發(fā)明專利授權、實用新型專利授權和外觀設計專利授權分別占授權總量的17.8%、46.8%和35.4%?！盵3]由此看出,實用新型專利和外觀設計專利占專利總量的超過80%,但這兩類專利的批準采用登記制,不進行實質(zhì)性審查,很多不具有“三性”的技術被授予了專利權,又容易由于缺乏“三性”而被依法無效,導致專利權的穩(wěn)定性差。法院裁定被申請人訴前停止侵權行為后,該專利權卻有可能被中國專利復審委員會宣告無效。解決問題的辦法:首先要解決法院對侵權行為技術判斷難的問題。要提高法官專利訴前禁令專業(yè)審查能力,可采取以下措施:為從長計議,可借鑒德國設立專門的專利法院的經(jīng)驗,建議我國盡快建立專門專利法院,實現(xiàn)審判工作的專業(yè)化;加強專業(yè)法官隊伍建設,專業(yè)法官從化工、機械、電子等技術領域的專家或具有專利代理人資格的人員中選拔,他們需要有四到五年的專利訴訟經(jīng)驗;建立專利技術領域的專家人才庫,儲備專業(yè)人才;加強法官專業(yè)知識和審判能力的培訓。其次建議修改專利法,增設專利侵權訴前禁令頒發(fā)的否定條件,給法院以明確指引。可規(guī)定專利訴前禁令拒絕頒發(fā)的情形:①雙方對專利權有較大爭執(zhí);②雙方已有協(xié)商誠意;③如果申請人受到的損害可以以金錢來衡量,并得以金錢方式予以賠償,則作為不具有不可彌補的損害的認定。④專利權無效。⑤對公眾利益影響巨大。只要符合以上條件之一,法院將拒絕頒發(fā)訴前禁令。司法實踐中還可借鑒美國和德國經(jīng)驗,國內(nèi)法均未規(guī)定具體的適用標準情況下賦予法官以充分的自由裁量權。法院重點對專利侵權行為進行初步判斷,以及確認專利權的有效性,對“難以彌補的損害”條件只作輔助性、參考性條件考慮,這些措施可以確保法院發(fā)出禁令的及時性。

二、法院對專利侵權訴前禁令的擔保審查難的問題

申請訴前禁令當事人必須提供足額擔保,否則法院駁回其申請。這就意味著法院必須在48小時內(nèi)要對擔保進行全面審查確定,這是法院實踐中遇到的又一難題。法院短時間內(nèi)要對擔保形式及擔保的有效性審查較難。專利侵權訴前禁令擔保需要法院確定的因素太多:首先,要確定擔保形式,法院要在短時間內(nèi)在判斷分析侵權行為,同時還要比較分析確定適合某一案的擔保方式。其次,要確定擔保的有效性。對抵押、質(zhì)押、保證要審查擔保的有效性,就要對財產(chǎn)價值、保證人的保證能力進行審查,這需要較長的時間和較多的精力審查資料,又涉及相關職能部門對財產(chǎn)和機構的認定,例如以房產(chǎn)作抵押,法院要對房屋產(chǎn)權及價值進行確認,在一兩天內(nèi)完成很難。如果擔保方式是保證金,法院要確定保證金數(shù)額,而專利技術是無形財產(chǎn),法院短時間衡量其價值較難,自由裁量范圍太大,擔保數(shù)額沒有可以直接援引的計算標準,所以擔保金數(shù)量較難確定。如果以企業(yè)銷售收入來確定賠償數(shù)額,一般要通過企業(yè)的定貨量和企業(yè)生產(chǎn)設備生產(chǎn)的能力來定一個基本數(shù)額,而企業(yè)生產(chǎn)是一個動態(tài)過程,每日生產(chǎn)量都在變化,這個數(shù)額較難確定;雖然最高人民法院《規(guī)定》第6條規(guī)定“人民法院確定擔保范圍時,應當考慮責令停止有關行為所涉及產(chǎn)品的銷售收入,以及合理的倉儲、保管等費用;被申請人停止有關行為可能造成的損失,以及人員工資等合理費用支出;其他因素?！钡@些規(guī)定只是個原則,比較抽象,操作起來就不方便。況且,案件還沒有審理,法院無法認定被申請的產(chǎn)品的銷售收入及損失。由于《專利法》及司法解釋規(guī)定籠統(tǒng),抽象,法院確定擔保數(shù)額時沒有可以直接援引的計算標準。為此,司法實踐中法院較多現(xiàn)金擔保,較少采用其他擔保形式。解決辦法:建立以保證金為主,以其他擔保方式為輔的擔保制度。擔保形式根據(jù)不同禁令而設置?？山梃b英美衡平法中的禁令保證金規(guī)則,被錯誤下達禁令的被申請人獲得的全部損害賠償總和以保證金為上限。[4]如果被申請人由于法院錯誤發(fā)出禁令而實際遭受的損害數(shù)額低于保證金,則被請求人仍有權獲得該保證金作為損害賠償。如果法官濫用自由裁量權,上訴法院就可以推翻它。只有保證金作擔保,法院最容易審查,擔保效果最好。因此,解決訴前禁令保證金數(shù)額確定難的問題,建議由法律設定一個法定保證金。保證金的具體數(shù)額由法院根據(jù)被控侵權人因錯發(fā)禁令所遭受全部損害來確定。具體擔保金數(shù)額的設定最低標準為:涉及外觀設計專利的擔保金不低于30萬元、涉及實用新型專利的擔保金不低于50萬元、涉及發(fā)明專利的擔保金不低于100萬。

三、專利侵權訴前禁令案件審理期限過長的問題

我國專利法規(guī)定專利的有效性不屬法院審查范疇,如果被申請人提出無效宣告請求,法院有可能中止訴訟,等到中國專利復審委員會的無效審查決定出來后才能繼續(xù)審理。此類案件的審理期限一般都比較長,而且大多數(shù)的專利侵權案都要啟動無效審查程序。以南京中級人民法院為例,南京中院受理專利侵權案件因被告請求宣告無效而中止的實用新型和外觀設計專利案件數(shù)量多、時間長:“占全部專利案件的31%”、“中止時間最長的有10年以上,如原告成都黎明電器廠訴被告如臬無線電三廠專利侵權案”,南京市中級人民法院2005至2006年“中止案件一般均在1至2年左右”。[5]327涉及訴前禁令案件審理程序比普通民事案件的審理程序的期限要長很多。而《專利法》規(guī)定專利訴前禁令一旦發(fā)出就要立即執(zhí)行,不因提起復議或訴訟而中止執(zhí)行,根據(jù)最高人民法院的司法解釋規(guī)定停止侵犯專利權行為裁定的效力,一般應維持到終審法律文書生效時止。因此,專利訴前禁令頒發(fā)后,如果被申請人在法律規(guī)定的10天的復議期之內(nèi)沒有提出復議,而且申請人在法定期限內(nèi)提出民事訴訟已被法院受理,這個案件就進入民事訴訟程序。法院適用民事訴訟普通民事案件審理程序進行審理,訴前禁令一直要執(zhí)行到訴訟的終結(jié),一旦專利侵權行為不成立,造成的損失是巨大的。究其原因:一方面專利訴前禁令程序設置不科學。我國專利侵權訴前禁令規(guī)定在具有實體法性質(zhì)的《專利法》中,沒有完善的程序法對此專門規(guī)定。簡單地把訴前禁令視為被侵權人的一項實體請求權,沒有充分考慮其程序救濟特性。我國的專利侵權禁令制度只有訴前禁令一種形式,未根據(jù)案情的變化來設置禁令,導致訴前禁令既不能體現(xiàn)臨時性,又不能充分考慮程序的救濟性。訴前禁令發(fā)揮了作用,侵權行為已經(jīng)停止,訴前禁令卻不能立即解除;訴前禁令未發(fā)揮作用,侵權人繼續(xù)進行侵權行為,卻還是按訴前簡單程序來處理;還有一種情形是訴前專利權人或者利害關系人沒有充分意識到侵權行為的危害,在訴訟過程中才覺得有必要向法院請求發(fā)出的禁令,是否允許未作規(guī)定。這種一項訴前禁令持續(xù)到底的制度設計,未能很好地運用程序救濟的特性及時預防和有效糾正禁令錯誤,導致其在司法實踐中的適用率極低。另一方面,法院受案件審理范圍限制不審查專利無效案件。法院在審理專利侵權案的過程中,被控告侵權一方有提出專利權無效宣告請求的權利,一旦啟動專利權無效宣告審理程序,此時專利侵權案是否中止由法院自由裁定。如果法院不中止侵權案件的審理,就會造成法院判決專利侵權行為成立而專利是無效的鬧劇,嚴重損害法律的威信;如果法院中止侵權審理,專利無效案件由中國專利復審委員會負責審理,中國專利復審委員會是我國的行政機關,當事人對其決定不服又可以提起行政訴訟。此時專利侵權糾紛與專利無效糾紛適應民事訴訟程序和行政訴訟程序分別進行審理。同時,專利無效宣告案件經(jīng)過兩審后法院做出撤銷專利復審委員會無效宣告決定的判決,專利復審委員會可以以不同的理由或者事實再次做出和原被撤銷的無效宣告相同的決定,當事人仍可以上訴到法院,出現(xiàn)了“循環(huán)訴訟”的問題,訴訟將遙遙無期。針對上述問題,建議修改民事訴訟法,對專利訴禁令的種類進行科學分類,區(qū)分禁令在訴前和訴中的不同階段的作用。借鑒美國的經(jīng)驗,將禁令分為訴前禁令和訴中禁令兩類。[6]63～100與之相適應,禁令程序又分為訴前禁令程序和訴中禁令程序。再根據(jù)不同禁令種類分別設置訴前禁令程序和訴中禁令程序。明確規(guī)定訴前禁令有效期最長不超過10天。有效期到了訴前禁令就得解除。如當事人覺得有必要繼續(xù)停止專利侵權行為,可在訴前禁令有效期內(nèi)申請變更為訴中禁令,如被法院允許,則要賦予被申請人充分的救濟權利,尤其是被申請人的參與權。訴中禁令程序應包括:通知被申請方,聽取被申請方陳述、舉行聽證會,對雙方證據(jù)進行質(zhì)證,期限可持續(xù)到案件終結(jié);被申請人對頒發(fā)訴中禁令不服可以單獨上訴,上訴期間不停止裁定的執(zhí)行。至于訴訟終結(jié)后,專利侵權行為的停止問題,可以通過判決來確定。

[1] 北京市高級人民法院知識產(chǎn)權庭主編.知識產(chǎn)權訴訟實務研究[M].北京:知識產(chǎn)權出版社,2008.

[2] 和育東.試析專利侵權訴前禁令制度存在的問題[J].法學雜志,2009,(3).

[3] 劉曉斌.我國上半年專利申請量和授權量持續(xù)快速增長[EB/OL].中國知識產(chǎn)權報資訊網(wǎng).

[4] 孫海龍,姚建軍.中美兩國專利臨時禁令制度比較研究——以炬力公司申請對美國矽瑪特公司等侵犯專利權訴前禁令案為視角[J].中國專利與商標,2008,(3).

[5] 國家知識產(chǎn)權局條法司.專利法研究2006[M].北京:知識產(chǎn)權出版社,2007.

[6] 張廣良.知識產(chǎn)權民事訴訟熱點專題研究(中英對照)[M].北京:知識產(chǎn)權出版社,2009.