龍玄耀，張維克

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局 專利審查協(xié)作北京中心，北京 100190）

責(zé)任編輯:魏雨博

近年來，隨著電視技術(shù)的發(fā)展和專利保護思想的普及，電視技術(shù)領(lǐng)域的國內(nèi)申請一直呈增長趨勢。創(chuàng)維、TCL、長虹、海信、康佳等各大電視廠商對知識產(chǎn)權(quán)的保護越來越重視，專利申請的數(shù)量每年都在增加。另外，不少大學(xué)和研究所也都開始熱衷于申請專利。但是，在這幾年的審查實踐中，作者發(fā)現(xiàn)，許多國內(nèi)申請人對專利法的了解不夠，答復(fù)時對申請文件的修改和意見陳述都存在諸多不足之處，有些直接導(dǎo)致能夠授權(quán)的申請被駁回。

一件發(fā)明專利申請進入實質(zhì)審查階段后，其結(jié)果分為3種：授權(quán)、視撤或者駁回。一般來說，駁回是申請人最不愿意看到的。而且很多時候，一件申請被駁回并不意味著申請文件中沒有記載可以被授權(quán)的實質(zhì)性內(nèi)容，只是已經(jīng)符合駁回時機。也就是說，部分被駁回的案件，如果申請人的答復(fù)和修改恰當(dāng)，其實是能夠獲得授權(quán)的。因此，深入了解與駁回相關(guān)的知識對申請人來說非常重要，它能幫助申請人預(yù)判答復(fù)后被駁回的可能性，把握修改的方向，盡量避免被駁回。另外，申請被駁回之后，是否意味著該申請文件中記載的技術(shù)內(nèi)容已經(jīng)不可能獲得授權(quán)？這也是很多申請人的疑惑之處。為了解答這個疑惑，申請人有必要進一步了解駁回后的救濟程序。

針對以上問題，本文將結(jié)合法條和審查實踐，就駁回條款和時機、駁回后的救濟程序、申請人如何答復(fù)等方面進行分析，指出國內(nèi)申請人經(jīng)常出現(xiàn)的一些問題，為以后的申請人提供借鑒。

1 駁回相關(guān)法條介紹

《專利法》第三十八條規(guī)定：發(fā)明專利申請經(jīng)申請人陳述意見或者進行修改后，國務(wù)院專利行政部門仍然認(rèn)為不符合本法規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)予以駁回[1]?？梢钥闯觯g回的要件有兩點，一是“不符合本法規(guī)定”，二是“經(jīng)申請人陳述意見或者進行修改后”，只有同時滿足這兩點，才符合駁回時機，審查員才能進行駁回?！秾＠ā分袑τ谶@兩點的規(guī)定是綱領(lǐng)性的，其中“本法規(guī)定”具體指哪些規(guī)定，“經(jīng)申請人陳述意見或者進行修改后”這句話如何理解，在審查實踐中具體如何操作，在《專利法實施細(xì)則》和《專利審查指南》中進行了進一步的規(guī)定和解釋。

1.1 駁回條款

《專利法實施細(xì)則》第五十三條規(guī)定：依照專利法第三十八條的規(guī)定，發(fā)明專利申請經(jīng)實質(zhì)審查應(yīng)當(dāng)予以駁回的情形是指：（一）申請屬于專利法第五條、第二十五條規(guī)定的情形，或者依照專利法第九條規(guī)定不能取得專利權(quán)的；（二）申請不符合專利法第二條第二款、第二十條第一款、第二十二條、第二十六條第三款、第四款、第五款、第三十一條第一款或者本細(xì)則第二十條第二款規(guī)定的；（三）申請的修改不符合專利法第三十三條規(guī)定，或者分案的申請不符合本細(xì)則第四十三條第一款的規(guī)定的[2]。

以上即是《專利法》第三十八條中的“本法規(guī)定”所指的具體條款。也就是說，專利申請不符合上述條款中的任意一個，才有可能被駁回。

作者在這幾年的審查工作中，電視技術(shù)領(lǐng)域的案件共駁回了38個，主要涉及專利法第二十二條第三款、專利法第二十二條第二款、專利法第三十三條以及專利法第二條第二款這四個條款。其中涉及專利法第二十二條第三款即創(chuàng)造性的案件最多，所占比例達(dá)到了80%以上。雖然因為領(lǐng)域的不同涉及不同駁回條款的比例有所差別，但不管哪個領(lǐng)域，涉及創(chuàng)造性的駁回肯定是最多的。

發(fā)明專利申請的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步[1]。它也是申請人接觸最多、相對比較了解的一個條款。

1.2 駁回時機

《專利審查指南》第二部分第八章第6.1.1節(jié)規(guī)定：審查員在作出駁回決定之前，應(yīng)當(dāng)將其經(jīng)實質(zhì)審查認(rèn)定申請屬于專利法實施細(xì)則第五十三條規(guī)定的應(yīng)予駁回情形的事實、理由和證據(jù)通知申請人，并給申請人至少一次陳述意見和/或修改申請文件的機會。如果申請人對申請文件進行了修改，即使修改后的申請文件仍然存在用已通知過申請人的理由和證據(jù)予以駁回的缺陷，但只要駁回所針對的事實改變，就應(yīng)當(dāng)給申請人再一次陳述意見和/或修改申請文件的機會。但對于此后再次修改涉及同類缺陷的，如果修改后的申請文件仍然存在足以用已通知過申請人的理由和證據(jù)予以駁回的缺陷，則審查員可以直接作出駁回決定，無需再次發(fā)出審查意見通知書，以兼顧聽證原則與程序節(jié)約原則[3]。

實質(zhì)審查程序包括3大基本原則：請求原則、聽證原則和程序節(jié)約原則。駁回時機即是聽證原則和程序節(jié)約原則之間的一種平衡。為了給申請人聽證的機會，駁回所依據(jù)的事實、理由和證據(jù)應(yīng)當(dāng)在作出駁回決定之前告知過申請人。如果這種聽證是絕對的，那么只要申請人一直修改就永遠(yuǎn)無法駁回，因為駁回所依據(jù)的事實一直在變化。因此，為了兼顧程序節(jié)約原則，在審查實踐中，假如兩次修改都涉及同類缺陷，且修改后的申請文件仍然存在足以用已通知過申請人的理由和證據(jù)予以駁回的缺陷，就可以作出駁回決定。

接下來以創(chuàng)造性為例簡單解釋一下“事實、理由和證據(jù)”以及“駁回時機”。

具體案情：

一件申請包括1項獨立權(quán)利要求。

審查員在第1次審查意見通知書中指出權(quán)利要求1相對于對比文件1和對比文件2不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。

申請人答復(fù)一通時在權(quán)利要求1中加入了說明書中的一個特征A。

審查員在第2次審查意見通知書中繼續(xù)指出權(quán)利要求1相對于對比文件1和對比文件2仍然不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。

申請人答復(fù)二通時在權(quán)利要求1中加入了說明書中的一個特征B。

審查員以權(quán)利要求1相對于對比文件1和對比文件2不具備創(chuàng)造性為由駁回了該申請。

對于上述案件，在指出權(quán)利要求1相對于對比文件1和對比文件2不具備創(chuàng)造性時，其中的“事實”指的是權(quán)利要求1，審查意見中指出的對比文件1、2公開的特征以及權(quán)利要求1與對比文件1、2公開的特征之間的關(guān)系，證據(jù)指的是審查意見中所引用的對比文件1、2的具體部分，理由即是“專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性”。申請人答復(fù)一通時修改了權(quán)利要求1，雖然修改后的權(quán)利要求1相對于對比文件1、2的具體部分仍然不具備創(chuàng)造性（也就是說理由和證據(jù)沒有變），但由于權(quán)利要求1也就是事實發(fā)生了變化，因此不符合駁回時機。而申請人答復(fù)二通時再次修改后，權(quán)利要求1相對于對比文件1、2的具體部分仍然不具備創(chuàng)造性（即仍然存在足以用已通知過申請人的理由和證據(jù)予以駁回的缺陷），雖然此時事實仍然發(fā)生了變化，但已經(jīng)修改了兩次，則此時已經(jīng)符合駁回時機，可以直接作出駁回決定。

一般來說，如果申請人沒有對申請文件進行修改，通常都符合駁回時機。如果進行了修改，對于同一缺陷，通常要再給一次修改的機會。

1.3 駁回后的救濟程序

在實質(zhì)審查階段，申請文件被駁回，并不意味著這個案件的審查已經(jīng)結(jié)束。申請人可以啟動救濟程序，即向?qū)＠麖?fù)審委員會提出復(fù)審。

《專利法》第四十一條規(guī)定：專利申請人對國務(wù)院專利行政部門駁回申請的決定不服的，可以自收到通知之日起3個月內(nèi)，向?qū)＠麖?fù)審委員會請求復(fù)審[1]。

申請人在提復(fù)審時，可以根據(jù)情況來考慮是否對申請文件進行修改。比如，如果認(rèn)為實審員作出的決定有誤，可以不對申請文件進行修改，讓專利復(fù)審委員會進行判斷；如果認(rèn)為實審員作出的決定是正確的，則可以對申請文件進行修改以克服駁回決定中指出的缺陷。

除了復(fù)審之外，申請人還可以在原申請的基礎(chǔ)上提出分案申請，爭取獲得授權(quán)。

2 審查實踐分析

雖然駁回決定是由審查員作出，但一件申請是否被駁回并不是完全由審查員決定的，它與申請人的答復(fù)息息相關(guān)?？梢赃@么說，對于有些案件，申請人答復(fù)的好壞直接關(guān)系到其最終走向授權(quán)還是駁回。

2.1 修改時機的把握

在了解了駁回時機的前提下，申請人可以在答復(fù)時預(yù)先判斷被駁回的可能性，在駁回的風(fēng)險與權(quán)利要求保護范圍最大化之間達(dá)到平衡。

以創(chuàng)造性為例，申請人在答復(fù)時除了克服創(chuàng)造性的缺陷、盡量避免被駁回之外，還想使得獨立權(quán)利要求的保護范圍盡量大，以保護自己的權(quán)益。此時可以合理利用駁回時機。由于存在兩次修改的機會，申請人在答復(fù)時如果判斷此次修改后不會符合駁回時機，則可以選擇加入盡量少的特征，使得權(quán)利要求的保護范圍不會過小，同時在意見陳述中詳細(xì)論述獨立權(quán)利要求存在創(chuàng)造性的理由。這樣一方面即使審查員認(rèn)為權(quán)利要求仍然不具備創(chuàng)造性，但由于不符合駁回時機也不能駁回，另一方面通過與審查員的交流能夠獲知審查員的傾向性意見和態(tài)度，為第2次的修改打下基礎(chǔ)。反之，如果此次修改已經(jīng)符合駁回時機，那么就應(yīng)當(dāng)更加謹(jǐn)慎的進行。

在這里，特別要指出的一點是，駁回時所針對的權(quán)利要求是以項為基礎(chǔ)的。例如，權(quán)利要求書中包括獨立權(quán)利要求1和引用權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求2。審查員已經(jīng)評述過權(quán)利要求1～2均不具備創(chuàng)造性。如果申請人在答復(fù)時僅將從屬權(quán)利要求2加入權(quán)利要求1中，那么，新的獨立權(quán)利要求1實質(zhì)上就等同于原來的權(quán)利要求2，雖然表面上進行了修改，但實質(zhì)上并沒有變化，因此依然可以作出駁回決定。因此，某些時候，申請人可以考慮往獨立權(quán)利要求中加入說明書中的特征，這樣可以避免出現(xiàn)以上問題。從審查實踐來看，國外申請人往權(quán)利要求中加入說明書中的特征的情況比較常見，國內(nèi)申請人通常很少這么做。這也與申請文件的撰寫有關(guān)。很多國內(nèi)申請人在撰寫申請文件時，沒有足夠多的具體實施例支持，說明書的內(nèi)容與權(quán)利要求書的內(nèi)容一樣，缺少修改的余地。

2.2 意見陳述的撰寫

申請人在答復(fù)時，除了申請文件的修改之外，意見陳述的撰寫也很重要。特別是創(chuàng)造性問題，因為創(chuàng)造性的評述相對來說是比較主觀的，在事實認(rèn)定、結(jié)合啟示、公知常識的使用等方面都有爭議的余地。尤其是公知常識的使用，其通常是爭議的焦點。一個好的意見陳述能夠說服審查員同意你的意見，從而保護自己的權(quán)益。

在這一點上，以作者的審查實踐來看，國內(nèi)申請人與國外申請人相比存在相當(dāng)大的差距。國外申請人通常非常注重獨立權(quán)利要求的保護范圍，對審查意見中自己不認(rèn)同的地方，會在意見陳述中給出詳細(xì)的理由來說服審查員，而不會輕易往獨立權(quán)利要求中加特征。相反地，很多國內(nèi)申請人更注重授權(quán)這個結(jié)果，修改完全按照審查員的意見來進行，缺少自己的判斷，結(jié)果往往在獨立權(quán)利要求中加入大量特征，導(dǎo)致獨立權(quán)利要求的保護范圍過??；當(dāng)有不同意見時，也很少在意見陳述中給出有說服力的理由，因此也無法說服審查員而導(dǎo)致被駁回。

以創(chuàng)造性中公知常識的使用為例，一個好的意見陳述，首先應(yīng)當(dāng)具體指出哪些特征被審查員認(rèn)為是公知常識，并結(jié)合申請文件的記載分析這些特征所起到的作用，指出該特征不是公知常識以及使得權(quán)利要求具有創(chuàng)造性的理由，并可以進一步請審查員提供證據(jù)；而不是僅僅在意見陳述中簡單指出不同意該意見。對于某一些案件來說，意見陳述的好壞直接決定了其最終走向。

雖然審查員盡量做到成為一個本領(lǐng)域技術(shù)人員，但不可否認(rèn)的是，不可能對每個案子都做到這一點。申請人對于自己的申請文件是最了解的。而且，申請人也有這個義務(wù)和權(quán)利通過意見陳述與審查員溝通，以得到更準(zhǔn)確、穩(wěn)定的審查結(jié)果。

2.3 原始申請文件的撰寫

有些案件的缺陷是可以通過修改來克服的，但有些案件的缺陷是原始申請文件的撰寫導(dǎo)致的，很難通過修改來克服，從而導(dǎo)致被駁回。在電視技術(shù)領(lǐng)域中，某些大學(xué)或研究所的涉及視頻編碼方法的專利申請，在撰寫申請文件時，由于申請人的疏忽，經(jīng)常出現(xiàn)某些參數(shù)沒有定義或者某些步驟含糊不清的問題，這些問題容易導(dǎo)致說明書公開不充分，又無法通過修改來克服（修改時容易超范圍），從而最終走向駁回。另外，正如前文所提到的，很多國內(nèi)申請人在撰寫申請文件時，沒有足夠多的具體實施例支持，說明書的內(nèi)容與權(quán)利要求書的內(nèi)容一樣，缺少修改的余地。

2.4 救濟程序的利用

根據(jù)作者近幾年的審查實踐，在電視技術(shù)領(lǐng)域，駁回的案件總共38個，其中國外案件18個，所占比例為47.4%，國內(nèi)案件20個，所占比例為52.6%。在這38個被駁回的案件中，有16個案件提出復(fù)審，其中國外的案件就占了12個，所占比例達(dá)到75%；而在國內(nèi)申請人提出復(fù)審的4個案子中，還有兩個申請人是TW的。從這兩個數(shù)據(jù)明顯可以看出，國外申請人對于駁回后救濟程序的利用更加頻繁，對于自己的權(quán)利寸土必爭，而國內(nèi)申請人駁回后提復(fù)審的相對較少。在駁回后，如果申請人對駁回決定不服或者認(rèn)為能通過修改來克服駁回所指出的缺陷，則可以考慮利用復(fù)審程序，而不是輕易放棄自己的權(quán)利。

另外，除了復(fù)審之外，分案也是可以利用的一個救濟手段。

3 總結(jié)

通過以上分析可以看出，一件專利申請是否被駁回除了其本質(zhì)上是否包括可以被授權(quán)的實質(zhì)性內(nèi)容外，與申請人的答復(fù)也有很大關(guān)系。因此，深入了解駁回相關(guān)條款，認(rèn)真分析審查員的審查意見，把握修改的時機，作出合理的修改和有說服力的意見陳述，將有助于申請人保護自己的權(quán)益，盡可能的避免駁回。

[1]中華人民共和國專利法(2008修正)[EB/OL].[2012-6-25].http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/fljxzfg/200812/t20081230_435796.html.

[2]中華人民共和國專利法實施細(xì)則(2009)[EB/OL].[2012-6-20].http://wenku.baidu.com/view/4f049e176edb6f1aff001f3e.html.

[3]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.