曹軼樂，陳榮華

（國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局 專利審查協(xié)作北京中心通信發(fā)明審查部，北京 100190）

1 圖像通信簡介

本文中“圖像通信”一詞來源于國際專利分類（IPC）體系中的H04N小類，其定義為圖像的近距離或遠(yuǎn)距離傳輸，及它們永久性或非永久性的重現(xiàn)，其方法包括圖像的掃描和恢復(fù)個(gè)別像素的方法來重現(xiàn)整個(gè)圖像畫面的兩個(gè)步驟；同時(shí)還包括用于傳輸或重現(xiàn)任意組成的圖像或圖形的系統(tǒng)，以及專用于處理圖像通信信號(hào)，例如電視信號(hào)的電路。

利用國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的檢索專用系統(tǒng)“S系統(tǒng)”進(jìn)行初步的檢索后發(fā)現(xiàn)，截至目前，圖像通信領(lǐng)域的公開量已經(jīng)超過11.7萬件，在近10年中逐年遞增，2008年增幅甚至達(dá)到近17.5%。上述公開的案件中有約80%為發(fā)明專利申請(qǐng)。

在發(fā)明專利的實(shí)質(zhì)審查過程中，為了使權(quán)利要求的保護(hù)范圍與發(fā)明人對(duì)現(xiàn)有技術(shù)所作出的貢獻(xiàn)相一致，審查員經(jīng)常在審查意見通知書中引用一篇或多篇對(duì)比文件，來評(píng)述某些或全部權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性。申請(qǐng)人在接到上述通知書后，需要在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)的意見陳述，進(jìn)行修改或陳述相關(guān)權(quán)利要求具備創(chuàng)造性的理由。然而，在審查實(shí)踐中，部分申請(qǐng)人關(guān)于創(chuàng)造性意見的的答復(fù)意見無法被審查員接受，導(dǎo)致申請(qǐng)案件因權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性而被駁回。

產(chǎn)生上述不利于申請(qǐng)人的最終審查結(jié)論的原因，部分是由于申請(qǐng)的技術(shù)水平較現(xiàn)有技術(shù)較低導(dǎo)致，還有部分是因?yàn)樯暾?qǐng)人對(duì)《專利法》[1-2]所規(guī)定的創(chuàng)造性以及審查員對(duì)創(chuàng)造性的分析方式不了解造成。故此申請(qǐng)人有必要明晰創(chuàng)造性的定義，并熟悉審查員判斷權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性的分析方式和標(biāo)準(zhǔn)，從而能夠針對(duì)審查員的通知書，進(jìn)行有的放矢的意見陳述，說服審查員使申請(qǐng)向授權(quán)的方向繼續(xù)審查。

基于上述問題，本文首先簡要介紹《專利法》規(guī)定的創(chuàng)造性的定義，同時(shí)對(duì)審查員判斷創(chuàng)造性所采用的“三步法”進(jìn)行說明；然后介紹幾個(gè)有代表性的意見陳述的案例，分析其不易被審查員認(rèn)可的原因；結(jié)合上述的分析過程，給出幾個(gè)有利于申請(qǐng)人關(guān)于創(chuàng)造性答復(fù)的方式的建議；最后對(duì)本文做一個(gè)小結(jié)。

2 創(chuàng)造性分析過程

《專利法》第二十二條第三款規(guī)定：發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。在審查員發(fā)出的關(guān)于創(chuàng)造性審查意見的通知書中，更多的是引用申請(qǐng)日前公開的現(xiàn)有技術(shù)作為對(duì)比文件，評(píng)述權(quán)利要求的技術(shù)方案不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。其中突出的實(shí)質(zhì)特點(diǎn)在《專利審查指南》[3]中的相關(guān)定義為：“發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，是指對(duì)所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。如果發(fā)明是所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或有限次實(shí)驗(yàn)可以得到的，則該發(fā)明是顯而易見的”。

上述規(guī)定中，判斷一個(gè)權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性主體，是一個(gè)假設(shè)的“所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員”，《專利審查指南》中規(guī)定該假設(shè)的技術(shù)人員“知曉申請(qǐng)日前所屬領(lǐng)域的普通技術(shù)知識(shí)，能夠獲知該領(lǐng)域的所有現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前的常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力，但他不具有創(chuàng)造能力。如果所要解決的技術(shù)問題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段，他也應(yīng)具有從該其他技術(shù)領(lǐng)域中獲知該申請(qǐng)日或優(yōu)先權(quán)日之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識(shí)和常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力”。

而突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的判斷方法，則是使用大家通常說的“三步法”，即1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；2）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。上述分析過程中的第一步比較客觀，只要進(jìn)行權(quán)利要求與對(duì)比文件的技術(shù)特征進(jìn)行一一對(duì)比即可；第二步中的區(qū)別技術(shù)特征也容易通過上述對(duì)比得知。而申請(qǐng)人與審查員爭議比較大的則集中反映在第二步中的“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”和第三步技術(shù)方案是否顯而易見的判斷。

上述三步法的分析過程時(shí)審查員在判斷一個(gè)權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性所采用的最基本的審查基準(zhǔn)，申請(qǐng)人應(yīng)詳細(xì)了解其判斷的具體過程，才能與審查員在相同的思維模式下進(jìn)行客觀的意見交流，以使所申請(qǐng)的權(quán)利要求符合《專利法》所規(guī)定的創(chuàng)造性。

3 案例介紹與分析

下面通過幾類比較典型的申請(qǐng)人對(duì)創(chuàng)造性意見陳述的案例，來說明審查員與申請(qǐng)人之間在對(duì)權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性所采用的不一致分析過程。

【案例1】一種高清電視接收機(jī)——意見陳述中無實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。

申請(qǐng)人答復(fù)審查意見通知書時(shí)并未對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，僅陳述如下意見：“審查意見指出，權(quán)利要求1是無需付出創(chuàng)造性的勞動(dòng)就能實(shí)現(xiàn)的。采用的上述方法都是本領(lǐng)域的技術(shù)人員容易想到的，申請(qǐng)人不能認(rèn)同。因?yàn)?，審查指南并沒有明確指出發(fā)明的創(chuàng)造性必須要付出了創(chuàng)造性的勞動(dòng)得到以后才具有創(chuàng)造性，申請(qǐng)人認(rèn)為審查員可能混淆了創(chuàng)造性的概念，這是申請(qǐng)人不能認(rèn)同的”。

本案為個(gè)人申請(qǐng)，申請(qǐng)人的意見陳述中，僅僅從法理的角度分析了付出創(chuàng)造性勞動(dòng)與創(chuàng)造性之間的關(guān)系，而忽略了技術(shù)方案是否顯而易見的討論。對(duì)于此類意見陳述，因?yàn)椴⑽磳?duì)權(quán)利要求的技術(shù)特征進(jìn)行相應(yīng)的分析，也未對(duì)權(quán)利要求與對(duì)比文件之間進(jìn)行特征對(duì)比，更未對(duì)對(duì)比文件之間是否具有結(jié)合啟示進(jìn)行反駁。此時(shí)審查員必然會(huì)認(rèn)為該意見陳述對(duì)權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性并沒有進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的辯解，具體的操作會(huì)從法理的角度告知申請(qǐng)人創(chuàng)造性三步法的判斷方式，同時(shí)得出申請(qǐng)人意見陳述無法被接受的結(jié)論，最后將申請(qǐng)駁回。

本案提示：申請(qǐng)人在意見陳述時(shí)，應(yīng)該利用與三步法類似的步驟，從權(quán)利要求技術(shù)特征與對(duì)比文件技術(shù)特征之間的關(guān)系、結(jié)合啟示等各個(gè)角度來陳述權(quán)利要求具備創(chuàng)造性的理由，而不能僅僅從法理、審查員的筆誤、細(xì)微的邏輯錯(cuò)誤等方面進(jìn)行答復(fù)。

【案例2】一種提示電視機(jī)軟件升級(jí)的方法——意見陳述中認(rèn)為領(lǐng)域不同。

申請(qǐng)人的意見陳述為：“申請(qǐng)人認(rèn)為對(duì)比文件3與本申請(qǐng)權(quán)利要求1記載的技術(shù)方案屬于不同的技術(shù)領(lǐng)域，對(duì)比文件3為總配線架外線工頻入侵檢測(cè)方法及裝置，屬于通信、電話技術(shù)領(lǐng)域，而本申請(qǐng)屬于電視機(jī)技術(shù)領(lǐng)域。所以審查意見將對(duì)比文件1（電視機(jī)領(lǐng)域）與對(duì)比文件3（非電視機(jī)技術(shù)領(lǐng)域）的某些特征結(jié)合評(píng)判本申請(qǐng)之創(chuàng)造性，這是不符合審查指南之相關(guān)規(guī)定”。同時(shí)提到本申請(qǐng)是控制電視機(jī)電源指示燈的閃爍，與對(duì)比文件3的方案不同。

申請(qǐng)人認(rèn)為本案與對(duì)比文件之間并不屬于相同的領(lǐng)域，自然不具有結(jié)合啟示，所以其權(quán)利要求具備創(chuàng)造性。但是申請(qǐng)人在分析中，顯然忽略了創(chuàng)造性三步法的判斷過程是由“所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員”來進(jìn)行的。前文曾經(jīng)提到，所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員在有需要的情況下，具備從其他技術(shù)領(lǐng)域中獲知現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識(shí)和常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力。也有是說，在面臨技術(shù)問題時(shí)，如果其他領(lǐng)域具備解決技術(shù)問題的技術(shù)手段，這個(gè)假設(shè)的技術(shù)人員則有能力獲取該技術(shù)手段來使本申請(qǐng)的技術(shù)方案顯而易見。

具體到本案，首先對(duì)比文件3雖然屬于通信領(lǐng)域，但通信領(lǐng)域與電視機(jī)技術(shù)領(lǐng)域?qū)儆谙嘟I(lǐng)域，其次兩個(gè)領(lǐng)域中對(duì)指示燈的控制是相通的。所以對(duì)比文件3盡管是屬于通信領(lǐng)域，但是將其中控制指示燈閃爍的方案應(yīng)用到對(duì)比文件1的電視領(lǐng)域是所屬領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的。

本案提示：在意見陳述中，不能忽視所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員從相近領(lǐng)域獲取現(xiàn)有技術(shù)的能力。在所要解決的技術(shù)問題能夠促使所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段時(shí)，則不能僅僅因?yàn)轭I(lǐng)域差異來反駁審查員的創(chuàng)造性的結(jié)論。

【案例3】控制系統(tǒng)及遙控器的查找方法——利用說明書中的特征來限定權(quán)利要求。

申請(qǐng)人在意見陳述中認(rèn)為：“相對(duì)于對(duì)比文件1，本申請(qǐng)的權(quán)利要求1所限定的控制系統(tǒng)可以設(shè)置多個(gè)操作模式，此點(diǎn)，雖然未明確記載在權(quán)利要求中，但基于說明書可以用來解釋權(quán)利要求的理論，申請(qǐng)人認(rèn)為可以由本申請(qǐng)的通篇說明書以及說明附圖得出此技術(shù)效果”。

上述意見的實(shí)質(zhì)即為說明書中的特征能夠解釋并限定權(quán)利要求的技術(shù)方案。在審查階段，審查員一般不會(huì)接受此類陳述意見。因?yàn)楦鶕?jù)專利法第五十九條第一款的規(guī)定：“發(fā)明專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書和附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”。一般情況下，如果所屬領(lǐng)域技術(shù)人員從其技術(shù)特征中即能清楚判斷權(quán)利要求的保護(hù)范圍時(shí)，則不允許引入說明書的相關(guān)特征來對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行解釋和限定。而僅僅在權(quán)利要求中的技術(shù)特征導(dǎo)致所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員的技術(shù)人員無法清楚的判斷其保護(hù)范圍時(shí)，才能使用說明書中的特征來限定權(quán)利要求，但審查員此時(shí)會(huì)要求申請(qǐng)人將說明書中的特征增加至權(quán)利要求中，以免在后續(xù)的司法程序中對(duì)權(quán)利要求的保護(hù)范圍時(shí)產(chǎn)生疑問。

具體到本案，因所述領(lǐng)域的技術(shù)人員對(duì)權(quán)利要求1中的“控制系統(tǒng)”并無任何疑義，申請(qǐng)人聲稱的“控制系統(tǒng)可以設(shè)置多個(gè)操作模式”并未記載在權(quán)利要求1中，因此無法限定該權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

本案提示：因權(quán)利要求的保護(hù)范圍在一般情況下僅僅由其記載的技術(shù)特征來確定，申請(qǐng)人不應(yīng)該陳述說明書中的技術(shù)方案相對(duì)現(xiàn)有技術(shù)具備創(chuàng)造性，這是與專利法第五十九條第一款的規(guī)定背道而馳的。

【案例4】基于量化步長的零塊閾值確定方法及零塊預(yù)先判斷方法——強(qiáng)調(diào)某技術(shù)特征具備技術(shù)效果。

申請(qǐng)人在意見陳述書中強(qiáng)調(diào)權(quán)利要求1、4具備創(chuàng)造性的理由是：權(quán)利要求1、4與對(duì)比文件1、2的區(qū)別特征為“采用碼率為384 kbit/s，foreman.cif測(cè)試流進(jìn)行確定”，該區(qū)別特征說明了該方法采用384 kbit/s，foreman.cif測(cè)試流進(jìn)行確定時(shí)效果較好。

在創(chuàng)造性的判斷過程中，如果一項(xiàng)發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果，則該發(fā)明具備創(chuàng)造性。但是上述判斷方式適用于例如選擇發(fā)明、轉(zhuǎn)用發(fā)明、新用途和要素變更等類型的發(fā)明判斷。如果申請(qǐng)人認(rèn)為自己的發(fā)明屬于上述類型之一，且在原始申請(qǐng)文件中采用例如給出實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)等方式給予相應(yīng)的證明，則可以認(rèn)為發(fā)明具備創(chuàng)造性。但是本案中，申請(qǐng)人在原始說明書中對(duì)選擇實(shí)驗(yàn)條件及效果的記載僅為如下簡單的內(nèi)容：

“[0103]實(shí)驗(yàn)條件：碼率為384 kbit/s，foreman.cif測(cè)試流。把由本發(fā)明計(jì)算所得的全零塊閾值運(yùn)用的pskip判斷的模塊進(jìn)行優(yōu)化，可以獲得較好的視頻圖像質(zhì)量?！?/p>

故此審查員根據(jù)說明書的簡單記載以及對(duì)本領(lǐng)域知識(shí)的認(rèn)知，不認(rèn)可其預(yù)料不到的技術(shù)效果。具體審查的意見如下：采用具體什么參數(shù)的測(cè)試流完全可以由本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)具體情況自由選擇，且其參數(shù)的獲取完全可以根據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員所掌握的現(xiàn)有技術(shù)知識(shí)通過多次試驗(yàn)獲得，并不需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)。由此可知，申請(qǐng)人強(qiáng)調(diào)的權(quán)利要求1、4具備創(chuàng)造性的理由不能成立。

本案提示：如果申請(qǐng)人準(zhǔn)備采用“本發(fā)明具備預(yù)料不到的技術(shù)效果”這種方式來說明權(quán)利要求具備創(chuàng)造性，應(yīng)該在原始申請(qǐng)文件中記載相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，以強(qiáng)調(diào)其技術(shù)效果對(duì)所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員而言具備預(yù)料不到的技術(shù)效果。

4 建議

通過分析上面的幾個(gè)案例可以發(fā)現(xiàn)，申請(qǐng)人與審查員的思維并未處在平行線上，導(dǎo)致申請(qǐng)人的意見陳述不易被審查員接受。為了能夠使申請(qǐng)人的意見陳述更具備說服力，建議申請(qǐng)人在答復(fù)創(chuàng)造性以及在撰寫原始的說明書時(shí)做到以下幾點(diǎn)：

1）了解審查員創(chuàng)造性三步法的判斷過程，答復(fù)時(shí)也應(yīng)該利用三步法客觀地進(jìn)行技術(shù)特征是否公開、是否具備結(jié)合啟示的認(rèn)定，而得到權(quán)利要求具備創(chuàng)造性的結(jié)論；

2）對(duì)于結(jié)合啟示的分析，應(yīng)該用更多的篇幅去論證現(xiàn)有技術(shù)之間沒有結(jié)合啟示，例如區(qū)別特征的作用與對(duì)比文件中特征的作用不相同，或者即使作用相同卻存在結(jié)合障礙，或者給出了相反的教導(dǎo)等情況。

申請(qǐng)人同時(shí)要充分了解所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的能力；該能力包括能夠進(jìn)行常規(guī)實(shí)驗(yàn)、能夠去相近領(lǐng)域獲取現(xiàn)有技術(shù)等。而對(duì)一些特征是否為本領(lǐng)域解決某技術(shù)問題的公知常識(shí)，要站在所述領(lǐng)域的技術(shù)人員的高度判斷，而不能僅僅因?yàn)閷彶閱T引用的對(duì)比文件未公開，就得到該特征不是公知常識(shí)的結(jié)論。

3）了解權(quán)利要求的保護(hù)范圍由權(quán)利要求記載的特征限定，一般情況下權(quán)利要求的保護(hù)范圍與說明書所記載的技術(shù)方案無關(guān)；故此在意見陳述時(shí)，對(duì)于未記載在權(quán)利要求而記載在說明書中的技術(shù)特征，不應(yīng)陳述其未被對(duì)比文件公開，更不應(yīng)強(qiáng)調(diào)其作用。

4）原始申請(qǐng)文件在撰寫過程中，應(yīng)該記載與發(fā)明點(diǎn)相關(guān)的技術(shù)特征的作用、由該特征所產(chǎn)生的預(yù)料不到的技術(shù)效果，并給出相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)作為佐證，以作為日后與審查員交流的基礎(chǔ)。

在答復(fù)創(chuàng)造性意見時(shí)，申請(qǐng)人可能需要增加說明書中的技術(shù)特征來克服該缺陷，故此有必要在原始說明書的撰寫中，詳細(xì)記載那些有可能增加至權(quán)利要求的細(xì)微的技術(shù)改進(jìn)，同時(shí)對(duì)其作用、效果也要進(jìn)行必要的分析。

5 總結(jié)

本文在介紹創(chuàng)造性的定義和“三步法”的基礎(chǔ)上，分析了圖像通信領(lǐng)域中的幾個(gè)關(guān)于創(chuàng)造性意見陳述代表性案例，得到其不易被審查員接受的原因；最后結(jié)合上述的分析過程，在創(chuàng)造性答復(fù)方面給出幾個(gè)有利于申請(qǐng)人的建議，包括利用三步法分析權(quán)利要求具備創(chuàng)造性、了解所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的能力、權(quán)利要求的保護(hù)范圍由權(quán)利要求記載的特征限定以及在撰寫原始說明書時(shí)應(yīng)撰寫的更全面，利于證明權(quán)利要求具備創(chuàng)造性[4]。

[1]中華人民共和國專利法（2008修正）[EB/OL].[2012-08-02].http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/fljxzfg/200812/t20081230_435796.html.

[2]中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則（2010修訂）[EB/OL].[2012-08-02].http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/fljxzfg/201001/t2020100122_488461.html.

[3]中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南（2010）[EB/OL].[2012-08-02].http://219.239.26.3/download/9684714/36892187/3/pdf/20/202/1293923383572_714/sczn2010.pdf.

[4]尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011.