張素卿，龔錦玲

（國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局 專利審查協(xié)作北京中心，北京 100190）

創(chuàng)造性是衡量一件專利申請(qǐng)能否授權(quán)專利權(quán)的重要標(biāo)準(zhǔn)之一，其在專利法中的地位至關(guān)重要。創(chuàng)造性判斷理應(yīng)是客觀公正的，然而專利審查的特性決定了其必然包含一些主觀性的元素。如何使得創(chuàng)造性審查更加客觀公正一直是業(yè)內(nèi)人士努力的目標(biāo)。創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)的把握是極難的，其也是審查員與申請(qǐng)人持續(xù)爭論的焦點(diǎn)。

1 我國專利法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及其中的主觀性元素

我國《專利審查指南2010》[1]（以下簡稱指南）對(duì)創(chuàng)造性判斷采用“三步法”：1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；3）判斷要保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。

對(duì)于第3步，指南進(jìn)一步給出了判斷“是否顯而易見”的標(biāo)準(zhǔn)，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題）的啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。

而對(duì)于是否存在技術(shù)啟示，指南規(guī)定了三種特別情況，其中第i種情況通常最為引人關(guān)注：

所述區(qū)別特征為公知常識(shí)，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披漏的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段。

上述規(guī)定在多處體現(xiàn)了創(chuàng)造性判斷的主觀性元素：

1）根據(jù)區(qū)別特征確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，如果申請(qǐng)文件中對(duì)該區(qū)別特征的作用和所解決的技術(shù)問題沒有做明確詳細(xì)的記載，審查員和申請(qǐng)人會(huì)因?yàn)榱?chǎng)不同而產(chǎn)生分歧，進(jìn)而不能確定是否存在技術(shù)啟示；另外，區(qū)別特征是基于審查員所檢索的對(duì)比文件確定的，對(duì)比文件不同所認(rèn)定的區(qū)別特征也就不同，進(jìn)而所確定的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題也會(huì)隨之改變。

2）本領(lǐng)域技術(shù)人員，指南中對(duì)其定義如下：是指一種假設(shè)的人，“假定他知曉申請(qǐng)日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識(shí)，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力，但他不具有創(chuàng)造能力。很明顯，“本領(lǐng)域技術(shù)人員”是一個(gè)抽象的概念，在審查實(shí)踐中，創(chuàng)造性的評(píng)判是由一個(gè)個(gè)活生生的人來執(zhí)行的，這就必然會(huì)將其自身的知識(shí)背景和主觀想法引入其中，而這也是不可避免的。

3）公知常識(shí)，指南中對(duì)其的定義是開放式的，其可通過教科書、工具書等對(duì)其進(jìn)行佐證，但沒有明確具體哪些信息來源可作為公知常識(shí)的證據(jù)，甚至?xí)霈F(xiàn)為公眾所知的一些技術(shù)并未記載在任何文獻(xiàn)中，這很容易導(dǎo)致公知常識(shí)的濫用。

4）專利審查的特性決定了，審查員必然是在已經(jīng)獲知了發(fā)明內(nèi)容之后才對(duì)發(fā)明的創(chuàng)造性進(jìn)行判斷的，在進(jìn)行創(chuàng)造性判斷時(shí)，對(duì)發(fā)明內(nèi)容的了解必然會(huì)影響到判斷的結(jié)果，這也就是常說的“事后諸葛亮”。

由此可見，在創(chuàng)造性判斷中，主觀因素起到了不可忽視的作用，而這正是需要我們?cè)趯彶檫^程中盡量避免的。

下面我們通過實(shí)際案例來對(duì)主觀性元素在審查過程中的影響有一個(gè)更深刻的認(rèn)識(shí)。

【案例1】權(quán)利要求1.一種再現(xiàn)媒體內(nèi)容的方法，所述方法包括：接收主內(nèi)容；以第一顯示速率將所述主內(nèi)容顯示在顯示器的第一區(qū)域上；存儲(chǔ)來自所述主內(nèi)容的被標(biāo)識(shí)部分的重放內(nèi)容以便時(shí)移顯示所述主內(nèi)容；在所述顯示器的第二區(qū)域上以不同于所述第一顯示速率的第二顯示速率顯示所述重放內(nèi)容，所述重放內(nèi)容的所述顯示與所述主內(nèi)容的所述顯示同時(shí)發(fā)生；基于由用戶選擇的顯示所述重放內(nèi)容的持續(xù)時(shí)間和要被顯示的所述重放內(nèi)容的量來確定所述第二顯示速率。

對(duì)比文件1公開了一種媒體內(nèi)容再現(xiàn)方法，為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，權(quán)利要求1與對(duì)比文件1的區(qū)別特征為“基于由用戶選擇的顯示所述重放內(nèi)容的持續(xù)時(shí)間和要被顯示的所述重放內(nèi)容的量來確定所述第二顯示速率”。

對(duì)比文件2公開了用戶可以修改重放內(nèi)容的顯示速率。

現(xiàn)有技術(shù)中沒有公開或暗示用戶直接設(shè)置重放內(nèi)容的持續(xù)時(shí)間，由再現(xiàn)裝置計(jì)算速率的技術(shù)方案。

案例分析：對(duì)比文件2所公開的“由用戶設(shè)置重放速率”的技術(shù)特征可以說是媒體再現(xiàn)領(lǐng)域的一種慣用手段，例如，計(jì)算機(jī)、手機(jī)上的各種媒體播放器中往往具有“調(diào)整重放速率”的功能，即用戶直接通過調(diào)整重放速率來快速或慢速地進(jìn)行播放，但是所屬領(lǐng)域中并沒有公開或啟示“用戶直接設(shè)置持續(xù)時(shí)間，由再現(xiàn)裝置計(jì)算速率”的技術(shù)方案，即所屬領(lǐng)域存在“因?yàn)樯婕安シ潘俣?，所以由用戶直接調(diào)整速度”的技術(shù)慣例，而本發(fā)明恰恰是克服了上述技術(shù)慣例，在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用中非常便于用戶快速便捷地安排時(shí)間，能夠更加適應(yīng)現(xiàn)代人的快節(jié)奏生活，具有非常強(qiáng)的實(shí)際應(yīng)用性，具有意想不到的技術(shù)效果。因此，權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案具備創(chuàng)造性。

而如果對(duì)權(quán)利要求1的技術(shù)方案簡單地套用“三步法”，可能會(huì)得出完全相反的結(jié)論：

對(duì)比文件1公開了一種媒體內(nèi)容再現(xiàn)方法，權(quán)利要求1與對(duì)比文件1的區(qū)別特征為“基于由用戶選擇的顯示所述重放內(nèi)容的持續(xù)時(shí)間和要被顯示的所述重放內(nèi)容的量來確定所述第二顯示速率”（這里采用S=C÷T來表示持續(xù)時(shí)間T、量C和顯示速率S之間的關(guān)系）。對(duì)比文件2公開了用戶可以修改重放內(nèi)容的顯示速率，顯然，對(duì)于一段具有一定大小的重放內(nèi)容，用戶設(shè)定了其顯示速率，其顯示持續(xù)時(shí)間也就相應(yīng)地確定了，既然可以由用戶設(shè)定其顯示速率，那么也可以由用戶來設(shè)定其顯示持續(xù)時(shí)間。雖然對(duì)比文件2沒有明確公開上述區(qū)別特征，但本領(lǐng)域技術(shù)人員可以由對(duì)比文件2所公開的上述特征獲得啟示，即由對(duì)比文件2公開的T=C÷S很容易得到S=C÷T。因此，在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合對(duì)比文件2得到權(quán)利要求1的技術(shù)方案是顯而易見的，即權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

【案例2】[2]權(quán)利要求1.一種印刷設(shè)備，其特征是部件A采用不易變形的材料B。

說明書背景技術(shù)部分說明了現(xiàn)有印刷設(shè)備的缺陷是印刷時(shí)紙張跑偏，發(fā)明人發(fā)現(xiàn)紙張跑偏的原因是印刷機(jī)使用一段時(shí)間后其中的部件A產(chǎn)生變形。

對(duì)比文件1公開了類似的印刷設(shè)備，具有部件A，權(quán)利要求1要求保護(hù)的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別在于部件A使用材料B制造。

使用材料B制造的零部件具有更好的剛性或不易變形是公知常識(shí)。

現(xiàn)有技術(shù)中沒有公開或暗示印刷機(jī)使用一段時(shí)間后其中部件A產(chǎn)生變形會(huì)造成紙張跑偏。

案例分析：發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是克服“印刷時(shí)紙張跑偏”問題，引起“印刷時(shí)紙張跑偏”的根本原因是“部件A的變形問題”。雖然解決“部件A的變形問題”的技術(shù)手段非常簡單，但認(rèn)識(shí)該根本原因“部件A的變形”是不容易的，從而提出解決“部件A的變形問題”的技術(shù)手段對(duì)所屬領(lǐng)域技術(shù)人員來說是非顯而易見的，因此權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案具備創(chuàng)造性。

需要說明的是，如果對(duì)該案例簡單地套用“三步法”，也可能得出完全相反的結(jié)論：

對(duì)比文件1公開了一種印刷設(shè)備，權(quán)利要求1要求保護(hù)的技術(shù)方案與對(duì)比文件1現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別在于部件A使用材料B制造，由此確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題是部件A的變形問題。而對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，為防止部件變形，在一定的橫截面條件下使用不易變形的材料B制造是慣用的技術(shù)手段，因此在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上得到權(quán)利要求1的發(fā)明是顯而易見的，即權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

公知常識(shí)的引用所體現(xiàn)的主觀性已為審查員和申請(qǐng)人所熟知，這里不再舉例說明。

分析以上案例，可以很明顯看出，“三步法”標(biāo)準(zhǔn)看似簡單，但由于審查員和申請(qǐng)人立場(chǎng)不同，所掌握的背景知識(shí)和思維方式不同，對(duì)區(qū)別特征的作用和解決的技術(shù)問題，以及公知常識(shí)的認(rèn)定往往持不同觀點(diǎn)，在審查實(shí)踐中很容易產(chǎn)生較大的分歧。

2 建議

基于以上分析，筆者就如何使“創(chuàng)造性”判斷更加客觀提出一些自己的想法。

首先，需要明確的是，發(fā)明的技術(shù)方案簡單并不能說明沒有創(chuàng)造性，這一觀點(diǎn)也已在指南中多處作了例證，然而，面對(duì)申請(qǐng)文件和現(xiàn)有技術(shù)，審查員往往會(huì)忽略這一點(diǎn)。因此，審查員應(yīng)重視并盡可能客觀的評(píng)價(jià)區(qū)別特征的作用及其解決的技術(shù)問題，當(dāng)審查員在面對(duì)是否有技術(shù)啟示的困惑時(shí)，不妨和其他審查員多多交流，采取大多數(shù)的更為合理的意見，以最大程度削弱個(gè)人主觀性的影響。

其次，審查員對(duì)其所認(rèn)定的區(qū)別特征涉及公知常識(shí)的，應(yīng)盡可能給出其證據(jù)，例如，舉例說明該公知常識(shí)在日常生活或某一技術(shù)領(lǐng)域常見的應(yīng)用方式，或者引用多篇文獻(xiàn)進(jìn)行佐證。

再其次，建議申請(qǐng)人對(duì)其發(fā)明技術(shù)方案所能解決的技術(shù)問題，以及各主要技術(shù)特征所起的作用作盡可能詳細(xì)明確的記載，這些內(nèi)容會(huì)在后續(xù)的創(chuàng)造性判斷方面起到至關(guān)重要的作用。

最后，審查過程中審查員的主觀因素不可能完全避免，申請(qǐng)人可以采取針對(duì)性的意見答復(fù)策略，例如，1）在對(duì)審查員確定的技術(shù)啟示提出質(zhì)疑時(shí)，可以從以下角度進(jìn)行辯解：區(qū)別特征認(rèn)定是否合理；區(qū)別特征的作用及其解決的技術(shù)問題是否與本發(fā)明的本意有出入；除審查員認(rèn)定的作用及其解決的技術(shù)問題之外，區(qū)別特征是否還有相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)更有益的技術(shù)效果，這也許是本發(fā)明能否獲得專利權(quán)的關(guān)鍵；2）在對(duì)審查員認(rèn)定的公知常識(shí)及其證據(jù)提出質(zhì)疑時(shí)，可以提供證據(jù)說明目前解決該類技術(shù)問題常用的技術(shù)手段是什么；或者采用反證的方式，如將審查員認(rèn)定的技術(shù)手段應(yīng)用至所屬領(lǐng)域其他技術(shù)方案中，證明其不能實(shí)施或者極難實(shí)施，以說明該技術(shù)手段并非所屬領(lǐng)域技術(shù)人員常用的技術(shù)手段[3]。

以上是筆者個(gè)人的一些想法，如有不妥之處，敬請(qǐng)指正。

[1]中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南（2010）[EB/OL].[2012-08-02].http://219.239.26.3/download/9684714/36892187/3/pdf/20/202/1293923383572_714/sczn2010.pdf.

[2]中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.審查操作規(guī)程（2011）[EB/OL].[2012-08-02].http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2011/201104/t20110413_597578.html.

[3]尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011.