文 / 李擘 / 北京市集佳律師事務(wù)所上海分所律師

當(dāng)商標(biāo)遭遇“跨界打劫”幾種特殊的商標(biāo)侵害行為及其應(yīng)對(duì)策略

文 / 李擘 / 北京市集佳律師事務(wù)所上海分所律師

2013年，互聯(lián)網(wǎng)上流傳的一篇關(guān)于“跨界打劫”的文章很火，文章大意是說(shuō)：隨著互聯(lián)網(wǎng)改造傳統(tǒng)行業(yè)的大勢(shì)，無(wú)論你身處何種行業(yè)，隨時(shí)都有可能遭遇來(lái)自其他行業(yè)企業(yè)的“跨界打劫”，必須做好準(zhǔn)備積極應(yīng)對(duì)。在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，尤其是在商標(biāo)領(lǐng)域中，是否也存在著某種“跨界打劫”呢？答案是肯定的，企業(yè)的商標(biāo)，尤其是知名商標(biāo)，也無(wú)時(shí)無(wú)刻不面臨著“跨界打劫”的威脅。

一、什么是對(duì)商標(biāo)的“跨界打劫”？

要解答這個(gè)問(wèn)題，首先要知道商標(biāo)的“界”在哪里，也就是商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)的范圍在哪里。我們知道，商標(biāo)是一種在商業(yè)活動(dòng)中用于區(qū)分商品或者服務(wù)來(lái)源的標(biāo)識(shí)，按照基于尼斯分類的《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》（以下簡(jiǎn)稱“商品分類表”）中的商品類別來(lái)注冊(cè)并根據(jù)類似群組來(lái)保護(hù)的，每一個(gè)注冊(cè)商標(biāo)均有其明確的核定使用商品，而這也就是被授權(quán)的商標(biāo)專用權(quán)的范圍。商標(biāo)的“界”，除了商標(biāo)權(quán)本身的權(quán)利保護(hù)界限外，還體現(xiàn)在商標(biāo)權(quán)與其他不同的民事權(quán)利之間的界限，譬如商標(biāo)與商號(hào)、商標(biāo)與域名、商標(biāo)與商品的名稱、包裝、裝潢等等。

在侵害注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為中，我們可以把“假冒行為”形象地稱作為是對(duì)商標(biāo)權(quán)赤裸裸的“直接打劫”，而如果在非類似商品上注冊(cè)、使用與權(quán)利人相同或近似商標(biāo)的，或者在其他民事權(quán)利領(lǐng)域內(nèi)變相侵害權(quán)利人的商標(biāo)權(quán)的，這類行為就可以被稱作為是對(duì)商標(biāo)的“跨界打劫”。下面，我們結(jié)合一些案例來(lái)揭開(kāi)幾種典型的“跨界打劫”行為的面紗。

二、幾種典型的“跨界打劫”行為

1、商標(biāo)跨類“打劫”

故意在非類似商品上注冊(cè)、使用與權(quán)利人相同或近似的商標(biāo)，這類行為是一種非常典型的“跨界打劫”行為。例如，在GAP商標(biāo)惡意注冊(cè)案中，一家制造、銷售眼鏡產(chǎn)品的深圳公司故意在與第25類服裝商品非類似的第9類商品上申請(qǐng)注冊(cè)與全球著名服裝品牌公司GAP公司相同的“GAP”商標(biāo)。雖然在商品分類表中第9類與第25類并非類似商品，但是顯而易見(jiàn)如果聽(tīng)任該深圳公司的“GAP”眼鏡商標(biāo)獲得注冊(cè)，將會(huì)極大損害GAP公司的權(quán)益。又如，在世紀(jì)寶馬服飾商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案中，被告作為一家服飾企業(yè)，在其經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及生產(chǎn)、銷售的服飾產(chǎn)品（商品分類屬于第25類服裝等商品）上使用了與全球著名汽車制造商德國(guó)寶馬公司注冊(cè)在第12類“機(jī)動(dòng)車輛等”商品上的“BMW及圖”、“BMW”、“”商標(biāo)近似的商標(biāo)，造成了相關(guān)公眾對(duì)商品來(lái)源產(chǎn)生誤認(rèn)，損害了德國(guó)寶馬公司的權(quán)益。

2、商號(hào)“打劫”商標(biāo)

商號(hào)與商標(biāo)一樣，也是一種重要的商業(yè)標(biāo)識(shí)權(quán)利。在我國(guó)法律上，商號(hào)權(quán)主要體現(xiàn)為企業(yè)名稱權(quán)。現(xiàn)實(shí)中，將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號(hào)登記并在相同或者類似商品上突出使用、利用企業(yè)名稱權(quán)侵害他人商標(biāo)權(quán)的情況屢見(jiàn)不鮮。例如，在星源公司及上海統(tǒng)一星巴克有限公司訴上海星巴克咖啡館有限公司及其南京路分公司商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案中，被告上海星巴克咖啡館將與星源公司“星巴克”商標(biāo)相同的“星巴克”文字作為企業(yè)名稱中的字號(hào)進(jìn)行登記并使用。損害了原告的權(quán)益并構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。又如，杭州奧普電器有限公司訴武漢奧普浴霸有限公司等商標(biāo)侵權(quán)糾紛案、莎莎海外有限公司訴上海莎莎化妝品有限公司商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案，均屬于這種商號(hào)“打劫”商標(biāo)的情形。

3、域名“打劫”商標(biāo)

隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，企業(yè)域名越來(lái)越多地體現(xiàn)出它的商業(yè)標(biāo)識(shí)意義和作用，與此相應(yīng)的，將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字注冊(cè)為域名并通過(guò)該域名進(jìn)行相關(guān)商品交易的電子商務(wù)的行為，也開(kāi)始大量出現(xiàn)，大肆“打劫”商標(biāo)所有人的權(quán)益。例如，在杜邦公司訴北京國(guó)網(wǎng)信息有限責(zé)任公司侵犯商標(biāo)權(quán)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案中，被告惡意搶注含有杜邦公司“DUPONT”商標(biāo)的域名“dupont.com.cn”并進(jìn)行相關(guān)電子商務(wù)活動(dòng)。又如，在投訴人歐姆龍株式會(huì)社（OMRON CORPORATION）與被投訴人葉某的域名爭(zhēng)議案中，葉某將投訴人具有較高知名度的“OMRON”商標(biāo)注冊(cè)為自己的域名“om ronshop.com. cn”，并用以在網(wǎng)上銷售相關(guān)產(chǎn)品，誤導(dǎo)消費(fèi)者認(rèn)為該域名的網(wǎng)站是投訴人的網(wǎng)站。

4、商品名稱、包裝、裝潢“打劫”商標(biāo)

將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的文字作為自己商品的名稱或者包裝、裝潢使用，造成混淆、誤認(rèn)，這又是一種典型的“跨界打劫”行為。例如在最高人民法院提審的盲公餅案中，一審被告將一審原告的“盲公”注冊(cè)商標(biāo)作為自己生產(chǎn)的糕餅商品的名稱使用，將自己的商品命名為“盲公餅”，并在餅身及外包裝盒上進(jìn)行了標(biāo)注。又如，在LV公司訴廣州市旭澤皮具制品有限公司等的商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案中，被告旭澤皮具公司竟然充滿“想象力”地將含有與LV商標(biāo)近似的標(biāo)識(shí)的皮具面料申請(qǐng)了外觀設(shè)計(jì)專利并獲得了專利權(quán)，并在生產(chǎn)、銷售中大量使用，被告憑借其獲得的該外觀設(shè)計(jì)專利希望給自己的商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為披上合法的外衣。

三、“跨界打劫”行為的危害

以上舉了幾種典型的“跨界打劫”行為，它們雖然表現(xiàn)形式不同，但是有一個(gè)共同特征就是——利用商品分類間或者不同民事權(quán)利間的間隙與沖突來(lái)實(shí)施侵害行為。顯而易見(jiàn)的，“跨界打劫”行為與一般假冒行為一樣會(huì)給商標(biāo)權(quán)利人造成損害，并且由于此類侵害行為的特殊性，導(dǎo)致其還會(huì)帶來(lái)更深層面的危害。

“跨界打劫”行為在實(shí)質(zhì)上還是一種侵害注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為：這種行為的直接后果就是造成市場(chǎng)混淆，使得相關(guān)公眾對(duì)商品的來(lái)源產(chǎn)生誤認(rèn)、認(rèn)為是權(quán)利人的商品，或者認(rèn)為其來(lái)源與權(quán)利人注冊(cè)商標(biāo)的商品有特定的聯(lián)系。侵害人通過(guò)混淆進(jìn)而擠占權(quán)利人的市場(chǎng)份額，謀取不當(dāng)利益，給權(quán)利人造成損失。

但是，混淆并不是“跨界打劫”所造成危害的全部，“跨界打劫”還會(huì)帶來(lái)更深層次也更為嚴(yán)重的危害——商標(biāo)淡化?！翱缃绱蚪佟毙袨槠鋵?shí)是在搭便車、攀附權(quán)利人商譽(yù)，如不加制止、任其蔓延，即便不存在任何形式的混淆，權(quán)利人的知名商標(biāo)的價(jià)值也會(huì)因?yàn)榇罅俊翱缃纭钡纳虡I(yè)化使用而被削弱、淡化。誠(chéng)如某位法官在判決書(shū)中所說(shuō)的：“混淆造成的是眼前的損害，而淡化卻是一種感染，如果任其擴(kuò)散，將最終摧毀該商標(biāo)的廣告價(jià)值”?？吹竭@里，我們應(yīng)該能夠明白為什么美國(guó)GAP公司會(huì)歷時(shí)十二年窮盡所有救濟(jì)程序從商標(biāo)局一直打到最高法院也要制止“GAP”商標(biāo)在其他類別上被他人注冊(cè)；我們也應(yīng)該能夠理解為什么德國(guó)寶馬公司如此在意自己的“BMW”商標(biāo)被他人用于與機(jī)動(dòng)車不類似的服裝商品上了。

商標(biāo)淡化的最為嚴(yán)重的一種后果是商標(biāo)被通用名稱化，退化成一種商品的通用名稱。通用化是對(duì)商標(biāo)最致命的打擊，商標(biāo)一旦被認(rèn)為變成了通用名稱，就意味著商標(biāo)的顯著性徹底喪失、商標(biāo)已不復(fù)存在。前面所說(shuō)的盲公餅案中，“盲公”商標(biāo)一度處于滑向通用名稱的危險(xiǎn)邊緣，商標(biāo)所有人充分意識(shí)到了通用化的嚴(yán)重危害，通過(guò)積極維權(quán)，將案子打到最高法院，最終挽救了自己的商標(biāo)，阻止了它成為某類商品的通用名稱。

四、“跨界打劫”行為的應(yīng)對(duì)策略

應(yīng)對(duì)“跨界打劫”的策略可以概括為以下兩個(gè)方面：

首先，轉(zhuǎn)變觀念，更多運(yùn)用司法救濟(jì)手段打擊“跨界打劫”行為?！翱缃绱蚪佟本拖笫且环N病毒感染，它無(wú)孔不入，危害巨大，并且更為嚴(yán)重的是，當(dāng)我們的商標(biāo)不幸遭遇到“跨界打劫”時(shí)，傳統(tǒng)“打假”手段就變得無(wú)力起來(lái)，這是因?yàn)樵凇翱缃绱蚪佟钡谋澈笫遣煌悇e的商標(biāo)之間乃至不同類別的民事權(quán)利之間的沖突，在事實(shí)認(rèn)定和法律適用上均存在較大的不確定性和爭(zhēng)議性，因而不能簡(jiǎn)單地用孰真孰假、非黑即白的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行認(rèn)定，而必須更多地運(yùn)用法律的邏輯標(biāo)準(zhǔn)與政策標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行判別，這就造成了基層工商執(zhí)法部門往往無(wú)法處理也不愿處理此類案件的局面。企業(yè)應(yīng)當(dāng)更多地通過(guò)司法救濟(jì)途徑來(lái)打擊“跨界”侵害、維護(hù)自己的權(quán)利。本文前面所列舉的所有“跨界打劫”案例中，除了域名爭(zhēng)議外，無(wú)一例外都是通過(guò)司法途徑獲得了最終救濟(jì)，充分體現(xiàn)了司法最終的原則。

其次，積極開(kāi)展監(jiān)測(cè)、確定重點(diǎn)目標(biāo)、實(shí)施精確打擊。2013年天貓雙11創(chuàng)下的350.19億元的交易記錄再次告訴我們，網(wǎng)絡(luò)早已經(jīng)成為當(dāng)今供、需雙方所依賴的重要信息傳播平臺(tái)，任何人都無(wú)法逃避，包括“跨界打劫”者。在今天，對(duì)于擁有知名品牌的企業(yè)而言，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)積極主動(dòng)監(jiān)測(cè)侵害行為并在此基礎(chǔ)上實(shí)施進(jìn)一步維權(quán)行動(dòng)顯得尤為具有現(xiàn)實(shí)意義，具體步驟為：

第一步，在互聯(lián)網(wǎng)上最大限度地監(jiān)測(cè)到各類來(lái)自商標(biāo)、商號(hào)、域名、商品名稱、包裝、裝潢等領(lǐng)域針對(duì)自己商標(biāo)的“跨界打劫”行為，定期匯總出威脅清單，這是一切工作的基礎(chǔ)。

第二步，在威脅清單中篩選出重點(diǎn)目標(biāo)，進(jìn)行深入研究和分析，并最終確定有價(jià)值的打擊目標(biāo)。

第三步，根據(jù)打擊目標(biāo)制定具體方案，實(shí)施包括訴訟、商標(biāo)異議、域名爭(zhēng)議、行政投訴等在內(nèi)的各種維權(quán)手段，制止“跨界打劫”行為。

第四步，對(duì)于每一個(gè)成功維權(quán)的案例進(jìn)行充分宣傳，以不斷強(qiáng)化自己商標(biāo)的顯著性，并向公眾反復(fù)傳遞出自己積極維權(quán)的態(tài)度，嚇阻那些潛在的或者尚未造成重大威脅的“跨界打劫”者。

最后，筆者想說(shuō)，我們身處的這個(gè)時(shí)代，是一個(gè)允許智者“跨界創(chuàng)造”的嘉年華，但卻絕不是一場(chǎng)任由侵權(quán)者“跨界打劫”的盛宴！無(wú)論侵權(quán)者披上怎樣的外衣，他們注定會(huì)在權(quán)利人積極的維權(quán)攻勢(shì)下失敗！