王亞利 高劼

江蘇省專利信息服務中心，江蘇 南京 210008

引言

所屬技術領域的技術人員，也稱本領域技術人員，我國專利法和《審查指南》均對本領域技術人員做了專門的規(guī)定，美歐知識產權發(fā)達國家也都對其做了專門的詮釋，它是專利法中的一個重要概念。它重要的根本原因是本領域技術人員在專利獲權和確權中發(fā)揮著重要的作用，無論是對說明書、權利要求書的解釋，還是對新穎性、創(chuàng)造性的判斷，都離不開本領域技術人員這個概念。本文從專利審查及復審無效過程中對所屬技術領域技術人員判定為切入點詳盡解釋該概念，希望創(chuàng)新主體在專利撰寫中切實從所屬領域技術人員的角度出發(fā)，確保說明書充分公開，權利要求能夠被有效解釋，從而有效提升專利的獲權和確權率，提高專利的質量和穩(wěn)定性。

1 本領域技術人員的起源及其概念

美國1790年的《專利法》最早規(guī)定的“本領域的工人或其他技術人員”是本領域技術人員概念的雛形，其后又經歷了數百年的變革而演變?yōu)椤氨绢I域普通技術人員”，同時其假設的范圍擴展到了專利權人，應用范圍也逐步擴展到對新穎性、權利要求的解釋的判斷以及專利確權審判中。歐洲則將本領域技術人員假定為在相關日期前知曉本領域公知常識的普通技術人員，屬于“平均水平的技術人員”[1-2]。設定所屬技術領域的技術人員這一概念的目的，主要是為了給專利審查員或法官提供一個較為客觀統(tǒng)一的判斷標準，盡量避免其受主觀因素的影響，也就是無論申請人是否達到（超過）本領域技術人員的水平，審查員或法官提供一個較為客觀統(tǒng)一的判斷標準，盡量避免其受主觀因素的影響，也就是無論

申請人是否達到（超過）本領域技術人員的水平，審查員或法官都只按照本領域技術人員的水平來進行判定。

我國現(xiàn)行專利法和《專利審查指南（2010版）》對“所屬技術領域的技術人員”給出了詳細的定義：所屬技術領域的技術人員，也可稱為本領域的技術人員，是指一種假設的“人”，假定他知曉申請日或者優(yōu)先權日之前發(fā)明所屬技術領域所有的普通技術知識，能夠獲知該領域中所有的現(xiàn)有技術，并且具有應用該日期之前常規(guī)實驗手段的能力，但他不具有創(chuàng)造能力。

所屬領域技術人員的定義表述可以看出其具有時間性、技術范圍和知曉普通技術知識等特征。

時間性：技術人員的時間界定在對應的所述發(fā)明的申請日或優(yōu)先權日之前，認定本領域技術人員的知識、技能和實驗設備均要回到當時的技術狀態(tài)。這就必需要排除申請日后的技術發(fā)展，不能使用“反推”的方式推理之前技術人員所應公知的技術狀況。

技術范圍：技術人員所了解的技術應限于其本身所屬的技術領域，但也應考慮技術之間的關聯(lián)性，即技術人員是否會很容易的想到將已經使用在某一個技術領域中的技術手段借用以解決類似或相同的問題，并取得類似的效果。

知曉普通技術知識：技術人員應知曉所在技術領域的普通技術知識，也就是能夠獲得、學習并了解本領域所有的現(xiàn)有技術，該現(xiàn)有技術能得到客觀存在的并可獲得的證據的支持。

2 相關案例剖析

案例一選自第57857號無效宣告請求審查決定，所涉及的專利（專利申請?zhí)?00880119440.1）權利要求保護式（I）或其鹽或光學活性異構體、含有式（I）化合物的診斷劑和診斷化合物、及式（I）化合物在制備診斷組合物中的用途。雖然本申請說明書中概述性描述了式（I）化合物涵蓋的范圍，并給出了具體化合物的種類及其制備方法，但說明書中并沒有給出任何相關的實驗數據來證明所述化合物能用作造影劑，也未給出任何有關化合物的腎毒性、重量克分子滲透壓濃度、粘度和溶解度等方面的實驗內容記載。同時，雖然現(xiàn)有技術中公開了碘化二聚體能用作造影劑介質，但類似二聚體與本申請所述的化合物結構存在較大的差異，基于結構對理化性質及藥理活性有著重要影響，因此本領域技術人員結合現(xiàn)有技術，無法推測出式（I）化合物或光學活性異構體能用作造影劑介質，至于式（I）化合物的腎毒性、重量克分子滲透壓濃度、粘度和溶解度而言，現(xiàn)有技術未給出相關的說明以及相關啟示，因而被判定不符合專利法第26條第3款對專利說明書充分公開的要求。

其不符合的主要原因就是在研發(fā)過程以及專利申請文件撰寫過程中未能正確理解“本領域技術人員”的概念，夸大了本領域技術人員的技能。盡管該專利申請所要求保護的化合物存在一些已知的結構基團，但是這些化合物與現(xiàn)有技術中已知的碘化造影劑在結構上均有很大不同，本領域技術人員無法僅從結構上推定本申請所述化合物具有低化學毒性、低粘度、低重量克分子滲透壓濃度、高碘含量以及高溶解度，以便用作造影劑來有效進行人體診斷成像。因此對于化學產品及其用途發(fā)明，若所屬技術領域的技術人員無法根據現(xiàn)有技術預測發(fā)明能夠實現(xiàn)所述用途或使用效果，則該技術方案必須依賴實驗結果加以證實才能成立。對于這種技術方案，必須在研發(fā)階段或者在專利申請文件撰寫階段就需要用足夠的證據證明該化學產品可以用于所述用途并能夠解決聲稱所要解決的技術問題或者達到所述實驗數據對應的技術效果。

案例二選自第55117號無效宣告請求審查決定，所涉及的專利（專利申請?zhí)?00910262404.7）是一種顯示裝置、使用該顯示裝置的近眼設備和便攜終端，其中主要包括顯示裝置和第一電路、第二電路。該權利要求請求保護一種使用了顯示裝置尤其是心形的近眼設備，而近眼設備帶有顯示裝置是本領域公知常識；權利要求還要求保護一種使用顯示裝置的便攜終端，而具有顯示裝置的便攜終端也是本領域公知常識。因此，該權利要求不符合專利法第22條第3款的規(guī)定。

其不符合的主要原因也還是其在研發(fā)設計過程以及專利申請文件撰寫過程中未能正確理解“本領域技術人員”,人為縮小了本領域技術人員的能力范圍，把本領域技術人員機械的局限在了具體的相對較為狹隘的醫(yī)療保健裝置領域，而未考慮到本領域技術人員可以去相鄰技術領域去尋找技術啟示。如果一項權利要求請求保護的技術方案與一份對比文件公開的技術方案相比，雖存在區(qū)別技術特征，但在另一份對比文件中給出了與將該區(qū)別技術特征應用到最接近的現(xiàn)有技術中以解決所面臨的技術問題的啟示，這種啟示會使本領域技術人員有動機去改進現(xiàn)有技術方案，將跨領域的區(qū)別技術特征結合進來以獲得新的技術方案，這屬于本領域技術人員所應該具備的技能。在現(xiàn)實研發(fā)中，假如醫(yī)療保健裝置研發(fā)的技術問題涉及電學或顯示設備領域，技術人員一定會去咨詢電學裝備領域的專家，或者利用專利信息資源或科技文獻資源，通過學習知曉并從現(xiàn)有技術或領域技術人員所具備的普通技術知識中獲取指引和啟發(fā)[3]。

案例三選自9882號名稱為“計算機硬盤讀寫控制裝置”發(fā)明專利（專利號：ZL94111461.9）的無效宣告請求審查決定的。案件中，請求人和專利權人均認可某一對比文件中將“memory”一詞翻譯為“存儲器”的做法。但是，專利權人認為該對比文件公開于1966年，當時存儲器不應包括硬盤的含義，而無效宣告請求人則認為其含義不僅包括內存，還應當包括磁盤存儲器（例如硬盤），并提交了1980年出版的《電子工業(yè)技術詞典》予以證明。無效宣告請求審查決定認為，在判斷專利是否具有創(chuàng)造性時，應當基于所屬技術領域的技術人員在申請日（1994年10月）的技術水平進行評判，不能忽視對比文件公開日至專利申請日期間技術人員知識和能力的進步，本領域技術人員在閱讀相關對比文件公開的“memory”一詞時，可以理解到其公開的存儲器保護方式可擴展到硬盤[4]。

3 小結及建議

對上述無效宣告請求案例剖析不難發(fā)現(xiàn)，在研發(fā)完成進行專利申請文件撰寫時一定要站在“本領域技術人員”的角度，這個假設的“人”應該知曉申請日或優(yōu)先權日前發(fā)明所屬技術領域所有的普通技術知識，能夠獲知該領域中所有的現(xiàn)有技術并具有應用該日期之前常規(guī)實驗的手段，然后從這個“人”的角度撰寫專利申請文件。不能以本領域技術專家的技能水平去撰寫專利申請文件，因為這樣做可能會導致案例一中的撰寫不清楚、證據不足無法實現(xiàn)等缺陷。若能在充分理解和界定“本領域技術人員”涵義的基礎上撰寫權利要求，在說明書中進行清楚完整的解釋，則可以在一定程度上提升專利的質量，為實現(xiàn)專利的價值做好鋪墊。

此外，以“本領域技術人員”為出發(fā)點進行專利申請文件撰寫時，可以充分考慮如下幾點：一是在充分檢索和分析現(xiàn)有技術資料的基礎上重點對比分析闡述擬提交的專利技術方案與已有技術方案在功能方面的差異性；二是需要切實說明本專利技術方案產生的“預料不到的技術效果”，表明本發(fā)明同現(xiàn)有技術相比其技術效果產生了質的變化，具有新的性能，或者產生了量的變化，超出了人們預期的想象；三是可以在技術方案的設計之初就克服目前工程技術人員的偏見。

[1]張小林.論專利法中的“本領域普通技術人員”[J].科技與法律,2011(6).

[2]石必勝.本領域技術人員的比較研究[J].電子知識產權,2012(3).

[3]張凡.淺論“本領域技術人員”與說明書公開充分[J].2013(16).

[4]馬文霞.所屬技術領域技術人員的知識和能力[N].2013(12).