王寶筠 / 北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

一、引言

在進行相關(guān)討論之前，筆者愿意首先舉一個案例，以便說明筆者為何會做創(chuàng)造性判斷中有關(guān)“整體”評判的探討。

該案所涉及的是一種藥物，具體而言，其權(quán)利要求保護的主題是一種涂覆芯，該涂覆芯包括了能夠產(chǎn)生藥效的含藥核芯以及膜衣層，和一般的藥物相比，該涂覆芯的特別之處在于在含藥核芯中不含崩解劑，由此可以使得藥物溶解速率減緩，從而達到藥物持續(xù)長效釋放的特點；另一個特別之處則在于膜衣層的特定成分配比上，由于采用了特定的成分配比，因此可以使得藥物在到達腸道后半個小時就可以開始溶解釋放。

審查員找到了一篇對比文件1，并認為該對比文件1公開了本發(fā)明權(quán)利要求1中的部分特征，審查員認為：本發(fā)明和對比文件1相比具有區(qū)別特征（1）：本發(fā)明權(quán)利要求1中的含藥核芯不含崩解劑；還具有區(qū)別特征（2）：對比文件1中并沒有公開權(quán)利要求1中膜衣層特定成分配比。

針對這兩個區(qū)別特征，審查員重新確定本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是如何延緩緩釋制劑釋放時間。

審查員進一步認為，區(qū)別特征（1）屬于常用技術(shù)手段；而對于區(qū)別技術(shù)特征（2），審查員則認為本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)有限次實驗調(diào)整包衣成分含量從而達到不同的釋放效果也是本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)技術(shù)手段。因此，審查員認為權(quán)利要求1不具有創(chuàng)造性。

對于該案，有觀點認為應該按照整體的方式來評價本發(fā)明的創(chuàng)造性，即，將對比文件和本發(fā)明分別作為一個整體來評價本發(fā)明是否具有創(chuàng)造性。本發(fā)明和對比文件1分別針對完全不同的目的，提出了不同的技術(shù)方案。在技術(shù)思路上二者有如此大的區(qū)別，因此，本發(fā)明和對比文件1相比具有創(chuàng)造性不言自明。

筆者認為，基于“整體”評判創(chuàng)造性的過程還可進一步充實。在闡述本發(fā)明具有創(chuàng)造性時，不能僅僅依據(jù)本發(fā)明和現(xiàn)有技術(shù)解決的技術(shù)問題、采用的手段存在很大差異，就得出本發(fā)明具有創(chuàng)造性的結(jié)論，還可以結(jié)合“整體”進行進一步細化的分析。

二、筆者對于“整體”的認識

（一）針對“整體”的第一點認識

在創(chuàng)造性判斷中，作為現(xiàn)有技術(shù)整體的一部分，該現(xiàn)有技術(shù)所要解決的問題也是創(chuàng)造性判斷的依據(jù)之一。

1、理論依據(jù)：

上述觀點的理論依據(jù)很容易找到。在《審查指南》就三步法的論述中，提到第（3）步進行“是否顯而易見”的判斷時，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示。

筆者認為，此處的“整體”指的是：在利用現(xiàn)有技術(shù)評述是否具有得到本發(fā)明的啟示時，不僅應當考慮現(xiàn)有技術(shù)所公開的技術(shù)手段，也應將現(xiàn)有技術(shù)所要解決的問題作為現(xiàn)有技術(shù)整體的一部分，來分析本領(lǐng)域技術(shù)人員是否難以通過相結(jié)合的方式得到本發(fā)明的技術(shù)方案。這樣，才是考慮了現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種啟示。

2、結(jié)合本案的分析：

在本案中，筆者認為對比文件1所要解決的問題是“滯后啟動”、“快速釋放”，該問題所給出的是和本發(fā)明所要實現(xiàn)的“及早啟動”、“持續(xù)釋放”完全相反的技術(shù)啟示，在該相反技術(shù)啟示下，本領(lǐng)域技術(shù)人員難以想到將對比文件1和其他慣用技術(shù)手段相結(jié)合得到本發(fā)明的技術(shù)方案，因此，本發(fā)明是具有創(chuàng)造性的。

（二）針對“整體”的第二點認識

1、觀點：

對于本發(fā)明中存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的技術(shù)特征，在創(chuàng)造性判斷中應該被視為一個整體評價對象，不應人為的將這些特征割裂開來進行分析。在進行現(xiàn)有技術(shù)有無啟示的分析時，應該判斷在一個現(xiàn)有技術(shù)中是否存在對于該整體評價對象的技術(shù)啟示，這樣才能不忽略、不抹殺本發(fā)明多個技術(shù)手段間的關(guān)聯(lián)性所對應的創(chuàng)造性勞動，正確的做出的判斷。而哪些特征存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，可以根據(jù)本發(fā)明申請文件所要解決的技術(shù)問題、達到的技術(shù)效果來加以確定。

2、理論依據(jù)：

在創(chuàng)造性判斷中，將本發(fā)明存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同技術(shù)特征作為一個整體，似乎并無明文規(guī)定。但基于《審查指南》中兩處有關(guān)“整體”的記載卻可以得出上述結(jié)論。

（1）理論依據(jù)一：

在《審查指南》就審查創(chuàng)造性時應當注意的問題中，提及“創(chuàng)造性的判斷，應當針對權(quán)利要求限定的技術(shù)方案整體進行評價，即評價技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性，而不是評價某一技術(shù)特征是否具備創(chuàng)造性。”這里，從正面的角度要求應該針對本發(fā)明的技術(shù)方案要從整體進行評價。但如何評價本發(fā)明的方案就是整體評價了呢？筆者認為，這里的整體一方面指的是本發(fā)明權(quán)利要求中的各個特征均是創(chuàng)造性的評判對象，評判創(chuàng)造性時不能只討論其中的某一個；另一方面，這里的整體也指的是從整體的視角來審視本發(fā)明的技術(shù)方案，在評價創(chuàng)造性時，既要認識到技術(shù)特征本身的存在，也應承認技術(shù)特征間所存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（2）理論依據(jù)二：

對于技術(shù)特征間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及如何加以確定，也可以在《審查指南》就創(chuàng)造性的審查原則的規(guī)定中，找到相應的理論指引。

在審查原則的規(guī)定中提到：在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個整體看待。

對于將技術(shù)問題、技術(shù)效果和技術(shù)方案一并加以考慮，筆者認為不僅僅是要一并考慮這些因素，更是要從技術(shù)問題、技術(shù)效果的視角去理解本發(fā)明的技術(shù)方案，這樣才是所謂的將發(fā)明作為一個整體來看待。由于一個技術(shù)問題通常對應一個發(fā)明構(gòu)思，一個發(fā)明構(gòu)思又往往對應一套解決手段，即多個技術(shù)特征，因此，在發(fā)明構(gòu)思不可拆分的情況下，也不應該將形成該發(fā)明構(gòu)思的多個技術(shù)特征拆分開來加以討論。由此，在以技術(shù)問題的視角去理解技術(shù)方案的情況下，多個技術(shù)特征間的關(guān)聯(lián)關(guān)系就會體現(xiàn)出來并能夠基于技術(shù)問題被加以確定。

3、如何判斷具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的特征

從廣義來說，一個方案中的各個特征之間都是存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的，我們這里所討論的關(guān)聯(lián)關(guān)系，并非是這種廣義的關(guān)聯(lián)關(guān)系，而指的是不同特征之間必須相互依存的關(guān)聯(lián)關(guān)系。判斷此種相互依存的關(guān)聯(lián)關(guān)系有兩種方式，分別是：

（1）從特征組合后的效果來加以判斷

對于多個特征，如果其組合后所帶來的效果不再等于（一般是大于）其各自效果的總和時，那么，可以判斷得出這些特征應當屬于具有依存的關(guān)聯(lián)關(guān)系的特征，在評價創(chuàng)造性時，這些特征應當被視作一個整體來加以評價。通俗來說，就是兩個特征從效果上來說出現(xiàn)了1+1>2的情況，那么，這兩個特征就不能單獨被加以評價，而是應該被視為一個整體來被評價。

（2）從本發(fā)明的特定場景來加以判斷

如果在原始申請文件中提及了特定場景下的需求，且從該場景出發(fā)又能確認如果對該需求進行進一步的拆分是有悖于該特定場景的，那么，可以確認該需求，也就是本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是不可進一步拆分的。在要解決的技術(shù)問題是不可拆分的情況下，也就不適宜再對解決該問題的各個技術(shù)特征再拆分開來，并分別加以評價。由此，在特定場景下針對技術(shù)問題不可拆分時，與之對應的多個技術(shù)特征也應被視為一個整體來加以評價。

三、針對“整體”評價的一些疑惑及解答

1、疑問一：是不是本發(fā)明所要解決的問題只能被視作是一個整體的問題，進而解決該問題的各個區(qū)別特征均不能割裂開來加以分析呢？

其實并不是這樣的。對于根據(jù)三步法所確定的本發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題，其實是很有可能包括多個方面的內(nèi)容的，這樣的問題并非嚴格的不可進一步拆分，而是應該結(jié)合申請文件的記載內(nèi)容來加以區(qū)別對待。如果結(jié)合原始申請文件的記載，發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題的多個方面是存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，或者說是存在必須的相互依存關(guān)系，那么，此時該技術(shù)問題就應該是一個技術(shù)問題，而不應該再做拆分。

但是，如果根據(jù)申請文件的記載，能夠確認該技術(shù)問題中的多個方面是各自獨立的不同方面，即相互之間并不存在依存關(guān)系，則該技術(shù)問題應被視作多個技術(shù)問題的集合，而不是一個技術(shù)問題。此時，針對該技術(shù)問題不同方面的各個技術(shù)特征，就不存在所謂的關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此是可以被拆分開來加以分別評價的。例如，結(jié)合申請文件的記載，發(fā)現(xiàn)本發(fā)明所要解決的問題中，解決數(shù)據(jù)讀取速度慢和解決網(wǎng)絡安全性差是沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系且可以獨立存在的。那么，本發(fā)明所實際解決的其實是兩個問題，這時，針對這兩個問題的相應技術(shù)手段就可以分別作為獨立的特征被分別加以評價，不應將這些特征作為一個整體來進行評價。

2、疑問二：如果說技術(shù)啟示也應是整體的，那是不是采用三篇及以上對比文件來評價創(chuàng)造性就一定無法否定本發(fā)明具有創(chuàng)造性？從帶來技術(shù)啟示的角度講，怎樣理解D1+D2+公知常識或D1+D2+D3破壞本發(fā)明創(chuàng)造性這樣的評價方式？

如前面論述過的，如果本發(fā)明相對于對比文件1的多個區(qū)別特征之間并無關(guān)聯(lián)關(guān)系，那么，是可以分別利用不同的對比文件或公知常識來對這些特征加以評價的。在現(xiàn)有技術(shù)存在多個技術(shù)啟示的情況下，是可以通過將這些啟示進行組合的方式得到本發(fā)明技術(shù)方案，并進而確定本發(fā)明不具有創(chuàng)造性的。因此，并不是說要求現(xiàn)有技術(shù)給出整體技術(shù)啟示，就認為采用三篇或以上的對比文件不能評價得出本發(fā)明不具有創(chuàng)造性。