文趙虎

趙虎

北京市東易律師事務所合伙人、律師

中國人民大學碩士

曾發(fā)表多篇學術論文被稱為“學者律師”

曾經(jīng)多次接受人民日報、檢察日報、北京晚報等媒體的采訪，采訪內(nèi)容涉及知識產(chǎn)權、侵權責任法等與法律有關的社會問題

涉外貼牌加工，又稱涉外定牌加工（OEM），是指國外注冊商標的權利人委托國內(nèi)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)使用該商標的產(chǎn)品，該產(chǎn)品全部銷往國外而不在中國境內(nèi)銷售的一種加工生產(chǎn)方式。改革開放之后，因為擁有低廉的勞動力成本、優(yōu)惠的出口退稅條件，使得各種涉外貼牌加工企業(yè)如雨后春筍般在我國涌現(xiàn)出來，這些企業(yè)涉及到服裝業(yè)、家電業(yè)、通信業(yè)等各個行業(yè)，中國隨即成為“世界工廠”。不過，貼牌加工一直與商標侵權問題緊緊地糾纏在一起。因為注冊商標權具有地域性的問題，國外注冊的商標在國內(nèi)不具有商標權，國外注冊的商標標識在國內(nèi)可能是由另外一個人注冊的，雖然涉外貼牌加工的國內(nèi)代工人得到了國外商標權人的授權，但是國內(nèi)商標權人會認為國外商標權的權利不能延伸到國內(nèi)，在國內(nèi)生產(chǎn)的與自己的注冊商標相同的商品或者類似商品，屬于侵犯自己的商標權。那么，這種情況是否屬于侵權呢？我們先來看發(fā)生在司法實踐中的幾起典型案例。

案例1、泓信公司與恩同公司商標侵權糾紛案

廣東省深圳市恩同實業(yè)有限公司（以下簡稱恩同公司）注冊有HENKEL商標。該商標核定使用商品的類別為第十一類，即車輛燈、車燈、車輛照明設備等。2002年，恩同公司在國家海關總署辦理了上述商標的海關知識產(chǎn)權保護備案。

STANLEY TRADINGL.L.C（史丹利貿(mào)易有限公司）是在阿聯(lián)酋注冊成立的公司。該公司在阿聯(lián)酋注冊了HENKEL商標，核定使用的商品為車燈類等。

廣東佛山市泓信貿(mào)易有限公司（以下簡稱泓信公司）是在廣東省佛山市注冊成立的一家公司。阿聯(lián)酋STANLEY TRADINGL.L.C公司（以下簡稱阿聯(lián)酋公司）委托泓信公司生產(chǎn)制造機動車用鹵鎢燈，并標上阿聯(lián)酋公司提供的HENKEL商標，然后由泓信公司將上述加工好的車燈全部交付（出口）給阿聯(lián)酋公司，出口手續(xù)由泓信公司辦理。

2004年12月，恩同公司認為泓信公司出口的該批貨物侵犯了其HENKEL注冊商標專用權，遂向廣州海關申請扣留上述貨物及采取知識產(chǎn)權海關保護措施。

廣州海關經(jīng)調(diào)查作出行政處罰決定書，認定泓信公司未經(jīng)恩同公司許可，在其出口的機動車鎢燈商品上使用HENKEL商標，侵犯了恩同公司的注冊商標專用 權，故泓信公司申報出口的上述貨物為侵權貨物，對泓信公司進行行政處罰，即沒收泓信公司出口的標有HENKEL商標的機動車鎢燈，罰款人民幣2萬元。

2005年7月14日，泓信公司作為原告，以廣州海關為被告，恩同公司為第三人，向廣州市中級人民法院提起行政訴訟，要求撤銷廣州海關對其作出的行政處罰。

廣州市中級人民法院經(jīng)審理認為，第三人恩同公司是HENKEL商標的注冊人，并向國家海關總署申請了海關知識產(chǎn)權保護備案，故第三人恩同公司的商標專用權受法律保護；原告泓信公司未經(jīng)許可，在其申報出口的機動車鎢燈貨物及外包裝上使用HENKEL商標標識，侵犯了第三人恩同公司的商標專用權；被告廣州海關依法對原告泓信公司的商標侵權行為進行查處，事實清楚，援引法律正確，行政處罰決定合法。法院遂判決維持廣州海關的行政處罰決定。

宣判后，泓信公司不服一審判決，向廣東省高級人民法院提起上訴。二審法院經(jīng)審理，作出駁回上訴、維持原判的終審判決。

案例2、永備公司訴亨瑞公司侵犯商標專用權糾紛案

永備電池有限公司（以下簡稱“永備公司）是“EVEREADY”商標權利人，該商標核定使用在第11類商品“閃光燈泡、手電筒”上。2006年3月，寧波亨瑞電器有限公司向?qū)幉êｊP申報出口南非的一批侵犯“EVEREADY”注冊商標的手電筒若干個，被寧波海關確認為侵權產(chǎn)品，被告因此受到?jīng)]收侵權貨物和罰款的處罰。

永備公司認為寧波亨瑞電器有限公司的行為侵犯了其商標權，向法院起訴。

寧波市中級人民法院認為：原告的“EVEREADY”商標在有效期限內(nèi)，其商標專用權應受法律保護。被告未經(jīng)原告許可，在其加工的手電筒產(chǎn)品上使用與原告注冊商標相同的商標，侵犯了原告的商標專用權。被告辯稱其出口的產(chǎn)品系經(jīng)在南非有合法商標權的“南非 EVEREADY”授權貼牌加工，因未提供有效證據(jù)不予采信。即使如被告所述，經(jīng)授權生產(chǎn)，也同樣構成侵權。因知識產(chǎn)權具有地域性，即按照一國法律取得和承認的知識產(chǎn)權一般只能在該國發(fā)生法律效力，不具有域外效力。在中國司法管轄范圍內(nèi)，原告永備公司是“EVEREADY”商標唯一的商標權利人，被告所謂的“南非 EVEREADY”公司并未在中國享有商標專用權，根據(jù)商標權保護的地域性原則和唯一性原則，我國只能依法保護原告在中國享有的商標專用權，最終判決原告勝訴。

案例3、奧達公司與華生公司侵害商標權糾紛案

2008年4月，恩平市奧達電子科技有限公司（以下簡稱“奧達公司”）經(jīng)國 家工商行政管理總局商標局核準，受讓了第1035905號“MACKIE”商標，該商標核定使用商品為第9類中的音像設備、擴音機、激光影碟機、卡拉OK機、音 箱、攝影電影用具及儀器、投影機、電影攝影機、電視攝像機、電聲組合件。

東莞華生精密制品有限公司（以下簡稱“華生公司”）2011年10月委托他人向黃埔海關申報出口63個喇叭箱至美國西雅圖。經(jīng)黃埔海關檢查發(fā)現(xiàn)，該批貨物上有使用“MACKIE.”標識。黃埔海關經(jīng)調(diào)查后作出行政處罰決定，內(nèi)容為：沒收上述涉案63個喇叭箱并對華生公司處以罰款人民幣8000元。

勞德技術有限公司（Loud Technologies Inc.，以下簡稱“勞德公司”）成立在美國華盛頓州，為“MACKIE.”美國注冊商標的所有權人，核定使用商品為國際分類第9類中的電動立體聲放大器及電動揚聲器。華生公司生產(chǎn)、出口涉案產(chǎn)品的行為系根據(jù)與案外人勞德公司之間的定牌加工協(xié)議進行的，其從未在中國銷售帶有“MACKIE”商標的產(chǎn)品。

華生公司起訴到法院，要求確認沒有侵犯奧達公司的商標權。

東莞市中級人民法院審理后認為：華生公司的行為屬于涉外定牌加工，判斷該行為是否構成侵權，應綜合考慮了以下因素：1.承攬方對境外委托方是否享有注冊商標專用權或?qū)κ跈嘣S可是否已盡到必要的審查和注意義務。2.奧達公司注冊商標的識別功能有無因華生公司的涉外貼牌加工行為受到損害。因為被控侵權產(chǎn)品并未在中國銷售，被控侵權商標并未在中國市場發(fā)揮識別商品來源的功能，中國相關公眾對該商品來源不會產(chǎn)生“混淆”或“誤認”，且也沒有證據(jù)顯示奧達公司在中國的市場份額和競爭地位因此受到影響，因此，奧達公司注冊商標的識別功能未因華生公司的涉外貼牌加工行為受到損害。綜上，華生公司在涉外定牌加工行為中對勞德公司在境外享有商標權進行了必要的審查，且該行為未導致奧達公司在中國注冊商標的識別功能受到損害，故華生公司的涉外定牌加工行為沒有侵害奧達公司的注冊商標專用權。

除此之外，2010年，發(fā)生了（香港）鱷魚恤有限公司（簡稱“鱷魚恤公司”）與無錫艾弗國際貿(mào)易有限公司（簡稱“艾弗公司”）侵犯商標權糾紛案（簡稱“鱷艾案”），最終，法院審理認為，原告受外國公司委托，在申報出口的女褲上規(guī)范使用了新加坡鱷魚公司在韓國合法注冊的商標，韓國亨籍公司與新加坡鱷魚公司均對原告定牌加工的行為進行了確認。因此，原告在加工的服裝上使用涉案商標具有商標權利人合法的授權，原告申報出口女褲系履行定牌加工合同的行為。原告定牌加工的商品未在我國國內(nèi)銷售，并未造成市場混淆，也未對被告造成影響及損失，不構成對被告商標權的侵害。所以判定，艾弗公司的涉外定牌加工行為沒有侵害鱷魚恤公司的注冊商標專用權。

從上述案例中我們可以發(fā)現(xiàn)，案例1、2都發(fā)生在2009年之前，那時，在涉外貼牌加工關系中，法院似乎更加傾向于認為涉外貼牌加工行為構成侵犯商標權；而在2009年之后發(fā)生的此類糾紛案，如案例3和“鱷艾案”中，法院對于涉外貼牌加工是否構成侵犯商標權的問題處理上的態(tài)度逐步發(fā)生了轉(zhuǎn)變：如果國內(nèi)的加工人能夠證明自己已經(jīng)就境外委托方是否享有商標權進行了必要的審查，并且貼牌商品全部是銷往境外的，法院則不傾向于認定構成商標侵權。

為什么會出現(xiàn)這樣的轉(zhuǎn)變呢？這里，需要提到一份司法文件，就是最高人民法院在2009年發(fā)布的《關于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權審判服務大局若干問題的意見》，其中指出，“認真研究加工貿(mào)易中的知識產(chǎn)權保護問題，抓緊總結涉及加工貿(mào)易的知識產(chǎn)權案件的審判經(jīng)驗，解決其中存在的突出問題，完善司法保護政策，促進加工貿(mào)易的轉(zhuǎn)型升級。妥善處理當前外貿(mào)‘貼牌加工’中多發(fā)的商標侵權糾紛，對于構成商標侵權的情形，應當結合加工方是否盡到必要的審查注意義務，合理確定侵權責任的承擔” 。可以看出，最高院在涉外貼牌加工是否構成商標侵權過程中也是主張采取謹慎態(tài)度，明確要求要考慮加工方是否盡到了必要的審查注意義務。2009年后，法院系統(tǒng)在涉外貼牌加工案件中考慮因素的變化應該與最高院司法政策的變化有關。

案例1、2與案例3最后做出的判決不同，主要是因為在涉外貼牌加工生產(chǎn)、報關過程中加附商標標識的行為是否構成商標使用這個問題上的認定不同。我國現(xiàn)行《商標法》第五十二條規(guī)定，“未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的”屬于侵犯注冊商標專用權，但是何種行為屬于“使用”卻沒有明確的規(guī)定。如果法院認為涉外貼牌加工行為中加附注冊商標標識屬于“商標使用”，就會判決構成侵犯商標權；反之，則不構成侵犯商標權。本文認為：案例3中之所以法院認為不構成商標法規(guī)定的“使用”，是因為商標的作用在于標示商品來源，商品在我國國內(nèi)沒有進行任何交易，沒有接觸消費者，不會出現(xiàn)消費者通過商標標識識別商品來源的可能性，也就不會造成混淆。商標標示沒有發(fā)揮商標的作用，所以不構成商標法上的“使用”。即將于今年5月1日實施的修改的《商標法》則專門界定了“商標的使用”的概念，該法第四十八條規(guī)定：本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。在這個概念中強調(diào)了商標使用須為“用于識別商品來源的行為”，法院也將在5月1日之后把是否屬于“用于識別商品來源的行為”作為判斷是否構成侵犯商標權的要素。涉外貼牌加工行為顯然在國內(nèi)沒有用于識別商品來源，而是用于國外識別商品來源，所以不應構成侵犯商標權。