于承偉

華東政法大學(xué)，上海 200042

淺議商標(biāo)搶注及其規(guī)制

于承偉

華東政法大學(xué)，上海200042

2013年新《商標(biāo)法》擴大可注冊商標(biāo)的范圍，簡化商標(biāo)注冊流程，并明確一標(biāo)多類和電子申請方式的同時并未遏止商標(biāo)搶注行為的盛行。本文對商標(biāo)搶注行為的性質(zhì)和構(gòu)成要件進行梳理的同時，提出相應(yīng)的規(guī)制建議，以期對新《商標(biāo)法》的施行有所裨益。

商標(biāo);搶注;新《商標(biāo)法》

一、商標(biāo)搶注概述

商標(biāo)是商品的生產(chǎn)者、經(jīng)營者或服務(wù)提供者在其一系列商品生產(chǎn)銷售或者提供服務(wù)的過程中所采用的用于區(qū)別商品或服務(wù)來源的具有顯著特征的標(biāo)志。商標(biāo)注冊是指商標(biāo)使用人將其使用的商標(biāo)依照法律規(guī)定的條件和程序向國家工商總局商標(biāo)局提出注冊申請，經(jīng)國家商標(biāo)主管機關(guān)依法審查、準(zhǔn)予注冊登記的法律事實。商標(biāo)搶注則側(cè)重體現(xiàn)在商標(biāo)注冊人搶先注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為，其一強調(diào)其為未注冊商標(biāo)，其二強調(diào)的是將他人已為公眾熟知的商標(biāo)在非類似商品或服務(wù)上申請注冊的行為。搶注商標(biāo)的主體與注冊商標(biāo)的主體一致，皆為一般主體，商品注冊和商品搶注所對應(yīng)的可以是同一法律行為，而體現(xiàn)的是該行為不同的側(cè)重點?，F(xiàn)實中，商標(biāo)已脫離了傳統(tǒng)意義上的依附于商品的屬性而獨立成為一種新的意義上的商品，搶注人作為典型的經(jīng)濟人正是利用了一些未注冊商標(biāo)企業(yè)對商標(biāo)權(quán)法律保護意識的淡薄，而上演了一出出近乎“空手套白狼”的戲碼。①

二、商標(biāo)搶注行為的性質(zhì)和構(gòu)成要件

(一)商標(biāo)搶注行為性質(zhì)分析

在商標(biāo)搶注的子集中，本文認(rèn)為其中應(yīng)包括善意搶注和惡意搶注兩部分。商標(biāo)搶注行為中的“搶”一字在字典里有兩層含義，即搶奪和搶先，在這里取搶先注冊之意，詞性為中性，因此商標(biāo)搶注并不必然成為法律所規(guī)制和打擊的對象。在同一領(lǐng)域或跨領(lǐng)域中可能存在相同(或類似)的一個(或多個)商標(biāo)為多個個人或公司所使用，且他們的使用先后以及顯著程度強弱并沒有一個統(tǒng)一的比較標(biāo)準(zhǔn)。此時，注冊商標(biāo)便成為識別某商品、服務(wù)或與其相關(guān)個人或公司的標(biāo)志，對于宣傳自身產(chǎn)品、市場競爭和保護自己的商標(biāo)權(quán)益，商標(biāo)搶注無疑都是一項具有前瞻性的舉措。而這里的搶注則不含惡意的性質(zhì)，是被法律所允許且提倡的。我國現(xiàn)階段奉行的是注冊原則和申請在先原則，而制止“搶注”等于承認(rèn)商標(biāo)使用在先產(chǎn)生了權(quán)利，于法無據(jù)。②

(二)商標(biāo)惡意搶注行為的界定

我國商標(biāo)法第三十二條規(guī)定“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)?！边@就涉及到了商標(biāo)惡意搶注，從字面上理解就是自然人、法人、其他組織等非原商標(biāo)所有人違反誠實信用原則，擅自將他人享有權(quán)利的已經(jīng)使用的未注冊商標(biāo)、姓名、商號、在保護期內(nèi)的作品等的注冊轉(zhuǎn)為自己所有商標(biāo)以攫取不正當(dāng)利益的競爭行為，其構(gòu)成要件可歸納如下:

1.動機上的牟利性

攫取不正當(dāng)利益是商標(biāo)惡意搶注的主要動機。惡意搶注是把他人未注冊但已經(jīng)適用并有一定影響的商標(biāo)、知名企業(yè)字號、名人姓名、作品、知名旅游景點、域名等等作為自己的商標(biāo)提出申請。這種行為本身就已經(jīng)侵占了他人的勞動成果或侵害了他人的人身權(quán)益。通常情況下，有影響的商標(biāo)總會引來嗅覺靈敏的獵手去注冊。一旦核準(zhǔn)成功，注冊人成為“合法”的商標(biāo)權(quán)人，即意味著他取得了“制高點”，可以利用其注冊商標(biāo)占有權(quán)禁止他人使用原本屬于自己的商標(biāo)或利用其處分權(quán)對被搶注者高價轉(zhuǎn)讓或高價許可使用該商標(biāo)。他們甚至還會提起侵權(quán)之訴或向工商行政管理部門投訴并要求賠償，或利用該商標(biāo)原有的知名度以達到“借東風(fēng)”的目的非法侵害消費者權(quán)益，進而破壞市場經(jīng)濟秩序。一般認(rèn)為判斷是否具有主觀惡性可以從以下三方面進行考量:一是自身未實際使用且注冊成后也不使用而直接向相關(guān)利害關(guān)系人高價轉(zhuǎn)賣或者出租該商標(biāo);二是向行政機關(guān)或司法機關(guān)提起控告而索取高額賠償;三是注冊成后在與利害關(guān)系或權(quán)利人相同或者類似商品上使用該商標(biāo)投入自己之前尚未生產(chǎn)經(jīng)營的領(lǐng)域。

2.客觀上的違法性

《商標(biāo)法》第七條規(guī)定，申請注冊和使用商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則。這不僅是商標(biāo)法的原則更是上位法民法的一般原則。③在民法通則中，不論是搶注他人的未注冊商標(biāo)，還是以他人的企業(yè)字號、姓名、作品、專利等無一不受到這一原則的規(guī)制。此外，商標(biāo)法第三十二條中提到申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。

3.主觀上的故意性

申請人除了客觀上必須采取了不正當(dāng)手段，而且這種手段是基于故意而并非過失，這也是惡意搶注的必要條件之一。如果行為人并不存在主觀上的惡意，在這里可以理解為明知或者應(yīng)知被搶注人的商標(biāo)、知名企業(yè)字號、名人姓名、作品、知名旅游景點、域名等在一定范圍內(nèi)具有一定知名度而基于攫取不正當(dāng)利益而為之，提前搶注了此商標(biāo)，此時我們并不能當(dāng)然地認(rèn)定該商標(biāo)搶注為惡意搶注。在司法實踐中，對于主觀惡意我們只能通過其客觀行為事實為基礎(chǔ)來加以推定，即只要查明行為人客觀上知道即可。④《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第九條第一款第三項也規(guī)定，根據(jù)法律規(guī)定或者已知事實和日常生活經(jīng)驗法則，能推定出的另一事實，當(dāng)事人無需舉證證明。因此在審查惡意搶注行為過程中，采取推定方式認(rèn)定案件事實是符合法律規(guī)定的。

三、完善我國商標(biāo)搶注的對策和建議

(一)加強維護市場公平競爭秩序

公平競爭原則要求生產(chǎn)經(jīng)營者無論其經(jīng)濟性質(zhì)、組織形式、規(guī)模大小、實力強弱都應(yīng)當(dāng)在市場機制的引導(dǎo)下，通過提高勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量、完善售后服務(wù)、改進服務(wù)態(tài)度、降低產(chǎn)品價格等手段來獲得市場競爭優(yōu)勢。如果采取以犧牲他人正當(dāng)?shù)暮戏?quán)益的形式來搶注商標(biāo)和利用消費者信息不對稱來獲取競爭能力與經(jīng)濟利益，將扭曲市場信息，破壞競爭機制并進而損害社會經(jīng)濟秩序，其實質(zhì)上就是不公平競爭。商標(biāo)惡意搶注是由于競爭者利用不同法律制度的差異與不完善而采取不誠實的手段濫用競爭的結(jié)果。

(二)加強國家商標(biāo)主管機關(guān)等有關(guān)部門的審查監(jiān)督能力

1.加強商標(biāo)干部隊伍能力提升

認(rèn)真組織做好新《商標(biāo)法》的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，加強商標(biāo)干部隊伍建設(shè)，提升業(yè)務(wù)水平，把握基本要求，厘清工作職責(zé)，找準(zhǔn)工作定位，不斷增強法制思維和商標(biāo)意識。通過專題討論、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、案例分析、實戰(zhàn)演練等實用方式，準(zhǔn)確把握新《商標(biāo)法》在申請注冊商標(biāo)、馳名商標(biāo)保護、規(guī)范商標(biāo)代理、禁止他人搶注商標(biāo)、加強商標(biāo)專用權(quán)保護等方面的新變化，提高商標(biāo)注冊管理和執(zhí)法人員的法規(guī)應(yīng)用水平，增強業(yè)務(wù)素質(zhì)。

2.加強一線信息收集

工商部門作為商標(biāo)注冊管理的主要職能部門，應(yīng)當(dāng)加強一線的信息收集工作。要求在具體的實踐操作中，獲取第一手信息，將實際操作中的不足與難點，準(zhǔn)確、全面、有針對性的收集起來，及時反饋給相關(guān)部門，促進新商標(biāo)法的完善。

(三)加強法規(guī)相關(guān)配套與完善

新《商標(biāo)法》加強了商標(biāo)專用權(quán)保護，切實保障權(quán)利人的合法權(quán)益;完善了商標(biāo)注冊有關(guān)制度，方便申請人及時獲得商標(biāo)注冊;規(guī)制了商標(biāo)注冊、使用和商標(biāo)代理中的不正當(dāng)競爭行為，維護市場競爭秩序。但新《商標(biāo)法》的某些權(quán)利和義務(wù)以及具體的操作細則上則比較籠統(tǒng)和模糊，實際操作中還存在難點與不足，需要相關(guān)部門應(yīng)盡快出臺相關(guān)配套細則，才能讓新《商標(biāo)法》發(fā)揮最大的作用。

(四)加強樹立社會商標(biāo)意識

在傳統(tǒng)媒介和以微博，微信等平臺的新媒介共同助力下，可以開展豐富多彩的宣傳教育活動，對不法商標(biāo)侵權(quán)行為案例進行公示，頒法且教法;通過強化對地方黨委政府的指導(dǎo)，使新《商標(biāo)法》的精髓融入其中，使其在開展商標(biāo)保護制度的本職工作中;加強對企業(yè)的宣傳和引導(dǎo)，讓他們重視商標(biāo)作用，以其清楚商標(biāo)注冊、使用的相關(guān)規(guī)定，依法使用自身商標(biāo)，杜絕惡意搶注他人商標(biāo)，維權(quán)且守法;通過對社會各界的宣傳，增強大眾商標(biāo)意識，提倡揭發(fā)侵犯商標(biāo)權(quán)益的行為，致力于創(chuàng)建重視商標(biāo)、保護商標(biāo)、關(guān)愛商標(biāo)的良好和諧的社會家園。

［ 注 釋 ］

①陳煥銳.論商標(biāo)搶注及其法律規(guī)制［D］.西南政法大學(xué)，2008.9.

②楊一平.從商標(biāo)搶注看我國商標(biāo)確權(quán)制度的完善(上)［EB/OL］.法律快車，1999.10.

③曹新明.商標(biāo)搶注之正當(dāng)性研究［EB/OL］.法律圖書館，2012.1.

④程永順.商標(biāo)確權(quán)判例［M］.北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.11.

D923.43

A

2095－4379－(2015)22－0217－02

于承偉，男，浙江浦江人，華東政法大學(xué)國際法學(xué)院國際法碩士研究生，研究方向:國際私法和國際經(jīng)濟法。