張曉冉

（264005　煙臺大學法學院　山東 煙臺）

專利產品修理與再造的權利窮竭問題探究

張曉冉

（264005煙臺大學法學院山東 煙臺）

專利產品使用人修理權存在的前提是專利權人對該產品已經權利窮竭，但若是專利產品經修理達到了再造的限度，專利權人仍可主張其權利并未窮竭。如何確定這個限度的臨界點，有沒有一個特定的標準可以準確的對修理與再造進行界定，目前國內外司法實踐尚沒有確切清晰的答案。

專利產品；修理；再造；權利窮竭

在世界各地都在積極倡導鼓勵再生資源重復使用的大背景下，資源再生和重復利用中的專利問題日益凸顯出來，而其中最為突出的就是若專利產品使用人在使用過程中對專利產品進行修理或者再造，專利產品權利人的權利是否窮竭的問題。

一、專利產品的修理與再造

通說認為，專利產品在使用過程中為維持其正常使用狀態(tài)而進行一定的修理是允許的，專利權人基于其在售出專利產品時已經取得了相應的對價，因此對該已售出專利產品的權利已經用盡，無權對專利產品使用人的修理行為主張權利。而若專利產品的使用人對該產品的修理超出了一定的限度，達到了相當于重新制造一個專利產品的程度，即構成專利產品的“再造”，此種情況下專利權人仍有權主張專利產品使用人侵害其專利權的行為，其專利權并未由于專利產品的售出而窮竭。界定區(qū)分修理與再造行為的程度不僅涉及專利權人、專利產品使用人，更涉及到了為專利產品提供售后和零配件服務的大量行業(yè)和大批回收產品再制造企業(yè)的生存和發(fā)展。

二、專利產品修理與再造與權利窮竭的關系

即使在制度已經相對成熟的美國，在涉及修理與再造的相關案件時所持觀點也是不一致的。其中影響較為重大的屬刨床案及帆布車頂案，其中刨床案所確立的判斷標準是綜合考慮發(fā)明人的意圖、更換部位的使用壽命與整體專利產品壽命的比例等，而帆布車頂案則確定了專利產品的整體報廢原則。在刨床案中，專利權人指控更換刨刀的行為構成了再造專利產品，法院指出，即使是一個部件損壞而導致整個機器不能繼續(xù)使用，并不能說明機器不復存在了，而更換損壞的部件以恢復機器原有的使用性能是法律允許的修理，因此不構成侵權。

在我國，有學者認為，可以將修理的零件或者修理后的整體產品與專利權利人的權利要求書保護范圍相比較來加以確定。還有學者認為，對于區(qū)分專利產品的修理與再造不宜確定明確的標準，而是應當允許法官在面臨具體案件時進行個案分析，在參考修理部分是否為發(fā)明的核心部位的基礎上，結合我國的政策導向，根據(jù)個案具體事實和背景，綜合考慮專利的發(fā)明目的、要解決的技術問題及所采取的具體技術方案以及專利產品磨損或毀壞的情況之后再進行綜合判斷。

三、我國專利產品修理與再造的權利窮竭案例及其評析

我國目前對于專利產品修理與再造的區(qū)分尚沒有明確的法律規(guī)定，其相關案例較為典型的當數(shù)對外觀設計專利產品回收利用的“古貝春案”和“黑加侖案”以及“類似修理”的實用新型專利的“空氣過濾器改造案”。

在“古貝春案”中，古貝春酒廠通過回收具有外觀設計專利權的酒瓶盛裝自己生產的古貝春酒。一審法院將古貝春酒廠的回收利用行為界定為“變相的生產制造外觀設計專利產品”的行為，屬于對專利產品的再造行為，構成了侵權。該案中提出的具有創(chuàng)造性的“變相生產制造外觀設計專利”，在我國其后的司法實踐中不斷被延續(xù)。而在“空氣過濾器改造案”中，某凈化公司基于與客戶公司的改造技術協(xié)議對涉案專利產品進行了部分改造。一審法院將改造后的產品技術特征與專利權的保護范圍相比較，判定該改造行為構成侵權。二審法院認為該種改造行為實際上是一種產品制造行為，侵害了專利權人的制造權。

上述“古貝春案”和“改造案”案例，判決結果均是構成專利侵權，無非是為了保證專利權人的利益，以為了提高專利權人創(chuàng)新的積極性，更好的促進科學技術的發(fā)展，但卻忽略了無正當理由的保護會有過度保護之嫌，不僅不會促進科技進步，反而有可能會起到反作用。

實際上對于善意的回收利用外觀設計專利的行為，筆者認為這種行為本身不會對專利權人或者社會造成一些不利益，從一定程度上來說還是節(jié)約資源有利社會的行為，若要強行將其作為權利用盡的例外進行保護，反而破壞了權利用盡的一般規(guī)則，致使裁判具有更大的不確定性。但是對一些惡意的回收利用外觀設計專利的行為，需要有一定的規(guī)則對其進行規(guī)制，筆者認為可以參照以下辦法：①明確售后限制條件的，可以不適用權利用盡。②如果外觀設計權利用盡，有人惡意地利用外觀設計“搭便車”，提高自己的市場認知度或試圖混淆商品，專利權人可以獲得著作權、商標等方面的保護。③若由于回收再利用的行為導致專利權人的專利產品市場份額明顯變低的，專利權人可以依據(jù)反不正當競爭法尋求保護。因此對于回收利用外觀設計專利產品的保護，不必要創(chuàng)造另外的例外規(guī)則，現(xiàn)有法律完全可以將其涵蓋在內進行規(guī)制，創(chuàng)設“變相”生產制造規(guī)則作為權利窮竭的例外，盡管在一定程度上可以制止不當?shù)脑偈褂眯袨?，但也會對合理的使用造成阻礙，有可能會造成得不償失的后果。而對于“改造案”在判定時應依據(jù)專利權窮竭原則進行判斷，本案中對合法獲得的專利產品進行以提高生產性能為目的的改造應當是專利權窮竭原則中的“修理”行為，不構成專利侵權。

權利窮竭的本質就是維護專利權人與消費者及社會公共利益之間的平衡，我國目前知識產權審判過程中存在較多的“過度保護”現(xiàn)象，容易因過于關注特定案件表現(xiàn)出的特殊性而突破法律制度的普遍性，產生保護沖動。然而個案反映出的問題，必須在整個法律規(guī)范體系中進行思考，在解決問題路徑之間進行比較選擇，否則就可能損害整個制度的穩(wěn)定性。

［1］閆文軍.從有關美國判例看專利產品“修理”與“再造”的區(qū)分，《專利法研究（2004）》，2005年.

［2］【日】田村善之，李揚.田村善之論知識產權，中國人民大學出版社，2013年3月第1版.

［3］萬琦.專利產品首次銷售侵權抗辯研究——以財產權轉移理論為研究進路，知識產權出版社，2014年2月第1版.

［4］國家知識產權局協(xié)調管理司.專利糾紛典型案例評析，知識產權出版社，2008年5月第1版.

［5］孟斌.對“變相生產制造外觀設計專利”規(guī)則的反思，《電子知識產權》，2015年03期.

［6］劉明江.論專利產品改造中的侵權認定——兼評我國首例專利產品改造案，《知識產權》，2015年第04期.

張曉冉（1990～），女，漢族，山東菏澤人，煙臺大學法學院碩士研究生，研究方向：知識產權。

煙臺大學大學生科技創(chuàng)新基金資助項目（150126）。