劉明江

論專利產(chǎn)品改造中的侵權(quán)認(rèn)定
——兼評我國首例專利產(chǎn)品改造案

劉明江

在審理專利產(chǎn)品改造糾紛案件中，應(yīng)當(dāng)適用的侵權(quán)判定原則是專利權(quán)用盡原則，而不是全面覆蓋原則。在認(rèn)定專利侵權(quán)行為時(shí)，應(yīng)綜合考慮專利權(quán)人的利益、專利產(chǎn)品買受人和使用人的利益以及社會(huì)公眾的利益（表現(xiàn)為市場競爭和科技創(chuàng)新）。一般說來，對專利產(chǎn)品進(jìn)行改造是正常利用專利產(chǎn)品的行為，不應(yīng)認(rèn)定為專利侵權(quán)行為。

專利產(chǎn)品 改造 專利侵權(quán) 認(rèn)定

一般說來，受專利法保護(hù)的專利產(chǎn)品由專利權(quán)人售出或者經(jīng)專利權(quán)人同意售出以后，專利產(chǎn)品的買受人和使用人可根據(jù)自己的需要使用該專利產(chǎn)品，如何使用則不受專利權(quán)人的約束，此即專利權(quán)用盡的一般規(guī)則。假若專利產(chǎn)品的買受人和使用人對該專利產(chǎn)品加以改造，提高了專利產(chǎn)品的性能，那么，這種改造行為是專利侵權(quán)行為嗎？也就是說，專利權(quán)用盡的原則還能夠適用嗎？河南省鄭州市中級人民法院于2013年8月21日初審、河南省高級人民法院于2014年9月22日終審的一起實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案件正是一例涉及這一問題的典型案件，這也是我國首個(gè)因?qū)＠a(chǎn)品改造而引發(fā)專利侵權(quán)糾紛的案例。①日本的Canon再生墨盒案件引發(fā)了學(xué)者對于專利產(chǎn)品修理的合法性以及專利產(chǎn)品修理與再造區(qū)分的大量討論，典型的分析可參見胡開忠：《專利產(chǎn)品的修理、再造與專利侵權(quán)的認(rèn)定——從再生墨盒案談起》，載《法學(xué)》2006年第12期，第145-151頁。針對專利產(chǎn)品的改造，還未見學(xué)者的分析，本文尚屬首例分析。本文以該案件為實(shí)例，就改造專利產(chǎn)品的行為是否構(gòu)成專利侵權(quán)進(jìn)行分析。

一、專利產(chǎn)品改造案基本情況

涉案專利是一件有關(guān)“板框式空氣過濾器”的實(shí)用新型專利，專利權(quán)人是洛陽毅興石化電器儀表設(shè)備有限公司（以下簡稱洛陽毅興石化公司）。②參見鄭州市中級人民法院（2012）鄭知民初字第261號民事判決書和河南省高級人民法院（2014）豫法知民終字第61號民事判決書。下文述及的涉案實(shí)用新型專利、爭議事實(shí)和法院觀點(diǎn)均依據(jù)這兩份民事判決書。

“板框式空氣過濾器”實(shí)用新型專利的權(quán)利要求1為：一種板框式空氣過濾器，具有空氣入口、殼體、正負(fù)壓門、過濾裝置和與空氣壓縮機(jī)連通的空氣出口，其特征是：殼體的四周具有多個(gè)空氣進(jìn)入孔，殼體內(nèi)設(shè)置的過濾裝置由濾芯架和設(shè)置在濾芯架上的多個(gè)濾芯構(gòu)成，過濾裝置上部與殼體頂部相接，下部與殼體底部相接構(gòu)成上、下部封閉結(jié)構(gòu)，濾芯上下多層排列且每層為多個(gè)，構(gòu)成環(huán)周封閉結(jié)構(gòu)，過濾裝置內(nèi)部為空腔結(jié)構(gòu)，內(nèi)部空腔通過殼體頂部開孔與正、負(fù)壓門連通，內(nèi)部空腔通過殼體底部開置的空氣出口與空氣壓縮機(jī)連通。

2008年7月10日，中國石化集團(tuán)洛陽石油化工工程公司作為買方，洛陽毅興石化公司作為賣方，簽訂了關(guān)于中石化湛江東興公司“主風(fēng)機(jī)入口空氣過濾器”的石化專用設(shè)備買賣合同，由洛陽毅興石化公司提供空氣過濾器的制造、檢驗(yàn)、包裝、安裝及售后等服務(wù)。洛陽毅興石化公司按照約定履行了合同，合同所涉空氣過濾器系毅興公司按照其“板框式空氣過濾器”實(shí)用新型專利技術(shù)進(jìn)行施工。2011年9月23日，中石化湛江東興公司與新鄉(xiāng)市勝達(dá)過濾凈化技術(shù)有限公司（以下簡稱新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司）簽訂了中石化湛江東興公司主風(fēng)機(jī)配套空氣過濾器改造技術(shù)協(xié)議，新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司依約在前述專利產(chǎn)品基礎(chǔ)上進(jìn)行了加高處理。③即是將現(xiàn)場原有過濾器頂部沿四邊環(huán)形切割，將切割部分連同正負(fù)壓門一塊吊離，完整地露出原過濾器濾芯框架，然后對濾芯框架、外殼部分和防雨棚按原有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行組裝、加工后再將頂部連同原有的正負(fù)壓門一起吊至加高后的空氣過濾器頂部，重新焊接封頂。洛陽毅興石化公司認(rèn)為，新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司對專利產(chǎn)品的改造行為侵犯了其實(shí)用新型專利，故將其起訴至法院。④值得注意的是，洛陽毅興石化公司僅將新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司起訴至法院，未將中國石化集團(tuán)洛陽石油化工工程公司和中石化湛江東興公司列為被告，這或許源于原告的訴訟策略。

一審法院認(rèn)為，新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司對涉案專利產(chǎn)品進(jìn)行部分改造，改造后的產(chǎn)品技術(shù)特征完全落入了洛陽毅興石化公司專利權(quán)的保護(hù)范圍，因此，新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司改造專利產(chǎn)品的行為構(gòu)成侵權(quán)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)并賠償損失的民事責(zé)任。

二審法院認(rèn)為，新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司與中石化湛江東興公司簽訂、履行合同的改造行為屬于產(chǎn)品制造行為，新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司改造后的設(shè)備與洛陽毅興石化公司生產(chǎn)的改造前的設(shè)備及洛陽毅興石化公司“板框式空氣過濾器”實(shí)用新型專利技術(shù)方案的技術(shù)特征相同，落入洛陽毅興石化公司“板框式空氣過濾器”實(shí)用新型專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍，構(gòu)成專利侵權(quán)。

二、全面覆蓋原則無適用余地

依據(jù)我國司法解釋確立的全面覆蓋原則，被控侵權(quán)物的技術(shù)特征涵蓋了專利產(chǎn)品的全部技術(shù)特征，嚴(yán)格說是涵蓋了權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征，才有可能落在專利權(quán)的保護(hù)范圍內(nèi)，缺少權(quán)利要求記載的一項(xiàng)以上的技術(shù)特征，就不會(huì)落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。⑤《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（法釋［2009］21號）》第7條：人民法院判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征。被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其落入專利權(quán)的保護(hù)范圍；被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相比，缺少權(quán)利要求記載的一個(gè)以上的技術(shù)特征，或者有一個(gè)以上技術(shù)特征不相同也不等同的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其沒有落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。因此，專利侵權(quán)是否成立，關(guān)鍵在于權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征是否都體現(xiàn)在被控侵權(quán)物中。

在該案中，新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司僅是將現(xiàn)場原有過濾器頂部沿四邊環(huán)切割，將切割部分連同正負(fù)壓門一塊吊離，完整地露出原過濾器濾芯框架，然后對濾芯框架、外殼部分和防雨棚按原有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行組裝、加工后再將頂部連同原有的正負(fù)壓門一起吊至加高后的空氣過濾器頂部，重新焊接封頂。適用全面覆蓋原則分析該案，就可發(fā)現(xiàn)改造后的過濾器的技術(shù)特征與專利產(chǎn)品的技術(shù)特征完全相同。作為一審法院的鄭州市中級人民法院也認(rèn)為，“改造后的所有技術(shù)特征與原告專利產(chǎn)品的技術(shù)特征經(jīng)過比對完全相同，全部落入了原告的專利權(quán)利的保護(hù)范圍?！币粚彿ㄔ簱?jù)此認(rèn)定改造過濾器的行為構(gòu)成對原告專利權(quán)的侵犯，是有一定道理的。

然而，在此場合，適用全面覆蓋原則合理嗎？本文認(rèn)為不合理，原因有三。一是改造專利產(chǎn)品只是提高了產(chǎn)品某一方面的性能，僅涉及部分技術(shù)特征。在該案中，對涉案過濾器的改造系在原有專利產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行了加高處理，沒有對整個(gè)專利產(chǎn)品進(jìn)行處理，因此不涉及權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征。二是若如此改造專利產(chǎn)品就構(gòu)成侵權(quán)的話，那么，修理專利產(chǎn)品也是專利侵權(quán)行為，因?yàn)樾蘩砗蟮膶＠a(chǎn)品也涵蓋權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征。實(shí)際上，修理是針對未過使用壽命但功能有待恢復(fù)或者維持的專利產(chǎn)品

正是因?yàn)樵谠摪傅囊粚彙⒍徶绣e(cuò)誤地適用了全面覆蓋原則，才導(dǎo)致改造專利產(chǎn)品構(gòu)成專利侵權(quán)的錯(cuò)誤認(rèn)定結(jié)果。依全面覆蓋原則，專利產(chǎn)品的買受人或者使用人只能原樣使用該專利產(chǎn)品，不能作任何改造，否則即為專利侵權(quán)行為。如此適用法律顯然有悖常理。⑧在售出的專利產(chǎn)品上，專利權(quán)與物權(quán)并存，專利權(quán)人不能干擾物權(quán)人對其合法取得的專利產(chǎn)品進(jìn)行的正常使用（如根據(jù)實(shí)際需要對專利產(chǎn)品加以改造），而物權(quán)人也不能逾越邊界（如名為“改造”實(shí)為“再造”）而侵害專利權(quán)人的利益。因此，在改造專利產(chǎn)品的案件中，全面覆蓋原則幾無適用的余地。而言的，是使專利產(chǎn)品能夠正常使用而進(jìn)行的更換零部件等維護(hù)性行為，不涉及專利產(chǎn)品的全部技術(shù)特征。通說認(rèn)為，對專利產(chǎn)品進(jìn)行修理不是專利侵權(quán)行為。三是在有關(guān)專利產(chǎn)品修理與再造的專利侵權(quán)糾紛案件中，進(jìn)行侵權(quán)判定時(shí)并沒有適用全面覆蓋原則，實(shí)際上適用了專利權(quán)用盡原則。專利產(chǎn)品售出后，對該專利產(chǎn)品進(jìn)行修理、改造或者再造，在判斷這些修理、改造或者再造行為是否構(gòu)成專利侵權(quán)行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)首選專利權(quán)用盡原則。

與改造專利產(chǎn)品類似，修理專利產(chǎn)品的合法性引發(fā)了不少學(xué)者的討論，在討論中較為常見的是，在專利權(quán)用盡的框架內(nèi)進(jìn)行合法性分析。例如，胡開忠教授就是這樣闡述的：“根據(jù)專利權(quán)用盡理論，消費(fèi)者可以對專利產(chǎn)品進(jìn)行正常的使用。那么，使用中的修理是否合法呢？ 從修理目的來看，修理是對已損害的專利產(chǎn)品進(jìn)行維修，以恢復(fù)其功能，延長其使用壽命。修理不等于產(chǎn)品的制造，從本質(zhì)上講，修理是產(chǎn)品使用中的一個(gè)環(huán)節(jié)。所以，按照專利權(quán)用盡理論，專利產(chǎn)品合法取得后的修理也是正當(dāng)?shù)?。因此，多?shù)國家都在司法實(shí)踐中承認(rèn)專利產(chǎn)品修理的正當(dāng)性。”⑥胡開忠：《專利產(chǎn)品的修理、再造與專利侵權(quán)的認(rèn)定——從再生墨盒案談起》，載《法學(xué)》2006年第12期，第146頁。因此，改造專利產(chǎn)品的合法性也要在專利權(quán)用盡的框架內(nèi)展開分析，改造和修理都是在合法購買專利產(chǎn)品之后實(shí)施的行為，具有可比性。

假若在對專利產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改造的過程中，改造人實(shí)施了權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征，也就說對專利產(chǎn)品的改造是全方位的，那么就可以適用全面覆蓋原則，進(jìn)而判定這種改造行為是專利侵權(quán)行為。⑦在此情況下，“改造”之說就難以成立了，謂之“再造”顯得更恰當(dāng)一些。如果改造人在改造專利產(chǎn)品時(shí)僅是實(shí)施了個(gè)別技術(shù)特征，則應(yīng)適用專利權(quán)用盡原則，因?yàn)閷＠麢?quán)保護(hù)的是整個(gè)技術(shù)方案，而不是其中的某個(gè)或者某些技術(shù)特征。這也說明，對專利產(chǎn)品進(jìn)行改造有一個(gè)界限的問題，這個(gè)界限實(shí)質(zhì)上是專利權(quán)用盡原則適用的界限，在這個(gè)界限內(nèi)適用專利權(quán)用盡原則，超出這個(gè)界限就不再適用專利權(quán)用盡原則。

三、權(quán)利用盡原則具有妥適性

實(shí)際上，新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司對涉案過濾器進(jìn)行的技術(shù)改造行為是否是專利侵權(quán)行為，取決于涉案過濾器的買受人中國石化集團(tuán)洛陽石油化工工程公司及使用人中石化湛江東興公司是否有權(quán)改造涉案過濾器，而這又取決于這種情況下能否適用專利權(quán)用盡原則。

依照專利法上的專利權(quán)用盡原則，⑨又稱專利權(quán)窮竭原則、專利權(quán)耗盡原則或者首次銷售原則。專利產(chǎn)品被專利權(quán)人或者經(jīng)其許可首次銷售之后，產(chǎn)品所有人及使用人無論以何種方式“使用”該專利產(chǎn)品，均不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。⑩我國《專利法》（2009年）第69條：有下列情形之一的，不視為侵犯專利權(quán)：（一）專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，由專利權(quán)人或者經(jīng)其許可的單位、個(gè)人售出后，使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口該產(chǎn)品的；……問題是，此處的“使用”該如何理解，換言之，專利產(chǎn)品的使用人該如何“使用”才能援引專利權(quán)用盡原則。毫無疑問，將購買到的專利產(chǎn)品原樣使用，不作任何改動(dòng)，正常利用專利產(chǎn)品的已有功能，應(yīng)當(dāng)是此處所指的“使用”行為。若對專利產(chǎn)品進(jìn)行修理或者改造，還是正常的“使用”行為嗎？

專利產(chǎn)品在正常使用年限內(nèi)難免不出現(xiàn)故障，此時(shí)要么棄之不用，要么進(jìn)行維修甚至更換零部件等維護(hù)性行為，使專利產(chǎn)品的性能恢復(fù)至原有水平或者稍低于原有水平。①一般情況下，產(chǎn)品經(jīng)過修理尤其是經(jīng)過多次修理，其性能表現(xiàn)會(huì)差一些?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理專利侵權(quán)糾紛案件若干問題的規(guī)定（會(huì)議討論稿）》（2003年10月27—29日）第27條規(guī)定，“專利產(chǎn)品的合法使用人為使專利產(chǎn)品能夠正常使用而進(jìn)行的修理、更換零部件等維護(hù)性行為，不視為制造專利產(chǎn)品的行為。”據(jù)此規(guī)定，可以說這種維護(hù)性的修理行為是恢復(fù)產(chǎn)品功能的行為，應(yīng)當(dāng)屬于權(quán)利用盡原則所指的“使用”范疇，不是專利侵權(quán)行為。②然而，在實(shí)踐中，對已過使用壽命的專利產(chǎn)品進(jìn)行修理是否構(gòu)成侵權(quán)，專利產(chǎn)品的使用壽命如何界定，對專利產(chǎn)品進(jìn)行修理有無限度的要求（例如，專利產(chǎn)品修理的部位過多或者次數(shù)過多，似乎是重新制造了專利產(chǎn)品，即再造），修理與再造如何區(qū)分，諸如此類的問題一時(shí)還找不到較滿意的答案。2007年6月28日，中國計(jì)算機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)耗材專業(yè)委員會(huì)和珠海市耗材行業(yè)協(xié)會(huì)共同向最高人民法院書面致函，就《最高人民法院關(guān)于審理專利侵權(quán)糾紛案件若干問題的規(guī)定（會(huì)議討論稿）》提出異議。最高人民法院于2009年12月28日發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］21號）刪除了第27條的規(guī)定。2012年的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件若干問題的意見（內(nèi)部征求意見稿）》也未對修理作出規(guī)定。石必勝認(rèn)為，“這表明，最高人民法院目前并不傾向于過于嚴(yán)格的界定專利權(quán)用盡的范圍?！币娛貏伲骸秾＠麢?quán)用盡視角下專利產(chǎn)品修理與再造的區(qū)分》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2013年第6期，第20頁。最高人民法院于2014年7月31日發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）（公開征求意見稿）》亦未涉及專利產(chǎn)品的修理。

專利產(chǎn)品在使用中，盡管未過使用年限，產(chǎn)品功能也在正常狀態(tài)，但仍不能滿足產(chǎn)品使用人的需求，此時(shí)需要作一些改造工作，常常相伴而生的是產(chǎn)品功能的改善。與修理僅是恢復(fù)產(chǎn)品功能的行為不同，改造是在專利產(chǎn)品沒有故障的情況下為改善產(chǎn)品性能而進(jìn)行技術(shù)性加工的行為。如在該案中，新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司對過濾器進(jìn)行了加高改造，提高了涉案專利產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。這種改造行為是否屬于權(quán)利用盡原則所指的“使用”范疇，現(xiàn)行法律法規(guī)根本沒有涉及，前述《最高人民法院關(guān)于審理專利侵權(quán)糾紛案件若干問題的規(guī)定（會(huì)議討論稿）》也沒有提及。

本文認(rèn)為，對合法獲得的專利產(chǎn)品進(jìn)行以提高生產(chǎn)性能為目的的改造應(yīng)當(dāng)是權(quán)利用盡原則中的“使用”行為，不構(gòu)成專利侵權(quán)行為。首先，專利權(quán)人的利益沒有受到影響。買受人購買了專利產(chǎn)品，專利權(quán)人已獲得了應(yīng)有的銷售利潤，專利產(chǎn)品經(jīng)過改造還是原來的專利產(chǎn)品，沒有形成新的產(chǎn)品，不會(huì)擠占專利權(quán)人的市場份額。③在一個(gè)專利產(chǎn)品有多個(gè)型號時(shí)，各型號產(chǎn)品僅生產(chǎn)能力不同，買受人將一個(gè)型號的專利產(chǎn)品改造為另一個(gè)型號的專利產(chǎn)品，將影響該另一個(gè)型號的專利產(chǎn)品的銷售，最終損害專利權(quán)人的利益。不過，將一個(gè)型號的產(chǎn)品改造為另一個(gè)型號的產(chǎn)品并非對任何產(chǎn)品而言都是可行的，有的改造會(huì)適得其反，致使原有產(chǎn)品功能喪失殆盡。這說明，對專利產(chǎn)品進(jìn)行改造在可行性上會(huì)因產(chǎn)品而異，一般說來屬特殊個(gè)例，對專利權(quán)人而言構(gòu)不成多大的危害。其次，專利產(chǎn)品的買受人享有物權(quán)，有權(quán)根據(jù)自己的需要對該專利產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改造。若不允許對專利產(chǎn)品進(jìn)行改造，買受人明知專利產(chǎn)品不能滿足其實(shí)際需要但可通過技術(shù)改造加以改進(jìn)，還得照樣使用該專利產(chǎn)品，這對專利產(chǎn)品的買受人是極為不公平的。再次，允許對專利產(chǎn)品進(jìn)行改造有利于市場競爭，尤其是有利于提供配套技術(shù)服務(wù)的市場競爭。有些市場主體（如該案中的新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司）以提供技術(shù)改造業(yè)務(wù)為服務(wù)內(nèi)容，若對專利產(chǎn)品進(jìn)行改造須經(jīng)專利權(quán)人許可，技術(shù)市場競爭的主導(dǎo)權(quán)將會(huì)掌握在專利權(quán)人手中，良性的市場競爭就不會(huì)出現(xiàn)。第四，允許對專利產(chǎn)品進(jìn)行改造有利于科技創(chuàng)新?？萍紕?chuàng)新總不會(huì)憑空而出，總是建立在已有科技成果的基礎(chǔ)上，在對專利產(chǎn)品改造的過程中就孕育著新的技術(shù)的萌芽。

《北京市高級人民法院專利侵權(quán)判定若干問題的意見（修訂征求意見稿）》（2011年4月8日）第125條規(guī)定，“專利權(quán)用盡。專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，由專利權(quán)人或者經(jīng)其許可的單位、個(gè)人售出后，使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口該產(chǎn)品的，不視為專利侵權(quán)。包括：……（3）在專利產(chǎn)品合法售出或讓與后為使專利產(chǎn)品正常使用或更好地發(fā)揮性能，或者延續(xù)專利產(chǎn)品的使用期限而對該產(chǎn)品進(jìn)行的維修、更換零部件等維護(hù)性行為，屬于專利權(quán)用盡?！雹?011年11月，中國計(jì)算機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)、中國計(jì)算機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)耗材專業(yè)委員會(huì)、珠海市耗材行業(yè)協(xié)會(huì)和上海市計(jì)算機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)耗材專業(yè)委員會(huì)共同向北京市高級人民法院提交《關(guān)于北京高級人民法院〈專利侵權(quán)判定若干問題的意見〉（會(huì)議討論稿二）的商榷》，對上述規(guī)定提出了異議。值得注意的是，在北京市高級人民法院制定并于2013年9月4日下發(fā)的《專利侵權(quán)判定指南》中，未見針對維修的相關(guān)規(guī)定。本文認(rèn)為，其中的“更好地發(fā)揮性能”意味著，以提高專利產(chǎn)品性能的改造行為可適用專利權(quán)用盡原則，應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為正常的“使用”專利產(chǎn)品的行為。

綜合上述分析，在處理專利產(chǎn)品改造糾紛案中，專利權(quán)用盡原則具有妥適性。在該案中，應(yīng)當(dāng)根據(jù)專利權(quán)用盡原則分析專利侵權(quán)存在與否。依專利權(quán)用盡原則，涉案專利產(chǎn)品的買受人以及使用人可以基于自身需要對涉案專利產(chǎn)品進(jìn)行改造，新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司受托對涉案專利產(chǎn)品進(jìn)行改造具有正當(dāng)性，專利侵權(quán)沒有根據(jù)。

四、專利產(chǎn)品改造案引發(fā)的思考

盡管我國首例專利產(chǎn)品改造一案已塵埃落定，但其中仍留有一些問題，不能視而不見，需要深入思考。

（一）權(quán)利用盡原則抗辯的缺失

中石化湛江東興公司是涉案專利產(chǎn)品的直接使用人，新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司受中石化湛江東興公司之托對涉案專利產(chǎn)品進(jìn)行擴(kuò)能改造。中石化湛江東興公司針對洛陽毅興石化公司的權(quán)利用盡原則的抗辯，新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司也應(yīng)享有。⑤當(dāng)專利產(chǎn)品使用人有權(quán)改造專利產(chǎn)品時(shí)，可以自己改造，但當(dāng)自身缺乏改造能力時(shí)，也可以委托他人實(shí)施改造工作，兩者實(shí)為加工承攬合同關(guān)系。受托人的改造行為是否合法取決于專利產(chǎn)品使用人是否有權(quán)對專利產(chǎn)品進(jìn)行改造，因此，使用人對抗權(quán)利人所提侵權(quán)主張的抗辯，受托人亦可援引。

前已述及，在對專利產(chǎn)品進(jìn)行改造的場合，權(quán)利用盡原則是對抗侵權(quán)主張的有效抗辯。然而，不可思議的是，在整個(gè)案件的一審和二審中，未見作為被告的新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司提出權(quán)利用盡原則抗辯主張。⑥在一審及二審中，新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司均提出了現(xiàn)有技術(shù)抗辯主張，但未被法院認(rèn)可。在一定程度上可以說，正是權(quán)利用盡原則抗辯的缺失造成新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司在一審和二審中以敗訴而告終。

當(dāng)被告未主張權(quán)利用盡原則抗辯時(shí)，法官能否主動(dòng)適用權(quán)利用盡原則呢？基于對私法意思自治原則、當(dāng)事人主義訴訟模式以及法官中立地位的追求，法官顯然不能主動(dòng)適用權(quán)利用盡原則，否則對原告極為不公。那么，在權(quán)利用盡原則抗辯缺位以及法官不能主動(dòng)適用權(quán)利用盡原則的情況下，法官能否行使釋明權(quán)，使被告知曉呢？答案同樣是否定的，理由如上所述。⑦尹臘梅指出，“法院對案件的管理義務(wù)是必要的，但是維持原告、法官和被告之間的等腰三角關(guān)系更加必要，不如此，我們的司法改革必然回到原來職權(quán)主義的老路上去，法院的中立地位就會(huì)受到嚴(yán)重影響，司法公正和司法為民更無從談起?！痹敱M分析，參見尹臘梅：《抗辯權(quán)的法官釋明問題》，載《比較法研究》2006年第5期，第120-130頁。

（二）專利權(quán)人聲明的效力

假若專利權(quán)人在專利產(chǎn)品上貼上告示，或是與買受人簽訂合同，事先作出了不許買受人改造專利產(chǎn)品的明確約定，買受人還能對專利產(chǎn)品進(jìn)行改造嗎？答案雖不是完全肯定的，但也不是完全否定的，具體視情況而定。國家知識產(chǎn)權(quán)局專利管理司于2013年9月26日發(fā)布的《專利侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)和假冒專利行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)指引（征求意見稿）》指出，“權(quán)利人在售出專利產(chǎn)品時(shí)，對購買者提出了限制產(chǎn)品后續(xù)使用、銷售、許諾銷售等限制性條件，購買者違反了上述條件，仍然可以適用權(quán)利用盡抗辯，其行為不構(gòu)成專利侵權(quán)。至于其行為是否需要承擔(dān)合同責(zé)任，作為限制條件的合同條款是否有效，不在管理專利工作的部門的處理權(quán)限之內(nèi)?！雹酁檫M(jìn)一步提升全國知識產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)專利行政執(zhí)法工作的規(guī)范性、科學(xué)性，促進(jìn)全國專利行政執(zhí)法辦案工作的協(xié)調(diào)一致，根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)專利行政執(zhí)法工作的決定》和《專利行政執(zhí)法能力提升工程方案》的要求，國家知識產(chǎn)權(quán)局組織起草了《專利侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)和假冒專利行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)指引》。

在該案中，洛陽毅興石化公司沒有作出不許買受人或者使用人對其專利產(chǎn)品進(jìn)行改造的聲明。何況，權(quán)利用盡是法定的不侵權(quán)抗辯事由，即使洛陽毅興石化公司作出禁止改造其專利產(chǎn)品的聲明，也不能將權(quán)利用盡原則排除在可適用的范圍之外。⑨我國《專利法》第69條第1項(xiàng)規(guī)定了專利權(quán)用盡原則，未出現(xiàn)“專利權(quán)人有相反意思表示的除外”的字眼，因此，該規(guī)定沒有給專利權(quán)人預(yù)留可以聲明排除專利權(quán)用盡原則適用的空間。

（三）專利產(chǎn)品改造的邊界

根據(jù)權(quán)利用盡原則，專利產(chǎn)品的買受人可以根據(jù)自己的實(shí)際需要，對專利產(chǎn)品進(jìn)行一定程度的改造，改進(jìn)專利產(chǎn)品的性能表現(xiàn)，如該案中過濾器凈化能力的擴(kuò)充。⑩涉案專利產(chǎn)品“板框式空氣過濾器”改造前的生產(chǎn)能力為每分鐘3450立方米，改造后的生產(chǎn)能力為每分鐘5500立方米。那么，問題就來了，專利產(chǎn)品的改造存在邊界嗎？本文認(rèn)為，邊界是存在的。但是，邊界在哪里呢？

一般說來，對專利產(chǎn)品進(jìn)行改造是為了增強(qiáng)專利產(chǎn)品某一方面或者某幾方面的性能。當(dāng)專利權(quán)人生產(chǎn)的專利產(chǎn)品具有不同的性能（往往構(gòu)成一個(gè)系列的產(chǎn)品，表現(xiàn)為一種產(chǎn)品的不同型號）時(shí)，專利產(chǎn)品的買受人將一個(gè)型號的專利產(chǎn)品改造成另一個(gè)型號的專利產(chǎn)品，就會(huì)侵占專利權(quán)人的市場份額。此時(shí)，專利產(chǎn)品的買受人應(yīng)當(dāng)一開始就購買所需型號的專利產(chǎn)品，而不應(yīng)當(dāng)借改造之名，行侵占專利權(quán)人市場份額之實(shí)。

因此，專利產(chǎn)品改造的邊界取決于專利權(quán)人是否生產(chǎn)了買受人所需性能的專利產(chǎn)品。若專利權(quán)人生產(chǎn)了買受人所需性能的專利產(chǎn)品，改造行為就欠缺正當(dāng)性，否則，應(yīng)允許買受人對專利產(chǎn)品進(jìn)行改造，使之滿足買受人的實(shí)際需要。

在該案中，涉案過濾器是由洛陽毅興石化公司在中石化湛江東興公司所在地現(xiàn)場建造的，建造完畢，過濾器凈化能力已成既定水平。隨后，中石化湛江東興公司欲擴(kuò)充該過濾器凈化能力。此時(shí)，要么簽訂新的買賣合同，讓洛陽毅興石化公司重建一臺(tái)具有所需凈化能力的過濾器，要么對原有過濾器進(jìn)行擴(kuò)能改造。顯而易見，改造要比重建節(jié)約許多，從節(jié)約出發(fā)，應(yīng)當(dāng)支持對原有過濾器進(jìn)行擴(kuò)能改造。在實(shí)施擴(kuò)能改造中，洛陽毅興石化公司不能以專利權(quán)人自居而壟斷涉案過濾器的技術(shù)改造工作，應(yīng)當(dāng)與其他技術(shù)服務(wù)商一樣，平等地參加中石化湛江東興公司進(jìn)行的招投標(biāo)工作。①2011年9月，中石化湛江東興公司針對涉案專利產(chǎn)品改造工作公開招標(biāo)，洛陽毅興石化公司和新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司均投標(biāo)，前者未中標(biāo)，后者中標(biāo)。因此，新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司對涉案專利產(chǎn)品進(jìn)行擴(kuò)能改造不會(huì)擠占洛陽毅興石化公司的市場份額，沒有逾越邊界。

在一起發(fā)生在美國的打印機(jī)墨盒專利侵權(quán)糾紛案件中，??See Hewlett-Packard Company, Plaintiff-Appellant, v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corporation, Inc. and Fred Keen, Defendants-Appellees, 123 F. 3d 1445 (CAFC 1997).?Because plaintiff sold the products without restriction, defendant had the right to modify the product as long as the modification was not a reconstruction of a spent product. The court held that the modification was more akin to permissible repair rather than impermissible reconstruction…. Absent proof of a reconstruction, defendant’s modification was not an infringement. See Hewlett-Packard Company, Plaintiff-Appellant, v. Repeat-OType Stencil Manufacturing Corporation, Inc. and Fred Keen, Defendants-Appellees, 123 F. 3d 1445 (CAFC 1997).惠普公司制造并銷售享有專利權(quán)的噴墨打印機(jī)以及與其打印機(jī)配套使用的一次性噴墨墨盒，并在使用手冊中建議用戶在墨耗盡時(shí)“立即扔掉舊墨盒”（discard old cartridge immediately）。ROT公司購入未曾使用的墨盒，對墨盒加以改進(jìn)（modifying），使之具備可重新灌墨性能，然后投放市場銷售。惠普公司以專利侵權(quán)為由將ROT公司起訴至美國加利福尼亞北區(qū)聯(lián)邦地方法院（U.S. District Court for the Northern District of California），后又上訴至美國聯(lián)邦巡回上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit）。法院認(rèn)為，惠普公司在未作任何限制的條件下銷售產(chǎn)品，ROT公司有權(quán)對該產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，只要不構(gòu)成對已用過產(chǎn)品的再造即可，ROT公司的改進(jìn)行為更像是可允許的修理行為，而不是不容許的再造行為；在不能證明屬于再造行為的情況下，ROT公司的改進(jìn)行為就不是侵權(quán)行為。??See Hewlett-Packard Company, Plaintiff-Appellant, v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corporation, Inc. and Fred Keen, Defendants-Appellees, 123 F. 3d 1445 (CAFC 1997).?Because plaintiff sold the products without restriction, defendant had the right to modify the product as long as the modification was not a reconstruction of a spent product. The court held that the modification was more akin to permissible repair rather than impermissible reconstruction…. Absent proof of a reconstruction, defendant’s modification was not an infringement. See Hewlett-Packard Company, Plaintiff-Appellant, v. Repeat-OType Stencil Manufacturing Corporation, Inc. and Fred Keen, Defendants-Appellees, 123 F. 3d 1445 (CAFC 1997).本文認(rèn)為，與其說ROT公司的改進(jìn)行為像是修理，不如說是改造，因?yàn)榛萜展旧a(chǎn)的墨盒經(jīng)ROT公司改進(jìn)之后由一次性墨盒變成可多次使用的墨盒，改善了墨盒的使用性能。

（四）默示許可原則的適用

根據(jù)默示許可原則，在專利權(quán)人沒有明確的相反意思表示的情況下，可視為專利權(quán)人許可專利產(chǎn)品的買受人及使用人對該專利產(chǎn)品進(jìn)行符合其實(shí)際需要的使用，包括對專利產(chǎn)品進(jìn)行的改造。專利權(quán)人沒有禁止買受人及使用人對其專利產(chǎn)品進(jìn)行改造的明確約定，買受人及使用人對該專利產(chǎn)品進(jìn)行改造，沒有違背專利權(quán)人的意愿。專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)預(yù)料到其專利產(chǎn)品在使用過程中會(huì)經(jīng)過適當(dāng)改造以滿足特定需要，沒有事先明示不許可，就可理解為專利權(quán)人默認(rèn)了這種改造行為。

不過，當(dāng)對專利產(chǎn)品的改造逾越了邊界，成為專利產(chǎn)品的再造，權(quán)利用盡原則沒有適用余地，此時(shí)可以考慮默示許可原則的適用。④有關(guān)權(quán)利用盡原則與默示許可原則的對比分析，參見孔燕：《專利法上默示許可與權(quán)利窮竭理論研究》，華東政法大學(xué)碩士論文，2013年。當(dāng)權(quán)利用盡原則還可以用作對抗侵權(quán)主張的有效抗辯時(shí)，沒有適用默示許可原則的必要。⑤在上述打印機(jī)墨盒一案中，美國加利福尼亞北區(qū)聯(lián)邦地方法院和美國聯(lián)邦巡回上訴法院逕行適用了默示許可原則，因?yàn)榛萜展驹阡N售產(chǎn)品時(shí)沒有附加任何限制條件，所以視為惠普公司默許產(chǎn)品買受人ROT公司可對產(chǎn)品加以改進(jìn)。筆者認(rèn)為，在方法論意義上，優(yōu)先適用默示許可原則是欠妥當(dāng)?shù)模贿^，這反映了美國法院的實(shí)用主義態(tài)度。在該案中，權(quán)利用盡原則能夠恰當(dāng)?shù)亟鉀Q專利侵權(quán)之爭，因此，沒有必要引用默示許可原則。

在該案中，即使如一審及二審法院所言，對涉案專利產(chǎn)品進(jìn)行擴(kuò)能改造“屬于產(chǎn)品制造行為”，專利權(quán)用盡原則已沒有適用余地了，洛陽毅興石化公司參與了改造涉案專利產(chǎn)品的招標(biāo)工作，應(yīng)知改造工作的具體內(nèi)容，但沒有及時(shí)主張權(quán)利，⑥洛陽毅興石化公司是在涉案專利產(chǎn)品改造完成之后才提起專利侵權(quán)之訴的。應(yīng)視同默許了中石化湛江東興公司委托中標(biāo)者新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司改造涉案專利產(chǎn)品的行為。這是適用默示許可原則得出的必然結(jié)論。在此情況下，洛陽毅興石化公司對新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司享有的請求權(quán)就不是損害賠償請求權(quán)，而是不當(dāng)?shù)美颠€請求權(quán)。⑦在默示許可成立的情況下，專利侵權(quán)就沒有存在的基礎(chǔ)，不過，新鄉(xiāng)勝達(dá)凈化公司獲得的利益當(dāng)屬不當(dāng)?shù)美?，?yīng)當(dāng)返還給洛陽毅興石化公司。袁真富指出，“專利默示許可作為一種侵權(quán)抗辯理由，雖然可以免除被控侵權(quán)人的侵權(quán)責(zé)任，但不能絕對地排除其給付使用費(fèi)的合同義務(wù)?！痹敱M分析，參見袁真富：《基于侵權(quán)抗辯之專利默示許可探究》，載《法學(xué)》2010年第12期，第108-119頁。

結(jié) 語

專利產(chǎn)品售出后，買受人及使用人對該專利產(chǎn)品進(jìn)行改造，應(yīng)當(dāng)適用專利權(quán)用盡原則。對專利產(chǎn)品進(jìn)行改造沒有損害專利權(quán)人的利益，是買受人及使用人行使物權(quán)的一種形式，且允許改造專利產(chǎn)品有利于市場競爭和科技創(chuàng)新。因此，改造專利產(chǎn)品的行為是專利權(quán)用盡原則所指的“使用”專利產(chǎn)品的合法行為，不是專利侵權(quán)行為。

在構(gòu)建節(jié)約型社會(huì)的當(dāng)下，應(yīng)從寬認(rèn)定專利產(chǎn)品的改造，首先適用權(quán)利用盡原則，且不允許權(quán)利人聲明排除之。同時(shí)，對專利產(chǎn)品進(jìn)行改造應(yīng)限于一定的范圍，不能將專利產(chǎn)品打造成再造版而侵害專利權(quán)人的利益。

In adjudicating patent infringing cases concerning patent product transformation， what should be applied is the doctrine of patent exhaustion instead of that of all technical features. In ascertaining patent infringing acts， the interests of patent holders， product buyers and users， as well as the general public （expressed as market competition and technological innovation） should be taken into account comprehensively. Generally speaking， transforming a patent product is one of the ordinary uses of the product， and thus， should not be deemed as a patent infringing act.

patent product； transformation； patent infringement； judgment

劉明江，河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授，鄭州大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)研究中心研究員，北京大學(xué)法學(xué)博士本文系教育部人文社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃基金項(xiàng)目“侵權(quán)責(zé)任法實(shí)施問題研究”（11YJA820064）階段性成果。