覃韋斯

背景技術(shù)的功能解讀

覃韋斯★

我國專利申請(qǐng)文件中說明書的背景技術(shù)部分的撰寫質(zhì)量普遍較差，或寥寥數(shù)語，語焉不詳；或者洋洋灑灑，不著邊際。其主要原因在于，背景技術(shù)的官方定位是有利于審查員理解、檢索和審查之用。這種一元化的功能定位影響了申請(qǐng)人的撰寫策略，帶來了負(fù)面的影響。本文通過對(duì)背景技術(shù)的功能進(jìn)行多元化解讀，以展現(xiàn)背景技術(shù)長(zhǎng)期以來被普遍忽視的多種功能價(jià)值，提倡有意識(shí)地加以運(yùn)用，發(fā)揮其積極的作用，最終實(shí)現(xiàn)提高我國專利申請(qǐng)文件撰寫質(zhì)量的目的。

背景技術(shù) 撰寫質(zhì)量 一元化 四大功能

一、問題的提出

一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造要想在我國獲得專利保護(hù)，必須首先向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出專利申請(qǐng)。一份專利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)包含請(qǐng)求書、說明書及其摘要和權(quán)利要求書等文件。其中，說明書是描述發(fā)明創(chuàng)造具體內(nèi)容的技術(shù)文件。說明書的格式已經(jīng)高度八股化①崔國斌.專利法原理與案例 ［M］.北京：北京大學(xué)出版社，2012：374.，被明確要求應(yīng)當(dāng)包含技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、發(fā)明內(nèi)容、附圖說明和具體實(shí)施方式這五部分內(nèi)容。②發(fā)明專利申請(qǐng)如果無附圖，則可以不包括附圖說明，但是實(shí)用新型專利申請(qǐng)則必須有附圖及附圖說明。

在專利申請(qǐng)實(shí)務(wù)中，由于權(quán)利要求書是界定專利保護(hù)范圍的核心文件，因此一直以來都是專利申請(qǐng)文件撰寫的重中之重。說明書由于要滿足充分公開的要求以及為權(quán)利要求提供支持，自然也是撰寫的重點(diǎn)。更確切地說，說明書的上述功能主要是由說明書中的具體實(shí)施方式來實(shí)現(xiàn)的，因此具體實(shí)施方式的撰寫也被視作重點(diǎn)。相較之下，背景技術(shù)的撰寫設(shè)計(jì)與構(gòu)思卻被普遍忽視了。

但是，研究美國、德國、日本等專利制度發(fā)達(dá)國家的專利申請(qǐng)文件可以發(fā)現(xiàn)，其說明書中尤其是背景技術(shù)部分描述得清楚、完整并富有邏輯，通常會(huì)引證一到兩篇對(duì)比文件作為背景技術(shù)，除了對(duì)背景技術(shù)進(jìn)行說明性介紹之外，還會(huì)客觀地指出背景技術(shù)中存在的問題和缺點(diǎn)以及解決這些問題時(shí)曾遇到的困難。總體而言，國外申請(qǐng)人非常重視背景技術(shù)部分的撰寫，而且撰寫質(zhì)量普遍較高。

因此，一個(gè)疑問油然而生：與國外相比，我國專利申請(qǐng)文件中背景技術(shù)撰寫質(zhì)量普遍較差的現(xiàn)狀是如何造成的呢？

二、背景技術(shù)現(xiàn)狀的原因分析

《專利法實(shí)施細(xì)則》第17 條第1 款第（2）項(xiàng)規(guī)定，在背景技術(shù)部分應(yīng)當(dāng)寫明對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術(shù)，并且盡可能引證反映這些背景技術(shù)的文件。由此可見，背景技術(shù)的官方定位主要是有利于審查員理解、檢索和審查之用。這種功能實(shí)際上僅僅是從審查員視角展開的“一元化功能”，申請(qǐng)人撰寫背景技術(shù)實(shí)質(zhì)上是一種為了便于審查員進(jìn)行專利審查而需要額外承擔(dān)的輔助義務(wù)。但是，在專利審批過程中，審查員與申請(qǐng)人之間存在一種微妙的對(duì)抗關(guān)系，申請(qǐng)人非常顧慮如果將背景技術(shù)描述得過于清楚具體就可能使審查員從中找到駁回該專利的線索，這與其希望該專利能夠免遭嚴(yán)審、順利被授權(quán)的目的存在直接沖突。與此同時(shí)，申請(qǐng)人又囿于《專利法實(shí)施細(xì)則》和《專利審查指南》④《專利審查指南2010》之前各版，名稱均為“審查指南”，此處為表達(dá)方便，統(tǒng)一稱為《專利審查指南》。作為法律法規(guī)和部門規(guī)章對(duì)專利申請(qǐng)文件的撰寫具有強(qiáng)制性要求的法律效力。因此，在進(jìn)退維谷間，申請(qǐng)人普遍采取了故意略寫或泛泛描述的策略，在形式上雖然符合《專利法實(shí)施細(xì)則》第17條第1款第（2）項(xiàng)的法定要求，但在實(shí)質(zhì)上卻背離了其立法初衷。

總之，背景技術(shù)一元化的功能定位影響了申請(qǐng)人的撰寫策略，在很大程度上造成了背景技術(shù)撰寫質(zhì)量普遍較差，桎梏了我國專利申請(qǐng)文件整體質(zhì)量的提高，阻礙了專利制度的健康發(fā)展。要消除這些負(fù)面的影響，則需要重新對(duì)背景技術(shù)的功能進(jìn)行深入研究和多元解讀。

三、 背景技術(shù)的四大功能

根據(jù)《現(xiàn)代漢語詞典》的解釋，所謂功能是指“事物或方法發(fā)揮的有利的作用、效能”。“法律是功能性的”，⑤（美）理查德·A·波斯納.法理學(xué)問題 ［M］.蘇力，譯.北京：中國政法大學(xué)出版社，2001：574.《專利法實(shí)施細(xì)則》第17第1款第（2）項(xiàng)條對(duì)背景技術(shù)一元化的功能定位僅僅是其功能的一個(gè)側(cè)面而不是全部。只有對(duì)背景技術(shù)的功能進(jìn)行全面多元的解讀，才能真正發(fā)現(xiàn)背景技術(shù)在專利申請(qǐng)文件整個(gè)體系中的獨(dú)特價(jià)值，進(jìn)而有目的地加以運(yùn)用，發(fā)揮其積極作用。筆者認(rèn)為，除了有助于審查員進(jìn)行專利審查之外，背景技術(shù)至少還具有以下四大功能。

（一）作為發(fā)明人與讀者溝通的橋梁

專利保護(hù)的對(duì)象是新的發(fā)明創(chuàng)造，是現(xiàn)有技術(shù)中不曾有過的技術(shù)方案，因此它常常走在已有辭典和技術(shù)專業(yè)著作的前面，導(dǎo)致文字表述上的困難。⑥尹新天.專利權(quán)的保護(hù)［M］.2版 北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2005：311.而讀者看不到發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)物，需要通過專利申請(qǐng)文件的文字去理解專利的技術(shù)方案，自然是難上加難。但是，發(fā)明人由于長(zhǎng)期從事某一領(lǐng)域某一方面的研究，對(duì)相關(guān)技術(shù)了解深刻，會(huì)認(rèn)為自己懂的讀者也懂，在說明書中直接寫出發(fā)明的核心部分即可，從而忽略在背景技術(shù)部分對(duì)有關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)、基本概念進(jìn)行鋪墊介紹，導(dǎo)致讀者對(duì)專利技術(shù)方案的理解困難。

例如，“彩鈴業(yè)務(wù)是一項(xiàng)以用戶定制或運(yùn)營商提供的音樂來代替普通回鈴音的業(yè)務(wù)，但是，在該項(xiàng)業(yè)務(wù)還未普及之時(shí)，想必大多數(shù)讀者還不知道彩鈴業(yè)務(wù)是什么樣的業(yè)務(wù)，僅僅從字面上也無法得知該業(yè)務(wù)的定義。如果在撰寫時(shí)一上來就撰寫現(xiàn)有技術(shù)中如何實(shí)現(xiàn)彩鈴業(yè)務(wù)，那讀者很容易在未明確相關(guān)概念的情況下陷入具體的技術(shù)之中，從而造成閱讀上的困難。相反，如果能在一開始就對(duì)彩鈴業(yè)務(wù)有一個(gè)準(zhǔn)確甚至形象直觀的介紹，將有助于讀者在明確相關(guān)技術(shù)主題的背景下，有方向性的去理解現(xiàn)有技術(shù)及本發(fā)明，并將有助于其快速、準(zhǔn)確地理解相關(guān)技術(shù)方案”。⑦王寶筠.淺談背景技術(shù)中的基本概念 ［J］.中國發(fā)明與專利，2010（1）：78.

在專利法的意義上，讀者雖然被假設(shè)為“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”，假定他知曉申請(qǐng)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識(shí)，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)。但是，作出這樣一種假設(shè)的目的在于統(tǒng)一對(duì)專利申請(qǐng)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。在專利實(shí)務(wù)中，這個(gè)假設(shè)的“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”是由每一位具體、鮮活的審查員或法官去扮演的。例如，對(duì)于審查員而言，限于其個(gè)人的技術(shù)背景及檢索條件，在現(xiàn)實(shí)中要想完美扮演“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”的角色是有難度的，因此申請(qǐng)人應(yīng)該充分利用背景技術(shù)，消除審查員對(duì)該專利技術(shù)的陌生感，降低理解該發(fā)明的難度，從而避免審查程序上的延長(zhǎng)，加快專利審批的進(jìn)程。

讀者閱讀專利申請(qǐng)文件的過程，本質(zhì)上是讀者與發(fā)明人之間進(jìn)行對(duì)話溝通的過程。因此，必須考慮溝通的效果，以免讓讀者產(chǎn)生誤解甚至抵觸的情緒，避免不必要的麻煩。高質(zhì)量的背景技術(shù)可以增強(qiáng)專利技術(shù)的可讀性，讓讀者更加快速、準(zhǔn)確、容易地理解發(fā)明實(shí)質(zhì)，起到與讀者進(jìn)行良好溝通的橋梁作用。

（二）作為創(chuàng)造性高度判斷的起點(diǎn)

創(chuàng)造性是一個(gè)專利法律術(shù)語，它在不同國家有不同解釋，有發(fā)明高度、創(chuàng)造性步驟、創(chuàng)新性、獨(dú)創(chuàng)性、進(jìn)步性、非顯而易見性之說。⑧馮曉青，劉友華.專利法 ［M］.北京：法律出版社，2010：111雖然表述各異，但其核心都在于對(duì)于授予專利的創(chuàng)造性提出了“高度”的要求。所謂“高度”是一個(gè)相對(duì)概念，是一個(gè)涉及遠(yuǎn)近高低的距離問題，因此可以將創(chuàng)造性高度理解為一條線段。更具體地說，本發(fā)明的技術(shù)方案是這條線段的終點(diǎn)，而背景技術(shù)則是這條線段的起點(diǎn)。在專利申請(qǐng)實(shí)務(wù)中，申請(qǐng)人通常濃墨重彩地對(duì)該發(fā)明的技術(shù)方案進(jìn)行描述，但是對(duì)背景技術(shù)卻是一帶而過或者避而不談。這就導(dǎo)致了創(chuàng)造性高度判斷中出現(xiàn)了只有終點(diǎn)，沒有起點(diǎn)或者起點(diǎn)不清楚的情況，極大地影響了專利技術(shù)方案具有創(chuàng)造性的自證。反之，申請(qǐng)人如果能夠在背景技術(shù)部分對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)容、缺點(diǎn)或問題進(jìn)行客觀、清楚、有針對(duì)性的描述，則會(huì)極大地增加該專利技術(shù)方案具有創(chuàng)造性的說服力，獲得良好的效果。

例如，一件實(shí)用新型專利申請(qǐng)（申請(qǐng)?zhí)枺?2217448.2）⑨喬清杰.從一件專利撤銷案看背景技術(shù)的重要性 ［J］.發(fā)明與革新，2000（6）：20.，授權(quán)時(shí)獨(dú)立權(quán)利要求為：“一種皮帶變速器，包括有皮帶輪輪緣、心軸套、鍵及后擋圈，其特征在于在心軸套上裝有滑動(dòng)塊，輪緣依次與滑動(dòng)塊及后擋圈固定在一起，輪緣通過滑動(dòng)鍵使它在心軸套上軸向滑動(dòng)，在后擋圈和輪緣之間裝有一壓簧?！?/p>

無效宣告請(qǐng)求人以該權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性為由提出無效請(qǐng)求，具體理由是：對(duì)比文件（專利號(hào)：US3180164）涉及一種可變速的皮帶輪裝置，其公開了權(quán)利要求的大部分技術(shù)特征，兩者的區(qū)別在于對(duì)比文件中“在后擋圈和輪緣之間裝有兩個(gè)壓簧”而權(quán)利要求中“在后擋圈和輪緣之間裝有一個(gè)壓簧”。兩者僅僅只是數(shù)量上的差別，該區(qū)別特征是本領(lǐng)域的公知常識(shí)。

專利權(quán)人在答辯時(shí)指出：本專利在背景技術(shù)部分正是針對(duì)對(duì)比文件所涉及的技術(shù)進(jìn)行了描述并指出其存在的問題，即現(xiàn)有技術(shù)中采用兩個(gè)壓簧進(jìn)行施壓很難達(dá)到壓力一致，進(jìn)而發(fā)生由于皮帶邊緣受力不均勻而發(fā)生歪斜，從而加速皮帶的磨損，縮短皮帶的壽命。本實(shí)用新型的目的就是為了解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的上述問題而采用了一個(gè)壓簧，利用滑塊把壓簧兩邊的壓力傳遞到皮帶邊緣的兩邊，使施加在皮帶輪緣兩邊的壓力相同，不會(huì)出現(xiàn)上述技術(shù)問題，從而大大提高了皮帶的使用壽命。這正是本實(shí)用新型的創(chuàng)造性所在，在說明書的有益效果部分也進(jìn)行了具體說明。

由于在背景技術(shù)部分對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行了客觀的描述，實(shí)事求是地說明了其存在的不足，從而有針對(duì)性地提出了該實(shí)用新型的發(fā)明目的，描述了為實(shí)現(xiàn)該目的而采用的技術(shù)方案及所獲得的積極效果，所以國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局最終作出了維持該專利權(quán)有效的決定。

綜上所述，申請(qǐng)人在撰寫背景技術(shù)時(shí)不應(yīng)該僅僅停留在簡(jiǎn)單介紹背景技術(shù)的概況上，應(yīng)該進(jìn)一步地剖析背景技術(shù)中存在的問題和缺點(diǎn)，闡明存在這種問題和缺點(diǎn)的原因以及解決這些問題時(shí)曾遇到的困難，從而明確該發(fā)明的技術(shù)方案與背景技術(shù)之間的差距，使審查員和公眾充分認(rèn)識(shí)到跨越該差距所存在的難度，進(jìn)而為該發(fā)明的技術(shù)方案搭建起良好的創(chuàng)造性高度的平臺(tái)?？傊暾?qǐng)人需要重視背景技術(shù)可以起到固定創(chuàng)造性的起點(diǎn)，凸顯創(chuàng)造性高度，削弱“事后諸葛亮”的不利影響的積極作用。

（三）作為解釋權(quán)利要求的依據(jù)

《專利法》第59條第1款規(guī)定：“發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容?！痹摋l明確規(guī)定了說明書可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容，其中并未限定說明書中的哪一部分可以用于解釋。所以在解釋權(quán)利要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)將說明書作為一個(gè)整體來考慮，即以說明書所公開的全部技術(shù)內(nèi)容為依據(jù)，而不應(yīng)當(dāng)僅局限于具體實(shí)施例，還應(yīng)當(dāng)考慮說明書的其他部分，例如，說明書中背景技術(shù)部分所記載的內(nèi)容同樣可以用來解釋權(quán)利要求。⑩張榮彥.機(jī)械領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)文件的撰寫與審查［M］.3版.北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011：254-255.

在“具有寬視野的潛水面罩”實(shí)用新型專利權(quán)無效行政訴訟案中，?參見北京市第一中級(jí)人民法院（2002）一中行初字第523號(hào)行政判決書和北京市高級(jí)人民法院（2003）高行終字第38號(hào)行政判決書。法院判決的要點(diǎn)是：在該專利的背景技術(shù)中，既有采用平面鏡片也有采用曲面鏡片的，但要實(shí)現(xiàn)該專利的目的，克服背景技術(shù)中存在的缺陷，該專利的技術(shù)方案必然要采用平面鏡片的技術(shù)特征。因此可以確定該專利的基本構(gòu)思就是要用平面鏡片代替曲面鏡片，或者說曲面鏡片正是該專利所要避免使用的，所以權(quán)利要求書中的“鏡片”一詞應(yīng)該解釋為平面鏡片。

權(quán)利要求是一種語言文本，在對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行解釋時(shí)，背景技術(shù)與發(fā)明內(nèi)容、具體實(shí)施方式等共同構(gòu)成了權(quán)利要求的語境。權(quán)利要求所表達(dá)的技術(shù)方案必須通過其所在的語境去理解，而不能脫離語境對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行孤立的、字面含義的解釋。因此，背景技術(shù)的內(nèi)容對(duì)如何解釋權(quán)利要求有著重要的影響。

（四）作為說明書充分公開的補(bǔ)充

申請(qǐng)人要想就自己的發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)獲得專利權(quán)，就必須以向公眾公開自己的技術(shù)方案為前提條件，這就是所謂“以公開換得保護(hù)”的原則。?尹新天.中國專利法詳解 ［M］.北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011：35.《專利法》第26條第3款規(guī)定了說明書的公開必須達(dá)到清楚、完整，以使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)的程度，即提出了充分公開的標(biāo)準(zhǔn)。說明書公開不充分是專利申請(qǐng)被駁回及專利權(quán)被無效的理由。背景技術(shù)作為說明書的有機(jī)組成部分自然需要為說明書達(dá)到充分公開的標(biāo)準(zhǔn)提供支持，而這一點(diǎn)在專利申請(qǐng)實(shí)務(wù)中卻容易被忽略，從而導(dǎo)致嚴(yán)重的后果。

例如，在后申請(qǐng)（申請(qǐng)?zhí)枺?00910057173.6）在背景技術(shù)中引證了同一申請(qǐng)人的在先申請(qǐng)（申請(qǐng)?zhí)枺?00810207288.4）作為引證文件，在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日為2009年5月5日，在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日為2008年12月18日，但在后申請(qǐng)的公開日為2009年10月7日，在先申請(qǐng)的公開日為2009年11月11日，即引證的在先申請(qǐng)的公開日晚于在后申請(qǐng)的公開日。?王勇，方波，陳輝.原申請(qǐng)未涉及單一性的分案申請(qǐng)的典型案例探討 ［J］.中國發(fā)明與專利，2012（11）：93.根據(jù)《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，在這種情況下，在后申請(qǐng)將視為沒有記載所引證的在先申請(qǐng)的內(nèi)容。申請(qǐng)人原以為在先申請(qǐng)已經(jīng)對(duì)“抗衡閥”進(jìn)行了詳細(xì)的描述，在后申請(qǐng)當(dāng)然可以引證在先申請(qǐng)，因此在后申請(qǐng)對(duì)該相同的技術(shù)特征就沒有再進(jìn)行描述。然而，“抗衡閥”是實(shí)現(xiàn)在后申請(qǐng)“平衡閥”功能的必要技術(shù)特征，由于在后申請(qǐng)的說明書中缺乏對(duì)“抗衡閥”的具體結(jié)構(gòu)及與其他部件之間的連接關(guān)系的說明，同時(shí)“抗衡閥”也不是本領(lǐng)域的公知常識(shí)。因此，審查員根據(jù)《專利法》第26條第3款的規(guī)定駁回了在后申請(qǐng)。

背景技術(shù)雖然不涉及發(fā)明人對(duì)相關(guān)技術(shù)所作出的貢獻(xiàn)，但往往含有構(gòu)成該發(fā)明的一些必要技術(shù)內(nèi)容，這些內(nèi)容的缺失將影響說明書的充分公開，進(jìn)而影響專利申請(qǐng)的授權(quán)。因此，在專利實(shí)務(wù)中，提倡在說明書背景技術(shù)部分不但將引證文件列出，而且還將該文件中與本申請(qǐng)?zhí)貏e相關(guān)的部分采用直接撰寫的方式詳細(xì)寫入背景技術(shù)中，作為說明書充分公開的有效補(bǔ)充。

四、結(jié) 語

長(zhǎng)期以來，背景技術(shù)一元化的功能定位遮蔽了背景技術(shù)其他功能的價(jià)值，使申請(qǐng)人容易將背景技術(shù)視為對(duì)自身不利的因素，進(jìn)而忽視了背景技術(shù)的撰寫，影響了專利申請(qǐng)文件的整體質(zhì)量，并在專利申請(qǐng)實(shí)務(wù)中引發(fā)了諸多問題。本文通過對(duì)背景技術(shù)進(jìn)行多元化的功能解讀，展現(xiàn)了背景技術(shù)除了有助于審查員進(jìn)行專利審查之外，還至少具有的四大功能：即可以作為發(fā)明人與讀者溝通的橋梁，作為創(chuàng)造性高度判斷的起點(diǎn)，作為解釋權(quán)利要求的依據(jù)以及作為說明書充分公開的補(bǔ)充。希望這些功能能夠在專利申請(qǐng)實(shí)務(wù)中得到有意識(shí)的運(yùn)用，發(fā)揮其積極的作用。

上海申湖律師事務(wù)所。