商標正當使用抗辯成立之司法判斷（二）

張玲玲

正如前文所述，“正當使用”是明確規(guī)定在《商標法》中的抗辯事由，根據(jù)《商標法》第五十九條第一款和第二款的規(guī)定可知，商標正當使用可分為“描述性正當使用”和“功能性正當使用?！?/p>

一、商標正當使用存在的緣由

從《商標法》規(guī)定的商標正當使用情形來看，描述性正當使用是對商標中的通用詞匯原有含義的使用，不具有表彰商品來源的作用。同理，功能性正當使用亦是使用了立體商標中的功能性部分，沒有發(fā)揮區(qū)分商品來源的作用。

（一）商標的正當使用存在的基礎源于商標注冊制度

《巴黎公約》規(guī)定，巴黎聯(lián)盟成員國對于在原屬國注冊的商標應給予原樣保護，除非該商標缺乏任何顯著性，或者純由在商業(yè)中用于表示種類、質(zhì)量、數(shù)量、用途、價值、產(chǎn)品出產(chǎn)地或生產(chǎn)年代的符號或標記組成，或者純由請求保護國的現(xiàn)代語言或誠實一貫的商業(yè)慣例中成為常用的符號或標記注冊。這一原則在我國的商標立法中得到貫徹和遵守，即《商標法》第十一條規(guī)定，僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的，僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的不得作為商標注冊。因此，我國在商標注冊時考查商標的顯著性是掌握整體判斷原則，不能認為某一組成部分不具備顯著特征，其作為整體也必然不具備顯著特征。對于含有通用名稱、圖形、型號及含有直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的詞匯或者地名的商標，在添附其他要素使之整體具備一定顯著性或者經(jīng)過使用使之具備顯著性后仍然可以獲準注冊。商標一旦獲準注冊即具有了在核定使用商品或服務上排他使用的權利。這種排他使用的權利范圍因商標顯著性不同而有所區(qū)別，但都應當遵循整體保護原則，即不能僅僅因為組合商標中包含了某個詞匯或圖形或形狀，就認定該部分可以單獨受到保護。特別是對于本身不具有顯著性的部分，不能因為其與其他要素組合后的整體已經(jīng)作為商標獲準注冊就當然地將這種排他使用的權利延及到商標的各個部分。有個需要探討的問題是，《商標法》允許將本身不具有顯著性的標志在經(jīng)過使用具備顯著性后可以獲準注冊，那么，含有描述性詞匯的組合商標經(jīng)過長期使用后，能否讓從未單獨使用的非顯著性部分也獲得顯著性。對此問題，歐共體法院在，“Have a break， Have a Kit Kat”中認為，不具有顯著性的部分既可以通過與一個注冊商標并列使用獲得顯著性，也可以通過作為一個注冊商標的一部分使用獲得該部分的顯著性。但是筆者認為，前述判斷中需要有一個前提，即該本身不具備顯著性部分應當具備獨立且直接發(fā)揮商品或服務來源的價值和作用時才視為獲得顯著性，這種判斷原則應與《商標法》第十一條二款的判斷一致。同時，在將該部分單獨作為商標申請注冊時，還應當考慮有無在先商標構成權利障礙，不能僅僅基于其作為商標的一部分經(jīng)過使用就當然的認為其可以單獨獲得顯著性從而獲準注冊進而獲得專用權保護。

（二）商標正當使用存在的意義在于維護公共利益

探究《商標法》中禁止描述性和通用性詞匯作為商標進行注冊的原因，除了其不具備表彰商標或服務來源的功能外，一個重要的價值考量是通用名稱、圖形、型號及直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的詞匯或者地名因其本身具備固有的含義，屬于公共資源，任何人包括其他競爭對手在商業(yè)活動中也需要使用這些詞匯；如果允許任何人將這些詞匯作為商標進行注冊，則必然限制或損害了他人正常使用詞匯的權利，因此，法律基于公共利益的考量必須確保前述詞匯中的原有含義留在公有領域，可以由任何人自由使用。但是商標注冊制度又給予含有前述詞匯但整體具備顯著性的標志以及經(jīng)過使用獲得顯著性的標志獲準注冊為商標的空間，因此，就需要在商標權利人獲得注冊商標專用權保護與社會公眾自由使用這些詞匯的利益之間做出平衡。商標正當使用恰可發(fā)揮平衡商標權利人利益與社會公眾利益調(diào)節(jié)器的作用。

二、商標正當使用的司法判斷

商標正當使用實質(zhì)上使用的是商標標志的固有含義和原有作用，并非商標的使用。因此，判斷是否構成商標正當使用的核心是看是否屬于商標使用，即是否發(fā)揮了商標區(qū)分商品或服務來源的作用。圍繞這一核心判斷要素，可以從以下幾個方面進行考慮。

（一）使用意圖

誠實信用原則是商標法的重要原則，其不僅規(guī)范商標權人的商標使用行為，還約束社會公眾使用商標的行為。因此，在判斷商標是否構成正當使用時仍需要考量使用人的使用行為是否符合誠實信用原則，即真實目的是為了使用詞匯的固有含義來描述商品或服務具有的某些特點等，不存在攀附商標商譽的主觀意圖。

（二）使用方式

商標的正當使用是對商標標識固有含義或功能性的使用，因此，其使用方式應當符合語言使用習慣及商業(yè)慣例。關于語言使用習慣的判斷，當存在具有表達效果一致的其他詞匯時社會公眾應當具有一定的避讓義務，選擇其他合適詞匯進行使用。但是，當該詞匯能夠更精準的表達該商品或服務的特點等或者更符合語言簡潔及用語習慣時，應當給予社會公眾使用該詞匯的空間。關于商業(yè)慣例的判斷，應當結合該商品或服務所處的行業(yè)及領域進行判斷，符合商業(yè)慣例的使用屬于正當使用。同時，商標的正當使用還應當考慮其具體的使用方式，是否存在突出使用、特殊顏色使用等，還應當結合其使用的環(huán)境及語境進行綜合判斷。

（三）使用效果

商標的正當使用并非商標的使用，其沒有發(fā)揮區(qū)分商品或服務來源的作用。因此，從使用效果上來講，商標的正當使用不應當產(chǎn)生區(qū)分商品或服務來源的效果。這里應當區(qū)分促使消費者購買的效果與區(qū)分商品或服務來源的效果。不排除因為使用商標標識描述了商品的某些特質(zhì)使得消費者做出購買的決策，而這恰是正當使用商標標識的意義。此外，關于混淆的問題，筆者認為正當使用本身沒有發(fā)揮商品或服務來源的區(qū)別作用，因此，不存在是否與商標存在混淆的問題。反言之，如果在市場中的實際使用過程中產(chǎn)生了混淆的后果，則該使用方式已然發(fā)揮了區(qū)分商品或服務來源的作用，當然不構成正當使用。

三、商標正當使用的思考

商標正當使用是在商標注冊制度中對于商標權人與社會公眾之間利益平衡的產(chǎn)物。對于商標正當使用的把握應隨著時間的變遷、商標顯著性的變化以及商業(yè)的發(fā)展、語言習慣的遷徙等而不斷發(fā)生變化。

商標專用權的范圍與保護力度都隨著商標顯著性的變化而變化，而商標的顯著性又與商標的使用密切相關。隨著時間的變遷，有些商標經(jīng)過使用顯著性增強，其保護的力度也隨之加大，社會公眾合理避讓的程度亦應隨之增大。反之，有些商標注冊時具備一定的顯著性，但經(jīng)過社會公眾的大量使用其顯著性逐漸減弱，其保護的力度也亦進行適度調(diào)整，商標權利人對于社會公眾使用的容忍程度亦應增大。同時，有些商標經(jīng)過使用產(chǎn)生了某些非商標的含義，從而使得其進入到公有詞匯的范疇，這與商業(yè)的發(fā)展、語言習慣的變遷密不可分，這種進入公有領域的詞匯的含義屬于公有范疇，可以進行正當使用。因此，商標正當使用本身是一個具有彈性的制度，其通過自身范圍的調(diào)整來平衡商標權人的利益與社會公眾的利益。