文/羅赟

歐洲專利申請程序中關(guān)于修改的時機與方式的最新調(diào)整

文/羅赟

近年來，歐洲專利申請程序中關(guān)于修改的時機與方式的規(guī)定有較大的調(diào)整，主要有兩大調(diào)整趨勢：一是出于程序節(jié)約的考慮，取消了原本在第一次審查意見通知書后仍有一次主動修改的機會，只保留了收到檢索報告后第一次審查意見通知書收到前的至少一次主動修改的機會，且強調(diào)必須對檢索報告的意見進(jìn)行回應(yīng)；二是對進(jìn)入歐洲階段的PCT申請程序中修改的時機與方式進(jìn)行了細(xì)化確認(rèn)，從而試圖強化PCT體系、增加PCT途徑吸引力。此外，最新相關(guān)調(diào)整對進(jìn)入歐洲階段的PCT申請實行新的檢索程序，從而使得其國際階段中“根據(jù)申請人自身意愿”進(jìn)行的修改在進(jìn)入歐洲階段后可能被真正接受繼而順利在后續(xù)授權(quán)程序中接受審查。

修改；根據(jù)自己的意愿；歐洲檢索；歐洲專利公約

一、引言

近年來，歐洲專利申請程序中關(guān)于修改的時機與方式的規(guī)定有較大的調(diào)整。第14版（2010年08月）《歐洲專利公約實施細(xì)則》（IREPC）修訂了第137條、第161條并增加了第70（a）條，第15版（2013年09月）《歐洲專利公約實施細(xì)則》修訂了第164條和135條，此外，相應(yīng)地《歐洲專利審查指南》（2015年11月）在修改的時機與方式方面也有較大的變化。

隨著中國企業(yè)拓展海外市場特別是歐洲市場的需求與日俱增，在專利先行的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略中，清晰了解歐洲專利申請程序近年來的調(diào)整也日益重要。為此，本文主要介紹歐洲申請程序中近年來關(guān)于修改的時機與方式的調(diào)整，以幫助歐洲專利申請者管中窺豹。

二、主要調(diào)整

（一）變化概述

為觀察近幾年歐洲專利申請程序中關(guān)于修改的時機與方式的調(diào)整趨勢，筆者主要對比了第13版（2007年7月）、第14版（2010年08月）和第15版（2013年09月）《歐洲專利公約》（EPC）和《歐洲專利公約實施細(xì)則》（IREPC），以及2009年04月、2010年04月和2015年11月出版的《歐洲專利審查指南》。

通過比較分析，可以看出，近年來關(guān)于審查程序中修改的時機與方式，主要有兩大調(diào)整趨勢：一是出于程序節(jié)約的考慮，取消了原本在收到送達(dá)的第一次審查意見通知書后仍有一次主動修改的機會，只保留了收到檢索報告后第一次審查意見通知書收到前的至少一次主動修改的機會，且強調(diào)必須對檢索報告的意見進(jìn)行回應(yīng)；二是對進(jìn)入歐洲階段的PCT申請程序中修改的時機與方式進(jìn)行了細(xì)化確認(rèn)，從而試圖強化PCT體系、增加PCT途徑吸引力。

（二）法條和細(xì)則的主要變化

對比第13版1參見2007年7月出版《European Patent Convention》（《歐洲專利公約》）。、第14版2參見2010年08月出版《European Patent Convention》（《歐洲專利公約》）。和第15版3參見2013年09月出版《European Patent Convention》（《歐洲專利公約》）。《歐洲專利公約》（EPC），公約涉及修改（Amendments）的法條即第123條自2007年后并未改變，《歐洲專利公約實施細(xì)則》（IREPC）關(guān)于修改的時機與方式的條款，改變最大的是在第14版，主要涉及細(xì)則第137條、第161條和第70（a）條，其中IREPC第70（a）條是在第14版中新增的條款。關(guān)于第13版和第14版IREPC第137條的條文比較見表1；關(guān)于第13版和第14版IREPC第161條的條文比較見表2；關(guān)于第14版IREPC新增的第70（a）條的條文見表3。上述條款在第15版IREPC中沒有改變，因而2010年后涉及修改的時機與方式的相關(guān)規(guī)定也改變不大。

表1：第13版和第14版IREPC第137條對照表

表2：第13版和第14版IREPC第161條對照表

表3：第14版新增的IREPC第70a條

在第13版IREPC第137條中規(guī)定，申請人有兩次根據(jù)其自己的意愿修改說明書、權(quán)利要求書和附圖的機會，一次是在收到歐洲檢索報告之后，一次是在收到審查小組的第一次通知書（一通）之后。上述規(guī)定雖然給予了申請人更多主動修改的機會，但是在某些情況下降低了審查效率，延長了審查程序。特別是自從歐專局規(guī)定歐洲檢索報告需要附上書面意見后8參見IREPC第62條。，上述規(guī)定削弱了上述附有書面意見的檢索報告的作用，使其沒有得到充分的利用。

為克服上述不足，修改后的第14版IREPC第137條中規(guī)定，只有對歐專局依照細(xì)則70a條1或2款或細(xì)則161條1款所作的通知書作出回應(yīng)而提交意見陳述、改正或修改時，申請人可以同時根據(jù)其自己的意愿修改說明書、權(quán)利要求書和附圖。此后沒有審查小組的同意，申請人不得作出進(jìn)一步的修改。

參見表2和表3可知，第14版IREPC70a條1或2款涉及歐專局應(yīng)給予申請人針對擴展歐洲檢索報告的意見陳述和修改說明書、權(quán)利要求書和附圖的機會，細(xì)則161條1款涉及如果歐洲專利局已被選擇作為國際檢索單位（ISA)，也被選擇作為進(jìn)入歐洲階段的PCT申請（Euro-PCT）的國際初步審查單位（IPEA），歐專局應(yīng)給予申請人針對國際檢索單位的書面意見或國際初步審查報告的陳述意見的機會和修改說明書、權(quán)利要求書和附圖的機會。

也就是說，第14版IREPC之后，申請人只在收到歐洲檢索報告之后有一次主動修改的機會，而在收到審查小組的第一次通知書之后不再被賦予主動修改的權(quán)利。同時，對進(jìn)入歐洲階段的PCT申請程序中修改的時機與方式進(jìn)行了細(xì)化確認(rèn)，規(guī)定申請人只在收到歐專局作為ISA或IPEA作出的國際檢索報告的書面意見或國際初審報告之后有一次主動修改的機會。這樣，申請人會更加重視歐洲檢索報告或歐專局作為ISA或IPEA作出的國際檢索報告的書面意見或國際初審報告的作用，也使得審查員能更加有效地縮短審查程序。

表4：2009年04月和2010年04月出版《歐洲專利審查指南》修改的時機對照表

（三）審查指南變化9參見2009年04月和2010年04月出版《Guidelines for Examination in the European Patent Office》（《歐洲專利審查指南》）。

由于第14版《歐洲專利公約實施細(xì)則》關(guān)于修改的時機與方式涉及的條款改變最大，因而2010年04月出版的《歐洲專利審查指南》在修改的時機與方式方面也有較大的變化。2009年04月和2010年04月出版《歐洲專利審查指南》修改的時機對照表見表4。

從表4可以看出，2010年04月之前，根據(jù)對修改的時機和方式的不同，審查程序主要分為五個階段，即①收到歐洲檢索報告前、②收到檢索報告之后和從審查小組處收到一通之前、③收到一通后、④答復(fù)一通后、⑤發(fā)出依照Rule71(3)的意見通知書后，其中在第②③階段申請人都可以根據(jù)其自身意愿修改說明書、權(quán)利要求和附圖，且在第③階段修改須與針對通知書的答復(fù)同時提交。2010年04月之后，審查程序變?yōu)樗膫€階段，上述第③④階段合并，即一旦申請人從審查小組處收到第一次意見通知書，就再沒有根據(jù)其自身意愿修改說明書、權(quán)利要求和附圖的機會，只有當(dāng)審查小組同意時，申請人才能修改申請。

除了上述變化外，2010年04月出版的《歐洲專利審查指南》中關(guān)于修改的時機和方式還有下述較大的改變：收到檢索報告之后和從審查小組處收到第一次審查意見通知書之前，申請人由之前的“可以提交針對檢索報告的意見陳述，也可以根據(jù)其自身意愿修改說明書、權(quán)利要求和附圖”變?yōu)椤氨仨殞z索意見作出回應(yīng)，如提交他針對檢索意見中提到的缺陷的意見陳述和/或根據(jù)其自身意愿修改說明書、權(quán)利要求和附圖”。這進(jìn)一步強化了附有書面意見的檢索報告的作用，使其得到充分的利用。

同時指南也對進(jìn)入歐洲階段的PCT申請程序中修改的時機與方式進(jìn)行了細(xì)化確認(rèn)，規(guī)定如果PCT申請進(jìn)入歐洲階段時，針對申請沒有準(zhǔn)備補充歐洲檢索報告，若國際檢索單位（ISA）和國際初審單位（IPEA）是歐專局（EPO），申請人被要求回應(yīng)國際檢索報告（WO-ISA）或國際初審報告（IPER），此回應(yīng)包括根據(jù)其自身意愿修改說明書、權(quán)利要求和附圖。

2010年04月以后歐專局又對《歐洲專利審查指南》進(jìn)行了數(shù)次修改，由于修改過于頻繁，在此不一一闡述，就最新一版即2015年11月出版的《歐洲專利審查指南》而言，雖然相較2010年04月出版的《歐洲專利審查指南》其章節(jié)結(jié)構(gòu)有了較大的變動，如將C大部的實審程序中部分有關(guān)修改和改正的內(nèi)容抽離出來組成專門的H大部即專門的修改和改正部分，但是通過綜合比對，對于上文闡述的幾點2010年04月已有變化，此后具體操作規(guī)定基本沒有大的變動。

對于歐洲專利申請者而言，需要重點關(guān)注上述變化。比如申請人的PCT申請進(jìn)入歐洲階段時，如果申請人有根據(jù)其自身意愿修改說明書、權(quán)利要求和附圖的需要，請務(wù)必在收到檢索報告之后的指定時間段內(nèi)提交，以免錯過這至少一次主動修改的機會，而使自己在后續(xù)程序中陷入被動。

（四）相關(guān)說明

雖然2010年04月對修改的時機和方式作出了大的調(diào)整，但是可以明確的是，就可以修改的時段而言，依修改的方式的松緊要求可為三個階段，且三個階段對修改的要求依次變緊。

1．2010年04月之前的第②③階段/2010年04月之后的第②階段（此階段修改要求最松）

“根據(jù)申請人自身意愿”進(jìn)行的修改意味著申請人并不限制于必需的為克服其申請中的缺陷進(jìn)行的修改。盡管如此，這也不意味著申請人可以自由地選擇任何方式來進(jìn)行修改。任何修改必須滿足下述情況：

(i)它不能向原始提交的申請內(nèi)容中增加主題

(ii)它自身不能導(dǎo)致修改后的申請違反EPC的規(guī)定，例如，修改不能引入不明確的內(nèi)容。

如果修改不滿足這些情況，申請人應(yīng)被通知該修改后的申請不能被允許（cannot be allowed）。

2．2010年04月之前的第④階段/2010年04月之后的第③④階段（此階段的修改要求較前階段變緊）

只有當(dāng)審查小組同意時，申請人才能進(jìn)行修改。這是出于節(jié)約程序的考慮。如果修改被接受，后續(xù)的審查就基于修改后的說明書、權(quán)利要求和附圖。同意所作修改并不意味著修改后的申請沒有EPC規(guī)定的任何缺陷。不同類型的修改應(yīng)被予以區(qū)分。

(i)為了彌補前次審查意見通知書指出的缺陷而進(jìn)行的修改應(yīng)被接受，倘若該修改沒有引出一些新的缺陷。

(ii)對已經(jīng)被考慮接受的權(quán)利要求進(jìn)行限制的修改通常應(yīng)被接受。

(iii)以明顯令人滿意的方式改善說明書或權(quán)利要求書的明確性的修改同樣應(yīng)被接受。

3．第⑤階段（此階段的修改要求最緊）

依照Rule71(3)的意見通知書沒有給申請人制造對之前過程中的結(jié)果產(chǎn)生問題的機會。在過程中的這一階段，實質(zhì)審查已經(jīng)完成且申請人已經(jīng)被給予過修改的機會，因此通常只有那些不會絲毫推遲專利授權(quán)準(zhǔn)備的修改才將依照Rule137（3）被接受。盡管如此，可以允許為了依照1973年專利公約167條2款保留的一個或多個指定國或為其先前國內(nèi)權(quán)利要求存在而對系列權(quán)利要求進(jìn)行分離。如果根據(jù)R137（3）審查小組同意了修改和/或改正且認(rèn)為它們可被允許，則可立即依照Art.97(1)進(jìn)入授權(quán)過程。

如果申請人修改的請求根據(jù)R137（3）被拒絕，應(yīng)首先根據(jù)R.71（5）和A.113（1）（聽證）向申請人發(fā)出通知書告知申請人拒絕修改的理由以及給他機會來撤回他的修改的請求或提交他的意見以及審查小組認(rèn)為必要的修改。如果申請人堅持他修改的請求，并且審查小組看不到使其改變依照R137（3）不同意該修改的觀點的理由，則申請必須依照Art.97（2）被駁回，這是因為，在這種情況下，不存在被申請人同意并且被審查小組允許的申請的文本。11參見2009年04月和2010年04月出版《Guidelines for Examination in the European Patent Office》（《歐洲專利審查指南》）。

值得注意的是，對于“根據(jù)自身意愿”進(jìn)行的修改必須滿足的情況，在2015年11月出版的《歐洲專利審查指南》中加入了一個情況：（ⅲ）它必須滿足細(xì)則第137條（5）款的規(guī)定。參見表1可知，2010年4月后，細(xì)則第137條（5）款的規(guī)定為：“修改后的權(quán)利要求書不能涉及與原始要求的發(fā)明或發(fā)明組不能組合構(gòu)成一個總的創(chuàng)造性構(gòu)思的、未檢索的主題。修改后的權(quán)利要求書也不能涉及依照細(xì)則62a條12IREPC第62a條涉及多項權(quán)利要求的申請的檢索處理方式?；蚣?xì)則63條13IREPC第63涉及不完整檢索的情形和程序。未檢索的主題。”其中第二句是第14版IREPC新加入的。2015年11月出版的《歐洲專利審查指南》在限制“根據(jù)自身意愿”進(jìn)行的修改時對其進(jìn)行強調(diào)，說明歐專局需要使申請人對歐洲檢索報告或歐專局作出的國際檢索報告或國際初審報告引起足夠的重視，即使申請人在該階段有“根據(jù)自身意愿”進(jìn)行修改的權(quán)利，也不能任意使用，要充分重視此階段中例如由于歐專局判斷基于單一性問題而只檢索部分權(quán)利要求和基于部分權(quán)利要求不能進(jìn)行有效檢索而只檢索部分權(quán)利要求的情況下給予申請人選擇或修改需檢索的權(quán)利要求時的機會。

對于歐洲專利申請者而言，錯過上述選擇或修改的機會，將使后續(xù)程序進(jìn)退維谷。此處提到的選擇和修改的機會涉及到額外檢索的問題，將會在本文最后一部分最新相關(guān)調(diào)整中介紹。

（五）過渡期處理

既然2010年04月在修改的時機和方式方面細(xì)則有很大的變化，就涉及到審查程序中過渡期的銜接問題，相關(guān)處理方式在2010年04月和2015年11月出版的《歐洲專利審查指南》中都有涉及，且基本相同，參考如下14參見2010年04月或2015年11月出版《Guidelines for Examination in the European Patent Office》（《歐洲專利審查指南》）。：

“當(dāng)歐洲或補充歐洲檢索報告是2010年4月1日以后作出的并附有檢索意見，除去特殊情況，申請人將被要求回應(yīng)該檢索意見15參見第14或15版IREPC第70a條。。如果歐洲檢索報告或補充歐洲檢索報告附有檢索意見但是是在2010年4月1日之前作出的，并且申請人還未對其作出回應(yīng)，則在依照法94（3）規(guī)定的第一次審查意見通知書中將涉及該檢索意見并設(shè)定其答復(fù)期限。若該審查意見未被按時回復(fù)將導(dǎo)致該申請依照法94（4）被視為撤回。細(xì)則70a要求的申請人針對檢索意見的回應(yīng)（或自愿提交的對2010年04月01日前作出的附有檢索意見的檢索報告的回應(yīng)）將在撰寫第一次審查意見通知書時予以考慮。

當(dāng)申請符合以下條件16參見2010年04月或2015年11月出版《Guidelines for Examination in the European Patent Office》（《歐洲專利審查指南》）。：

（?。]有準(zhǔn)備檢索意見，

（ⅱ）檢索意見已準(zhǔn)備，但是檢索報告是2010年04月01日前作出（此情況下細(xì)則70a還未適用且申請不要求必須回應(yīng)檢索意見），

或（ⅲ）進(jìn)入歐洲階段的PCT申請，且歐專局是國際檢索單位并準(zhǔn)備了書面意見，但是依照細(xì)則161條的通知書已在2010年04月01日前發(fā)出。

在審查程序中從審查小組收到第一次審查意見通知書后申請人可以根據(jù)其自身意愿對說明書、權(quán)利要求書和附圖作出一次修改，只要修改與針對通知書的答復(fù)同時提交。此后，只有當(dāng)審查小組同意提交的修改時，申請人才能修改申請?！?/p>

對于歐洲專利申請者而言，如果自己的申請屬于上述過渡期內(nèi)的申請，也應(yīng)把握自己從審查小組收到第一次審查意見通知書后仍有一次根據(jù)自身意愿對說明書、權(quán)利要求書和附圖修改的機會。

三、最新相關(guān)調(diào)整

除上述主要調(diào)整外，再介紹一下最新的相關(guān)調(diào)整，這些調(diào)整雖然不影響上述修改的時機和方式，但是對進(jìn)入歐洲階段的PCT申請程序有一些調(diào)整，特別當(dāng)檢索報告涉及單一性問題時，歐洲專利申請者能夠了解自己可享受的檢索服務(wù)情況。

對比第14版（2010年08月）和第15版（2013年09月）《歐洲專利公約》（EPC），關(guān)于修改的時機與方式涉及的條款雖然基本沒有變化，但是《歐洲專利公約實施細(xì)則》第164條和135條有較大變動。上述條款的修改消除了以往申請人因選擇不同的申請途徑（如選擇通過PCT途徑申請歐洲專利（Euro-PCT）或直接向歐洲專利局申請歐洲專利（Euro-direct）），以及在國際選擇不同的檢索單位（如選擇EPO或其他專利機構(gòu)）而在歐洲專利局的授權(quán)程序中享受不同的檢索服務(wù)水平的狀況。

（一）Euro-direct

根據(jù)細(xì)則第64條第1款，在被EPO認(rèn)定缺乏單一性的情形下申請人有權(quán)在收到EPO通知之后通過繳納額外檢索費使其它發(fā)明獲得EPO的檢索。

（二）Euro-PCT，國際階段EPO未被選擇作為S(ISA)

最新修改后的細(xì)則第164條第1款采用了與細(xì)則第64條第1款基本相同的措辭，規(guī)定Euro-PCT申請將享受與Euro-direct申請同等的待遇，即在被EPO認(rèn)定缺乏單一性的情形下申請人有權(quán)在收到EPO通知之后通過繳納額外檢索費使其它發(fā)明獲得EPO的檢索。

隨后申請人有權(quán)從已被EPO檢索過的發(fā)明中選擇一項發(fā)明或符合單一性要求的一組發(fā)明進(jìn)入后續(xù)審查程序，但不能選擇未被繳納檢索費的發(fā)明進(jìn)入后續(xù)審查程序。

（三）Euro-PCT，國際階段EPO被選擇作為S(ISA)

此種情形下Euro-PCT申請將不經(jīng)歷SES程序，而由EPO審查部門進(jìn)行處理，根據(jù)細(xì)則第161條和第162條的規(guī)定，在EPO發(fā)出補正或修改通知書或者繳費通知書后的6個月內(nèi)，申請人有陳述意見或修改申請文件，或者繳納權(quán)利要求超項費的機會。在此期限屆滿后，根據(jù)最新修改后的細(xì)則164條第2款的規(guī)定，如果EPO在歐洲階段認(rèn)定權(quán)利要求書包含了未被EPO檢索過的發(fā)明，則它將要求申請人為此類發(fā)明繳納（額外）檢索費，并且在申請人繳納了該（額外）檢索費的情況下對此類發(fā)明進(jìn)行檢索。

申請人在收到EPO的額外檢索結(jié)果后，有權(quán)修改申請文件，且有權(quán)選擇已被EPO作為S(ISA)或指定/選定局檢索過的任何發(fā)明在后續(xù)授權(quán)程序中接受審查。17參見楊興，《歐洲階段PCT申請程序的最新調(diào)整與適用》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2014年第12期。

結(jié)合上文提到的修改的時機和方式可知，如果申請人在細(xì)則第161條規(guī)定的6個月期限內(nèi)修改Euro-PCT申請，導(dǎo)致其包含未被EPO檢索過的發(fā)明，雖然根據(jù)PCT實施細(xì)則第45之二條第6款的規(guī)定，申請人在國際階段無法通過向EPO繳納檢索費而獲得EPO額外檢索的機會，但是2014年11月1日最新修改的細(xì)則第164和135條生效之后，申請人可以在PCT進(jìn)入歐洲階段后通過繳納（額外）檢索費的方式重新要求對其進(jìn)行檢索。這使得此種情形下，國際階段中“根據(jù)申請人自身意愿”進(jìn)行的修改在進(jìn)入歐洲階段后可能被真正接受繼而順利在后續(xù)授權(quán)程序中接受審查，比如修改后的權(quán)利要求書可能僅包含一項發(fā)明但在國際階段未被作為S(ISA)的EPO檢索過，或者申請人通過修改申請文件將原始權(quán)利要求中未記載、而在說明書中記載的發(fā)明移至修改后的權(quán)利要求書中。

上述最新相關(guān)調(diào)整可以幫助歐洲專利申請者明確了解自己在國際階段和進(jìn)入歐洲階段“根據(jù)申請人自身意愿”可進(jìn)行哪些修改，以及如何保證這些修改后的發(fā)明順利在后續(xù)授權(quán)程序中接受審查。

Latest Adjustments for Opportunity and Manner of Amendment in the European Patent Application Procedure

Recently, lots of adjustments for opportunity and manner of amendment have been made in the European patent application procedure, which primarily include two adjustment trends: Firstly, considering saving the procedure, one opportunity to amend actively after receipt of the first communication has been cancelled, which has only been reserved is the at least one opportunity to amend actively following receipt of the report and prior to the first communication, in which the requirement has been emphasized that the search report shall be responded; Secondly, the opportunity and manner of amendment in PCT application procedure entering the European phase has been confirmed in detail, in order to attempt to enhance the PCT system and increase the attraction of the PCT approach.Besides, the latest correlative adjustments include implement of new search procedure for PCT application entering the European phase, consequently the amendments“made by the applicant of his own volition” in the international phase may authentically be accepted after entering the European phase and sequentially be examined favorably in the subsequent grant procedure.

Amendment; Of his own volition; European search; European Patent Convention

羅赟，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局光電部專利審查員。