鄭希元+李海霞

審查指南1第二部分第八章中規(guī)定了優(yōu)先權(quán)核實的一般原則，其中最重要的是核實“作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)的在先申請是否涉及與要求優(yōu)先權(quán)的在后申請相同的主題”，即判斷在后申請中各項權(quán)利要求所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件（說明書和權(quán)利要求書，不包括摘要）中。為此，審查員應(yīng)當(dāng)把在先申請作為一個整體進(jìn)行分析研究，只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權(quán)利要求所述的技術(shù)方案，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該在先申請與在后申請涉及相同的主題。

在判斷優(yōu)先權(quán)要求是否成立時，對于在后申請來說，需要比較的“主題”既不是說明書的整體內(nèi)容，也不是一項權(quán)利要求記載的某個或某些技術(shù)特征，而是在后申請的每一項權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案。換言之，在后申請的一項權(quán)利要求既是判斷在后申請的“主題”的最大單位，也就是不能將不同權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案組合起來，判斷該組合是否能夠享受優(yōu)先權(quán)；也是判斷在后申請的“主題”的最小單位，也就是不能再將一項權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案進(jìn)一步割裂開來，得出其中某一部分技術(shù)特征能夠享受優(yōu)先權(quán)，另一部分技術(shù)特征不能享受優(yōu)先權(quán)的結(jié)論。此外，在判斷優(yōu)先權(quán)要求是否成立時，并不要求在后申請的某項權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案必須完整地反映在首次申請的某項權(quán)利要求中，只要在先申請作為一個整體披露了在后申請的該權(quán)利要求的各個技術(shù)特征即可2。

筆者通過一個駁回決定實例（發(fā)文序號：2014031700898600）進(jìn)一步說明相同主題的判斷在優(yōu)先權(quán)核實中的作用。

在先申請（美國臨時專利申請US 60/772，588）的說明書第12頁的實施方案1記載了一種通過電感耦合等離子質(zhì)譜（ICP-MS）用于細(xì)胞組成分析的方法，包括步驟（a）提供包括來自正常和實體腫瘤組織的液體中的單個顆粒的樣品，所述樣品通過酶解離和機(jī)械方式或通過來自體液的細(xì)胞分離獲得；（b）……；（c）……；（d）……；（e）……。

在后申請（申請?zhí)枺?00780005269.7）的權(quán)利要求1限定了一種通過電感耦合等離子質(zhì)譜用于細(xì)胞組成分析的方法，包括：（a）提供包括動物、植物、細(xì)菌或真菌源的全細(xì)胞或細(xì)胞顆粒的樣品，所述細(xì)胞顆粒選自由分離的染色體、分離的細(xì)胞核、分離的線粒體、分離的葉綠體、以及分離的病毒組成的組；（b）……；（c）……；（d）……；（e）……。

駁回決定認(rèn)為權(quán)利要求1不能享有優(yōu)先權(quán)的理由為：（1）在后申請的權(quán)利要求1中沒有限定細(xì)胞或顆粒的獲得方式是“所述樣品通過酶解離和機(jī)械方式或通過來自體液的細(xì)胞分離獲得”；（2）在后申請的權(quán)利要求1中限定了“動物、植物、細(xì)菌或真菌源的全細(xì)胞或細(xì)胞顆粒的樣品，所述細(xì)胞顆粒選自由分離的染色體、分離的細(xì)胞核、分離的線粒體、分離的葉綠體、以及分離的病毒組成的組”，該特征沒有記載于在先申請中，在先申請記載的是具體的用于細(xì)胞組成分析的方法，其在具體的實施例中涉及特定的樣品和特定的細(xì)胞類型以及其他具體的實驗條件。因此，在后申請的權(quán)利要求請求保護(hù)的方法與在先申請的上述記載，是存在實質(zhì)不同的。

針對駁回決定認(rèn)為權(quán)利要求1不能享有優(yōu)先權(quán)的理由（1），在“淺談優(yōu)先權(quán)中相同主題的判斷原則”的文章3中，該文章的作者通過分析審查指南中給出的相同主題的定義，得出了在判斷在后申請是否能夠享有優(yōu)先權(quán)時應(yīng)當(dāng)以“直接和毫無疑義地得出”為判斷原則的結(jié)論，即修改不超范圍的判斷原則與優(yōu)先權(quán)中相同主題的判斷原則相同。同時，對于業(yè)界現(xiàn)有的幾種用于判斷優(yōu)先權(quán)的方法，作者分別通過具體的實例證明了這幾種方法與審查指南中的判斷原則存在一定的差距，并且在某些情況下會導(dǎo)致錯誤的結(jié)論。

實際上，歐洲審查指南4在第F部分第6章明確指出了相同主題的判斷原則與修改不超范圍的判斷原則相同：“The basic test to determine whether a claim is entitled to the date of a priority document is， as far as the requirement of "the same invention" is concerned （see F-VI， 1.3（iv））， the same as the test for determining whether or not an amendment to an application satisfies the requirement of Art. 123（2）”。

針對本實例，筆者認(rèn)為，在后申請的權(quán)利要求1中雖然沒有限定在先申請中記載的“所述樣品通過酶解離和機(jī)械方式或通過來自體液的細(xì)胞分離獲得”，但在后申請的權(quán)利要求1的整體技術(shù)方案在在先申請中已有清楚的記載。本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)在先申請的整體記載內(nèi)容能夠直接毫無疑義地得出在后申請的權(quán)利要求1的技術(shù)方案。對于申請人而言，如果要求在在后申請的權(quán)利要求中限定在先申請中記載的所有特征或內(nèi)容，這顯然是不合適的。盡管在先申請中記載了“所述樣品通過酶解離和機(jī)械方式或通過來自體液的細(xì)胞分離獲得”，但該特征屬于本領(lǐng)域的公知常識，即使在后申請的權(quán)利要求中不限定該特征，本領(lǐng)域技術(shù)人員也能夠直接毫無疑義地確定全細(xì)胞或細(xì)胞顆粒樣品的獲得方式。因此，在后申請中省卻該公知常識性特征而獲得的技術(shù)方案，應(yīng)是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠直接毫無疑義地確定的。

在筆者看來，問題的一個關(guān)鍵似乎在于：在后申請中缺少的技術(shù)特征是否屬于公知常識。

如果缺少的該技術(shù)特征“不屬于”公知常識、熟知技術(shù)（例如，在先申請中記載了用于細(xì)胞組成分析的方法的細(xì)胞是需要通過特殊的方法才能夠獲得的而采用其他方法無法獲得），那么在后申請的權(quán)利要求的技術(shù)方案中沒有限定該技術(shù)特征將會導(dǎo)致該技術(shù)方案的保護(hù)范圍擴(kuò)大，同時“缺少該技術(shù)特征也能實現(xiàn)在先申請的技術(shù)效果”無法從在先申請中直接和毫無疑義地得出。因此，在后申請的權(quán)利要求不享有優(yōu)先權(quán)。

如果缺少的該技術(shù)特征“屬于”公知常識、熟知技術(shù)，即使該技術(shù)特征在在后申請中沒有記載，我們也可以認(rèn)為在后申請的技術(shù)方案也通常包括該技術(shù)特征。在本實例中，權(quán)利要求1所缺少的技術(shù)特征“所述樣品通過酶解離和機(jī)械方式或通過來自體液的細(xì)胞分離獲得”是本領(lǐng)域的公知常識。雖然在后申請的權(quán)利要求1中并未限定在先申請中記載的“所述樣品通過酶解離和機(jī)械方式或通過來自體液的細(xì)胞分離獲得”，但是細(xì)胞或顆粒的獲得方式對于本發(fā)明請求保護(hù)的方法而言不是關(guān)鍵的，并且請求保護(hù)的分析方法不需要基于細(xì)胞或顆粒的獲得方式而發(fā)生改變。因此，即使在后申請未限定此技術(shù)特征，該技術(shù)特征也可以從在先申請中直接和毫無疑義地得出。因此，在后申請的權(quán)利要求享有優(yōu)先權(quán)。

針對駁回決定認(rèn)為權(quán)利要求1不能享有優(yōu)先權(quán)的理由（2），筆者認(rèn)為，在判斷優(yōu)先權(quán)要求是否成立時，應(yīng)當(dāng)把在先申請作為一個整體進(jìn)行考慮。即使在敘述方式上并不完全一致，只要在先申請作為一個整體已經(jīng)闡明了在后申請的權(quán)利要求所述的技術(shù)方案，則在先申請文件就清楚地記載了在后申請權(quán)利要求所述的技術(shù)方案，在后申請可以享有在先申請的優(yōu)先權(quán)。雖然在先申請記載的是具體的用于細(xì)胞組成分析的方法，其涉及的是多種特定的樣品和特定的細(xì)胞類型，但是在后申請的權(quán)利要求1描述的全細(xì)胞在在先申請的權(quán)利要求11（所述細(xì)胞是動物、植物、細(xì)菌或真菌的全細(xì)胞）中有明確的記載，而細(xì)胞顆粒在在先申請的權(quán)利要求12-16和說明書的實施例11-16（所述顆粒是動物、植物、細(xì)菌或真菌來源的全細(xì)胞；所述顆粒是分離的染色體；所述顆粒是分離的細(xì)胞核；所述顆粒是分離的線粒體；所述顆粒是分離的葉綠體；和所述顆粒是分離的病毒）中有明確的記載。因此，在后申請的權(quán)利要求的各個技術(shù)特征記載在在先申請的說明書和權(quán)利要求書中，在后申請的權(quán)利要求可以享有優(yōu)先權(quán)。

基于上述解釋，申請人提出了復(fù)審請求。復(fù)審委發(fā)出了復(fù)審決定書（第104808號），其中指出（1）細(xì)胞獲得方式為本領(lǐng)域的常規(guī)方法，即使在后申請未限定此特征，其整體技術(shù)方案在在先申請中已有清楚記載；（2）在先申請作為一個整體清楚地記載了在后申請的權(quán)利要求1中的技術(shù)特征“動物、植物、細(xì)菌...”。因此，復(fù)審委撤銷了國家知識產(chǎn)權(quán)局所做出的關(guān)于在后申請的權(quán)利要求無法享有優(yōu)先權(quán)的駁回決定。

“相同主題”的含義是什么？是否意味著在先申請和在后申請的內(nèi)部必須完全相同？答案必然是否定的。申請人在提出在后申請時，應(yīng)當(dāng)允許申請人基于在先申請的記載內(nèi)容，對技術(shù)方案進(jìn)行重新整理和撰寫。在后申請中要求保護(hù)的技術(shù)方案在語言表述上不同于在先申請的記載內(nèi)容，這在涉及專利領(lǐng)域，特別是涉及復(fù)雜技術(shù)的專利領(lǐng)域是十分常見而又合乎情理的。

筆者想要提醒的是，在判斷在后申請與在先申請是否屬于“相同主題”時，應(yīng)當(dāng)將在后申請要求保護(hù)的技術(shù)方案與在先申請的記載內(nèi)容進(jìn)行整體上的比較，如果在后申請要求保護(hù)的技術(shù)方案在整體上能夠從在先申請的記載內(nèi)容直接毫無疑義地確定，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為二者屬于“相同主題”。判斷是否“能夠直接毫無疑義確定”的主體應(yīng)當(dāng)是本領(lǐng)域技術(shù)人員，本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識。不能因為在后申請要求保護(hù)的技術(shù)方案中省略了某些公知常識性特征，而認(rèn)為在后申請與在先申請屬于不同的主題。

申請人在遇到類似的審查意見時，即，當(dāng)審查員指出在后申請因為缺乏在先申請中記載的某個特征而不能享有優(yōu)先權(quán)時，建議申請人可以首先判斷一下該省略的特征是否屬于公知常識，如果的確如此，建議申請人可以嘗試提交有關(guān)刪除的特征屬于公知常識的證據(jù)（例如記載了該特征的教科書、工具書（技術(shù)詞典或技術(shù)手冊）等）來進(jìn)行爭辯。