米開拉·莫迪亞羅

歐洲專利局擴大上訴委員會（EBA）是歐洲專利局的最高審判機構，如今必須再次就權利要求是否能引進放棄權項這一問題做出決定，并對引入放棄權項的可能適用情形進行了介紹。

EBA早前針對放棄權項這一問題已經發(fā)布了兩項決議。

在G 1/03/號決議中，EBA認為引入申請書中尚未披露的放棄權項并不是說要引入超出申請書內容之外的標的物，唯一原因就在于申請書中并未對權利要求范圍之外的放棄權項和標的物提供依據(jù)。具體來說，在本決議中，EBA指出，在以下情形中，不可引入在申請書中尚未披露的放棄權項：

1. 對專利優(yōu)先權日/申請日之前未公布的現(xiàn)有技術確定權利要求；

2. 對偶然占先確定權利要求（即一種與申請保護的發(fā)明項目毫無關聯(lián)的占先情形，技術熟練人員在創(chuàng)造發(fā)明時從未考慮過此發(fā)明）；以及

3. 由于非技術原因放棄不授予專利的標的物的權利（例如：歐洲專利公約不授予專利的生物技術發(fā)明等方面的問題，比如克隆人技術）。

然而，在之后發(fā)布的G 2/10號決議中，EBA規(guī)定，如果引入放棄權項之后權利要求中的標的物并非直接明確披露給申請書中的技術熟練人員，那么將某標的物排除在權利要求之外的放棄權項將引入超出申請書內容之外的標的物，即使該技術熟練人員在閱讀申請書的同時使用的是公知常識。

在最近的一個案例中，歐洲專利局上訴委員會之一必須對某放棄權項的可采性作出裁決。在其2016年10月的決議中，該上訴委員會承認EBA G 2/10號決議不限于所提交申請書中尚未披露的放棄權項，G 2/10號決議中有多處內容似乎都表明EBA決議中給出的放棄權項可采性標準適用于所有放棄權項，不論最初提交的申請書中是否有過披露。該上訴委員會指出，G 2/10號決議中給出的標準似乎與（早前）G 1/03號決議有矛盾，但是在G 2/10號決議中，EBA并未說明G 1/03號決議中的標準已經被撤銷。其結果是，上訴委員會現(xiàn)在向EBA提出了以下問題：

1.G 2/10號決議中關于已披露放棄權項可采性的標準……即技術熟練人員是否會在引入了以明示或暗示方式直接明確予以披露的放棄權項之后運用公知常識來考慮權利要求中的標的物，同時適用于含有未披露放棄權項的權利要求？

2.如果第一個問題的答案是肯定的，G 1/03號決議是否會撤銷與[本決議中規(guī)定的]未披露放棄權項相關的例外情形？

3.如果第二個問題的答案是否定的，即除了黃金標準之外與……G 1/03號決議中給出的未披露放棄權項相關的例外情形同樣適用，那么該標準會根據(jù)這些例外情形進行修改嗎？

由于放棄權項是獲得各技術領域專利的有效途徑，EBA對于上述新問題所給出的答案可能對很多未決案件和未來案件產生重要影響。希望EBA能在充分尊重法律的基礎上回答這些問題，同時也要考慮專利申請人和第三方的權益。

翻譯：徐拉拉