陶乾

關(guān)鍵詞

作品名稱

注冊(cè)商標(biāo)

正當(dāng)使用

近年來，與電影、圖書、網(wǎng)絡(luò)游戲、客戶端應(yīng)用軟件等作品的名稱有關(guān)的商標(biāo)權(quán)侵權(quán)糾紛不斷出現(xiàn)。如果與作品名稱相同或相似的文字被核準(zhǔn)注冊(cè)為商標(biāo)，當(dāng)作品或作品的復(fù)制件以商品或服務(wù)的形式進(jìn)入市場(chǎng)并落入已注冊(cè)商標(biāo)核準(zhǔn)使用類別的范圍時(shí)，商標(biāo)侵權(quán)糾紛即可能會(huì)產(chǎn)生。本文全面總結(jié)和分析了我國(guó)法院審理此類糾紛的已生效判決，從而為此類糾紛的侵權(quán)判定提供解決思路。

一、考察使用相關(guān)文字作為作品名稱是否具有正當(dāng)性

1. 考察對(duì)作品名稱中的文字的使用是否是對(duì)作品內(nèi)容、對(duì)象、作者、用途、效果、特點(diǎn)等特征的描述性使用。如果作品名稱旨在概括說明作品內(nèi)容表達(dá)的主題，具有客觀敘述作品特征的作用，則屬于對(duì)相關(guān)文字的正當(dāng)使用。是否是描述性的文字，要以相關(guān)領(lǐng)域消費(fèi)者對(duì)該文字所表達(dá)的含義的理解程度為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。比如，在“世界經(jīng)理人”商標(biāo)侵權(quán)糾紛中，雖然世界經(jīng)理人文摘公司在第16類雜志、印刷品、印刷出版物、書籍、期刊等商品上擁有第3226295號(hào)“世界經(jīng)理人”文字商標(biāo)的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，但世界經(jīng)理人資訊公司在其出版的《世界經(jīng)理人週刊》上使用“世界經(jīng)理人”，表明該雜志的服務(wù)對(duì)象、用途及特點(diǎn)，具有正當(dāng)使用的理由1。再如，與托福、雅思等考試相關(guān)的輔導(dǎo)教材的書名中包含TOEFL字樣，并不會(huì)侵犯商標(biāo)權(quán)人美國(guó)考試中心的商標(biāo)專用權(quán)2；網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)⒁褳殛兾髅耖g相關(guān)公眾普遍知悉和接受的特定撲克牌游戲名稱“三代”在其網(wǎng)站與其他撲克牌游戲并列作為游戲種類的名稱進(jìn)行使用，也屬于正當(dāng)使用3。

2. 要考慮使用相關(guān)文字作為作品名稱是否具有善意。對(duì)此，考量因素包括使用人的使用行為與商標(biāo)專用權(quán)人的注冊(cè)行為發(fā)生時(shí)間的先后順序、作品已在消費(fèi)者中形成的知名度、使用人的使用相關(guān)文字的歷史延續(xù)性以及相關(guān)文字的固有含義。比如，在江蘇省高級(jí)人民法院審理的“隨堂通”商標(biāo)案中，2005年5月延邊教育出版社出版了《課時(shí)詳解隨堂通》系列教輔書，而盛煥華于2005年9月申請(qǐng)注冊(cè)“隨堂通”商標(biāo)，而后于2009年6月被核準(zhǔn)注冊(cè)，故延邊教育出版社在盛煥華申請(qǐng)注冊(cè)“隨堂通”商標(biāo)前即已經(jīng)開始使用“隨堂通”文字，其在后續(xù)出版的涉案圖書上繼續(xù)將“隨堂通”作為圖書名稱的組成部分使用，是一種出于善意的、正當(dāng)?shù)?、作為圖書名稱的組成部分的沿用行為4。

3. 對(duì)于外文作品的譯本，要考慮中文譯名與外文作品名稱的對(duì)應(yīng)關(guān)系。這種對(duì)應(yīng)，可以是語義上的對(duì)應(yīng)，可以是語音上的對(duì)應(yīng)；可以是精確的直譯對(duì)應(yīng)，也可以是非精確的意譯對(duì)應(yīng)。作品上對(duì)于相關(guān)文字的使用，是忠于原作品名稱的使用方式，屬于著作權(quán)意義上的作品使用，比如，“功夫熊貓”電影與“kunfu Panda”，“彼得兔”書名與“Peter Rabbit”。而且，對(duì)于譯作的名稱，還需考慮到相關(guān)行業(yè)的使用慣例，比如，在譯著書名中包含作者的中文譯名，用以將該作者所著作品與相同題材的其他作者的作品進(jìn)行區(qū)分，這是圖書命名中的常用做法。

4. 對(duì)于已經(jīng)進(jìn)入公有領(lǐng)域的作品，如果相關(guān)人物及角色名稱、作者中外文姓名、作品名稱和譯名等原作品中的元素被注冊(cè)為商標(biāo)，商標(biāo)專用權(quán)人不應(yīng)以商標(biāo)權(quán)為由阻礙他人對(duì)作品進(jìn)行正當(dāng)?shù)氖褂?，否則勢(shì)必會(huì)不當(dāng)?shù)叵拗谱髌返膫鞑ィ芸罩鳈?quán)保護(hù)期制度。比如，在“彼得兔”案中，費(fèi)德里克·沃恩有限責(zé)任公司在第16類上注冊(cè)了第1062897號(hào)“比得兔”商標(biāo)，文字來源于畢翠克絲·波特創(chuàng)作的作品中的代表性小動(dòng)物形象“Peter Rabbit”的常用中文譯名“彼得兔”。法院認(rèn)為，該商標(biāo)直接標(biāo)識(shí)了作品的內(nèi)容，而畢翠克絲·波特的作品已進(jìn)入公有領(lǐng)域，因此，商標(biāo)專用權(quán)人對(duì)這些商標(biāo)享有的專用權(quán)將受到一定限制，即不得以其享有上述商標(biāo)專用權(quán)為由阻礙他人對(duì)畢翠克絲·波特作品進(jìn)行正當(dāng)使用。如果他人對(duì)上述商標(biāo)中的文字的使用是用于說明作品的內(nèi)容，而非作為商業(yè)標(biāo)識(shí)使用時(shí)，則不構(gòu)成對(duì)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵犯5。

二、作品名稱中的使用是否是《商標(biāo)法》意義上的使用

1. 作品名稱對(duì)文字的使用是否屬于商標(biāo)意義上的使用，要看其是否起到了標(biāo)示商品或服務(wù)來源的作用，應(yīng)以對(duì)相關(guān)文字的具體使用方式及客觀效果為判斷依據(jù)，不能簡(jiǎn)單地一概而論。就圖書而言，需要考察作品名稱的顯示方式是否是能夠起標(biāo)示來源作用的突出使用，同時(shí)需要兼顧圖書封面、封底、裝幀設(shè)計(jì)的行業(yè)慣例。在北京市第一中級(jí)人民法院審理的兩起“隨堂通”商標(biāo)案中，因案情的不同，所導(dǎo)致的判決結(jié)果也截然不同。在第一起案件中，涉案圖書《課時(shí)詳解隨堂通歷史必修3》封面右上方印有四個(gè)橫向排列的黑色宋體字“課時(shí)詳解”，其下方印有同向排列但字型更大的“隨堂通”三個(gè)字，顏色為棕黃色。這種突出的使用方式客觀上已具有商標(biāo)指示來源的意義，相關(guān)公眾會(huì)將其與商品來源相聯(lián)系，因而具有商品來源的識(shí)別意義，屬于商標(biāo)意義上的使用6。在第二起案件中，對(duì)于涉案圖書《課時(shí)詳解化學(xué)必修1》， “課時(shí)詳解”字樣位于封面顯著位置并用醒目字體突出標(biāo)示，其右側(cè)印有一個(gè)金黃色博士帽圖案，博士帽下方印有縱向排列的“課課清隨堂通”字樣，字體遠(yuǎn)小于“課時(shí)詳解”，所以，“課課清隨堂通”字樣作為一個(gè)整體位于封面非顯著位置，字體相對(duì)小得多，這種使用方式不會(huì)使公眾以為“隨堂通”字樣系指示商品來源的標(biāo)識(shí)即商標(biāo)，因此對(duì)于一般消費(fèi)者而言并未起到區(qū)分商品來源的作用，而是作為宣傳用語使用，體現(xiàn)該書可能達(dá)到的使用效果，故不屬于商標(biāo)意義上的使用7。就客觀效果而言，在APP客戶端名稱被訴侵權(quán)一案中，醋溜公司經(jīng)營(yíng)的APP手機(jī)客戶端名稱為“楚楚街”，重要的考量因素是，APP手機(jī)客戶端的頁(yè)面頂端顯著位置標(biāo)注“楚楚街”標(biāo)識(shí)或字樣，起到了標(biāo)示商品或服務(wù)來源的作用，法院認(rèn)為該使用行為系商標(biāo)意義上的使用8。

2. 要區(qū)分《著作權(quán)法》意義上的相關(guān)公眾對(duì)作品相關(guān)權(quán)利歸屬的認(rèn)知與《商標(biāo)法》意義上的相關(guān)公眾對(duì)商品或者服務(wù)來源的認(rèn)知。比如，在“功夫熊貓”商標(biāo)侵權(quán)糾紛中，茂志公司主張權(quán)利的是其于2010年6月28日在第41類電影制作等服務(wù)上獲準(zhǔn)注冊(cè)的第6353409號(hào)“功夫熊貓及圖”商標(biāo)。涉案電影《功夫熊貓2》中使用“功夫熊貓”字樣是對(duì)其2008年制作的《功夫熊貓》電影的延續(xù)。因?yàn)樵撓盗须娪暗膹V泛宣傳，相關(guān)消費(fèi)者知道該電影是由美國(guó)電影公司或者夢(mèng)工場(chǎng)公司、派拉蒙公司等制作、發(fā)行，但這是《著作權(quán)法》意義上的對(duì)電影作品相關(guān)權(quán)利歸屬的認(rèn)知和確定，并非是對(duì)商品或者服務(wù)來源的認(rèn)知9。endprint

三、作品名稱中的對(duì)相關(guān)文字的使用是否有造成消費(fèi)者混淆的可能性

1.要考察涉案商標(biāo)在其注冊(cè)的商品或服務(wù)類別上的顯著性。對(duì)于顯著性較強(qiáng)的商標(biāo)，商標(biāo)專用權(quán)人有權(quán)禁止他人在相同或類似商品上的對(duì)相同文字進(jìn)行商標(biāo)意義上的使用并造成相關(guān)公眾混淆的行為。例如“智慧背囊”案，華僑出版社出版的圖書封面上半部中間位置突出顯示有較大字體的“智慧背囊”文字，并用鮮亮顏色與其他文字予以區(qū)別，封面中下部用較小的字體顯示有“寫給青少年的智慧書”字樣10。湖南少兒出版社出版的被訴侵權(quán)書籍封面的右上角顯著位置突出標(biāo)注有“掌中寶”字樣，而被訴侵權(quán)圖書封面正中偏下位置標(biāo)注了“基礎(chǔ)知識(shí)與高中歷史”等書籍名稱11。在這兩個(gè)案子中，對(duì)于具有較強(qiáng)顯著性的“智慧背囊”和“掌中寶”文字標(biāo)識(shí)的使用方式，容易造成消費(fèi)者對(duì)商品來源的混淆誤認(rèn)。對(duì)于顯著性較弱的注冊(cè)商標(biāo)，權(quán)利人不得禁止或者限制他人對(duì)相關(guān)文字固有含義的正常使用。比如，在“古劍奇譚”與“古劍奇?zhèn)b”商標(biāo)侵權(quán)案中，網(wǎng)元圣唐公司享有在第41類、42類商品類別上核準(zhǔn)注冊(cè)的“古劍”商標(biāo)許可使用權(quán)。但是，“古劍”作為古代傳統(tǒng)兵器，屬于古俠類文學(xué)作品或者游戲中的常用元素，其顯著性并不明顯。被訴侵權(quán)游戲作為古俠類游戲，在名稱和游戲內(nèi)容中采用“古劍”這一元素較為多見，注冊(cè)商標(biāo)“古劍”保護(hù)的范圍應(yīng)以其核定的范圍為限，不得禁止或者限制他人對(duì)“古劍”二字的正常使用12。再如，在“小小孩”商標(biāo)糾紛案中，“小小孩”是由“小”和“小孩”組成，“小小孩”的本來含義一般是指較小的兒童，其具有一定的指代幼兒的作用，“小小孩”所具有的本來含義在一定程度上弱化了涉案商標(biāo)的顯著性。因此，不能將“小小孩”這一帶有本身含義的詞匯完全由權(quán)利人專享，從而排除公眾的合理使用，否則必將擴(kuò)大了商標(biāo)專用權(quán)的范圍，并不合理地限制社會(huì)公眾對(duì)文字固有含義的使用13。

2. 對(duì)于顯著性不強(qiáng)的商標(biāo)，還應(yīng)考慮涉案商標(biāo)是否已在相關(guān)公眾的意識(shí)中建立起該詞匯與商品來源之間的對(duì)應(yīng)聯(lián)系，從而使得相關(guān)公眾看到被控侵權(quán)人的商品名稱時(shí)容易產(chǎn)生對(duì)商品來源的誤認(rèn)。如果商品的知名度使得相關(guān)公眾將該商標(biāo)與商品來源產(chǎn)生對(duì)應(yīng)關(guān)系，那么，商標(biāo)專用權(quán)應(yīng)獲得保護(hù)。比如，上海文藝出版社的“故事會(huì)”商標(biāo)于1989年核準(zhǔn)注冊(cè)在第16類“書報(bào)雜志”上。通過多年持續(xù)使用，《故事會(huì)》雜志及“故事會(huì)”商標(biāo)獲得了諸多榮譽(yù)，已在公眾中樹立了良好的形象，在“書報(bào)雜志”類商品范圍內(nèi)享有很高的知名度和顯著性，因此，大眾文藝出版社在其出版、發(fā)行的《精品故事會(huì)》雜志上突出使用“故事會(huì)”三字的行為構(gòu)成對(duì)“故事會(huì)”商標(biāo)專用權(quán)的侵犯14。再如，海豚出版社享有第16類“無敵”注冊(cè)商標(biāo)的許可使用權(quán)，其出版的初高中英語、數(shù)學(xué)等教輔圖書，通過大量宣傳，具有一定的知名度。陜西人民出版社出版同類型的教輔圖書的封面上方橫向排列“無敵教練”，書脊上也標(biāo)有相同字體的“無敵教練”，容易使相關(guān)消費(fèi)者對(duì)來自不同出版者的同類圖書產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)15。

3.在比較作品名稱與涉案商標(biāo)的近似性時(shí)，應(yīng)以相關(guān)公眾的注意力為標(biāo)準(zhǔn)，考察作品名稱的實(shí)際使用狀態(tài)與注冊(cè)商標(biāo)給人的視覺感受的差異。這需要比較字體、字體顏色、藝術(shù)化處理、排列方式、整體色調(diào)、文字與圖形的組合等元素是否有明顯差異。比如，將游戲名稱“古劍奇?zhèn)b”與注冊(cè)商標(biāo)“古劍奇譚”進(jìn)行比對(duì)，雖然二者在“古、劍、奇”三字文字、讀音、含義相同，但兩者的藝術(shù)字體、文字排列、字體顏色和底色搭配上均不相同；“譚”和“俠”在文字、讀音、含義等方面更存在差異，故從整體上看，二者在文字、讀音、字體、含義、顏色以及組合和整體編排布局等方面均有明顯區(qū)別，不構(gòu)成相近似16。

4.考察原被告雙方的已商業(yè)化的作品內(nèi)容、對(duì)象、特征、功能等方面的實(shí)際差異。比如，騰訊公司享有“逆戰(zhàn)”的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)和 “穿越火線”注冊(cè)商標(biāo)的中國(guó)境內(nèi)獨(dú)占性使用權(quán)。騰訊運(yùn)營(yíng)的《逆戰(zhàn)》、《穿越火線》游戲與泰金聯(lián)公司開發(fā)的《全民逆戰(zhàn)—穿越生死線》游戲相比，在游戲運(yùn)行平臺(tái)上，二者分別運(yùn)行受眾有一定區(qū)分的PC端與手機(jī)端；在游戲類型上，分別為第一人稱射擊類游戲與具有塔防特點(diǎn)的射擊游戲；在游戲風(fēng)格上，分別為寫實(shí)風(fēng)格與卡通風(fēng)格。因存在上述不同，游戲消費(fèi)者比較容易將《逆戰(zhàn)》、《穿越火線》游戲與《全民逆戰(zhàn)—穿越生死線》游戲區(qū)分開，不會(huì)僅因游戲名稱當(dāng)中使用了部分相同或類似的文字而將類型、風(fēng)格完全不同的游戲混淆17。

5. 分析混淆的可能性時(shí)，應(yīng)結(jié)合相關(guān)公眾對(duì)同類商品來源的主要區(qū)分方式、相關(guān)公眾的主觀辨別和區(qū)分能力，并考慮已客觀形成的市場(chǎng)格局。對(duì)于商業(yè)化后的作品或作品復(fù)制件，相關(guān)公眾區(qū)分商品來源的關(guān)注點(diǎn)有所不同。比如，在圖書市場(chǎng)中，一般來說，消費(fèi)者購(gòu)買書籍時(shí)的消費(fèi)習(xí)慣更多地在于關(guān)注書籍的作者或譯者以及相應(yīng)的出版機(jī)構(gòu)。尤其是對(duì)于同一基礎(chǔ)知識(shí)題材的作品或者同一原著的翻譯，可能有多個(gè)不同作者或譯者的作品由不同的出版社出版，應(yīng)尊重已客觀形成的出版市場(chǎng)格局。對(duì)于游戲軟件，游戲用戶主要通過游戲名稱、游戲圖標(biāo)、游戲參數(shù)及游戲介紹來區(qū)分不同游戲。比如，在另一起“穿越火線”商標(biāo)案中，小奧公司的游戲使用“穿越火線2”名稱，且該游戲與騰訊公司運(yùn)營(yíng)的“穿越火線”均屬于射擊類網(wǎng)絡(luò)游戲，在“穿越火線”已經(jīng)推出較長(zhǎng)時(shí)間且獲得較高市場(chǎng)認(rèn)知度的情況下，容易造成服務(wù)對(duì)象誤認(rèn)為“穿越火線2”是騰訊公司“穿越火線”的更新版，足以導(dǎo)致用戶在游戲下載過程中對(duì)游戲來源的混淆和誤認(rèn)18。

綜上，在此類案件中，需要考察使用相關(guān)文字作為作品名稱是否具有正當(dāng)性以及作品名稱中的使用是否是《商標(biāo)法》意義上的使用，這兩點(diǎn)通常應(yīng)結(jié)合起來予以考察。此類案件最核心的判斷要點(diǎn)是，作品名稱中的對(duì)相關(guān)文字的使用是否有造成消費(fèi)者混淆的可能性。endprint