孫新民 陳鵬

一、臨時申請

在《與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議》（TRIPs協(xié)議）的烏拉圭回合談判中，美國為使美國申請人在其國內(nèi)享有等同于《巴黎公約》確定的國外專利申請在美國享有12個月優(yōu)先權的相同權利，提出臨時申請（Provisional Application）制度，主要規(guī)定體現(xiàn)在美國專利法（35 U.S.C.）第111條b款和119條e款。

（一） 臨時申請簡介

臨時申請作為美國特有的專利制度，具有很多獨特之處，主要優(yōu)點有：

1. 申請費用相比正式申請（非臨時申請，即non provisional application）低很多；

2. 臨時申請?zhí)峤坏纳暾埼募恍枰f明書和必要附圖，可以沒有權利要求；

3. 從臨時申請?zhí)峤蝗掌?，申請人享?2個月的未決期限。申請人可以在該12個月內(nèi)申請相應的正式申請并享有該臨時申請的優(yōu)先權，或者申請將該臨時申請轉換為正式申請并享有該臨時申請的申請日。在2012年9月16日以后，在臨時申請的提交日期后14個月內(nèi)提交的非臨時申請可通過提交請求而恢復優(yōu)先權（包括一項聲明：提交非臨時申請的延誤是無意的，并繳納必須的恢復費用，37 CFR 1.78），當然這可能影響其在美國國外的優(yōu)先權效力。

從而，在正式專利申請?zhí)峤?繳納更多費用之前，申請人可以充分評估發(fā)明的商業(yè)潛能。如在12個月之中，發(fā)明人對發(fā)明進行進一步的改進，申請人可申請新的臨時申請再把多個臨時性申請合并為一個正式申請，或者在正式申請中加入該改進的方案。

（二）臨時申請兩種使用方式的區(qū)別

如上面提到，臨時申請有兩種后續(xù)使用方式可供申請人選擇。通常，申請人都傾向于提交一個正式申請，并要求在先的臨時申請的優(yōu)先權。以筆者所在的公司為例，大部分以美國為第一申請國家的專利申請均要求了美國臨時申請的優(yōu)先權。那么這種方式有什么特別之處呢？

雖然臨時申請可以作為正式申請的優(yōu)先權，也可以直接轉換為正式申請，但這兩種不同方式會使得正式申請獲得授權后專利保護期限的起算日期也不一致。如果選擇將臨時申請直接轉換為正式申請，實際上就是將臨時申請的申請日作為正式申請日，轉換后的正式申請的內(nèi)容必須得到在先的臨時申請的支持。這樣，轉換后的正式申請不能增加新的內(nèi)容，但是專利保護期限仍然從臨時申請的申請日起算。在這種情況下，臨時申請的作用僅僅是搶占了一個在先的申請日。

如果選擇在12個月內(nèi)提交一個新的正式申請，同時要求享有在先的臨時申請權益，雖然同樣要求正式申請的內(nèi)容必須得到在先的臨時申請的支持（這里所說的“得到支持”是指正式申請中記載的方案在臨時申請中需要有記載才能享有在先的臨時申請的優(yōu)先權），但在后的正式申請的專利保護期限是從其實際提交日開始起算的。正式申請中可以增加新的內(nèi)容，當然新增加的內(nèi)容不享有臨時申請的優(yōu)先權。選擇該種方式，臨時申請為在后的正式申請既搶占了一個在先的申請日，實際上又將專利保護期限向后推遲了12個月。

（三）臨時申請的審查與公開

臨時申請是不審查的，因此臨時申請的文件實際上只需要形式上符合要求即可。實務中，申請人可能寫入某些尚未開發(fā)完成的技術方案以搶占更早的申請日。

此外，在美國專利法（35 U.S.C.）第122條b（2）款中規(guī)定，臨時申請通常是不公開的，這樣就能夠使這些方案不會被對手察覺。臨時申請僅僅在作為優(yōu)先權證明文件時才被公開，該公開是在正式申請的最早優(yōu)先權日（臨時申請的提交日）起18個月后才公開。

通常，公開的臨時申請可以在USPTO的網(wǎng)站“https：//portal.uspto.gov/pair/PublicPair”上查詢到。臨時申請的限制僅僅是不能要求其他優(yōu)先權，并且要求臨時申請優(yōu)先權的在后申請必須是美國的非臨時申請或者指定美國的PCT申請。該規(guī)定僅僅是美國專利法對于美國申請的規(guī)定，實踐中，美國的臨時申請依據(jù)《巴黎公約》也可以作為向其他國家提交申請的優(yōu)先權基礎。另外，臨時申請與在后申請之間必須具有至少一個共同的發(fā)明人。

綜上所述，美國臨時申請以其特殊的優(yōu)勢而被廣泛應用，越來越多的申請人均使用該制度以搶占更早的申請日。

二、臨時申請中隱藏的“陷阱”

雖然臨時申請制度有很多優(yōu)勢，但使用不當也可能反受其害。下面，筆者介紹臨時申請制度中可能遇到的陷阱。

（一）一號“陷阱”：忽略臨時申請12個月的期限同時影響《巴黎公約》的優(yōu)先權期限

提交臨時申請的申請人通常都會牢記在12個月的期限內(nèi)提交正式申請，這完全正確。然而，申請人往往會不經(jīng)意地忽略另外一點：臨時申請同時影響了《巴黎公約》的優(yōu)先權期限。如果想以臨時申請的方案作為優(yōu)先權基礎在美國之外的國家申請專利，就必須在12個月的期限內(nèi)提交，否則，該臨時申請本身就已經(jīng)構成首次申請，從而影響其在其他國家申請專利時要求優(yōu)先權。

實務中，筆者確實遇到過這類案件。下面簡單介紹某一此類案件的時間線。

2011年11月11日，申請人提交了美國臨時申請（申請A）；

2012年6月20日（距離臨時申請?zhí)峤蝗?2個月之內(nèi)），申請人提交了美國的正式申請（申請B），申請B要求了申請A的優(yōu)先權；

申請B于2013年5月2日公開，公開文本中記載了優(yōu)先權為申請A；

2013年6月2日，申請人撤回申請B對于申請A的優(yōu)先權要求；

2013年6月19日，申請人提交PCT申請（申請C），要求了申請B的優(yōu)先權。

申請C在國際階段收到了國際檢索單位的檢索報告（ISR237），指出，申請B不是首次提出的申請，因此申請C要求的申請B的優(yōu)先權不成立，需要重新確定申請C的申請日為2013年6月19日。如此，申請B已經(jīng)在先公開，構成申請C的現(xiàn)有技術，申請C全部權利要求不具有新穎性。

申請人認為：既然已經(jīng)撤回申請B的優(yōu)先權，那么臨時申請A就相當于不存在，申請B仍然是首次申請，因此申請C應該享有優(yōu)先權?；谏鲜隹紤]，申請C仍然選擇進入中國國家階段。申請C進入中國國家階段后，中國審查員繼續(xù)發(fā)出與國際檢索單位的檢索報告相同的審查意見。此時，申請人意識到原代理機構面對上述問題時可能處置不當，轉而向筆者所在公司尋求解決方案。

經(jīng)過分析，筆者認為：盡管申請人在申請C提交之前撤回了申請B的優(yōu)先權要求，然而該申請B的公開文本公開在先，并且明確記載了申請A作為優(yōu)先權。由于首次申請的定義只需要滿足首次申請在有關國家或政府間組織獲得確定的申請日，而與其最終結果無關，因此申請A構成了首次申請，申請人的撤回行為不能追溯到公開時。也就是說，撤回優(yōu)先權的時間太晚了，如果在申請B公開之前撤回優(yōu)先權要求，由于美國臨時申請僅僅在作為優(yōu)先權證明文件時才會公開，如果申請B的公開文本沒有記載申請A，那么A實際上仍然是首次申請，只是臨時申請不公開也沒有被任何公開文件記載，也就不影響申請B作為首次申請。然而，由于申請人撤回時間太晚，不僅使得申請B不能作為首次申請，而且使其后續(xù)在申請B授權時不再享有優(yōu)先權，這就產(chǎn)生了雙重不利影響。

那么是否本案就沒有生機了呢？筆者覺得未必。

考慮到臨時申請的特性“提交的文件中，只需要說明書和必要的附圖，可以沒有權利要求”，并且在一年的未決期限內(nèi)，發(fā)明人往往可能對發(fā)明進行進一步的修改，因此，筆者推測申請B中很可能加入了申請A中未記載的進一步的方案。如果上述推測正確，那么申請B中有新增加的部分內(nèi)容仍然屬于首次申請。而按照審查員的判斷申請C與申請B是相同的主題和內(nèi)容，那么申請C中該相同的新增加的部分內(nèi)容就享有申請B的優(yōu)先權（即，部分優(yōu)先權成立）。作為斷臂求生的方法，將申請C的權利要求書修改為只保護該新增加的部分內(nèi)容，將可能獲得授權。

為此，筆者試圖在USPTO的網(wǎng)站“https：//portal.uspto.gov/pair/PublicPair”檢索申請A的公開文本，以與申請B進行比較，不料檢索無果。筆者分析后認為，因為申請人之前又撤回了申請B的優(yōu)先權要求，因此按照美國專利法（35 U.S.C.）第122條b（2）款的規(guī)定，臨時申請不被公開，從而審查員也檢索不到該文件，無法進行優(yōu)先權的比較。由于申請人可以向USPTO請求出具經(jīng)過認證的申請A的副本作為優(yōu)先權相關證明文件，以證明申請B中確實存在新增加的部分內(nèi)容，從而申請C中的該新增加的部分內(nèi)容可以享有申請B的優(yōu)先權，這樣就避免了申請C重新確定申請日導致全部權利要求喪失新穎性的問題。因此，筆者向客戶建議比較申請A與申請B之間的差別，確認申請B是否存在新增加的技術方案，并將申請C的權利要求書修改為保護申請B相對于申請A的新增的部分內(nèi)容。申請人核實過相關文件后，確認申請B和申請C相同，而相對于申請A確實做了部分改進，新增加了部分內(nèi)容，最終按照筆者的建議向?qū)＠痔峤涣诵薷暮痛疝q意見。

上述案件的關鍵問題，在于申請人忽略了臨時申請12個月的未決期限同樣會影響《巴黎公約》要求優(yōu)先權的期限，導致后續(xù)案件無法要求臨時申請和在后正式申請的優(yōu)先權。而申請人撤回正式申請的優(yōu)先權的時間點又錯上加錯，使其又失去了正式申請的優(yōu)先權，導致申請C最終只可能獲得部分改進方案的優(yōu)先權和專利權，因此，申請C的保護范圍與申請B相比大大縮小。如果申請人當時將申請B直接作為PCT申請并要求申請A的優(yōu)先權，或者在申請B公開之前就提出撤回優(yōu)先權請求，就能避免出現(xiàn)上述尷尬的局面。

（二）二號“陷阱”：在后申請的享有臨時申請的優(yōu)先權的條件是得到臨時申請的支持

除了上述問題之外，實務中還有一個比較隱蔽的問題可能會被忽略：在后申請的享有臨時申請的優(yōu)先權的條件是必須得到臨時申請的支持。

由于在臨時申請?zhí)峤缓蟮?2個月內(nèi)，發(fā)明人往往可能做出了新的改進，從而使在后申請記載的內(nèi)容并不與在先的臨時申請完全一致，因此，在后申請往往不是其全部內(nèi)容都能得到在先的臨時申請的支持。換言之，新的改進的方案在臨時申請中可能沒有記載，因此得不到臨時申請的支持，正式申請中的新的、改進的方案也因此不能享有臨時申請的優(yōu)先權。因此，在后申請在正式提交前，仍然需要注意對發(fā)明內(nèi)容進行保密，而不能認為已經(jīng)有臨時申請保護，就放心大膽公開使用、銷售（在美國，在發(fā)明人公開披露本發(fā)明后12個月內(nèi)提出申請不影響專利授權，但這種提前披露盡管在美國受到保護，卻可能會排除其在美國國外的專利權——35 U.S.C. 第102條（b）（1））。申請人如果隨意使用、銷售的話，有可能影響其正式申請中改進的方案的新穎性，導致在后的正式專利中改進的方案被無效。此外，臨時申請由于不做審查，其說明書中往往保留大量隨意的、模糊的、限制性的描述，這些都可能對在后的正式申請的范圍造成影響。綜上所述，選擇使用臨時申請時，雖然簡單方便，但是申請文件同樣不能隨意提交，需要注意避開可能存在的種種陷阱。