EPO審查指南中的“功能性特征”及其對我們的啟示

張榮彥

最高院2016年出臺的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（下稱《法釋2016》）第八條，對權(quán)利要求中“功能性特征”做出了新的解釋。其中除了對“功能性特征”做出明確定義之外，還將該“功能性特征”的內(nèi)容解釋為“說明書及附圖記載的實現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征”。

與2009年制定的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（下稱《法釋2009》）第四條“對于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容”相比，兩者的表述方式有所不同，即以實現(xiàn)該功能的“不可缺少的技術(shù)特征”替代了該功能的“具體實施方式”。這種修改一方面糾正了以實施例作為對比對象的不當(dāng)，另一方面也從字面上消除了《法釋2009》中第四條與第五條（“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持”）之間的矛盾，但筆者仍有兩點不解之處。

第一，權(quán)利人將“僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案”“納入專利權(quán)保護范圍”，無疑是以“不可缺少的技術(shù)特征”的形式納入的；而《法釋2016》第八條中的“不可缺少的技術(shù)特征”也正是對“在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案”的歸納。

“納入”與“解釋”只是方式不同而已，實質(zhì)都是對原權(quán)利要求內(nèi)容的補充。《法釋2016》第八條與《法釋2009》第五條之間是否仍存在沖突？

第二，《法釋2016》第八條中，將“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實現(xiàn)上述功能或者效果的具體實施方式”排除在“功能性限定”之外，這就意味著需要進行解釋的“功能性限定”，只涉及從權(quán)利要求中解讀不出其具體實施方式的“功能性限定”。

這種“解讀不出其具體實施方式的”“功能性限定”是否滿足“清楚”的要求？

眾所周知，權(quán)利要求的“清楚”是授予其專利權(quán)的基本條件。對于其中所使用的“功能性特征”也不例外。

2014年筆者曾就“功能性限定”的使用及解釋問題發(fā)表過一些看法1。文中建議，“在《專利審查指南》中明確規(guī)定：當(dāng)申請人采用功能性限定時，必須在權(quán)利要求書中對實現(xiàn)該功能的各具體實施方式分別做出限定”，以避免人民法院事后再對該“功能性限定”進行解釋。

當(dāng)下，業(yè)內(nèi)對“功能性限定”的認識仍存在一些分歧。為了尋根求源，筆者進一步研讀了2017年11月版《歐洲專利局審查指南》（Guidelines for Examination in the EPO November 2017，以下簡稱《歐洲指南》）中與“功能性特征”相關(guān)的章節(jié)。現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容引述如下，供各位參考。

《歐洲指南》的有關(guān)規(guī)定

《歐洲指南》F部涉及專利申請文件的撰寫，第四章涉及權(quán)利要求部分。該章系依據(jù)《歐洲專利公約》第84條（“權(quán)利要求書限定了尋求專利保護的范圍，應(yīng)當(dāng)清楚、簡明而且得到說明書的支持”）對權(quán)利要求書撰寫提出的要求。

需要說明的是，在我國《專利審查指南》以及最高院《法釋2016》中，對“功能性特征”和“效果特征”并未以加區(qū)分，而是將它們捆綁在一起作為同一個概念并做出了規(guī)定；而《歐洲指南》則將“功能性特征”（functional features）與“效果特征”（result to be achieved）進行了區(qū)分，并分別做出了規(guī)定。

至于《歐洲指南》為何將“功能性特征”與“效果特征”進行區(qū)分，后文將給出答案。

根據(jù)《歐洲專利公約》第84條的要求，任何一項權(quán)利要求必須滿足“清楚及支持”的要求。故《歐洲指南》第四章第4.5節(jié)（“基本技術(shù)特征”）首先針對權(quán)利要求提出了如下要求：

“權(quán)利要求所限定的保護范圍必須清楚，這意味著一項權(quán)利要求不僅能夠讓人讀懂其技術(shù)要點，而且必須清楚地限定該發(fā)明的全部基本技術(shù)特征，如果獨立權(quán)利要求缺少基本技術(shù)特征則不符合清楚及支持的要求?！?

何為“基本技術(shù)特征”？第四章第4.5.2節(jié)（“基本技術(shù)特征的定義”）做了如下解釋：

“權(quán)利要求中的基本技術(shù)特征是指為解決說明書所述技術(shù)問題、實現(xiàn)其技術(shù)方案的技術(shù)效果所必須的技術(shù)特征，因此獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)包含說明書明確記載的、實現(xiàn)該發(fā)明所必須的所有的技術(shù)特征。”3

根據(jù)上述解釋，該“基本技術(shù)特征”即相當(dāng)于我國《專利法》第二十條所稱的“必要技術(shù)特征”（《專利審查指南》將“必要技術(shù)特征”解釋為“為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征”4）。

針對權(quán)利要求中使用的“功能性特征”及“效果特征”，《歐洲指南》分別做出如下規(guī)定：

（一）針對“功能性特征”

1.允許功能性特征的使用，但有前提條件。在第四章第2.1節(jié)（“技術(shù)特征”）中規(guī)定：

“權(quán)利要求書中并非所有的技術(shù)特征都必須以結(jié)構(gòu)特征的形式來描述，只要本領(lǐng)域技術(shù)人員憑借所提供的實現(xiàn)該功能的具體方式、無需創(chuàng)造性勞動就可以實現(xiàn)該功能，便可以使用功能性特征?！?

請注意，這與《法釋2016》對“功能性限定”的定義恰好相反。

2.第四章第6.5節(jié)（“功能性特征的定義”）又對使用“功能性特征”的情況做出了如下具體規(guī)定：

“權(quán)利要求可以采用功能性的方式，即以功能性特征的形式對一個技術(shù)特征做概括性的限定。即使說明書中僅給出了一個實施例，但只要本領(lǐng)域技術(shù)人員由此可以想到實現(xiàn)該功能的其他替代方式，就可以使用功能性限定。例如權(quán)利要求中的‘終點位置探測裝置可以得到使用限位開關(guān)的唯一實施例的支持。很明顯，本領(lǐng)域技術(shù)人員都清楚，還可以采用‘光電管或‘應(yīng)變儀等來代替限位開關(guān)。一般來說，如果整個說明書給人的印象是一個功能是通過一種特定的方式來實現(xiàn)的，由此不會聯(lián)想到使用其它替代方式，在權(quán)利要求中試圖利用功能性限定將其他方式或全部方式都包括在內(nèi)是不允許的。此外，如果說明書僅僅以含糊的方式宣稱還可以用其他方式來實現(xiàn)，但未足夠清楚地說明具體是如何實現(xiàn)的，則屬于公開不充分?！?

換言之，使用“功能性特征”的目的是為了對多種實施方式進行概括，如果“一個功能是通過一種特定的方式來實現(xiàn)的”，則不允許使用“功能性特征”。

3.在第四章第4.1節(jié)（“清楚”）對此又做了進一步規(guī)定：

“就功能性限定而言，確保其在權(quán)利要求中的保護內(nèi)容清楚是最為重要的。因此，必須做到使本領(lǐng)域技術(shù)人員僅憑權(quán)利要求的措辭就可以清楚權(quán)利要求中每一個特征的含義，參見第4.2節(jié)。”7

4.第四章第4.2節(jié)對此做了進一步解釋：

“應(yīng)當(dāng)按照所屬技術(shù)領(lǐng)域中對詞語通常的理解來確定權(quán)利要求中各詞語的含義及其涵蓋范圍，除非在特殊情況下，說明書通過明確的定義的方式或其他方式賦予該詞語一個特定的含義。一旦這種特定的含義被采用，審查員應(yīng)當(dāng)盡可能要求對權(quán)利要求進行修改，從而做到僅通過權(quán)利要求本身即可清楚其含義?！?

（二）針對“效果特征”

一般情況下不允許在權(quán)利要求中使用“效果”來限定發(fā)明的保護范圍，但有兩種情況除外。第四章第4.10節(jié)（“所實現(xiàn)的技術(shù)效果”）對這兩種情況分別作出了說明和規(guī)定。

第一種情況是，所述的“效果”不相當(dāng)于發(fā)明“要解決的技術(shù)問題”，而且除了采用“效果特征”進行限定之外，無法用其他方式進行限定的情況。

“權(quán)利要求所限定的范圍必須如同發(fā)明所允許的范圍一樣。一般來說，在權(quán)利要求中試圖用所產(chǎn)生的效果來限定發(fā)明的保護范圍是不允許的，尤其是當(dāng)該效果僅僅相當(dāng)于對所述技術(shù)問題所提出的要求時。然而，當(dāng)該發(fā)明只能采用該方式限定、或者采用其它方式不如該方式可以更準確地限定保護范圍時，同時對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，該效果借助于試驗或說明書的說明或公知常識，無需付出過度的工作即可以直接且明確得到證實時，才允許使用效果限定的方式?！?

第二種情況是，當(dāng)“效果”相當(dāng)于發(fā)明“要解決的技術(shù)問題”時，雖然也允許使用“效果特征”進行限定，但權(quán)利要求中必須記載實現(xiàn)該效果所必須的基本技術(shù)特征。具體規(guī)定如下：

“然而，如果用結(jié)果對產(chǎn)品進行限定、而該效果又相當(dāng)于該申請要解決的技術(shù)問題時，則與上述情況有所不同。依據(jù)判例法，獨立權(quán)利要求必須寫明與發(fā)明主題有關(guān)的全部技術(shù)特征，以符合公約第84條的要求。”10

“一項專利的技術(shù)貢獻體現(xiàn)在為解決申請中所述技術(shù)問題而提供的技術(shù)特征的組合上，因此，如果獨立權(quán)利要求中采用了效果的方式對產(chǎn)品進行限定，而且該效果又對應(yīng)于專利申請中所要解決的技術(shù)問題，則權(quán)利要求中必須記載實現(xiàn)該效果所必須的基本技術(shù)特征?！?1

（“基本技術(shù)特征”的定義如前文所述，相當(dāng)于《法釋2016》中的“實現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征”，按照《歐洲指南》的規(guī)定，該特征必須記載在權(quán)利要求中）

（三）《歐洲指南》在第四章第4.10節(jié)（“所實現(xiàn)的技術(shù)效果”）還特別強調(diào)了“效果特征”與“功能性特征”之間的區(qū)別：

“應(yīng)當(dāng)注意，上述采用效果方式進行限定與采用功能性特征進行限定的要求是不同的?！?2

這正是《歐洲指南》將“功能特征”與“效果特征”加以區(qū)分的原因。

筆者將《歐洲指南》的上述要求概括如下：

權(quán)利要求中使用“功能性特征”或“效果特征”時，必須滿足“清楚”的要求，即“使本領(lǐng)域技術(shù)人員僅憑權(quán)利要求的措辭就可以清楚權(quán)利要求中每一個特征的含義”，該“含義”就是指實現(xiàn)該功能或效果的手段。為此權(quán)利要求中一般應(yīng)當(dāng)記載實現(xiàn)該功能及效果所必須的基本技術(shù)特征。以下兩種情況除外：

1.“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實現(xiàn)上述功能或者效果的具體實施方式的”“功能性特征”（《法釋2016》中被排除在功能性特征之外的），屬于無需再寫入基本技術(shù)特征的情況；

2.所述的“效果”不等同于發(fā)明“要解決的技術(shù)問題”，而且無法用其他技術(shù)特征來限定的，屬于無法寫入基本技術(shù)特征的情況。

對我國《專利審查指南》的幾點疑惑

我國的《專利審查指南》基本上是參照《歐洲指南》制定的，針對“功能性限定”所做的規(guī)定也不例外?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值诙码m然對《歐洲指南》的上述內(nèi)容也做了參考和引用，但將兩者仔細對比一下就會發(fā)現(xiàn)，《專利審查指南》所引用的只不過是《歐洲指南》中的只言片語，并未將其內(nèi)容完整準確地引入。

對照《歐洲指南》的上述內(nèi)容，筆者存在以下幾點疑問：

（一）以《專利審查指南》的現(xiàn)行規(guī)定為標準，是否可以保證權(quán)利要求中的“功能性限定”是“清楚”的？如果授權(quán)后權(quán)利要求中的“功能性限定”都是“清楚”的，人民法院為何還要用“說明書及附圖記載的實現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征”對其做進一步解釋？

（二）既然“功能性特征”是可以用“說明書及附圖記載的實現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征”來解釋的，專利授權(quán)之前為何不要求申請人將其記載在權(quán)利要求書中，而將其留給人民法院作為“解釋”的依據(jù)？

（三）“只有在某一技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征來限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當(dāng)，而且該功能或者效果能通過說明書中規(guī)定的實驗或者操作或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下，使用功能或者效果特征來限定發(fā)明才可能是允許的”13這一這段話顯然引自《歐洲指南》第4.10節(jié)。然而后者是針對“效果特征”中的第一種情況所做的特殊規(guī)定?！秾＠麑彶橹改稀分袑⑵渥鳛檎麄€“功能或效果特征”的使用前提，尤其是加在“功能性特征”的頭上是否妥當(dāng)？

（四）“對于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方式”14的規(guī)定，更是與《歐洲指南》上述第6.5節(jié)明確規(guī)定的“在權(quán)利要求中試圖利用功能性限定將其他方式或全部方式都包括在內(nèi)是不允許的”相沖突。上述規(guī)定是否需要做出適當(dāng)修改？

案例分析

“電池外殼的制造方法”無效宣告請求案是與“功能性限定”有關(guān)的一個典型案例。專利復(fù)審委員會對此案先后做出的三份無效審查決定，曾在業(yè)內(nèi)引起過爭議。

該專利涉及一種制造電池外殼的沖壓方法，其權(quán)利要求1為：

“一種電池外殼的制造方法，其特征在于，包括以下步驟：制備預(yù)定長度的管通；用模具把所述管通向兩邊拉伸成所要求形狀的筒體；在筒體的兩端部通過焊接、粘接或機械變形方法加上兩底板形成一筒形密封電池外殼，所述模具包括斜楔型上模和下模，所述下模主要由斜契型滑塊和限位裝置組成?！?/p>

關(guān)于“限位裝置”，其說明書中僅記載有一句話：“如圖3所示，在本發(fā)明的實施例中，所用的模具包括上模301和下模，上模301為一斜楔，下模主要由斜契型滑塊302和限位裝置303組成”。其說明書附圖3示出了限位裝置303的結(jié)構(gòu)。

授權(quán)后，一請求人曾向?qū)＠麖?fù)審委員會提出過無效宣告請求。在審查過程中，由于其權(quán)利要求1中的“限位裝置”含義不清，為便于技術(shù)特征的對比，專利復(fù)審委員會便依據(jù)附圖3將“限位裝置”解釋為“具有U形結(jié)構(gòu)的固定結(jié)構(gòu)，該U形結(jié)構(gòu)的兩臂的內(nèi)壁可以限制斜楔形滑塊的運動極限位置”15。

這種“解釋”與人民法院的司法解釋（說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式）是一致的，但顯然與《專利審查指南》的上述解釋（“對于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方式”）不符，兩者之間存在沖突。

其后又有兩個請求人先后就該專利向?qū)＠麖?fù)審委員會提出了無效宣告請求。對于權(quán)利要求1中的“限位裝置”，兩個合議組均采納了第一次無效宣告請求中的解釋意見，并在此基礎(chǔ)上維持該專利有效16。

復(fù)審委員會的上述審查決定曾引起了社會的爭議，并由此引發(fā)了業(yè)界對“功能性限定解釋”問題的討論。對此最高院在《法釋2009》第四條中針對“功能性限定”做出了解釋，并于2016年在《法釋2016》中對此做出了修正。而《專利審查指南》至今仍保留上述解釋，兩者之間的沖突仍未消除。

參照附圖3可知，權(quán)利要求1中所述的“限位裝置”只不過是申請人對標號為303部件的一個命名。本領(lǐng)域技術(shù)人員脫離了附圖3的解釋不可能知道該“限位裝置”究竟是何結(jié)構(gòu)，可見“限位裝置”是一個含義不清的詞語，否則在上述無效請求案件中，專利復(fù)審委員會就無需用附圖3對其進行解釋了。

我們不妨以《歐洲指南》的上述規(guī)定作為依據(jù)，對該專利的權(quán)利要求1略作分析和評述：

（一）由于其說明書只提供了一個與“限位裝置”有關(guān)的實施例，“整個說明書給人的印象是一個功能是通過一種特定的方式來實現(xiàn)的，由此不會聯(lián)想到使用其它替代方式”。故“在權(quán)利要求中試圖利用功能性限定將其他方式或全部方式都包括在內(nèi)是不允許的”。

（二）由于權(quán)利要求1中未提供實現(xiàn)“限位”功能的具體方式，故不滿足“本領(lǐng)域技術(shù)人員憑借所提供的實現(xiàn)該功能的具體方式、無需創(chuàng)造性勞動就可以實現(xiàn)該功能，便可以使用功能性特征”的條件，故不可以使用“限位裝置”這一功能性特征。

（三）由于在該專利中“限位裝置”具有特定的含義，“一旦這種特定的含義被采用，審查員應(yīng)當(dāng)盡可能要求對權(quán)利要求進行修改，從而做到僅通過權(quán)利要求本身即可清楚其含義”。

基于上述分析，上述權(quán)利要求1的保護范圍“不清楚”，不應(yīng)當(dāng)被授予專利權(quán)。

試想，如果在該專利的審查過程中，申請人將該“限位裝置”的具體結(jié)構(gòu)寫入權(quán)利要求1中，使其含義清楚，則在后續(xù)的程序中就無需他人再對其進行解釋了。

因此，如何確保權(quán)利要求中“功能性限定”的含義清楚是避免后續(xù)“解釋”、以及解釋中出現(xiàn)分歧意見的根本。

結(jié)語

中國《專利法》的制定參照了《歐洲專利公約》，現(xiàn)有《專利審查指南》更是參考了《歐洲指南》的若干相關(guān)規(guī)定。筆者認為，基于上述淵源關(guān)系以及我國在“功能性限定”的審查及使用中所存在的問題，應(yīng)進一步認真學(xué)習(xí)《歐洲指南》的有關(guān)規(guī)定，將其內(nèi)容準確地引入我國的《審查指南》，不僅是必要的，而且是可行的。